בית המשפט העליון בהחלטה תקדימית מציג מחדש את דוקטרינת האוקוויוואלנטים לדין האנגלי בהחלטה שמהווה תקדים מחייב לכל ערכאות בתי המשפט ועל כן ראוי שילקח ברצינות על ידי ממציאים וחברות המעוניינות בשוק האנגלי וכן על ידי משרד הפטנטים האנגלי.
מדובר בהחלטה Actavis UK Limited & Ors v Eli Lilly and Company [2017] UKSC 48 (12 July 2017). החלטה זו ניתנה בערכאה שלישית, כלומר חברת אלי לילי תבעה בערכאה ראשונה את חברת אקטיבס בגין הפרת פטנט אירופאי אשר נרשם באנגליה, צרפת, איטליה וספרד שם נפסק כי אין הפרה. בערכאה שניה – ערעור לבית המשפט לערעורים התקבל באופן חלקי וקבע כי ישנה הפרה לא ישירה. שני הצדדים ערערו לבית המשפט העליון – ערכאה שלישית.
הערעור לבית המשפט העליון העלה את שאלת הפרשנות הנכונה לנוסח התביעות בפטנט הרשום בייחוד יחס לאמנת הפטנטים האירופאית European Patent Convention 2000 (“EPC”) ויחסה לתורת האוקוויוואלנטים.
בית המשפט העליון, בהחלטה פה אחד, קבע כי הפטנטים הופרו בארבעת המדינות תוך שימוש בפרשנות בהתאם תורת האוקוויוואלנטים.
מאחר ופטנט נדרש לתאר בשפה משפטית המצאה שהיא טכנולוגית במהותה, ברור שיהיה בתיאור זה חלקים שהם מהותיים יותר ומהותיים פחות לעניין ההתקדמות ההמצאתית המוצגת בהמצאה נשוא בקשת הפטנט. כמו כן, פרשנות נכונה של הגנת הפטנט אינה מאפשרת בכל המקרים להתבסס רק על קריאה מילולית של הכתוב בתביעות הפטנט במקרים של הפרת פטנט. על כן, הפסיקה יצרה את תורת האוקוויוואלנטים אשר מטילה מעין צללית סביב כל אחת ואחת מן התביעות בפטנט הרשום ועל מנת להימנע מהפרת הפטנט יש להשאר מחוץ לאותה הצללית.
על כן, נטילת מהותה של האמצאה תיתכן גם בדרך של החלפת הרכיבים המוגנים בתביעות ברכיבים אחרים, שונים מהם. החלפתו של רכיב לא מהותי מרכיבי ההמצאה לא תינע מבית המשפט להגיע למסקנה שיפוטית שקיימת הפרה, וזאת אם המוצר המתחרה פועל בדרך פעולה שהיא זהה במהותה לזו המתוארת בפטנט הרשום אם היא מושגת בדרכים הזהות במהותן. כמובן שאין די בזהות בין פעולת המוצר המתחרה ובין הפעולה המתוארת בפטנט ולא תחשב כהפרה עצם השגת תוצאה זהה .
החלטות מעין אלו הן החלטות של שיפוט ושיקול דעת שיפוטי ולא שאלות של עובדה – אין אפשרות לייצר כלל אחיד או כללי אצבע אחידים לקביעת טווח האקויולנטיות אשר משתנה דרסטית מפטנט אחד למשנהו. על כן, בית המשפט ייטה להרחיב את ההגנה הניתנת לממציא או לבעל הפטנט הרשום ככל שהתרומה של ההמצאה לתחום ההמצאה גדולה יותר, ולהיפך.
דוקטרינת האקוויוולנטים
היקפן של תביעות של פטנט