בית המשפט הפדראלי לערעורים פסק השבוע (28/7/2015) כי שופט בית המשפט המחוזי בוויסקונסין טעה כשהפך את החלטת המושבעים להעניק 1.86 מיליון דולר לחברת Check Inc אשר תבעה את חברת QXQ Inc בגין הפרת פטנט לאחר שהשופט מוויסקונסין קבע כי קבע כי הפטנטים הנדונים חסרים חדשנות כנדרש לצורך קבלת פטנט רשום.
בית המשפט לערעורים פסק באמצעות אמירה כללית כי פרשנות נכונה של המשמעות בחוק של המונח חדשנות קובעת כי ידע קודם אשר מוביל לקביעה בדבר היעדר חדשנות חייב להיות אנלוגי כלומר תחום ההמצאה החדשה ותחום הידע הקודם חייבים להיות זהים או לכל הפחות דומים מאוד. במקרה הנדון, הידע הקודם שצוטט התייחס לחציבה בסלע וטכניקות הקשורות במכונות בעוד ההמצאה החדשה של התובעת עשתה ברכיבים של מכונה המיועדת לבדיקת ולבחינת מעגלים אלקטרוניים או חשמליים המשמשים במוצרי אלקטרוניקה.
שופט בית המשפט בוויסקונסין ציין בהחלטתו כי "כל איש מקצוע ממוצע בתחום יכול להבין את הידע הקודם וליישם את ההמצאה החדשה" אולם בית המשפט לערעורים קבע כי מדובר בשאלה המשפטית הלא נכונה וכי השאלה הנכונה היא "האם ממציא מתחום ההמצאה החדשה היה פונה לידע הקודם בתחום האחר כדי לפתור את הבעיה שעל הפרק" ולאחר מכן קבע כי ממציא סביר לא היה פונה לתחום כל כך שונה של חציבה בסלעים כדי לפתור בעיה בתחום ההמצאה.
בית המשפט לערעורים קבע על כן כי החלטת המושבעים בחודש אפריל 2014 להעניק לתובעת פיצוי כספי ניכר הייתה מבוססת על עדויות מקצועיות וחוות דעת וכי השופט טעה משפטית כאשר הפך את ההחלטה תוך התעלמות מאותן עדויות וחוות דעת.
כעת התיק חוזר לבית המשפט המחוזי בוויסקונסין על מנת שהשופט יתקן את החלטתו הקודמת אולם כעת, מאחר והמושבעים קבעו כי ההפרה על ידי החברה הנתבעת נעשתה מתוך ידיעה על ההפרה סכום הפיצוי עלול לקפוץ ל-5.58 מיליון דולר שכן בהתאם לחוק האמריקאי הפרה ביודעין מובילה להכפלה בשלוש של הסכום שנפסק על ידי המושבעים.