בהחלטה של כב' רשם הפטנטים, אסא קלינג, בהשגה על החלטת בוחן בבקשה 171773 הכריע רשם הפטנטים כי הוא דוחה את הצעת המבקש על קיבול הבקשה בהסתמך על סעיף 17(ג) לחוק פטנטים על אף שנתבע דין קדימה בהסתמך על שתי בקשות לפטנט שנמצאות בבחינה ובקשה נוספת שכבר קובלה לרישום בארה"ב.
הבקשה, "מכשיר ושיטה לניהול משחקי חברה" , הוגשה בישראל ב3.11.2005 ותבעה דין קדימה משלוש בקשות אמריקאיות ומבקשת PCT. בוחנת הפטנטים בארץ סירבה לאשר את הרישום בטענה כי סעיף 17(ג) מתייחס לבחינה של בקשה אחת על המצאה אחת וכי קיים ספק רב אם המצאה זו יכולה להיות מגולמת בשלוש בקשות נפרדות. זאת ועוד, הבוחנת קבעה כי מדובר בשיטה עסקית ולא בתחום טכנולוגי, עיקר ההמצאה תהליכים מחשבתיים ומרכיביה אינם חדשים אלה כלליים וידועים ומכאן שאין בהמצאה כל התקדמות המצאתית ביחס לידע הקודם הקיים.
בעקבות החלטת הבוחנת המבקש ביקש לקיים ראיון עימה במשרדי רשות הפטנטים. בעקבות ראיון זה הודיעה הבוחנת במכתבה מ-8.8.2011 שלא שוכנעה להסיר את הליקויים עליהם עמדה ושלא ניתן לקבל את הבקשה, לא לפי סעיף 17(ג) לחוק ואף לא לפי סעיף 17(א) לחוק הפטנטים.
בתשובה המבקש העלה הצעה לצמצום הבקשה ומחיקה של חלק מהתביעות כך שהבקשה תסתמך רק על שתי בקשות ולא על שלוש וזאת כתנאי לקיבול הבקשה. יחד עם זאת, המבקש ציין כי הוא שומר לעצמו את הזכות לשנות את התביעות שוב בעתיד. לכך נענה כי אין מניעה מבקשתו לצמצום התביעות אך יש לקחת בחשבון שברשות הפטנטים לא קיימת אפשרות להגשת מערכות תביעות חלופיות כמו שנהוג במשרד הפטנטים האירופאי, למשל.
לאור הדברים החלטת הרשם התייחסה רק לגרסא השלישית והאחרונה של התביעות המתוקנות.
בהחלטתו הרשם התייחס בעיקר לסעיף 3 לחוק, קרי, שאלת היות ההמצאה טכנולוגית וכשירה לרישום כפטנט. הרשם סקר את היחס לבקשות פטנטים על שיטות עסקיות וציין מקרים שהובאו בפני משרד הפטנטים האירופאי ומשרד הפטנטים האמריקאי. הרשם ציין כי ההנחיות של משרד הפטנטים האמריקאי כפי שיצאו בעקבות סעיף 18 לחוק הAIA קובעות שהמונח המצאה טכנולוגית מתייחס ל:" האם ההמצאה בכללותה מתייחסת למאפיינים טכנולוגים חדשנים ובעלי התקדמות ביחס לקיים ופותרים בעיה טכנית בצורה של פתרון טכנולוגי". משרד הפטנטים האירופאי, מאידך, קבע כי האופי הטכני נקבע עפ"י קיומו של אפקט טכני בביצוע השיטה ויש לבחון את קיומו מבלי להתייחס לשאלת תרומת ההמצאה לאור ידע קודם.
הרשם ציין כי הוא אינו רואה את עצמו מחויב להחלטות שהתקבלו בערכאות וקיבול אחת משלוש הבקשות האמריקאיות אינו מחייב את קבלת הבקשה הישראלית.
לאחר בחינת הבקשה קבע הרשם כי היא עושה שימוש ברכיבים סטנדרטיים, אין בה כל הסבר או אינדיקציה לשימוש חדשני ברכיבים אלה ולא ניתן להשתכנע גם שלהמצאה יש תרומה בעלת אופי טכנולוגי מוחשי ביחס לידע קודם.
הרשם ציין גם כי את הרכיבים הטכנולוגים לכאורה בהמצאה ניתן להחליף בבן אדם שיבצע את אותן הפעולות בדיוק ומכאן שכל רכיב בעל אופי טכנולוגי שמיוחס להמצאה ניתן להחלפה ברכיב שאינו טכנולוגי.
מכאן, ומכיוון שמערכות יחסים והתנהגות אנושית אינם ניתנים כשלעצמם להגנה בפטנט הרשם לא קיבל את השגת המבקש והבקשה נדחתה.
בקשה לפטנט מספר 171773 (השגה על החלטת בוחן) מרדכי טייכר, 10 דצמבר, 2012.