בקשה לביטול סימן מסחר 284283

ההחלטה:

בקשה לביטול סימן מסחר מספר 284283

מבקשת הביטול: יב

על ידי עדין - ליס, עו"ד

בעלת הסימן: .1 תסו

על ידי וליגסון גבריאלי ושות'

1. לפניי בקשה לביטול סימן מסחר (מעוצב) מספר 284283 הנראה כך (להלן: הסימן הרשום):

2. 5.1.1 ם1200ג. (להלן: בעלת הסימן או ח200ו) היא בעלת הסימן הרשום עבור הטובין והשירותים הבאים: [טבלה של נתונים מספריים וסימנים]

3. רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר (להלן: מבקשת הביטול), הגישה בקשה לביטול הסימן ביוס 17 במאי 2022. לאחר שהוגשו כתבי הטענות וראיות הצדדים התקיים דיון חקירות שבסיומו נשמעו סיכומי הצדדים.

להשלמת התמונה אציין כי מבקשת הביטול הגישה שתי בקשות לרישום סימני מסחר אף הן בסוגיס 9 ו-42 הנראים כך: סיימן 313008 סיימן 313011

במסגרת הליך בחינתן של בקשות אלה הועלה כנגדן ליקוי לפי סעיף 9(11) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, (להלן: הפקודה) וצוטט נגדן הסימן הרשום.

עיקר טענות מבקשת הביטול וראיותיה מבקשת הביטול היא חברה אמריקאית, הפועלת שניס רבות בתחום אבטחת סייבר בין השאר תחת סימן הבית שלה 81115. לטענתה מחקירה שערכה עולה כי ב3- השניס האחרונות (וככל הנראה - מעולם) בעלת הסימן לא עשתה שימוש בישראל בסימן בקשר לסחורות והשירותים תחת הסימן.

לתמיכה בטענותיה צרפה מבקשת הביטול שני תצהירים: 1. תצהירה של גב' טלי יחוקאל (להלן: תצהיר יחזקאל או החוקרת), חוקרת פרטית העובדת במשרד החקירות "שירותי מידע לישראל". נספחי התצהיר כללו: דו"ח החקירה (נספח א'), קבצי אודיו של השיחות שערכה החוקרת (נספח ב'), תמלילי שיחות אלה (נספח ג'), העתקי תכתובות וואטסאפ ודוא"ל שהועברו במהלך החקירה (נספח ד'). 2. תצהירו של מר רונן משה (להלן: תצהיר משה או החוקר), חוקר פרטי מורשה ומנכ"ל משרד החקירות "שירותי מידע לישראל". נספחי התצהיר כללו: נסח סימן מסחר 284283 (נספח א'), דו"ח החקירה (נספח ב'), הקלטות השיחות (נספח ב'), תדפיס מאתר חברת הבת האוסטרלית 1200₪ (נספח ג').

עיקר טענות בעלת הסימן וראיותיה בעלת הסימן היא חברה איטלקית הפועלת אף היא בתחום אבטחת המידע והסייבר. בעלת הסימן טוענת כי יש והייתה לה כוונה בתוס לב להשתמש בסימן בישראל ולשם כך אף ננקטו לא מעט פעולות מצידה. כמו כן נטען כי בישראל ניתן היה לרכוש את התוכנה באמצעות אתר החברה ועל כן הדבר מהווה שימוש בסימן.

ראיות בעלת הסימן כוללות שני תצהירים: 1. תצהירו של מר 01189110600- (להלן: תצהיר פדריקו), המשמש כדירקטור של בעלת הסימן. נספחי התצהיר כללו: צילום מסך "860186 086% ץ8//" מיוס 17 בינואר 2011, המעיד כי המוצרים והשירותים הנושאים את הסימן היו מפורסמים ונגישים באתר בעלת הסימן (נספח א'), בקשה שהוגשה על ידי בעלת הסימן למשרד החוץ ושיתוף פעולה הבינלאומי באיטליה (נספח ב'), טופס בקשה לפרויקט שיתוף הפעולה של איטליה-ישראל למחקר ופיתוח תוך הפנייה לסעיף 1.6 בטופס גה 'תאריך התחלה משוער של הפרויקט", ובקשה לפרויקט שיתוף הפעולה של איטליה-ישראל למחקר ופיתוח (נספח ג'). 2. תצהירו של מר אילן ברדה (להלן: תצהיר ברדה), המשמש כמנכ"ל בחברת 1.10 שס₪801 (להלן: 3801010), המפתחת פתרונות סייבר לתשתיות קריטיות. נספחי תצהיר זה כללו: מסמך שהוגש לרשות החדשנות בישראל (נספחים א'1), מצגת על התכנית לפיתוח האינטגרציה בין שתי החברות בו מוצגת כוונת הצדדים להשתמש במוצרים ושירותים תחת הסימן 48/15 בישראל (נספח א'2), תכתובת פנימית של עובדי ש8010 מיוס 0 לגבי התקדמות תהליך האינטגרציה של מוצרי ושירותי 4/1/15 (נספח ב').

דיון והכרעה 1. סעיף 41 לפקודה שענינו ביטול סימן מסחר רשום בשל אי שימוש קובע כך: "41.(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא הייתה כוונה בתוס לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול. (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי-השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים."

2. מלשון סעיף 41(א) לפקודה עולה כי על מנת להכריע בבקשה לביטול סימן בשל היעדר שימוש יש לבחון אם הייתה לבעלת הסימן כוונה להשתמש בתוס לב בסימן המסחר. אם יוכח כי לא הייתה כוונה להשתמש בסימן, דינו של הסימן ביטול.

3. במקרה שיווכח שהייתה כוונה להשתמש בסימן יש לבחון אם היה שימוש בפועל בסימן. אם יוכח שהייתה לבעלת הסימן כוונה להשתמש בסימן והיא אכן עשתה בו שימוש הרי ברי שהסימן לא יובטל. ואם לא הייתה לבעלת הסימן כוונה להשתמש בסימן אך לא היה שימוש בפועל, בתרמיסה יבוטל הסימן יש לבחון אם הוכח כי קיימות נסיבות מיוחדות במסחר שבגינן לא נעשה שימוש בסימן כך לפי סעיף 41(ב) לפקודה.

4. כבוד השופט ויתקון בעניין מיס לגוט (בבג"צ 302-74 ד 1 45 ₪55 5 0% 5 01ה 6וא נ' ניסן פרמינגר בע "מ (נבו, 6.1.1975) הוסיף על המבחנים לעיל מלשון הפקודה את מבחן שיקול דעתו של היושב בדין: "שלוש שאלות מתעודרות בעניין שכזה. השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השנייה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי-אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף-על-פי כן על הרשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן. כדון בשאלות אלו כסדרן."

5. על תכליתו של סעיף 41 לפקודה עמד בית המשפט העליון בעניין ע"א 7038-04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' 0007 ג (נבו, 11.3.2007) : "הנה כי כן, תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטלתו היא מניעת האפשדות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהס שימוש לצורכי מסחרי, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלח במדשם."

בבקשה לביטול סימן מסחר רשום נטל השקעה נושא על מבקש הביטול. לעניין נטל הבאת הראיות, על מבקש הביטול להניח לפחות ראשית ראיה לטענותיו, אז יעבור נטל הבאת הראיות אל בעל הסימן (בג"\ 296/86 1.66 .60 1008660 10016316 נ' 16 פוציזס)/ כנ[גק. פ"ד מ"א (1) (485) (1987) (להלן: עניין 05 טוווח ק)). איו בעובדה כי המדובר בעובדה שלילית - העדר שימוש בסימן הרשום במשך שלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה לביטול - כדי לפגוע בכלליס בקשה לביטול ולמחיקת סימן מסחר 203468 יהודה גואטה נ' מעדני הצפון בע"מ (נבו, 6.1.1975).

לבעלת הסימן הייתה כוונה להשתמש בסימן בישראל מקובלת עלי טענת בעלת הסימן כי רישום הסימן נעשה בתוס לב מתוך כוונה אמיתית לעשות שימוש בסימן בישראל ולא מתוך מטרה למנוע מאחרים עשיית שימוש מסחרי בסימן. הראיות שצירפה בעלת הסימן תומכת בטענה זו.

כך למשל עולה מראיותיה כי בעלת הסימן החלה בשיתוף פעולה עס החברה הישראלית 301110 כבר בשנת 2019. החברות פעלו יחדיו כדי לקדם את האינטגרציה בין המוצרים והשירותים הרשומים תחת הסימן בישראל ופנו לשס קבלת מימון מהרשות לחדשנות בישראל וממשרד החוץ האיטלקי (נספחים א'1-א'2).

לעניין הכוונה לשימוש בתוס לב בסימן טוענת בעלת הסימן כי יש לתת משקל גס לפעולות שננקטו על ידי בעלת הסימן מיוס שהוגשה הבקשה לביטול ועד מועד הדיון. ואכן, מהראיות עולה כי שיתוף פעולה של בעלת הסימן עם שוס386111 הישראלית שהחל בשנת 2019 ונמשך גם כיום. בנוסף לפני מספר חודשים חברת ששוס38011 חתמה על הסכם השקעה מול חברת 1 במסגרתו קיבלה תקציביס להרחבת פעילותה המשותפת עס 12008 לצורך אספקת פתרונות, שירותים ומוצרים הנושאים את הסימן הרשום 115/ 48 בעולס ובישראל (סעיף 6).

תצהיר ברדה). כמו כן מציין מר ברדה כי בחודשים האחרונים נציגי חברת 380110 ביקרו במשרדי 412008 ודנו עס אנשיה בהאצת הפעילות המשותפת (סעיף 7, תצהיר ברדה).

לאור האמור אני סבורה שרישום הסימן נעשה מתוך כוונה בתוס לעשות בו שימוש ושבעלת הסימן לא זנחה את כוונתה להשתמש בסימן.

שימוש בסימן בישראל פקודת סימני המסחר אינה קובעת באופן פוציטיבי מה נכלל בגדר המושג "שימוש". סעיף 41(ג) מציין אילו פעולות אינן נופלות בגדר שימוש:

(ג) לעניין סעיף זה יראו כל אחד מהמעשים המנויים להלן כאילו אין שימוש בתוס לב בסימן מסחר: (1) שימוש בסימן המסחר בישראל בפרסומת בלבד, בין בעיתונות מקומית ובין בעיתונות חוץ המגיעה לישראל, זולת אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות, לדעת בית המשפט או הרשם, שלא להשתמש בסימן על גבי טובין המיוצרים בישראל או הנמכרים כאן; (2) ביטול רשות לשימוש בסימן שניתנה לפי סעיף 50, ליצרן בישראל זולת אם הרשות בוטלה עקב הפרת תנאים, או משום שנותן הרשות מתכוון לייצר בעצמו את המוצר שלסימונו נועד הסימן או לתת את הרשות ליצרן אחר בישראל.

כלומר סעיף 41(ג) קובע כי ככלל, פרסום אינו בגדר שימוש בסימן מסחר. כמו כן רשות שימוש שניתנה ליצרן לפי סעיף 50 לפקודה ובוטלה על ידי בעלת הסימן אינה נופלת בגדר שימוש למעט הנסיבות מסוימות המנויות בסעיף 2(41).

המחוקק הגדיר את השימוש באופן רחב וקבע מה אינו נכלל בגדר שימוש בסימן מסחר לעניין סעיף 41 לפקודה, ומשכך יש לפרש את המונח שימוש במובנו הרחב ביותר. סבורה אני כי כל פעולה בסימן המסחר אשר נועדה לזהות את מקור הטובין למעט מה שהוחרג בסעיפים 41(ג)(2) ו-41(ג)(1) נחשבת בגדר שימוש בסימן מסחר. כך מגדיר המלומד וליגסון "שימוש" בספרו דיני סימני מסחר ודינים קרובים להם, הוצאת שוקן בעמ' 12: "שימוש בסימן פירושו העיקרי הוא מכירת סחודות המסומנות בסימן לציבור הכלל. אם המכירה אינה נעשית בפומבי, אלא רק ליחידים באופן פרטי, אין בזה שימוש בסימן ...".

4. בעמ' 15 לספרו: "לדעתי שימוש בסימן מסחר בישראל פידושו כל פעולה מסחרית שממנה קהל מסוים בישראל יכול להיווכח שסימן פכוני קשור לסחודה אלמונית וכי סחודת זו קיימת ועלולה להתקבל."

5. התקופה הקובעת לצורך בחינת השימוש של בעלת הסימן בסימן היא בין 18.5.2019 ועד ליוס 2 שהוא המועד בו הוגשה בקשת הביטול (להלן: התקופה הקובעת).

6. לצורך חקירת השימוש בסימן בתקופה הקובעת מבקשת הביטול פנתה למשרד "שירותי מידע לישראל", (להלן: משרד החקירות) אשר בדקה אם בעלת הסימן עשתה שימוש בסימן המסחר 5 בתקופה הקובעת בקשר לסחורות והשירותים הרשומים תחת הסימן (נספח א' לתצהיר יחזקאל, נספח ב' לתצהיר משה). החקירה כללה איתור כתובות ופרטי חברת 12008, איתור בעלי התפקידים בחברת 5.1.1 ובירור מעמיק בנוגע לשימוש בסימן 5.

המוצרים והשירותים תחת הסימן לא נמכרו בישראל 7. מראיות מבקשת הביטול וחוקרות המצהירים מטעמם בעלת הסימן עולה כי מוצרי של בעלת הסימן ושירותיה לא שווקו בישראל ולא נמכרו בישראל ולמעשה אין לבעלת הסימן אף לא לקוח אחד בישראל.

8. מר פדריקו המשמש כדירקטור של בעלת הסימן. השיב באופן ברור לשאלת ב"כ מבקשת הביטול כי מוצרי בעלי הסימן ושירותיה לא נמכרו בישראל (פרוטוקול הדיון עמוד 37 ש' 9-14): עו"ד ליס:

פדריקו קורנליוטו:

9. גס מר ברדה, מנכ"ל שש4801110, בשיחה עס החוקרת אישר כי התוכנה תחת הסימן הרשום לא שווקה או נמכרה בישראל (נספח ג' לתצהיר יחזקאל): [תמלול שיחה]

מר ברדה מודה למעשה כי אין אף לקוח בישראל אשר התוכנה מותקנת אצלו. מר ברדה אישר דברים אלה גם בדיון באומרו כי לא ידוע לו על שימוש של חברה כלשהי בתוכנת 43/15 של בעלת הסימן (עמ' 32, פרוטוקול הדיון).

החוקרת גם ניהלה שיחות עם הגברת פטריסיה, עובדת חברת 412008 באיטליה (נספח ג', תצהיר יחזקאל), במענה לשאלת החוקרת אם החברה מוכרת את תוכנת 15/8 או מספקת שירותים תחת הסימן 1/115/ בישראל השיבה לה הגברת פטריסיה כי ככל הנראה לא ניתן לרכוש את התוכנה, אך סייגה כי אינה בטוחה בכך, והיא לא רוצה להטעותה (נספח ג', תצהיר יחזקאל).

לדבריו של העד פדריקו (המשמש כדירקטור של בעלת הסימן) כעניין של מדיניות, החברה מעטת למסור מידע אודות מוצריה ושירותיה לגורמים שאינם מכירים לה. ובהלימה למדיניות זו, החוקרת סווגה על ידי החברה כגורם זר ולא אמין, ועל כן החוקרת נתקלה בחוסר שיתוף פעולה מצד חלק מהגורמים איתס שותחה בעניין התוכנה, כפי שניתן לראות בהתכתבות בינה לבין למר סימון ג'נין (סעיף 9, תצהיר פדריקו).

בעלת הסימן מודה כי אין מחלוקת כי עד היום המוצר לא נמכר ולא הותקן אצל חברה ישראלית (עמ' 58, 60, פרוטוקול הדיון). זאת, במהלך הדיון טענה בעלת הסימן כי המבקשת לא הוכיחה שצרכן ישראלי שיבקש לרכוש את המוצר לא יוכל לרכוש אותו. לדברי בעלת הסימן בשיחות שקיימה החוקרת עס הגורמים השונים בחברת ם1200/ ו- ש380180 בעניין התוכנה, החוקרת לא ביקשה באף שלב לרכוש את התוכנה. לטענתה, הניסיון היחיד לרכוש את המוצר היה בשיחה עס הגב' פטריסיה, המשמשת כפקידת קבלה אצל בעלת הסימן, ואינה משמשת כגורם מוסמך וכי אף על פי כן, כאשר נשאלה זאת היא הפנתה למנהל המכירות הרלוונטי.

לדבריה של בעלת הסימן לא הייתה פנייה ישירה שממנה ניתן ללמוד כי היה ניסיון לרכוש את התוכנה, שבעקבותיה השיבו לחוקרת כי התוכנה אינה זמינה בישראל, או כי לא ניתן לשלוח אותה לישראל (עמ' 60, פרוטוקול הדיון). בעלת הסימן מוסיפה כי החוקרת נתפסה בעיני עובדיה של בעלת הסימן כגורם "לא רציני". ועל כן לא ניתן להסיק מן השיחות כי המוצר לא קיים או שאינו בר השגה בישראל ולמעשה לקוחות ישראלים יכולים לרכוש את מוצרי בעלת הסימן ולקבל את שירותיה באמצעות אתר האינטרנט.

בסעיף 5 לתצהירו מפנה מר פדריקו לאתר 11105://8178011566.60₪1/ וטוען כי האתר נגיש באותו אופן ובאותה צורה עבור כל משתמשי האינטרנט מכל מקום בעולס כולל ישראל. וכך גס אישר בדיון שהתקיים (סעיף 1, עמ' 38, פרוטוקול הדיון). בסעיף 9 טועןו מר פדריקו כי עצם העובדה שהמידע אודות אנשי הקשר של התוכנה נמצא באינטרנט והחוקרת הצליחה להגיע אליה מעידה לכשעצמה כי האתר ומין לצרכן הישראלי וכי נעשה שימוש בסימן המסחר 115/ .

אבחן כעת אם שיווק המוצרים תחת הסימן באתר הבינלאומי נחשב בגדר שימוש בישראל.

שיווק באתר הבינלאומי אינו בגדר שימוש בישראל בהחלטה בעניין 1א. 612813 (בקשה לביטול סימן מסחר 235630 6אזס/ אד-15אטד זה סז 05 5 0 נ' 5.5.8 [אהזחק61 .11011 (נבו 16.06.2020)) דןו כבוד הרשם אלון (בתוארו דאז) בהרחבה בשאלה אם ובאילו תנאים שיווק מוצריס תחת סימן כלשהו באתר בינלאומי ייחשב בגדר שימוש בסימן בישראל לעניין סעיף 41 לפקודה. ראשית הצביע הרשם על הקושי להכיר בשימוש בסימן באתר אינטרנט בינלאומי כשימוש בישראל. כך בסעיף 16 להחלטה בעניין 012318[1: "שימוש בסימן צריך להיות בישראל. אם כל שימוש באתר אינטרנט שניתן להגיע אליו מישראל ייחשב כשימוש בישראל, הדי שהדבר ידוקן מתוכן את דרישות השימוש בישראל מחד, וכן התוצאה תהיה שתחולת הדין הישראלי בעניין סימני מסחר תשתרע על כל רשת האינטרנט. עם התפתחו0₪14 (סעיפיים 17-19) סקר כבוד הרשם את הדין באיחוד האירופי לפיו רק שימוש בסימן מסחר באתר אינטרנט הפונה באופן ממוקד לקהל באותה מדינה יחשב כשימוש לעניין דרישת השימוש בסימן מסחר.

בסעיף 20 להחלטה בעניין 1א.01281 מצטט כבוד הרשם את פסק הדין של בית הדין הגבוה לצדק באירופה, קבע בית המשפט רשימה לא סגורה של מאפיינים שיש בבחינה כדי לסייע בקביעה אתר אינטרנט ממוקד מכוון לצרכנים במדינה מסוימת (במקרה שלנו - ישראל). כך למשל, על מנת שאתר אינטרנט בין-לאומי יענה על דרישת השימוש בסימן מסחר בישראל, על האתר להיות בעל סממנים ישראליים כלשהם, כאשר המיקוד הוא על מאפיינים המכוונים באופן ספציפי לקהל לקוחות ישראלי. כגון, אתר הפונה בשפה העברית, שימוש במטבע ישראלי ואפשרות לבצע רכישה במטבע, או מספר טלפון עס הקוד הבינלאומי המתאים.

בעניין [א/6121 (סעיפים 21-22) מצטט כבוד הרשם ומפנה לפסיקה אירופאית ממנה עולה כי כוונתו הסובייקטיבית של בעל הסימן לפעול במדינה מסוימת היא משנית והגורם המכריע הוא התוצאה האובייקטיבית העולה מפעולותיו של בעל הסימן, אם כי כוונתו הסובייקטיבית עשויה לסייע בקביעה אתה תוצאה הושגה.

ערעור על החלטת הרשם בעניין 1א 01281 נדחה בפסק דינו של כבוד השופט גונטובניק עש"א (מחוזי ת"א) 29938-09-20 (נבו, 13.06.2021). כבוד השופט גונטובניק (סעיף 16 לפסק הדין) דחה את הגישה לפיה רק שימוש בסימן מסחר באתר אינטרנט הפונה באופן ממוקד לקהל באותה מדינה, בניגוד לאתר שניתן להגיע אליו מכל מדינה, יחשב כעונה לדרישת השימוש בסימן המסחר. על רקע זה ומבלי לקבוע מסמרות קבע כי:

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

".. אין לומר מראש שלא ניתן לבסס שימוש בסימן המסחר בישראל על בסיס אתרים בינלאומיים כמו כאלה. הכול תלוי במתכונת בה מוענק השידות המקוונת, ובמידת הכיוון שלו לאוכלוסיית היעד במדינה הקונקרטית, לגביה נבחן השימוש בסימן המסחר."

כלומר, לפי כבוד השופט גונטובניק אין הצדקה שוק אתר ייחודי לכל מדינה ומדינה על יש לבחון את המתכונת של האתר הבינלאומי ומידת הכיוון שלו לאוכלוסיית היעד.

בענייננו, לא השתכנעתי מראיותיה של בעלת הסימן כי האתר המופיע בכתובת נחסס פונה לקהל הלקוחות הישראלי. האתר נעדר כל סממן או מאפיין הפונה לקהל הישראלי באופן ממוקד. האתר אינו בשפה העברית אם כי לעובדה זו משקל נמוך, כיוון שבתחומי העיסוק של בעלת הסימן מקובל להתנהל בשפה האנגלית. גירסת הדמו באתר שהוצגה על ידי בעלת הסימן, הינה לטעמי פרסומת שאינה נופלת בגדר שימוש ובעלת הסימן לא הראתה כי קיימת כל אפשרות ממשית לרכוש את המוצר באמצעות האתר ובוודאי שלא במטבע הישראלי (נספת \ו, תצהיר פדריקו).

יתרה מכך, בעמוד יצירת הקשר באתר, שלוש כתובות מייל ליצירת קשר לשלושה אזורי יעד בלבד, ארה"ב, אירופה ואוסטרליה. מדברי בעלת הסימן בדיון עולה כי חברת בשיתוף פעולה עם חברה הישראלית פועלות יחדיו ומשווקות את מוצרי החברה והשירותים תחת הסימן במדינות אלו אך כאמור לא בישראל. לאור האמור אני סבורה כי השיווק באתר הבינלאומי אינו בגדר שימוש בישראל.

להשלמת התמונה אציין כי משרד החקירות ערך בדיקה בקרב מספר מכללות העוסקות בלימוד תחומי הסייבר ואף אחת מהן לא נמצא כי נעשה שימוש או לימוד באמצעות מוצרים תחת הסימן 115 4 (נספת א', סעיף 13, דו"ח החקירה).

אני סבורה שממצאי החקירה שהוצגו סייעו למבקשת הביטול להרים את הנטל הרוב לפתחה. על מבקשת הביטול היה להוכיח בראיותיה עובדה שלילית (היעדר שימוש בסימן הרשום בתקופה הקובעת). עובדה שלילית מטבעה קשה יותר להוכחה מעובדה חיובית. ומשבבקשת הביטול הניחה ראיות מספקות לטענותיה, נטל הבאת הראיות עובר אל בעלת הסימן (בעניין זה ראו פסקה 6 בעניין 16 18זזס]/1 ק11וק). בעלת הסימן לא הציגה ראיות לכך שנעשתה פעילות מסחרית כלשהי בסימן בישראל, או שמוצריה ושירותיה תחת הסימן שווקו או נמכרו לציבור בישראל או אפילו הוצעו למכירה לציבור בישראל.

נסיבות מיוחדות במסחר סעיף 41(ב) לפקודה קובע:

"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי-השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים."

בעניין ע"א 2209-08 (נבו, 23.3.2010), סעיף 27, קבע בית המשפט העליון:

"תנאי זה, הקבוע בסעיף 41(ב) לפקודה (מציב למעשה שמ מכתנים מצטברים :האחד - קיומן של נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש בעל הסימן; והשני - כי בעל הסימן התכוון לעשות שימוש בסימן המסחר, משום כך ציינתי בסעיף 21 לעיל, כי כוונה לעשות שימוש בסימן המסחר בלבנטית רק ככל שיתקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש בסימן המסחר."

על נסיבות מיוחדות אלו להיות אובייקטיביות ובלתי תלויות במעשיה של בעלת הסימן (ראו בעניין וה סעיף 17 לבקשה לביטול סימני מסחר 68299 ו- 68304, (נבו 7.12.2010)).

אילן ברדה טוען בתצהירו כי בשל מגפת הקורונה נאלצה לצמצם את תקציביה ופעילותה ולכן שיווק המוצרים והשירותים הנושאים את הסימן בישראל הושהה. עוד זאת, מר ברדה טוען כי מכלס לא הייתה כוונה לזנוח את תכנית האינטגרציה מול חברת והשימוש במסגרתה בסימן בישראל.

לתמיכה בטענה כי מגפת הקורונה היא שהביאה לעצירת השימוש בסימן בישראל צירפה בעלת הסימן את הבקשות למימון הפרויקט המשותף שהגישו לרשות החדשנות (נספח א'1, תצהיר ברדה). מצגת על התכנית לפיתוח האינטגרציה בין שתי החברות (נספת א'2, תצהיר ברדה), ותכתובת פנימית של עובדי לגבי התקדמות הליך האינטגרציה של מוצרים ושירותי ומוצרי ושירותי (נספח ב', תצהיר ברדה).

אני סבורה כי אין בראיות בעלת הסימן לעיל, כדי לבסס קשר סיבתי בין התפרצותה של מגפת הקורונה לבין אי השימוש בסימן. מגפת הקורונה החלה להתפשט בעולם בחודש פברואר 2020. הגשת בקשות המימון לרשות לחדשנות ולמשרד החוצ האיטלקי בוצעו באזור חודש נובמבר (עמ' 33, פרוטוקול הדיון, סעיף 6, תצהיר פדריקו). מה שמצביע על כך ששיתוף הפעולה בין שתי החברות בקשר לשיווק המוצרים והשירותים תחת הסימן הרשום לא נעצר גס בעיצומה של המגפה, ובסופו של דבר שתי בקשות המימון שהוגשו נדחו בחודשים מר-אפריל 2021 (עמ' 3, פרוטוקול הדיון).

שתי החברות המשיכו לשתף פעולה בכל הנוגע לשיווק המוצרים והשירותים תחת הסימן במדינות אחרות בעולם כמו אוסטרליה וארה"ב במהלך מגפת הקורונה (סעיף 5 לתצהיר ברדה). הדבר מעיד על כך שאי השימוש לא נבע ישירות ממגפת הקורונה אלא מהקושי שעמד בפני בעלת הסימן ושותפתה הישראלית להשיג מימון מרשות החדשנות וממשרד החוצ האיטלקי אשר יאפשר לפתח את המוצר ולהתאימו לשוק הישראלי.

בהחלטה בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר 125725 וי 4 ג'י בע"מ נ' (נבו, 16.06.2022) נקבע כי ככלל, אין לראות ב"החלטה עסקית" כנסיבה מיוחדת אשר מצדיקה אי שימוש בסימן מסחר רשום. יפים לעניינו דבריו של המלומד קרלי אשר הובאו בהחלטה זו:

"אם כן, העובדה כי החל משנת 2019 ובעיצומה של מגפת הקורונה היה שיתוף פעולה רחב בין חברת ו- הישראלית בשיווק התכנה במספר מדינות שאינן ישראל (מר פדריקו, עמ' 44 -45, פרוטוקול הדיון), מעוררת בעיניי קושי בקבלת טענת בעלת הסימן לפיה יש לראות במגפת הקורונה כנסיבה מיוחדת במסחר כאמור בסעיף 40(ב) לפקודה. זאת בייחוד על רקע העובדה כי לא הוצגו ראיות משמעותיות לתמיכה בטענה זו מלבד בקשות המימון שהוגשו לרשויות הממשלתיות באיטליה ובישראל (נספח א'1, תצהיר ברדה) שעשויות להעיד כי אי שימוש בסימן נבע מקשיי מימון רגילים במסחר."

6. לפיכך נראה כי הסיבה לאי השימוש בסימן בישראל נובעת בעיקרה מדחיית בקשות המימון ובקושי של החברות בגיוס משקיעים. קשיים אלו הינו בגדר קשיים "רגילים" איתן נאלצות להתמודד חברות עסקיות מדי יום ויום כדבר שבשגרה, וככל שבענייננו היה מדובר בקושי שלו זיקה מיוחדת למגיפה אזי שבעלת הסימן לא הצליחה באמצעות חומר ראיותיה להוכיח טענה זו.

7. אני ערה לכך שמוצרי בעלת הסימן והשירותים אותם היא מספקת אינם מוצרי מדף פשוטים ויש צורך בהתקנות והתאמות למערכות החברה הרוכשת ולכן שלבי הפיתוח הס מורכבים, וכן כי מגפת הקורונה עיכבה צעדים אלה. אמנס בעלת הסימן העידה כי לאחרונה נמצאו משקיעים לצורך המשך פיתוח של המוצר, אך כי גם במועד הדיון לא היה בידיה מוצר אשר ניתן לשווק לחברות ישראליות. בנסיבות העניין יש לזכור שהאינטרס שעומד מאחורי בקשת הביטול הוא אינטרס לגיטימי של חברה (מבקשת הביטול) אשר מבקשת לרשום תוספת לסימן המקורי כמעט לסימן רשום. איני חושבת שבענייננו יש להעדיף את האינטרס של בעלת הסימן על זה של מבקשת הביטול.

8. על כן אני מקבלת את טענת מבקשת הביטול בגין אי שימוש בסימן על ידי בעלת הסימן ומורה על ביטול הרישום בפנקס של סימן מסחר 284283.

9. בעלת הסימן תישא בהוצאות מבקשת הביטול בסך 2,499 ₪ ושכר טרחת עורכי דינה בסך 20,000 ₪ אשר ישולמו בתוך חודש יום מס מתן החלטה זו.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתנה בירושלים ביום | ב' תמוז תשפ"ג 1 יוני 2023