בקשה לביטול סימן מסחר

ההחלטה:

בקשה לביטול סימן מסחר

2 "פאז וצסם סג" (לא מעוצב)

מבקשת הביטול: סד ז ה תזתת באז ע"י ב"כ: לוצאטו את לוצאטו

בעלת הסימן: 6 ע"י ב"כ: מרק בדנר, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לביטול רישום של סימן מסחר מספר 241702 "סאו1ת ₪0 סג" (להלן: "סימן המסחר" או "הסימן"), ע"ש 1.1.0 ,0מ300:16 (להלן: "בעלת הסימן") עבור הסחורות הבאות:

קוסמטיקה, סבונים, בשמים, ניחוחות, תכשיריים לא רפואיים לטיפוח העור והפנים, תכשיריים לטיפוח השיער הנכללים בסוג 3.

2. סימן המסחר הוגש לרישום ביוס 31.10.2011 וקובל ביוס 31.12.2012. הסימן פורסם להתנגדויות הציבור ביוס 31.1.2013 ומלא הוגשו התנגדויות לרישום נרשם הסימן ביוס 6.5.2013.

3. ביום 14.12.2018 הגישה חברת 1.70 ג תת ב א].01 6 (להלן: "מבקשת הביטול" או "המבקשת"), בקשה לביטול סימן המסחר (להלן: "בקשת הביטול" או "הבקשה"), בעילה של "העדר שימוש" הקבועה בסעיף 41 (א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה"). המבקשת טוענת כי לא נעשה שימוש בסימן המסחר לגבי טובין כלשהו במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.

4. על פי הוראות תקנה 37 לתקנות סימני מסחר, 1940 (להלן: "התקנות"), אסרצתה בעלת הסימן לחלוק על בקשת המחיקה, היו בידיה חודשים להגיש הודעה שכנגד בכתב. בעלת הסימן לא הגישה כתב טענות כאמור. בנסיבות אלה ניתנה ב- 18.7.2019 למבקשת המחיקה הודעה בהתאם לתקנה 1 א(א) לתקנות. לשון התקנה האמורה הוא:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"(א) לא מסר בעל סימן הודעה בתשובה על בקשה לפי תקנה 70 תוך שלושה חדשים מיום קבלת הבקשה במשרדו של הרשם, יודיע הרשם על כך למבקש והמבקש יגיש ראיותיו לעניין זה תוך

חודשיים מיום ההודעה."

לפיכך ביום 17.11.2019 הגישה מבקשת הביטול את ראיותיה. הראיות כללו את תצהירו של מר בנימין מזר, חוקר פרטי ובעליס של חברת חקירות. בהודעה שצורפה לראיותיה הוסיפה המבקשת כי לאור הימנעות בעלת הסימן הרשום מהגשת תשובה לבקשת הביטול, המבקשת מוותרת על זכותה להשמיע טענות בע"פ ומבקשת כי תינתן החלטה בבקשתה על יסוד המסמכים שהוגשו על ידה בהליך הביטול.

בהחלטתי מיום 26.11.19 הורתי לבעלת הסימן להגיש הוכחות לשימוש בסימן, באם קיימות, עבור החודש שקדמו להגשת בקשת הביטול. בהעדר תגובה מטעם בעלת הסימן ולבקשת מבקשת הביטול, אדון בבקשה זו על סמך החומרים שהובאו בפני.

דיון והכרעה סעיף 41 (א) לפקודה קובע כדלקמן:

"41.(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד

הנימוק, שלא הייתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."

על פי הוראות סעיף 41 (א) לפקודה, יבוטל רישומו של סימן אסר יוכח כי לא נעשה בו שימוש בקשר עס הטובין שלגביהם הוא רשום, במשך שלוש השנים שקדמו למועד בו הוגשה בקשת הביטול. בענייננו, התקופה הקובעת לפי סעיף 41 (א) הנ"ל היא בין התאריכים 14.12.15 ועד ליום 14.12.18 הוא המועד בו הוגשה בקשת הביטול (להלן: "התקופה הקובעת").

במסגרת בקשה לביטול סימן מסחר על פי סעיף 41 לפקודה, על היושב בדין לבחון שלוש שאלות (כדברי כבוד השופט ויתקון פסקה 2, בבג "צ74 /302 615035ש2) 610185וצ1 נ' פרמינגר (פורסם בנבו, 5):

"השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אס לא היה, כי אז השאלה השנייה היא, אס היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אסם אף על פי כן על הדשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן".

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(ראו גסם פסקה 5 ב- ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' מדדס6גק 2)-תתא תד 6:07 הבז אזתם\ שפ5טאטספד זא זע (פורסם בנבו, 11.3.2007)).

בענייננו, מטעמו מבקשת המחיקה הוגש תצהירו של מר בנימין מאר שהוא כאמור, חוקר פרטי. בסעיף 4 לתצהירו מציין מר מזר כי ביוס 15.11.2018 "נתבקש לחקור האם נעשה שימוש בסימן הרשום מסאת הזיתים כ ג בישראל במהלך שלוש השנים שקדמו לאותו תאריך לגבי "קוסמטיקה, סבונים, בשמים, ניחוחות, תכשיריים לא רפואיים לטיפוח העור והפנים, תכשיריים לטיפוח השיער". הפעולות שביצע מר מזר כללו חיפוש במרשתת אחר שימוש בסימן, חקירה של בתי עסק ורשתות בישראל העוסקות במכירת מוצריס מתחוס הפארק והקוסמטיקה וכן ניסיונות לאתר את הבעלים של הסימן הרשום.

ממצאי החקירה במרשתת עולה שבחודש שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול, לא נמצאו ברשת תוצאות רלוונטיות לישראל בקשר לשימוש בצמד המילים עא7315צ0ם 54 או בעברית בד בויפרנד עבור הטובין של הסימן הרשום. ממצאים אלו התקבלו במסגרת הבדיקה המאוחרת שעשה מר מור במהלך חודש נובמבר 2019.

בנוסף, בדק מר מזר את השימוש בסימן במהלך החודש שקדמו לתאריך הגשת הבקשה (14.12.2018)

ב-13 בתי ממכר באזורונים שונים בארץ. באף אחד מבתי הממכר לא אותרו מוצריס הנושאים את הסימן. כמו כן, מציין מר מזר בתצהירו כי בחיפוש במרשתת לא עלה בידו לאתר את בעלת הסימן וכן מבדיקה שעריכה בעלת הסימן וניה את רישומו בארה"ב.

ראיות מבקשת הביטול לא היו ברורות דיין באשר לזמנים בה בוצע המחקר, כך למשל כותב מר מזר בפתח תצהירו שנתבקש ביוס 15.11.2018 לחקור שימוש בשלוש השנים שקדמו ל-15.11.2018 כלומר לפי מר מור הוא לא נתבקש לחקור את התקופה שבין 15.11.2018 לבין מועד הגשת הבקשה (14.12.2018) ולכן ככל הנראה המרווח לא נבדק. כמו כן, באשר לחקירה בחנויות מציין מר מזר כי בדק "במהלך החודש שקדם לתאריך הגשת הבקשה (14.12.2018)" ניסוח עמוס כך מבלי ציון מועדי ביקוריס בחנויות, אינו משכנע כי אכן נעשתה בדיקה בסמוך ככל הניתן למועד הגשת הבקשה לביטול. לא מעיני כי מר מזר בחן את השימוש במרשתת במסגרת במהלך נובמבר 2019 אך אין בכך כדי לרפא את הפגם באשר למועדי החקירה בנקודת המכירה למשל.

על מבקשת הביטול היה להוכיח בראיותיה עובדה שלילית (היינו, העדר שימוש בסימן הרשום בתקופה הקובעת). עובדה שלילית מטבעה קשה יותר להוכחה מעובדה חיובית, יחד עם ומצופה ממבקשת הביטול להגיש ראיותיה בצורה מלאה ככל הניתן, כך למשל ראוי היה לציין את מועדי הביקור בנקודות הממכר וכן לציין על גבי הנספחים אשר מתארים את תוצאות החיפוש את המועד המדויק בו הודפס הפלט. לא די בתיאור עמוס של התקופה בה בוצע המחקר ("בחודש שקדם למועד הגשת הודעת הביטול").

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לאור האמור, סברתי כי ישנה אפשרות שהשימוש בסימן בפרקי זמן מסוימים הרלבנטיים להחלטה בבקשת הביטול לא נחקר על ידי המצהיר מטעמו מבקשת הביטול, ומכאן שקיים סיכוי אך קלוש שהמבקשת עשתה שימוש בסימן סמוך למועד בקשת הביטול. לפיכך הורתי לבעלת הסימן בניגוד לסדרי הדין הקבוע בתקנה 71א(א) לתקנות, להציג ראיות לשימוש בפרק הזמן המוגדר של חודש אשר קדם להגשת בקשת הביטול.

סבורני כי הסטייה מסדרי הדין הייתה מחויבת לנוכח תקנה 71א(ב) הקובעת כי "...לא ימחוק הרשם את הסימן אלא אם שוכנע שמ הדין לעשות כן." כלומר על מנת להגיע לחקר האמת ולהשתכנע כי יש למחוק מפנקס סימני המסחר סימן אשר נרשם לאחר בחינה הייתה דרושה להשלמה הראייתית. סטייה זו מסדרי הדין לא היה בה כדי לגרום עוול למבקשת הביטול או לפגוע בזכות מזכויותיה משכה הייתה זו בנסיבות העניין סטייה מידתית.

על אף ההזדמנות החריגה שניתנה לבעלת הסימן להגיש ראיותיה, בעלת הסימן לא הגישה לכל פניה בהליך דנן ולא הגישה במהלך הליך וכל מסמך או ראיה אחרת אשר יש בהמסמכים כדי לסתור את טענות מבקשת הביטול. אין שמץ של ראיה כי בעלת הסימן עשתה שימוש בסימן האמור בשלוש השנים שקדמו לפתיחת ההליך שבפניי, וכן לא הובאו בפני ראיות על נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן.

לאור היעדר ראיות המעידות על שימוש בסימן (בשלוש השנים שקדמו לפתיחת הליך בקשת המחיקה והביטול), ולאור התנהלותה של בעלת הסימן בהליך דנן אני מקבלת את טענת מבקשת הביטול בדבר אי השימוש מצד בעלת הסימן ומורה על מחיקת רישום הסימן נושא ההליך מן הפנקס.

לאור התוצאה האמורה ובשים לב להתנהלותה של בעלת הסימן אשר היה באפשרותה לחסוך למבקשת המחיקה את ניהולו של הליך וה, בעלת הסימן תישא בהוצאות מבקשת הביטול ושכר טרחת עורכי דינה בסך של 8000 ש"ח תוך שבועייס מיום מתן החלטה זו.

ד"ר רויה ישראלי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביוס כ"ה כסלו תש"פ

סימוכין:

3 דצמבר 2019