בקשה לרישום מדגם

ההחלטה:

בקשה לרישום מדגם

המבקשת: באם מדיקל בע"מ ע"י ב"כ: אופיר מרקו, עורך פטנטיס

1. בפני בקשה לרישום מדגם מס' 60851 בסוג 24-02 (להלן: "המדגם המבוקש"), אשר הוגשה ביוס 03.09.2017 על ידי חברת באס מדיקל בע"מ (להלן: "המבקשת"). הבקשה תובעת דין קדימה מבקשה מספר 29595949 שהוגשה בארצות הברית מיום 3.3.2017. (להלן: "מסמך הבכורה").

2. התפצ הינו מכשיר לאימון הפרנולוס, ומיועד לשימוש לאחר ניתוחי לשון קשורה.

3. בדוח בחינה ראשון מיוס 26.02.2018 העלתה בוחנת מחלקת מדגמים ליקויים במסגרתם נטען כי המדגם נעדר חידוש לאור פרסום קודם בבקשת פטנט מספר 2016/030280941 שהוגשה בארצות הברית על ידי המבקשת ופורסמה ביוס 20.10.2016 (להלן: "הפרסום הקודם"). על כן סברה הבוחנת כי המדגם המבוקש אינו כשיר לרישום לפי דרישת סעיף 1(30) לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1924 (להלן: "הפקודה").

4. במענה לדוח הליקויים טענה המבקשת כי בין המדגם המבוקש לבין הפרסום הקודם קיימים שלושה הבדלים עיצוביים מהותיים המקנים למדגם חידוש ומכשירים את רישומו.

5. משלא השתכנעה הבוחנת מטיעוניה של המבקשת וקבעה שהדמיון בין החפצים בולט, על פי "מבחן העין", הוגשה השגה על החלטת הבוחנת ביוס 15.4.2019 (להלן: "ההשגה"), ובנוסף ביקשה המבקשת להשמיע את טענותיה בפני וכך עשתה בדיון שהתקיים ביוס 26.06.2019.

**הדין החל על בקשת המדגם**

6. המבקשת בטענותיה הן בהשגה והן במהלך הדיון הפנתה לסעיפים בחוק העיצובים תשע"ז - 7 (להלן: "החוק"). אומר כבר עתה כי משהוגשה הבקשה בישראל ביום 3.9.2017 אין החוק חל עליה לאור סעיפים 113 ו- 129(א) לחוק. סעיף 113 לחוק העיצובים מתקן בעקיפין את פקודת הפטנטים והמדגמים כדלקמן:

"(1) בפקודת הפטנטים והמדגמים - 2) אחלי סעיף 3א יבוא:

3. ההודאות לפי פקודה זו יחולו על מדגם שעל מתחילתו של חוק העיצובים, התשע"ז-2017 (בפקודה זו - חוק העיצובים) התקיים בו אחד או יותר מאלה:

2) המדגם פורסם בציבור;

2) הוגשה בקשה לרישום המדגם בפנקס המדגמים;

ו, (3) המדגם היה רשום בפנקס המדגמים.";

סעיף 129(א) קובע את תחילת חוק העיצובים לשנה מיוס פרסומו ברשומות דהיינו ליוס 8

לאור האמור הדין הקובע לעניינו בקשת המדגם שבפניי הוא פקודת הפטנטים והמדגמים, 1924 ותקנות המדגמים, 1925.

**משמעות הרישום של המדגם במדינות אחרות**

8. במהלך הדיון טענה המבקשת כי המדגם נרשם במספר מדינות בעולם, ביניהן ארצות הברית, קנדה, קוריאה הדרומית, הודו ואוסטרליה וזאת למרות הפרסום הקודם. לטענתה יש ללמוד מכך שהבוחנים השתכנעו בחידוש של המדגם למרות הפרסום הקודם שהיה בפניה בעת הבחינה. המבקשת מוסיפה שהבוחנים מיישמים את "מבחן העין" באופן אובייקטיבי ולכן מן הראוי לקחת בחשבון את קביעות בדבר החידוש שבמדגם.

9. לא ניתן להסיק מסקנות לעניין יישומו הנכון של "מבחן העין" בהסתמך על העובדה שהמדגם המבוקש נרשם במדינות אחרות. אף כי לעיתים המבחנים לכשירות דומים בין המדינות, הרי שתוקף הזכות הינו טריטוריאלי והבחינה נעשית באופן עצמאי בכל אחת מן המדינות. אין גם להתעלס מן האפשרות שהבוחן הפעיל את שיקול דעתו באופן שגוי או שלא פעל נכון, המבחן הופעל בכל מדינה לאור הפסיקה והפרשנות באותה מדינה. לפיכך איני סבורה שניתן לייחס לרישום המדגם במדינות אחרות את המשמעויות שהמבקשת תוארת כאילו ייחס.

**ההשלכות של הבעלות הזהה בבקשת הפטנט ובפרסום הקודם**

0. עוד טען בא כוח המבקשת כי לאור העובדה שהפרסום הקודם שייך לאותה מבקשת הרי שלא תיגרס הטעיה של הצרכן ועל כן אין לראות בו פרסום קודם. ולעניין וה מפנה המבקשת לסעיף 4) (ה) לנספח ג' ההוראות העבודה לבחינת מדגמים, (הע'- ג/40.3, 27.04.2014), שס נקבע כך:

"שאלת החידוש נבחנת לפי "מבחן העין". עהלן מספר הנחיות ליישום "מבחן העין" על פי הפסיקה;

ה. כאשר קיים דמיון בין החפצים אך לא זהות ממש, יש לבחון שא ישנו חשש כי הצרכן הרלוונטי יוטעה בין המוצר המוגן למוצר האחר;"

1. ראשית, ברור כי המבחן אינו שא הצרכן יוטעה באשר למקור הטובין שהוא המבחן לחשש להטעיה בדיני סימני המסחר, אלא שא הצרכן אשר יבחן את שני החפצים או המוצרים יוטעה לחשוב שהמוצר האחר הינו למעשה המוצר המוגן.

2. קבלת טענת המבקשת עלולה להוביל למסקנה השגויה כי בעל מדגם יכול לשוב ולרשום את המדגם שבבעלותו לפני פקיעת זכותו הרשומה הקודמת ובכך להאריך את ההגנה באותו מדגם ללא הגבלה.

3. כבר נקבע כי הפרסום של הפרסום הקודם אינה משפיעה על יישום מבחן העין:

"... שא בעל מדגם חסי( בפני פרסומים קודמים שנעשו על ידו או בהשראתו. התשובה לשאלה זו היא שלילית. התוצאה של פרסומים קודמים שנעשו על ידי בעל המדגם, אינה שונה מזו של פרסומים קודמים שנעשו על ידי אחרים, אלה אף אלה שוללים מן המדגם את החידוש."

בקשה לרישום מדגמים 28206/7 דפנה אריאלי (פורסם באתר רשות הפטנטים, 2.8.1999), פסקה 10.

4. טענה דומה הועלתה בפני הרשם בבקשה לרישום מדגם 55966 (פורסמה בנבו, 23.11.2016) והוא דחה אותה בזאת;

"אציין שלמבקשת טענה לפיה כאשר מדובר במוצרים מ"דורות שונים" הממשיכים קו מוצרים מסויים על הגישה להיות לקולה ופחות מחמירה (עמוד 5 שורה 26 לפרוטוקול). אין בכך לשנות לענייננו. בכל מקרה על הבחינה להיעשות באופן אובייקטיבי בכל תחום לפי מידת מלווח החופש

העיצובי הקיימת בו. אין לאפשר "הקלות" (כלשונה של המבקשת) לבקשות וישום מדגם של אותו מבקש העושה שימוש ברישומים ממשיכים כדי לשמר זכויות בלעדיות מעבר לתקופה אלי*ה התכוון המחוקק עת קצב את משך תקופתו של מדגס דשוס בפקודה."

**יישום "מבחן העין"**

המבקשת מצביעה על שלושה הבדלים, שהם מהותיים לטעמה עבור הצרכן הרוכש את המוצר ואשר יש בהם כדי להקנות חידוש למדגם בהתאם ל"מבחן העין". לטענתה, ניתן להבחין בהבדלים אלה בקלות והחספוסים בשני צדיהן של הלשוניות (מסומנים א' ו ב') וחור בחלק האחורי (מסומן ג') כמפורט בשרטוטים:

המדגם המבוקש הפרסום הקודם

יא ממשיכה וטוענת שההבדלים לעיל הם משמעותיים בעיניו של הצרכן הרלוונטי אשר מבטו אינו כשל עובר אורח מזדמן והוא אף אינו מומחה.

המבקשת הסבירה כי התפצ נועד להתלבש על אצבע ההורה לצורך עיסוי הרקמה שמתחת לשון (כשהעיסוי נעשה על ידי שתי הלשוניות המחוספסות המסומנות "ב'" בשרטוט לעיל) לאחר ניתוח לשון קשורה אצל תינוקות. מטרתו למנוע מהרקמה לחזור למצבה קודם לניתוח. המבקשת הסבירה כי לאור הפונקציונליות הייחודית של המדגם, שמחייבת מימדים ומבנה ספציפיים, החופש העיצובי בתחוס מועט, ולכן די בשינויים קטניים יחסית כדי למלא אחר דרישת החידוש. בהקשר זה התבססה המבקשת על סעיף 14)(ד) לנספח ג' ההוראות העבודה לבחינת מדגמים, (הע'- ג/40.3, 27.04.2014) (להלן: "הוראות העבודה").

7. דרישת החידוש קבועה בסעיף 1(30) לפקודה אשר קובע כך :

"הגיש אדם בקשה בטופס ובצורה הקבועים וטען בה כי הוא בעליו של כל מדגם חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל, רשאי הרשם לדשום את המדגם עפ"י חלק זה".

8. הפקודה מתנה את רישום המדגס במילויה של אחת מבין שתי דרישות חלופיות: דרישת החידוש ודרישת המקוריות (ראו ע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי מזון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע "מ, (פורסם בנבו, 11.3.1999) (להלן: "עניין סלע")).

9. כפי שנקבע בעניין סלע, החידוש מציג דרישה שלפיה המדגם צריך להראות צורה, דוגמא או קישוט בלתי מכוון בכלל. ואת עוד הצורה צריכה למשוך את עינו של הצרכן באופן שישפיע

על בחירתו (ראה ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3) 702 (להלן: "עניין קליל").

0. מהותה של דרישת החידוש היא שהמדגם המבוקש לא נתפרסם בישראל לפני המועד הקובע. בגדר פרסומים קודמים נכללים בהתאם לחוזר רשם מ.נ. 69 מיוס 24.12.2008 גס פרסומים באינטרנט הנגיש בישראל, כפי שנקבע בסעיף 6 לחוזר:

"מליתן לצטט כנגד חידוש במדגם, בין היתר, גם מדגמים שפורסמו באינטרנט לפני תאריך הגשת הבקשה בישראל וזאת כאשר קיימת ראייה לגבי תאליך הפרסום".

בענייננו אין מחלוקת כי בקשת הפטנט מהווה פרסום קודם.

1. ההכרעה שא המדגם המבוקש מקיים את דרישת החידוש ביחס לידע קודם תעשה על פי "מבחן העין". כפי שנקבע בעניין קליל העין הקובעת לעניין אה היא עינו של הצרכן שהמוצר מכוון אליו:

"ככלל, הצרכן הפוטנציאלי, אשר בעיניו נתון המוצר, הוא "הצדכן הממוצע" או "הצדכן הסביר", הרוכש את המוצר בלי שהוא מקדיש לעניין זמן רב לצורך בחינה מדוקדקת, ובלי שהוא עורך השוואה בין המוצרים בשוק (ת"א (חי') 10340/97 אירועית שיווק יבוא ויצוא 1993 בע"מ נ' יאיר [7]). עס זאת *יתכנו מקריסם שבהם *חייב אופיו של המוצר כי ההשוואה תיעדך בעיניו של מומחה לדבר (כ"בעל המקצוע

הממוצע" שבסעיף 5 לחוק הפטנטים, תשכ"ז:1967) בהיותו הצרכן הנכון".

2. באשר לאופן ביצוע ההשוואה נקבע בעניין קליל (פסקה 10 לפסק דינו של השופט ריבלין) כי :

"ההשוואה הראויה צריך שתיעשה על -ידי בחינת תדמיתו הכוללת שע המוצר כפי שנקלטה בעינו של הצרכן הרלוונטי. הדגש מושם על התדשמות הצרכן מן החוזי הכללי של המוצר, כשההנחה היא שמבטו של הצרכן אינו דקדקני כשל מומחה, אך (ם אינו שטחי כשל עובר אודח מזדמן" (ה"פ (ת"א) 1187/94 סלע חבדה למוצרי בטון בע"מ נ' אקר