בקשת פטנט 180336

ההחלטה:

בקשת פטנט 180336 (השגה על החלטת בוחן)

המבקשת: [OCR CORRECTION REQUIRED] ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

1. בקשת הפטנט 180336 הינה שלב לאומי של בקשת פטנט בינלאומית שהוגשה ביוס 22.6.2005. הבקשה תובעת דין קדימה מבקשת אמריקאית שהוגשה ביוס 29.6.2004. עניינה של הבקשה בצורות גבישיות של התרכובת -(1ע6]1בת[ץת6מ)-3-([עםקסזכעי 1 -1-12ת1813ע6רת-2)-1- (3) זע ץח1סותדט-1,2,2 8616 16[ץאססז66תוהוסקנוק-3, הידועה בשם אנאמורלין (להלן: "אנאמורליו" או "התרכובת").

2. הבקשה נבחנה וסורבה ביוס 2.7.2014 בהתאם לתקנה 45 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח - 1968 (להלן: "התקנות"). נימוקי הסירוב פורטו בהרחבה במכתבה של הבוחנת הבכירה, גב' קרן כהן. הבוחנת סירבה את הבקשה בהתאם לסעיף 5 לחוק הפטנטים, התשכ"וז - 1967 (להלן: "החוק") בקובעה כי המצאה נעדרת התקדמות המצאתית לאור פטנט אמריקאי 1156576648 (אשר יכונה להלן: "1כ"). עוד הסתמכה הבוחנת הנכבדה בהודעותיה על הליקויים על הספר "גג התפותכסותץוסק +תענ) .\.1.כ 0א26%8% 1/3166 ,ת181ת2 .602 .11 עס 601060 "501105 [60601168ה ההק (1999) 183-226 .כ ,(5 זסְזְקְה8ת6) ץזס!!וט6 .1.8 86 1-10.כ ,(1 זסזקהת6) (אשר יכונה להלן: "2כ").

3. נימוק נוסף לסירוב הבקשה נעוצ בעמדת הבוחנת כי תביעה 1 אינה תמציתית וברורה כנדרש בתקנה 20(א)(3) לתקנות.

4. אציין כי המבקשת ביקשה את בחינת הבקשה בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק וזאת בהתבסס על הפטנט המקביל האמריקאי 8,466,173 (15).

המבקשת, אשר ביקשה להשיג על חלטת הבוחנת בהתאם לתקנות 46 - 49 לתקנות, הגישה סיכום טענותיה בכתב, שס אתרה לתיקון בקשת הפטנט וכן השמיעה טענותיה בפניי בדיון שהתקיים ביוס 17.9.2014.

**תמצית טענות המבקשת**

א. התקדמות המצאתית המבקשת אינה חולקת על כך שאנאמורלין הינה תרכובת הידועה בהגברת שחרור הורמון גדילה. תביעות 1 ו- 2 תובעות את הצורה הגבישית של התרכובת בצורת מונוהידרט. תביעות 3 - 17 הינן תביעות תלויות התובעות את התהליך לייצור צורות גבישיות אלה.

לטענת המבקשת בדוגמה 1 שבפטנט 21 מתואר הייצור של אנאמורלין פומאראט על ידי תגובה בין הבסיס החופשי של האנאמורלין עצ חומצה פומארית. לטענת המבקשת התוצאה של תהליך והיא אינה גביש, כי אס קצף לבן, כפי שעלה גם בניסוי במסגרתו שוחזר התהליך המתואר בפטנט 21. ניסוי זה תואר בתצהירו של מר מ50ז06ת/ .3) 691א1, שהוגש למשרד הפטנטים האמריקאי וצורף לתשובת המבקשת לליקויים מיוס 18.3.2012.

עוד טוענת המבקשת כי בניגוד לנטען בהודעות על הליקויים בעל מקצוע לא היה מנסה לגבש את הבסיס החופשי אלא היה מנסה ליצור ממנו תחילה מלח. המבקשת הגיעה להחלטה לגבש את הבסיס החופשי רק לאחר שנכשלו ניסיונותיה לגבש מלח של אנאמורלין שרמת הניקיון שלו גבוהה יחסית. לאור העובדה שפטנט 121 אינו מלמד את בעל המקצוע לנסות ולגבש את הבסיס החופשי, סבורה המבקשת כי יש באמצאה התקדמות המצאתית.

וממשיכה וטוענת המבקשת כי לגביש ניצולת גבוהה יותר ביחס לחומר המופק באמצעות פטנט 1.

עוד טוענת המבקשת כי לאחר ניסיונות רביס לגבש את החומר עצ ממסיסים אחרים, הצליחה לגבשו עצ מתנול בלבד ויש בכך כדי להעיד על ההתקדמות ההמצאתית שבאמצאה הנתבעת. לטענתה, למרות שבתיאור נכללים ממסים נוספים, הרי שמדובר בטעות עריכה ולא ניתן לגבשו את התרכובת אלא עצ מתנול. לטענתה, עובדה זו התחוורה לה עצ הגשת הבקשה הבינלאומית.

ב. בהירות התביעות אשר לאפיון הגביש בתביעות, טוענת המבקשת כי היא אמנם זיהתה יותר מצורת גבישית אחת, אך הגבילה את תביעותיה לצורה זו. לפיכך אפיינה המבקשת את הגביש באמצעות 5 נקודות שיא של אנליזה 822 א, אשר מבדילים, לטענתה, צורה זו משאר הצורות. המבקשת חולקת על כך שיש לצפות שלצורת המונוהידרט של הגביש יהיו נקודות שיא שונות מאלה של צורת הדיהידראט.

בעניין המעבר הספונטני המתרחש בטמפרטורת החדר מן הגביש המונוהידרט לגביש הדיהידראט כי ישנם תנאים בהס צורת המונוהידרט הנתבעת תהיה יציבה ועל כן אין מניעה, לטענתה, לתבוע את צורת המונוהידרט.

ג. אי מיצוי הליכי הבחינה המבקשת טוענת כי הבוחנת הודרזה לסרב לקבל הבקשה וזאת כבר לאחר קבלת שתי תשובות של המבקשת להודעות על הליקויים. לטענתה היה על הבוחנת להמשיך את בחינת הבקשה.

ד. הבקשה לתיקון הפירוט המבקשת הגישה מערכת תביעות מתוקנת אותה צירפה לטענותיה. בסיום הדיון (לאחר כיבוי ההקלטה) ביוס 17.9.2014 ביקשה המבקשת כי אאפשר לה להגיש מערכת תביעות מתוקנת נוספת וזאת עד למחרת. ביוס 18.9.2014 ביקשה המבקשת להוסיף הערות הבהרה לשאלות שעלו בדיון וזאת עד יוס 22.9.2014. בהחלטתי מיוס 21.9.2014 דחיתי את המועד להגשת הערות ההבהרה כמבוקש והוספתי כי "ההחלטה תינתן על פי החומר שיהיה בתיק ביום 4, לא תתקיים השמעת טענות נוספת ולא תתאפשר הגשת מסמכים נוספים מעבר לכך. "

ביוס 23.9.2015 הגישה המבקשת מסמך המשתרע על פני 27 עמודים, הכולל טענות, דפי פירוט מתוקנים ומאמר שכותרתו 50116 [168ַט66ה3 הכ 01 5ת60510678010 שסז18טשסת"

(2003) (45שא1) 5ת116300קק/ שטתכ ששסצ1 60ז618/ םג תפ1מקוסותץ!סק.

בטרס אדון לגוף הבקשה לפטנט אתייחס לטענת המבקשת כי הבוחנת סירבה את הבקשה בטרס ניתנה לה הזדמנות נאותה ומספקת להשיב על הליקויים. למבקשת נשלחו הודעות על ליקויים כדלקמן:

א. הודעה ראשונה על ליקויים מיוס 26.7.2010; הודעה נוספת על ליקויים מיוס 22.11.2011, המתייחסת לתשובת המבקשת להודעת הליקויים הקודמת; הודעה לפני סירוב בקשת הפטנט מיוס 4.3.2013, המתייחסת לתשובת המבקשת להודעות על הליקויים; הודעת סירוב הבקשה בהתאם לתקנה 45 לתקנות מיוס 2.7.2014, המתייחסת לתשובת המבקשת להודעה לפני סירוב הבקשה ולתשובות הקודמות.

7. תקנה 45 קובעת את המסגרת הנורמטיבית לסירוב בקשת פטנט כדלקמן: "לא השיב המבקש על הודעה על פי תקנה 41, או השיב וקבע הרשם כי אין בתשובה כדי לסלק את הליקויים או שדחה את נימוקי המבקש כאמור בתקנה 44, יסרב הרשם לבקשה ויודיע על כך למבקש."

התקנה אינה קובעת את מספר ההתכתבויות המינימלי ודי בכך שנדחו נימוקי המבקש בתשובתו לליקויים כדי לסרב את הבקשה.

הוראות העבודה של מחלקת הפטנט דנות בסירוב בקשה לפטנט בהוראה הע' - א/23.1 בחינת בקשה לפטנט מהדורה 9 מיוס 31.7.2014, בעמ' 23 ומפרטות שני שלביס לסירוב: הודעה לפני סירוב הבקשה ולאחר מכן סירוב הבקשה אלא היה באחת הדרכיס שנקט המבקש כדי לשכנע את הבוחן כי ניתן לקבל את הבקשה. הודעה לפני סירוב מופקת במקרים הבאים:

"1. אטיפול בתיק נקלע למבוי סתום או לאחר ארבעה דו"חות בחינה, לפי המוקדם ביניהם, על הבוחן לפעול לסיום הבחינה בתיק. מבוי סתום פידושו, בין היתד, אחד מאלה:

1. חזדה למעדכת תביעות שכבר נדונה בעבר והועלו נגדה השגות הבוחן; 2. העדר תשובה לאחת מן ההשגות המהותיות בדו"ח הבוחן;

3. שננוי מעדכת התביעות ללא נימוקים, באופן שאינו משכנע את הבוחן כי יש במעדרכת התביעות החדשה כדי להתגבר על ההשגות."

בעניינו מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 1.2. כך למשל, מפרטת הבוחנת בהודעתה לפני סירוב כי מתשובת המבקשת נעדרה התייחסות לליקויים שהעלתה בהודעות הליקויים הקודמות לפיה: ‏ [ש]חקירה שיטתית של תרכובות לצורך קביעת הפולימורפים שלהם היא פעולה שגרתית בתעשייה הפרמצבטית."

עיוון במכתב התשובה של המבקשת מיוס 18.3.2012 אליו מתייחסת הבוחנת בהודעתה לפני סירוב הבקשה מעלה כי במכתבה האמור הגישה המבקשת מערכת תביעות מתוקנת מבלי להסביר כיצד יש בה כדי להתגבר על הליקויים שהועלו. לפיכך בהתאם לסעיף 1.3 לנוהל היה על הבוחנת לשלוח למבקשת הודעה לפני סירוב. זאת ועוד, הבוחנת ביקשה בהודעות ליקויים קודמות לקבל טבלה ברורה יותר העונה לדרישות הפירוט הקבועות בסעיף 12(א) לחוק. בתשובת המבקשת מיוס 18.3.2012 נאמר כי -

"עותק ברור יותר של עמ' 35 יישלח לבוחנת במועד מאוחר יותר".

זאת ועוד, כעולה ממכתב המבקשת מיוס 31.10.2013 חלף מתן תשובה לליקויים שהעלתה הבוחנת הנכבדה בהודעה לפני סירוב ביקשה המבקשת לבחון את הבקשה בהתאם לסעיף 7() לתוק. לא ניתנה בתשובה זו מענה לליקויים שהועלו לעניין בהירות התביעות. די בכך כדי לקבוע שהמבקשת לא תיקנה את הליקויים עליה הודע לה וגם מסיבה זו ניתן היה לסרב את הבקשה בהתאם לתקנה 45 לתקנות. כפי שהובהר בעניין בקשת פטנט 215110 (השגה על החלטת בוחן) רמי דותן וטל פטל (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 30.8.2015) הליך בחינת הבקשה לפטנט אינו הליך אינסופי ויש להביאו לסיומו תוך זמן סביר. החוק, התקנות והוראות העבודה קובעות אימתי תקובל או תסורב בקשת פטנט והשאלה אס מוצה ההליך אס לאו נתונה לשיקול דעת הבוחן כפי שהוא הותווה בחיקויים ובהוראות העבודה.

אני סבורה כי במקרה דנן פעלה הבוחנת כדין בשעה שסירבה לבקשה לאחר 3 תכתובות עם המבקשת וכי ניתנה למבקשת הזדמנות הולמת לטעון כי אין מקום לתקן את הבקשה או לבצע תיקונים כמצוות תקנה 42 לתקנות.

משסורבה הבקשה קמה וכותה של המבקשת להשיג על ההחלטות בפניי. בהתאם לתקנות 49 ו-50 לתקנות רשאי מבקש הפטנט לתקן את הפירוט לאחר שסורבה הבקשה וזאת אם ביקש להשמיע טענותיו לאחר סירוב הבקשה.

אכן, בתוס הדיון שבפניי ביקשה המבקשת להגיש סיכום טענות שיהא בו כדי להשיב לשאלות שהועלו במהלך הדיון. במסגרת אף הציעה תיקון פירוט, בו אדון להלן.

**כשירות המצאה לפטנט**

מספר חודשים לאחר השמעת הטענות בפניי, ביוס 31.12.2014, פרסמה הרשות הוראת עבודה מס' הע'- יח'/23.1 שעניינה הנחיות בחינה בתחום הפולימורפיזם ומלח התרכובות (פורסמה באתר רשות הפטנטים בקישור זא א/ 5/0 רוד 115/53 ז/[1. טסש. 5166טן. א06מ1//: קת חסץ בהספום/5תצם. 1כ) (להלן: "הוראת העבודה").

הוראת העבודה מגדירה את המושגים הבסיסיים הנוגעים למצאות בתחום הפולימורפיזם ומוסיפה מספר דגשים באשר לאופו איפיון הגבישים ובחינת ההתקדמות ההמצאתית של מצאות בתחום זה. אמנם ההוראות לא היו לנגד עיני המבקשת והבוחנת בעת בחינת הבקשה והשמעת הטענות בפניי, אך נראה כי הן עולות בקנה אחד עם נהלי הבחינה שהיו נהוגים גם בעת הרלוונטית ועל כן אין מניעה להיעזר בהן בכתיבת החלטה זו. (על תחולה אקטיבית בהקשר של חקיקה השווה עע"א 1613/91 אורית ארביב נ' מדינת ישראל , מו (2) 765, בעמ' 9; על תחולה למפרע של הנחיות מינהליות ראה יצחק זמיר, "הנחיות מינהליות", הפרקליט, כרך לח 18, בעמ' 43).

לבסוף, אציין בהקשר לשאלת כשירותה של המצאה להגנת פטנט כי כפי שהודיעה המבקשת לרשות, בחודש אוגוסט 2015 נתקבל ערעורה של המבקשת על החלטת משרד הפטנטים האירופי שלא לקבל את בקשת הפטנט והוענק למבקשת פטנט בגין המצאה (2266/11 מיוס 10.8.2015). ערכאת הערעור קיבלה את עמדת המבקשת כי יש באמצאה הנתבעת התקדמות המצאתית.

**המצאה הנתבעת** כעולה מהתביעה הראשונה במערכת התביעות שהוגשה לפני הדיון (גרסה מיוס 10.9.2014) תובעת המצאה דנן הגנה על הצורה הגבישית של תרכובת המאופיינת על ידי: (1) נקודות השיא: 10.1, 11.1, 17.6, 20.0, 20.8 הנמדדות בדיפרקציית כ0ק ₪א; (2) טמפרטורת תחילת ההתכה של 109.5 מעלות צלזיוס וטמפרטורה מקסימלית של 116.5 מעלות צלזיוס; (3) כמות המים בגביש היא בין 2.4% ל- 3.2%.

התביעה השנייה היא לאותו גביש הכולל מתנול כאי ניקיון.

עוד נתבעת הגנה על תהליך ייצור הגביש שבתביעה הראשונה הכולל שלושה שלבים כדלקמן:

א. יצירת תערובת של אנאמורלין וממס הכולל מים ומתנול בטמפרטורה שבין 65 מעלות צלויוס ל- 75 מעלות צלזיוס, כאשר הממס כולל בין 20% ל- 80% מתנול ליחידת נפח; ב. השקעה של גבישי האנאמורלין בתוך הממס באמצעות קירור הממס לטמפרטורת החדר; הפרדת הגבישים מהמשקע.

תביעות 4 ו-5 בוטלו.

תביעה 6 הינה לתהליך שבתביעה 3, כאשר המתנול בממס מרכיב בין 40 ל-60 אחוזים ליחידת נפח.

תביעה 7 הינה לתהליך שבתביעה 3, כאשר הממס מעורבב עם אנאמורלין בטמפרטורה גבוהה בשלב א' של התהליך או שהוא מחומס לאחר הערבוב באותו שלב.

תביעות 8 -11 בוטלו.

תביעה 12 תובעת תהליך אחר ליצירת הגביש הכולל את השלבים הבאים:

א. יצירת תערובת של אנאמורלין עצ קבוצת הגנה וממס שהינו מתנול והתערובת מחוממת לטמפרטורה שבין 50 ל- 75 מעלות צלזיוס; ב. חיבור התערובת של שלב א' עצ חומצה מתאן-סולפונית; ג. נטרול התערובת של שלב ב' באמצעות תערובת של אשלגן הידרוקסידי ומים; ד. השקעה של גבישי האנאמורלין בתוך הממס באמצעות קירור לטמפרטורת החדר;

ה. הפרדה/בידוד גבישי האנאמורלין מהמשקע.

תביעות 13 -14 מבוטלות. תביעה 15 מפרטת שטמפרטורת הממס היא גבוהה בשלב א' או אחריו. תביעות 16 - 17 מבוטלות.

**התקדמות המצאתית** העילה העיקרית לסירוב הבקשה הינה העדר התקדמות המצאתית לאור פרסום 21. טענת המבקשת כפי שהובעה בפניי ובסיכום טענותיה לאחר הדיון היא שההתקדמות ההמצאתית ביצירת הגביש מגולמת ב'שימוש במערכת ממסים מצומצמת וספציפית מאוד " (סעיף 3 לסיכום הטענות שאחרי הדיון).

למרות האמור מופיעים בתיאור שורה של ממסים אותן מתארת המבקשת באותו תיאור ככאלה שיביאו ליצירת הגביש המיוחל. אין ספק כי שתי הטענות, דהיינו או להתקדמות ההמצאתית בבחירת הממס וזו הכתובה בתיאור לפיה שורה של ממסים ניתניס לשימוש, אינן מתיישבות עם זו. משהובהר עניין זה למבקשת בדיון בפניי, ביקשה המבקשת לתקן את הפירוט.

בסיכום הטענות שלאחר הדיון מציעה המבקשת למחוק מן הפירוט את אותם ממסים שצוינו בו אשר בדיעבד התברר שאינם יעילים לגיבוש הפולימורפים הנתבעים. לטענת המבקשת אין במחיקה שינוי מהותי המחייב לתת לבקשה תאריך חדש בהתאם לסעיף 23 לחוק.

פרסום 21 מתאר תרכובת חדשה ותהליך לייצורה. לטענת הבוחנת התרכובת המיוצרת בתהליך המתואר שם הינה בצורתה הגבישית ואילו לטענת המבקשת נוצרת התרכובת בצורה אמורפית. אין מחלוקת כי צורה גבישית של חומר הינה החומר במצבו המוצק כאשר המולקולות מסודרות במרחב באופן קבוע וחוזר על עצמו (ראה בין היתר הגדרות הוראת העבודה). כמו כן אין מחלוקת כי צורה אמורפית של חומר הינה העדר סדר קבוע כזה במרחב. המחלוקת נעוצה בשאלה למה התכוונה בעלת הפטנט 21 כשכתבה בעמודה 20 לפטנט שורות 0 - 11, כי תוצאת התהליך הינה מלח הפומאראט של התרכובת בצורת "ז06שוסכ 6זומץצ".

הבוחנת סברה כי מדובר בצורה גבישית ואילו המבקשת טוענת כי זוהי הצורה האמורפית של התרכובת.

המבקשת טענה ששחזרה את התהליך המתואר ב-21 וקיבלה חומר אמורפי (ראה נספח 1 לתשובת המבקשת על הליקויים מיוס 18.3.2012). בדיון בפניי הראתה באת כוח המבקשת כי הצעדיס בשחזור תואמי לשלביס המתואריס ב-221 למרות שחלק מתוצרי הביניים שנתקבלו לא תאמו את אלה שבתהליך שבפרסום הקודם.

השאלה אס בפרסום 21 נוצר גביש מתעוררת לאור טענת המבקשת כי ישנו קושי לגבש את החומר ועל כן גלומה בגיבושו התקדמות המצאתית. עוד לטענת המבקשת מתבטא הצעד ההמצאתי בכך שלצורך תהליך הגיבוש השתמשה בבסיס החופשי של אנאמורלין (0856 066), בעוד שבדרך כלל מגבשים את מלח החומר. לבסוף טוענת המבקשת כי בעוד שמידת הנקיון של החומר שהתקבל ב-21 הינה 96.4%, כך לפי השחזור שביצעה, הרי שמידת הנקיון שקיבלה היא בגביש הנתבע הינה 99% ובכך טמון יתרון על פני הידע הקודם.

סעיף 5 לחוק קובע כי התקדמות המצאתית הינה כו "שאילנה נלאית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפדסמו, לפני תאריך הבקשה, בדכים האמודות בסעיף 1. "

אין מחלוקת כי הבסיס החופשי של אנאמורלין וכן מלח הפומראט שלו היו ידועים במועד הקובע. כמו כן לא יכולה להיות מחלוקת כי ישנם יתרונות בשימוש בגבישים על פני שימוש בצורות מוצקות אמורפיות לעניין מידת המסיסות או היציבות של החומר (ראה פרסום 2).

זאת ועוד, הממסים שנמצאו יעילים לגיבוש החומר תוארו בידע הקודם (ראה פרסוםס ₪2 טבלה 1 עמ' 189) וביניהס צוינו המתנול והמים כממסים נפוצים. לעניין זה נחזור לטענת המבקשת בבקשת הפטנט כי גם שימוש בממסים נוספים יביא לגיבוש החומר, טענה ממנה חורה בה המבקשת במהלך הדיון בפניי ואף ביקשה לתקן את הפירוט בהתאם. המבקשת טענה בדיון בפניי כי מדובר ב"טעות סופר".

כאמור, עמדת המבקשת הינה כי תוצר התהליך המתואר בפרסום 21 הינו מלח הפומראט של אנאמורלין בצורתו האמורפית, כפי שהודגש בשחזור התהליך. עמדה זו הינה למרות האמור באותו פרסום כי בשלב האחרון נתקבל תוצר שהינו "ז581 677508111816 6זותץו" אשר לאחר שסונן ויובש בוואקום הפך למלח פומראט של אנאמורלין שצורתו "ז06אוסכ 6ו1אי":ז ( 3,67) 0610 6וזסוחוו] ]0 חסופח6ספוו5 4" מז 60ו[וו5סיד ה0זושש , (.חזחחז 5) 00060 ץ]ששוס51 פסטו ([חז 50) 1200226 חס 6 זווסה 1 ז1])0/ 50]6 6ות!!510ץז6 6)וחעו ₪ ]0 הסחסווקו0סיזק חז זו!טזחיזסטס ב6וזם חח מסווסיחו!ו] ל 15010160 פסטו תסחוסווקוס6יזק [מווסקהזס6 06 ]0 5011 6וסיזסוחגו] 16 6טוף סז .6 40% )₪ תזוזוו6סט )-1-3עווסם-3-(ז3)]-2-(ז11)]-\0-1וזוווזה-2 "סון)61 15 השועו -0001-3ו-111)-1-[1ע-1-חוהזזס קז( סיס 6 סהזקסיז ]ץע 6 זז -\-סחוחזם-2 | חס 66וחזםהסוקסזט]ע61הז-2-[]עו!זססאס-2-([ץו6חחזוץ. - א )-3-]ץת6מ-3-(3)]-2-(ת1)]

-0001-3ו-111)-1-[1ע-1-חוהזזס קז( סיס 6 סהזקסיז ]ץע 6 זז

ועו ₪ 05 (ף 13.9) 06והזסהסוקסזק]ץז6הז-2-[1ע 61 סאס-2-(1ץ וזו (ההדגשות אינן במקור)".ז₪0שסע

8. בצאתי מנקודת הנחה כי התוצר הסופי של התהליך שהודגם ב-221 הינו אמורפי כטענת

המבקשת, עליי להכריע אם הפולימורף הנתבע כעת הינו בעל התקדמות המצאתית לאור מלח הפומארט האמורפי שהתקבל.

9. בהעדר דיון בשאלת ההתקדמות ההמצאתית של פולימורפים ביחס לצורות המוצקות האמורפיות בפסיקה הישראלית, טוב נעשה אם נעייו בעמדת משרד הפטנטיס האירופאי בנושא, תחילה בהליכיס אחריס ולאחר מכן בהליך הנוגע לפטנט המקביל לבקשת הפטנט שבפניי.

0. בעניין .1.0 180050165 [660168הה8 1608 .טי 1.1.0 עתהקותס) זססתה. 1-זסתיזה א\ 0777/08 יך (מיוס 24.5.2011, פורסס באתר משרד הפטנטים האירופי, להלן ולמען הקיצור: "עניין

עסמעהצו") דנה ערכאת הערעור של משרד הפטנטיםס האירופאי בשאלת ההתקדמות

ההמצאתית של צורה גבישית של החומר מַאַ5188א/סז8 ביחס לצורתו האמורפית הידועה. לאחר ששוכנעה הערכאה כי לפולימורף הנתבע יתרונות לעומת הצורה האמורפית בדמות פילטרציה וייבוש נוחים יותר (וכן חסרונות בדמות מסיסות וזמינות ביולוגית נמוכות יותר ביחס לצורה האמורפית) נדונה השאלה האם די באלה כדי להכשיר את האמצאה לפטנט. הערכאה סברה כי בעל המקצוע הממוצע היה יודע במועד הקובע (בשנת 1995) כי רצוי לבדוק את הצורות המרחביות השונות של החומריס בתהליכי פיתוח התרופה, וכי ישנן דרכיס

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

שגרתיות ליצור צורות פולימורפיות שונות (כגון שימוש בממסים שוניס בתנאים שונים). על כן הסיקה הערכאה כך:

0 151605 6יז0]0ז0ו] 000 116 ,655ח616!קו60 ]0 5066 6ה) זס" 5 \6וו]עו 0166וו[6יזק [60זח1601 עחם ]0 66ח0050 106 חז ססת 6וסח ₪ ]0 חסזפזטסיזק 6זסחז 6ה1 מחם!!6קקם 6וז עט 01!!6760 ת066 זסח [מווסקהזס6 6ש1ו06 ע[11601ו661חזיזס וק הקוסא ]0 חזיזס] 6הז]]650 0 עיזסיזוחס6) ק516 6שזוח6טח1 חב פחזט]סטחז 05 60060 6 6001

"(0011] ו[קסיזססזסק וו5 חז זח6וסק 6וז1 הז ה6וז6ו500 סז

1. הערכאה המשיכה וקבעה כי היתרונות (וכן החסרונות) של הפולימורף על פני הצורה האמורפית של החומר היו צפויים לפי הידע הקודס בתחוס אף אס לא כל פולימורף שמתקבל הינו בעל תכונות מועדפות שכאלה. עוד קבעה הערכאה כי עצס העובדה שנתבע פולימורף ספציפי אינו ביטוי להתקדמות המצאתית, שכן בחירתו השרירותית של פולימורף אחד מתוך קבוצה של פולימורפיס מתאימיס באותה המידה אין בה התקדמות המצאתית :

6טזזח6טחז חם ]0 66ח66סיזק 116 1101 ה6ווףיזם זשוזיזגו] זהם!!6קקט שגד" פו הכןזסומץ]סק 661]6ק5 0 ]0 061] 6וזז עמ 66ז'וסקקוו5 פסטו ק6ו5 6 .[ז6ח6ף מז פחזזס] 6ח!!!510ז6 חסה]ז "סשווסז 60תזזם!6 פחזסם פחוט]50 זס] 5מסווקס זסוזס 06 קסחז 6יז6ו!ז סז עח06 זסח 0065 טיזססט .([0036] \|קסיזטסיזסק שווו5 חז 1ח6וסק .6.0 566) 560סק ח6[מפסזק 6 6 וו ץ][סווך6 ]0 קווסיזף 0 חזסיז] ח10ז56166 עזסיזווסיזם חם מזסטסעוסו1

".5107 6ט1ו 1/6 חס ףחזט]סטחז 05 טסוט 6 6001 600100165

2. במאמר מוסגר אציין כי לעניין בחירה של אפשרות אחת מתוך מגוון אפשרויות כבר נקבע בפסיקה הישראלית כי הבחירה עצמה צריכה להיות כזו שאינה מובנת מאליה או להצביע על יתרון ממשי לפריט שנבחר על פני חלופות אחרות (ראה ע"א 8802/06 אוניפארם בע"מ ואח' נ' -6), 21 26601131 11186 11[1ג5 ואת' (פורסס בנבו, 18.5.2011):

"דרישת ההתקדמות ההמצאתית הקבועה בסעיף 5 לחוק הפטנטים מחייבת בחינה האס תכונה חדשה שנתולתה ברכיב נבחר שלגביו מתבקש פטנט חדש היא תכונה שגלום בה יתדון ממשי העשוי להוות תמורת הולמת להענקת מונופולין לממציא."

3. הערכאה האירופית, בדומה למקרה שבפניי התייחסה למצב בו עומדות בפני הממציא מספר אפשרויות ליצירת פולימורף והוא בחר באחת מהן. בענייננו בחרה המבקשת באחד מתוך

10

.4

.5

.6

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ארבעה פולימורפיס שהצליחה לייצר והיתרון הנטען באמצאתה הוא היותו של פולימורף וה נקי יותר מן הצורה האמורפית. לא נטען כי פולימורף זה הינו בעל יתרון על פני יתר הפולימורפים שנמצאו.

בהחלטה אחרת ומאוחרת יותר של ערכאת הערעור של משרד הפטנטים האירופי ( 0643/12 7 .00 )חסותסשההה]א כ[ 1881 (מיוס 18.6.2014, פורסמה באתר משרד הפטנטים האירופי, תכונה להלן "עניי[ ו8ו")) סברה הערכאה כי הפולימורף שנתבע הינו אמצאה כשירת פטנט. הנימוק להחלטה זו הינו כי בשונה מעניין זשחז8/)\ שס נבחרה באופן שרירותי צורה אחת מיני מספר צורות אפשריות, בעניין 51591 קיים שילוב של תכונות רצויות על פני

צורת המלח הידועה, שילוב שלא ניתן היה לצפות אותו ולא הייתה הכוונה (8ת686[21)) בידע הקודס לחפש אותו דווקא בצורה זו:

זחוסק חז 00006 60חז0]קא6 05 ,6056 זח56סזק 6) הז ש5יההס6 מז" 1ווסעו 60חזזם!6 5011 651016חחז 6ו ]0 5הקיזסהוץ]סק 50601]16 6וזז ,5.4.2 ]0 ח10חווח60 0651701 6 חש6טו[00- 10 260100א6 066 ס6טסו] זסח ו 6טסו] 01 [!וגוסטור חספזסקן 5011160 6וזז זסס6זס]/ .68חיזסקסיזק ]0 חזזס] 5011 6חז]5101יז6 יזסיחוופיזם עחם זז ה0ז01ו6קא0 16 ה 50ססיז

".05601 5וו[ז מו 016)זגו5 ץ][סווף6 06 1[גוסטר פזחזוםסח6ן

בענייננו טוענת המבקשת כי נסיונותיה לגבש את מלח השוניס של אנאמורלין לא צלחו וכי בחרה דווקא בגיבוש הבסיס החופשי, בחירה שאינה מובנת מאליה. אציין כי מעיון בפרסוס

2 עולה המסקנה כי אין הכוונה לגבש דווקא את מלח החומר ולא את הבסיס החופשי.

בהחלטתו בעניין בקשת הפטנט האירופית המקבילה קיבלה ערכאת הערעור של משרד הפטנטיס האירופי את טענת המבקשת כי יש באמצאה התקדמות המצאתית. באותו עניין

התייחסה ערכאת הערעור למלח הפומראט של אנאמורלין שנתקבל בפרסוס 21 וקבע כי לאחר שהמלח שנתקבל היה גבישי היה סביר יותר לגבש מלח דווקא ולא את הבסיס החופשי.

וכך קבעה הערכאה באותו עניין (..5 1168116816 תם116151 2266/11 7 (ניתנה ביוס 5, פורסמה באתר משרד הפטנטים האירופי) :

5 1 >!קוזםא6 ]0 [ 506 חז 60חוסוק0 %[50 6וסזסוח] 6ך" חם זס] פחואסס! זז 6וזז חז 511]]60 מס8זסק 6 ,116066 .6חז]50ץ6 סו זו 10 ע[10] 6יזסחח פסטו חז[סיזסומסחם ]0 הדזס] 6'זגוקן 6טוזסחיז6ו1ם

(ההדגשה ".0)6יז₪וזוו] 16 10 6!קסיזסקוס6 ]111660 0/5011 651011156

במקור)

1

.7

.8

.9

.0

.1

.2

במליס אחרות, בניגוד לנטען בהליך בפניי נטען בפני הערכאה באירופה כי המלח שנתקבל היה גבישי. מכאן הסיקה הערכאה את מסקנתה כי בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש מלח דווקא ולא בסיס חופשי. מכאן שאס כעת טוענת המבקשת כי לא ניתן היה לגבש את המלח, הרי שיש להסיק את המסקנה ההפוכה, דהיינו כי בעל מקצוע היה מנסה לגבש דווקא את הבסיס החופשי.

איני יודעת מדוע נקטה המבקשת בקו טענות בישראל ההפוך לקו הטענות שננקט בפני משרד הפטנטיס באירופה. ואף ברור כי הטענות שנטענו שוב אינו מתיישבות זו ואף זו.

אף מבלי להכריע בשאלה האם יש לראות בהתנהגות המבקשת ככזו היוצרת השתק מלטעון טענות הפוכות בפני פורוס אחר בהתאס להלכה שנקבעה בעניין ע"א 513/89 11611680 נ'

חואי ואח', פ"ד מח(4) 133, הרי שההנמקה שניתנה בערכאה האירופית על פי טענות המבקשת סותרת את האמור בפניי. במליס אחרות, לא ניתן לטעון כי בעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש דווקא מלח משוס שבפרסוס הקודס הצליחו הממציאיס לגבש מלח ועל כן יש בגיבוש הבסיס החופשי משוס התקדמות המצאתית ומאידך לטעון כי היה מנסה לגבש דווקא מלח משוס שבפרסוס הקודס לא הצליחו לגבש מלח. מכאן שמקובלת עליי עמדת הבוחנת במכתבה כי ניתן להסיק מטענת המבקשת לפיה לא הצליחה לגבש את המלח כי סביר שבעל מקצוע ממוצע היה מנסה לגבש דווקא את הבסיס החופשי, כפי שעשתה המבקשת שבפניי.

מכאן שלא ניתן לקבל את טענת המבקשת כי יש בגיבוש הבסיס החופשי משוס התקדמות המצאתית.

טענתה הנוספת של המבקשת הינה כי בבחירה של הממס מתנול מתוך כלל הממסים האפשריים יש התקדמות המצאתית. טענה זו של המבקשת סותרת את האמור בבקשתה כי ניתן לבחור שורה של ממסים מסוגים שוניס (ראה, למשל, עמ' 4 לבקשת הפטנט). בדיון בפניי טענה המבקשת כי זוהי טעות סופר ואף ביקשה לתקן טעות נטענת זו בטענות שהגישה לאחר הדיון.

אכן רשאי מבקש פטנט לתקן את פירוט הבקשה עד קיבולה וזאת ללא הגבלה (ראה סעיף 22 לחוק). במידה ויימצא כי תיקונים אם בעלי אופי מהותי יקבלו את תאריך הגשתם. ברי כי קביעת תאריך חדש לתיקון שהוגש כעת, יחייב לדחות את תאריך כל הבקשה וזאת משום שטענת המבקשת היא כי השימוש במתנול כממס הוא העומד בבסיס אמצאתה. נראה כי מיניה וביה עולה המסקנה כי התיקון שמתבקש הוא תיקון מהותי משום שנוגע הוא לשאלה מהי ההמצאה שהמציאה המבקשת. במליס אחרות, בשונה מן האמצאה שתוארה בבקשה המקורית לפיה ניתן היה להגיע לגביש המיוחל באמצעות ממסים שוניס, כעת מסופר לציבור סיפור אחר, דהיינו, כי לא ניתן להגיע לגיבוש באמצעות כל ממס חוצ מן הממס הנבחר מתנול.

12

.3

.4

.5

.6

.7

8

אס יש בבחירה זו של הממס כדי לבסס את זכותה של המבקשת לפטנט, הרי שהיה עליה לפרט בחירה זו כבר בתאריך הקובע ולא להמתין עמה לסיוס שלב הבחינה.

אם גילתה המבקשת בשלב מאוחר יותר מהגשת הבקשה הראשונה כי רק הממס המסויס (למעשה צירוף של שני ממסים, מתנול ומים) הוא היחיד שמוביל לגיבוש אותו גביש וזו מהות המצאה, הרי שלא נולדה ההמצאה במועד הגשת הבקשה ממנה תובעת המבקשת דין קדימה אלא בשלב מאוחר הרבה יותר. מכאן שהמבקשת לא יכולה להיות זכאית לאותו תאריך מוקדס.

מאידך, אם ידעה המבקשת כבר במועד הגשת הבקשה הראשונה כי הממס היחיד שמסוגל לגבש את החומר הוא מתנול, וכי אין ממס אחר שמסוגל לעשות כן, היה עליה לציין ואת בבקשת הפטנט הראשונה ולא לצייו ממסיס, אשר, לטענתה, כלל לא משיגיס את התוצאה המיוחלת.

עוד אציין כי המבקשת לא מצאה לנכון לתקן את האמור בבקשת הפטנט אלא לאחר שהופנתה תשומת לבה לכך בדיון שנערך בפניי כי אין הלימה בין האמור בבקשה לבין טענותיה כי בחירת הממס הוא המגלס את ההתקדמות ההמצאתית שבבקשה.

אך לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי מחוז מרכז (כב' השופט פרופ' גרוסקופף) בת.א. (מרכו) 33666-07-11 אוניפארם בע"מ נ' 530061 (פורסס בנבו, 8.10.2015) העוסק בשאלת תוצאות אי גילוי מידע מלא במהלך בחינת בקשה לפטנט. בית המשפט המחוזי קבע כי היה באי גילוי הפרת החובות הקבועות בחוק הפטנטים וניצול כוח מונופוליסטי שלא כדין. הפרות אלה מזכות, לפי קביעת בית המשפט, בפיצוי בהליך האזרחי שיומה המתחרה של מבקשת הפטנט.

באותו עניין הגישה מבקשת הפטנט (הנתבעת בהליך בבית המשפט המחוזי) בקשת פטנט בגין פולימורף חדש לחומר ידוע. בהליך ההתנגדות התברר כי התהליך ליצירת הפולימורף שתואר בבקשת הפטנט אינו התהליך הנכון שכן חסר שלב בתהליך, שבלעדיו לא ניתן להגיע לפולימורף החדש אלא ליצירת פולימורף ידוע. לפיכך ביקשה מבקשת הפטנט לתקן את פירוט הבקשה. המתנגדות, ביניהן התובעת בהליך בבית המשפט המחוצי, התנגדות לבקשה לתיקון הפירוט ובטרס מוצה הדיון בשאלת התיקון, הודיעה מבקשת הפטנט על זניחת בקשת הפטנט.

גם בענייננו מורגש חוסר נוחות ממסירת מידע לא מדויק בבקשת הפטנט ואיני מביעה עמדה בשאלה האם היה אי מסירת המידע מכוון אם לאו. כך או כך, איני סבורה כי המבקשת יכולה לטעון כי שעסקינן בטעות סופר 11 שניס לאחר תאריך דין הקדימה וכי דווקא במקוס זה בו התרחשה אותה טעות גלומה התקדמות המצאתית.

3

.9

לפיכך אני דוחה את טענת המבקשת כי יש בבחירת הממס התקדמות המצאתית.

בהירות התביעות

.0

.1

.2

.3

.4

בהודעת הסירוב ואף בהודעות הליקויים שלפני כן