בקשת פטנט 207772

ההחלטה:

בקשת פטנט 207772 (השגה על החלטת בוחנת)

מבקשת הפטנט: .באז ,5-זז1 ה הידד תג זט ז זי )0-ה תח דאז ע"י ב"כ: עו"ד גילת ברקת ושות' וריינהולד כהן ושות'

ה ח ל ט ה

בפניי השגה על החלטת הבוחנת לסרב את בקשת הפטנט שבכותרת.

הבקשה, שכותרתה: "מוצק המכיל גאמא קרבוליניס מותכים יחד עס הטרוציקלים מותמרים", הוגשה על ידי .6א ,0135 תאדד אג. זז ז ז6-ת תידא (להלן: "המבקשת"), כשלב לאומי

של בקשה בינלאומית מספר 20:1/1152009/001608 מיוס 12.3.2009. הבקשה תובעת דין קדימה מבקשה אמריקאית 61036069 מיום 12.3.2008 (להלן: "המועד הקובע").

האמצאה הנתבעת

מערכת התביעות של הבקשה כפי שנבחנה לראשונה כללה 18 תביעות, כאשר תביעה 1 תבעה כל צורה גבישית של מלח הטוזילאט של התרכובת: 3 ץק[4:4,5, 3 ]100ועק-111 - סו עה הא6ם-2,3,60,9,10 16111ת-3-(1085, 8 65))-4) 6מסתפזטפ 1 -(1ת6חק סזסט4-1)-1-(1עץ-(8)711-ת811 א סתוטף[6 (להלן: "לומאטפרון" או "התרכובת"). מבנה התרכובת הוא:

4 / \ ‏א-.‎ %--

שי ל 1 | 0.4

בנוסף, נתבע, בין היתר, תהליך להכנת הגביש של מלח הטוזילאט של לומאטפרון, שכלל תגובה בין התרכובת לבין החומצה בממס כלשהו, ובאופן ברירתי (ע8!1תסנוקס) קירור התמיסה לטמפרטורה ביו 096 ל 2590.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. במהלך הבחינה, שונתה מערכת התביעות מספר פעמים. בגרסה 7, אשר נדונה בהשגה שבפניי, מערכת התביעות כוללת 12 תביעות, כאשר תביעה 1 תובעת גביש אחד של מלח הטוזילאט של

לומאטפרון (להלן: "גביש ג/"), תביעה 4 תובעת גביש אחר של מלח הטוזילאט של לומאטפרון

(להלן: "גביש ב"), תביעה 5 תובעת את תהליך ההכנה של גביש , הכולל שימוש ב 2- 5 מ"ל של הממס 2-פרופאנול (הידוע גם בשסם "איזופרופאנול") ותביעה 6 תובעת את תהליך ההכנה של גביש

5, הכולל שימוש ב5-2 מ"ל של הממס אתאנול. כמו כן נתבעים תכשירים רוקחות ותכשירים לשימוש רפואי.

5 ביום 15.11.2018 סורבה בקשת הפטנט בשל העדר התקדמות המצאתית של האמצאה הנתבעת במערכת התביעות בגרסה 7.

נימוקי הסירוב 6. הבוחנת ביססה את הסירוב על הפרסומיס הבאים:

6 - .זא .ךש [05] סטג ת16]ססת .1 דתת.1ה) 81 10520060148808 :1 ב 21, שהינו פרסוס של המבקשת עצמה, נתבעת התרכובת כבסיס חופשי (0856 1166) ומלחיה

המקובלים. בפסקה [3149] מונה 121 את מלח הטוזילאט כאחד המלחים המקובלים הקונבנציונלייס והלא-רעילים.

בפסקה [3150] מתוארת השיטה המקובלת להכנת מלחים ע"י שימוש בחומצה המתאימה בשילוב עס ממס אורגני כאשר שניים מתוך חמשה הממסים המוזכרים כמועדפים, אתנול ואיוופרופאנול,

נמצאו | מתאימיס להכנת | הגבישיס | של | מלתח ‏ טוזילאט | הנתבעיס בבקשה = דנן.

בנוסף, התביעות בפרסוס זו מתייחסות לשתי תרכובות בלבד, שאחת מהן היא לומאטפרון, ומלחיהן המקובליס.

7 - (. 1ה. ₪1 ([5] 160 .ה כזטהס) 81 0520070066677 :2

2 מתאר גבישיס של תרכובת הטרוציקלית בצורה של מלח טוזילאט.

6 עסצ1 [8660108 הוה 107 65תט0060ז תסםה2וותםזקכ) 80 56166002 5316" :3 .סא ,4 .01 ;.81 .61 מ2850 .1 .₪ ;+חסותקס[6ש26 80 ב11650876 700655 16ת8שכ) ;"65חי ;(2000) 427-435 .כ ,5

3 מתאר תהליך בחירת מלחיס עבור תרכובות בתעשייה הפרמצבטית.

.10

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

6 1116 ת1 811005-) 30 1085ת\/ 60618016\/ ע168[1ט6 ה תהק 01 66ת6עט0066)" :4 10 .סא ,94 .01 ;.81 .61 65תע113 .ג .כ ,5616065 [6600168ה ההק 01 [התתטס ;"56הסוה

((2005 ז0261006)) 2111-2120 .כ 4 סוקר את המלחיס הנפוצים ביותר היוצריס גבישיס בתעשייה הפרמצבטית. בין המלחיס

החומציים, מתאר 1224 את מלח הטוזילאט כמלח החמישי בשכיחותו ליצור גבישים.

ז6אא26 [1366/ ,תוהחוזם .2) .11 עס 601160 "501105 [6601168ההותהחכ ג1 בת18תקסותץ[סט" :5 (1999) 183-226 .כ ;(5 זַסזְתְהּת6) ץזס!11טכ) .14 .1 מה 1-10 .כ ;(1 זשזקהת6) זם8ע . צשצ.ז.כם

5 הינו פרסוס כללי בתחוס הפולימורפיס המראה כי 2-פרופאנול ואתאנול הינס שניים מבין הממסים הנפוצים ביותר בשימוש בהכנת פולימורפים.

"60500705 077ז6018 0ז ב086זקק\/ 50816816 \/ :501105 [68הט6סההוהק" :6 (1995) 945-954 .ק .7 .סא ,12 .701 ,1656810 [66₪168ההזהתק ;.81 .66 חזץ .5

6 סוקר תהליך להכנת פולימורפים של תרכובות בתעשייה הפרמצבטית.

מסקנת הבוחנת מפרסומיס אלה הייתה כי היה אה ברור מאליו לבעל מקצוע להכין צורה גבישית

של מלח טוזילאט של לומטפארון. לטענת הבוחנת, 221 אינו מרחיק בעל מקצוע מלנסות ולהכין מלח טוזילאט של התרכובת, ואינו שולל את האפשרות לפיתוח צורה יציבה של התרכובת ע"י הכנת מלח כזה, אלא להיפך, מתאר כיוון פיתוח מקובל להכנת מלחים.

הבוחנת מוסיפה כי בבקשה לא נתבע מלח אחר מרשימת המלחיס המקובלים, לא תואר תהליך אחר לקבלת המלח המתאים ע"י שימוש בחומצה מתאימה ולא נבחרו ממסיס שוניס מאלו המקובליס לשימוש. הגבישים היציביס הנתבעיס התקבלו באותו נתיב המתואר ב-21 (מכתב הסרוב, החל מעמוד 3 שורה אחרונה).

לטענת הבוחנת, פרוט הבקשה (עמ' 11 פסקאות [0025]-[0027]), תומך בהנחה שהמלחים והגבישים הנתבעיס בבקשה דנן התקבלו בשיטות מקובלות וידועות לבעל מקצוע בתחום, ע"י שימוש במגוון ממסים מקובלים ושלא נדרש צעד אמצאתי כדי לקבלם.

לטענת הבוחנת, על אף שפרסוס 122 מתאר גיבוש של תרכובת שונה כמלח טוזילאט, הפרסוס הנ"ל מוכיח שהיה ידוע לפתור בעיה של זמינות וחוסר יציבות ע"י חיפוש אחר מלח גבישי מתאים. כלומר הפרסוס מלמד בעל מקצוע את האפשרות לייצוב תרכובת פרמצבטית שמלח ההידרוכלוריד שלה נמצא לא יציב ע"י שימוש במלח אחר.

.1

.12

.3

4

.5

.6

לטענת הבוחנת, גס הידע הכללי בתחוס מכוון בעל מקצוע לנסות את השימוש במלח טוזיאלט. פרסוס 124 מציין את מלח הטוזילאט כבעל יכולות גבוהה ליצירת פולימורפים. לכן הפרסוס תומך

בעובדה שבבחירה במלח טוזילאט הינו נתיב מקובל לנסות ע"י בעל מקצוע בתחוס בין היתר לשיפור הזמינות והיציבות.

הבוחנת טוענת שמשילוב של פרסומים 21 עס 02 ו 24 נובע שהנתיב אותו בחרה המבקשת אינו מפתיע ואינו כולל שלביס שבעל מקצוע לא היה חושב שכדאי לנסותס. להיפך, הבחירה במלח טוזילאט כאופציה מתאימה לגיבוש הינה צפויה לבדיקה, וכן ברור שבתהליך הבחירה חלק מהמלחים ימצאו מתאימיס וחלקם ימצאו כבלתי מתאימים ליצירת מלח יציב לגיבוש.

בנוסף, טוענת הבוחנת כי בחירת המלח המתאים וכן בחירת ממסיס מתאימים לגיבוש של תרכובת ידועה נבחרים ע"י בעל מקצוע בשיטת ניסוי וטעייה. ובתשובה לטענת המבקשת כי "יותר מ-100 שילוביס שוניס של חומצות, ממסים ותנאי גיבוש נבדקו, ובהס רק מלח טוזילאט התקבל כמלח יציב", ציינה שמספר הניסיונות אינס הוכחה להתקדמות המצאתית כאשר הנתיב לבחירת הניסיונות הללו הינו נתיב פעולה מקובל ע"י בעל מקצוע בתחוס שאינו כולל צעד המצאתי, מלבד תהליך סקירה שגרתי.

הבוחנת סברה כי הבקשה צריכה לתאר את הקושי העומד בפני הממציא וכיצד התגבר על הקושי

שעמד לפניו באופן אמצאתי שאינו מובן מאליו לבעל מקצוע בתחוס. בפרוט הבקשה אין התייחסות לתהליכיס שלא צלחו או קושי בקבלת הגבישיס של המלח הנתבע. המבקשת לא הוכיחה שתהליכיס סטנדרטייס מקובליס בספרות לא הובילו לקבלת הצורות הגבישיות הנתבעות ועל כן היה קושי בהכנתן או שהיא הצליחה להתגבר על הקושי בגיבוש של תרכובת בעלת מבנה מורכב בדרך בעלת התקדמות המצאתית שלא הייתה ידועה קודס.

בנוגע לתהליך הספציפי הנתבע בגרסה 7 של מערכת התביעות, הבוחנת טוענת (פסקה אחרונה במכתב הסרוב) כי פרוט הבקשה אינו מכוון לתהליך מסויס הכולל בחירה של כמויות מוגבלות של ממסים לגיבוש. לחיפך, על פי פרוט הבקשה (פסקאות [0027]]0025]) תהליך הכנת מלח מוצק של האמצאה הנתבעת וכן שיטות לגיבושו התקבל ע"י שיטות ידועות לבעל מקצוע בתחום, דוגמאות 1 -5 בבקשה דנן אינן מגבילות או מתארת את הצורך בשימוש דווקא בכמויות מוגבלות של ממס

ביו 2 -5 מ"ל פר מ"ג לומאטפרון.

בעקבות סירוב בקשת הפטנט, ביקשה המבקשת להשמיע טענותיה בפניי בהתאס לתקנה 46 לתקנות הפטנטים (נהלי הרשות, סדרי דין, מסמכיס ואגרות), תשכ"ח - 1968.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

טענות המבקשת

7

.8

.9

.0

.1

.2

.3

המבקשת הגישה ביוס 11.4.2019 עיקרי טיעון מטעמה (להלן: "עיקרי הטיעון") במסגרתס התייחסה למערכת התביעות בגרסה 7, והשמיעה טענותיה בעל פה ביוס 15.4.2019. לאחר הדיון, הגישה המבקשת ב 6.6.2019 השלמת טיעוניס שהתייחסה בעיקר למבחן ה ץם 0ז פטסוטסס (להלן: "השלמת הטיעון.

המבקשת טוענת כי פרסום 121 מלמד את הבסיס החופשי (0856 166)) של לומאטפרון בתוך מספר גדול של תרכובות אחרות. בפרסוס מצויניס מלחיס רבים, ללא הכוונה דווקא לטוזילאט, הפרסוס איננו מתאר גבישיס של התרכובות המתוארות ב 21, ובוודאי לא של לומאטפרון. אף שהפרסוס מתאר שימושיס של התרכובות הוא איננו מכיל תוצאות ניסוייס שנעשו על מנת לבדוק את פעילותן.

המבקשת טוענת כי בעל מקצוע היה למד מהמבנה של לומאטפרון כי התרכובת צפויה להיות בעלת מסיסות נמוכה וכי לאור המבנה שלה צפוי להיות קושי גדול מאד לייצר לתרכובת מלח או גביש, ולכן לא היה בוחר בנקל בתרכובת זו כנקודת מוצא להמשך מחקר ופיתוח (סעיף 34 להשלמת הטיעון).

גס אס היה בעל המקצוע בוחר את תרכובת הלומאטפרון להמשך פיתוח, עמדו בפני בעל המקצוע אינספור אפשרויות ומספר רחב היקף של מתודולוגיות לייצוב התרכובת, כשהכנת מלח שלה היא רק אחת מהן.

עוד טוענת המבקשת, כי גס אס בעל מקצוע בתחוס היה בוחר בהכנת מלח של לומטפארון לפתרון בעיית היציבות, אין סיבה שבגינה היה בוחר בטוזילאט כמועדף מאחר ומלח זה לא צוין כמלח מועדף לשימוש רוקחי, ואף אין הכוונה למלח ה על פני מלחיס אחריס. בהקשר המפנה המבקשת

לפסקה [3149] ב 1 שס ישנה "רשימת מכולת" המגדירה 6% 86101 ,16510105 08516 הכוללת גס שמות מפורשיס של חומצות אי אורגניות 116 תה

6 ואורגניות 6א11 116 30 וביניהס טוזילאט.

בנוסף טוענת המבקשת כי גס אס 21 מהווה נתיב מקובל לאמצאה הנתבעת, נתיב זה מוביל להכנת מלחים בלבד ומאחר ואין בפרסוס וה כל התייחסות לגבישים, הוא אינו מכווןו את בעל המקצוע הממוצע בתחוס לזהות בו נתיב ישיר או עקיף להכנת מצביס גבישייס של מלח כלשהו, לא כל שכן, טוזילאט.

המבקשת טוענת כי פסקה [3150] ב 131 מתארת שיטה מקובלת להכנת מלחים ע"י שימוש באתנול ואיזופרופנול כממסיס מועדפים, ולא בהכנת גבישים של מלחיסם כפי שמתואר בבקשה. ולכן

העובדה שנמצא, לאחר כישלונות רביס עס מלחים רביס נוספים, כי ממסיס אלו, ביחסים מאד

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.0

ספציפיים, יעיליס להכנת גבישים, היא המצאתית. בהקשר זה טוענת המבקשת כי עמדת הבוחנת כי 21 אינו מרחיק בעל מקצוע מלנסות ולהכין מלח טוזילאט, חסרת כל משמעות ביחס להכנת גבישים של מלח הטוזילאט.

המבקשת טוענת כי בידע הקודם אין כל הכוונה לגבי הפרמטרים או הפתרונות הספציפיים ליצירת מלח גבישי של התרכובת, לרבות טוזילאט, לאף ממס להכנתו ולאף שיטה לגיבושו.

לטענת המבקשת, התנאיס לקבלת הצורות הגבישיות אינס שגרתיים, ובפרט היחסיס הספציפיים בין הממסים, ופרסוס 221 אינו מלמד אותס ולכן דרך ההכנה המתוארת בסעיפים 2.8 2.91 בעמוד

7 של בקשת הפטנט המדגימה יחס מסוים בין כמות הממס לכמות התרכובת בהכנת כל אחד משני הגבישיס הינה בעלת התקדמות המצאתית.

בנוגע לפרסוס 22 טוענת המבקשת כי פרסוס וה מתאר יצירת מלח גבישי של טוזילאט עבור תרכובת שאינה דומה במבנה שלה ללומאטפרון ולכן אין מוטיבציה לבעל מקצוע לגשת דווקא לפרסום זה והוא מהווה חוכמה בדיעבד.

בכל הנוגע לפרסומיס 23-26 טענה המבקשת כי פרסומיס אלו מתארים גישות כלליות בתחוס למציאת מלחים או פולימורפים, אך אין בהס כל מתודולוגיה ספציפית, בוודאי לא כזו המתייחסת ללומאטפרון.

בנוגע למבחן ה ץ₪ 10 פטסנטפס שאליו התייחסה הבוחנת, טוענת המבקשת כי מבחן זה רלוונטי רק כאשר בוחריס פתרון ממספר מוגבל של אפשרויות לפתרון בעיה. המבקשת מפנה לנספח ז' בהוראות העבודה לבחינת פטנט שס נכתב כי "על מנת להיזהר שלא לנקוט בחכמה שבדיעבד בהפעלת מבחן זה [...] יש לבחון את מספר הניסוייס הסביר ומספר הנתיביס הסביר שהיו נדרשיס לבעל מקצוע בתחוס כדי לבצע את האמצאה מתוך הידע הקודסם וכל זאת, כאמור, גס לאור הסתברות הציפיה להצלחה". המבקשת טוענת כי מספר הניסיונות הרב אינו סביר ומספר הנתיביס אינו סביר אלא אם מפעילים "חוכמה בדיעבד".

המבקשת מפנה בהקשר זה לפסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט לערעורים בארה "ב בעניין (2019 .ז1-) .60) 17-1153 ,1.111160 81017165 סה 1 במ6א1\/ .ץ ב[ טרתנ) [18זת6תנת) (להלן: עניין 1 תסתננ)), שהכיר בקיומה של התקדמות אמצאתית בצורה פולימורפית מסוימת של התרכובת

6 [18001ת1826, אליו אתייחס בהמשך.

המבקשת טענה כי בעל המקצוע לא יכול היה לדעת האס ניתן לפתור את בעת היציבות והמסיסות של התרכובת דווקא באמצעות ייצור גביש של מלח של לומאטפרון, ומהס התנאיסם, אס בכלל

קיימים, בהם ייווצר גביש כוה. אף אס בעל המקצוע היה פונה ליצירת גביש של המלח היה פונה

למלחיס שהודגמו לשימוש רוקחי ב 21 ואשר טוזילאט לא היה ביניהס.

1. המבקשת ממשיכה וטוענת כי בתהליך הפיתוח של הגבישיס נשואי הבקשה דנן, כשלו הניסיונות להביא לגבישיס יציביס. בתחילת הדרך נוסו מספר מצומצס של מלחים, אשר כולס כשלו פרט למלח הטוזילאט. בשלב הפיתוח נוסו מעל ל- 100 מלחים שוניס מתוכס זוהתה קבוצה מצומצמת של מלחיס אשר הניבו גבישיס יציבים. ביןו המלחיס שנוסו ואשר מהס לא נתקבלו גבישים יציביס

מצוייס כאלו המקובליס והשכיחיס ביותר. כלומר, גס לאחר מספר גדול מאד של ניסיונות ההצלחה

לא הייתה מובטחת. כמות כה גדולה של ניסיונות יש בה כדי ללמד כי לא הייתה סבירות להצלחה בבחירת מלח הטוזילאט ליצירת גביש.

2. המבקשת מוסיפה וטוענת כי הממסיס והתנאיס בהס נעשה שימוש להכנת הגביש של מלח הטוזילאט אינס מופיעים בשלמותם בידע הקודם, בטח לא בהקשר של הכנת גביש.

3. לסיוס מפנה המבקשת לכך שניתנו פטנטים על בקשות פטנט מקבילות בארה"ב ובאירופה. דיו בחירת לומאטפרון

4. תחילה אדרש לטענת המבקשת כי לאור מבנה התרכובת לומאטפרון, בעל מקצוע לא היה בוחר אותה כנקודת מוצא להמשך פיתוח, וככל שכן היה בוחר אותה - עף 37 בהשלמת הטיעון). למען הבהירות

אביא את הפסקאות הרלוונטיות מ -221 במלואן:

"58105 8606018016 8866016811 הווהת" ,ה61ז6ת 560 5 [3149]" 6 ת61ס תע 05תטסקבת 60 015010560 116 01 10-0071811005 6107ע 5 2856 ץ0 80610 שת1)הרת כ 10011160 15 המטסקנתסס )תס6עהק ,101006 58115 3006218016 ע8660116811 הוה כ 01 165קרתה א .6601 6 1 581185 8610 0168816 07 [6"8ת1ות ,10 1111660 זסם 876 זטט 6 06 58105 6[ת8ת0 07 [[8א81 ;65תובת8 85 5861 6510065ע 6 11866 16 6תה8 ,80105 7[16א68100 85 ב6ט5 6510005ע -חסת [11008ה6ש 60 16 1001006 58115 366618016 ע06116811ה ריהק ]הק 116 01 58185 נתטנתסותותה עְזַההת16ה8ט) 16 עס 58115 6ואסז עס 16ח8ץסת1 10%16-חסת ותסים ,6]קנתה8א6 107 ,101160 המטסקנתסס 5 ס81₪א0)-תסת [11008ה6שת 60 5606 ,16קותהא6 עס .86105 6ומ8שזס 35 506 86105 6[ת8שזסת1 ותסע] 06000 11056 6|\06ת1 קפסת ,5118116 ,5110716 ,6ונתסזססזסץם. ,16ס1ת6סזסץם 5 ס1תהשת0 1ת0ז1 8160ק6זק 58185 16 מה ;1186 116 חמב סנחות 66 ,51681710 ,00116ש₪1 ,5000116 ,16תסנקסזק ,866116 85 5061 תץעאסז סע ,181616 ,16סרתאכ ,85007016 ,61016 ,18718116 ,116הרת -2 5011801110 ,581167110 ,062016 ,116ת18ט₪1 ,13606שת6חק ,1613051106 ,1018665111]016 ,16הרתט] ,062016 ע866108

.16 116 תה ,156001016 ,88116 אס ,16ת0ו01501 6086 זכ 116 01 58165 300618016 8660116811 ההק מדד [3150] 16 6מטסקנתס6 זזה 116 בתסיז] 1651260 תע5 06 68 מסנזתסטית1 ]6 [8ת10ת6עת 60 ץכ ץז16סגת 861016 תס 08516 8 5ת181תס6 6 ₪ת168601 עכ 8760ק6זכ 06 68 58115 506 ,ע2667811) .1005ז6רת 8 ואוו 05תטסקותס6 11656 01 1085 2856 ת0ס 800 806 זו תו 8610 זס 0856 1816קסקקה 16 01 זתטסרתה ₪16 6רתס1 50016 61 ;סע 16 01 6עטזאורת 8 ת1 07 ,6ה6ש501 16ת8שזס מה תג ץס

1 86018066 [ע 601‏ 6116 1186 ב[60ו₪ פטסס6טףהתסת

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

5 50178016 01 1.1515 .6161160זכן 876 10116ת0ז866 זס ,[סההקסיק 150 .0 1701 ,5016665 [1811186600168 5 מסזשת1ות6 ם1 0תטס1 6ז8 6 ,1418 .כ ,1985 ,.28 ,8510 ,שְת8קת 60 שַת1501!סטק 86%

"0 ץצ 08160 160 1660 15 ב6ותעט 01 615610506 [ההדגשה הוספה]

3. בעל המקצוע למד מ 1כ :

א. לומאטפרון היא אחת משתי תרכובות בעלות הפונטציאל הגבוה ביותר, שכן 21 תובע דווקא אותה ממספר התרכובות הרב שהוא מתאר.

ב יש רשימה של מלחיס מקובלים שהס נקודת מוצא להכנת מלח של לומאטפרון. 1כם

מונה במפורש את הטוזילאט (65[1100816ת0106) כאחת האפשרויות להמליח את התרכובות המתוארות בו, מתוך כ-30 אפשרויות.

4. מסכים אני עס עמדת המבקשת כי 21 איננו מכווו את בעל המקצוע דווקא לגביש של מלח טוזילאט לשס פתרון הבעיה של מציאת צורה יציבה של לומאטפרון, אולס סבור אני כי בעל המקצוע שהיה פונה לחפש צורת מוצק יציבה של לומאטפרון היה מבצע סריקת מלחיס שגרתית תוך שהוא מתחיל

מרשימת המלחים המתוארים ב 21, שהינה רשימה של - כ-30 מלחיס בסך הכל, ובהם טוזילאט. כלומר, היה מובן מאליו לנסות את המלחיס המתוארים בפטנט.

5. המבקשת טענה כי בענייננו, בעל המקצוע לא יכול היה לדעת שדווקא מלח הטוזילאט של לומאטפרון, הוא הוא שיוביל לקבלת צורה יציבה של לומאטפרון. המבקשת טענה כי תנאי

להתקיימותו של מבחן ה ץ₪ סז 5טס1שפכ0) הוא קיומה של ציפייה להצלחה.

6. בהקשר וה הפנתה המבקשת (סעיף 53 בעיקרי הטיעון) להוראות העבודה לבחינת פטנט, נספת ז:

"על מנת להיזהר שלא לנקוט בחכמה בדיעבד בהפעלת מבחן זה (מבחן ה 17 60 001005 - א.א)[...] יש לבחון את מספר הניסויים הסביר ומספר הנתיבים הסביר שהיו נדרשים לבעל מקצוע בתחום כדי לבצע את האמצאה מתוך הידע הקודם וכל זאת, כאמוו, גם לאור הסתבוות הציפיה להצלחה".

וטוענת כי במקרה הנדון מספר הניסיונות הרב אינו סביר, ומספר הנתיבים אינו סביר, אלא אס כן מפעילים חכמה בדיעבד.

7. הדרישה לסיכוי סביר להצלחה היא אכן דרישה מהותית להתקיימותו של מבחן ה ץז 10 פטסוטפ0. עס ואת דרישה זו אינה הכרחית בכל מקרה ומקרה, והיא נשקלת כחלק ממערך שיקוליס רחב יותר בקביעה האס אמצאה מסוימת כוללת צעד אמצאתי. בפסק הדין של בית המשפט העליון באנגליה

בעניין :1656 [2019] צסמ\/ 4 מסוובּזסקןזס:) 16025 צ 5זכ) ₪ "11 )ץק קנוסיננ) 18/15 ה

(2019 1361 27) 15 נאמרו הדבריס הבאים, מפי הלורד הודג'ס:

"46 5 סטסא םג 5810 1.1 תנת6ז1א1 85 זט .65" הזה ,1622 עו0) ה >)עשם [2012] 70 () 6665 רת 15 16 181 616161 סם 15 11676 ,55 8 6פסקות! 0[טסע\ 186 ;אתסט\ 0ז ]זתשטס 1658 8 1 8ַה01ת11 8 66[006זק 0[טסע מ16ע 5816186861 מ 01 1050186 116 6עסהעט 8/6856 ת1 55סמפטסוטטס [ 121785 45/ .601618016זקתט 876 1651 6תנוטסע ע[6ע11ח6 506 ,(276 2878) 0856 1115 ת1 00567066 צתה זטסת]זוע ה061886תט 6ז8 ה16חע 15ח6ותוזסקא6 .005 876 ]76501 10 85 ת266]80א6 ת8[ט6זהק

"ץ 10 פטסנטסס" 116 01 66מ6[608ע 6גך 68 תסתע 610%ע\ 105 80 6051067810

הס 06260 5ת60₪510078110 16160801 01107 ז5ת3581

".6856 116 01 18615 ז18ט10זהכ 6וז

8. כלומר קיימים מקריס בהם, כאשר מדובר בניסוי שגרתי ופשוט, יהיו מקריס בהס האמצאה תחשב מובנת מאליה גם אס אין ציפיה ספציפית להצלחה. שיקוליס שהוזכרו בפסק הדין בעניין 8015ז0\/ על מנת לקבוע האס היה מובן מאליו לנסות אמצאה מסוימת היו: עלות המחקר ומורכבותו, שגרתיות הניסויים, הצורך בבחירה בין אפשרויות שונות והכרעות המערבות שיקול דעת במחקר שהוביל לאמצאה, כיווני המחקר האפשריים, קיומן של תוצאות מפתיעות, המוטיבציה של בעל המקצוע לערוך ניסוי מסוייס ועוד.

במקרה שבפני, בעל המקצוע שהיה מתחיל מ 221, היה בוחר בלומאטפרון מבין התרכובות שתוארו ב 1כ. בעל המקצוע היה פונה להכנת מלחים, כפי שגס תואר ב1. בעל המקצוע היה צופה שניתן

להכין חלק מן המלחיס שתוארו ב 21 או את כולס בהצלחה, והיה תר אחר צורה יציבה באמצעות ניסוי פשוט. לא הובא בפני כל סיבה בגינה בעל המקצוע היה נמנע מיצירת מלח של לומאטפרון, ופונה לדרך אחרת.

המבקשת טענה כי כלל לא בחרה את מלח הטוזילאט אלא ניסתה יותר ממאה שילובים של חומצות, ממסים ותנאי גבישיות, על מנת לייצר מלח גבישי יציב, ומלח הטוזילאט היה המלח היציב היחיד שנוצר (סעיף 16 בהשלמת הטיעון).

אין בטענה זו כדי לסייע למבקשת. ראשית, אזכיר ש 21 הוא פרסוס של המבקשת עצמה. המבקשת

עצמה סברה, במועד הפרסום של 21, כי יצירת מלח עם החומצות שפירטה ב 21 חיא מלאכה שגרתית של בעל המקצוע.

שנית, לפני המועד הקובע שבו הייתה ידועה התרכובת במצב החופשי שלה, לא היה ידוע על קשייס כלשהס בקבלת מלחיס שלה. ולכן, במועד הקובע לא היה כל ידע קודס שהיה מרחיק את בעל המקצוע מיצירת מלח של לומאטפרון בכלל, או מלח טוזילאט בפרט. כאמור לעיל, ההיפך הוא

הנכון. 21 כיווו את בעל המקצוע להמליח את לומאטפרון.

כפי שיפורט להלן, מתיאור הבקשה עולה כי לא נדרשו תנאיס ייחודים על מנת שייווצר מלח הטוזילאט בצורתו הגבישית. המלח התקבל לאחר שבעל המקצוע (והמבקשת) ביצעו את הצעד שהיה לבצע על מנת ליצור את המלחים - עריכת ניסוי שגרתי על מנת למצוא צורה יציבה.

העובדה כי מספר ניסיונות נכשלו או הניבו מלחיס בלתי יציבים, מתוך רשימה של כ-30 מלחים

שפורטו ב-21, איננה הופכת הליכה בנתיב הסטנדרטי לבעלת צעד אמצאתי.

בא כוח המבקשת טען בדיון שגם היוס נעשים ניסיונות לייצר מלח של לומאטפרון (ראו פרוטוקול הדיון עמוד 14 שורות 2- 5):

עו"ם ד"ר בן שפרוט : "חומר: יחודי | מבחינת הקושי בהכנתו, והניסיונות עד היום על ידי חברות רבות כולל טבע, כולל חברות אחרות לבוא ולהכין מלחים שלו או צורות אמורפיות שלו הניבו פרי בצורה חלקית בלבד. "

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לא הוכחו בפני מהות הקשיים, סיבותיהס וכדומה. מהתהליך בבקשת הפטנט עולה שהכנת המלח הינה שגרתית. המבקשת לא פירטה מה בידע הקודם, במועד הקובע, היה מונע מבעל המקצוע לצעוד בנתיב שבו היא צעדה, ולהגיע, באופן בלתי נמנע, לאותה תוצאה אליה היא הגיעה.

המבקשת הפנתה לעניין 3חזח6חז 0. כאמור לעיל, הקביעה האס קיימת ציפייה להצלחה במקרה מסויס היא קביעה התלויה בתשתית העובדתית במקרה הספציפי נשוא ההחלטה. פסק הדין אליו הפנתה המבקשת עסק בפולימורפים, ובנסיבות אותו עניין סבר בית המשפט הפדרלי כי לא הייתה ציפייה להצלחה. הדבר אינו מעיד על עניננו. במאמר מוסגר אציין כי לגבי פולימורפים קיימות ברחבי העולס גישות שונות לגבי כשירותס לרישום כפטנט, והשווה החלטות הפאנל האירופי לערעוריס בנושא זה ( = 8 | ג ]- ה 5 א םג חס ץ וס 500 עס ה) 0777/08 ד ו3- ך ?ה א 50 ד0/חסזסוחץ!סס 820!6זס וס וז ה) 1555/12.

יצירת גביש של מלח הטוזילאט

המבקשת טענה (סעיף 37 בהשלמת הטיעון): "ממילא, גם לו היה בוחר בטוסילט, מלח הטוסילט של לומאטפרון אינה ההמצאה" ובדיון (ראו פרוטוקול הדיון עמוד 23 שורה 24 - עמוד 24 שורה 6):

עו"פ ד"ר בן שפרוט :| להגיע למלח טוזילאט כמקרה ייחודי ולקחת את הטוזילאט ולהכין ממנו גביש כמקרה ייחודי. זה לא, אנחנו כל היום מסתכלים, גם כבודו וגם הבוחנת וגם אנחנו במידה מסוימת מסתכלים על הבקשה ואומרים אוקיי, זה ברור, יש לי פה מלח, יש לי פה חומר פעיל, יש לי מלח שלו, המלח הוא חדש, נלך על גביש. למה? למה נלך לגביש? איזו הנחיה קיימת בספרות חוץ מאמיוה כללית שגיבוש הוא אחת מהדוכים לקבל מעורכת יציבה, אחת מהדוכים. אטו הנחיה ספציפית, אפרופו 6ק6)הותט| קיימת בספרות שאומרת לך לגביש של טוזילאט, שום הנחיה.

(ההדגשה אינה במקור - א.א)

כלומר, האמצאה איננה המלח, כי אס צורת הגביש של המלח. במהלך הדיון טענה המבקשת כי התנאיס לקבלת המלח ולקבלת הגביש הס שוניס לחלוטין: התנאיס לקבלת הגבישיס הס ספציפייס ומצריכים כמות מסוימת של ממס ואילו התנאים לקבלת המלח הם כלליים יותר (פרוטוקול הדיון עמוד 10 שורה 3 - עמוד 11 שורה 4).

איני מקבל טענות אלו של המבקשת. מבקשת הפטנט עולה כי תהליך הכנת מלח של לומאטפרון הוביל ישירות ליצירת צורה גבישית של המלח.

בפסקה [0026] לבקשת הפטנט מתואר תהליך אחד מתוך שני תהליכים ליצירת הצורה הגבישית של המלח:

[ 850 6ע 16110065 ב277513[[123110) [0026] 6 ]0 )531 116 01 מ175+8[[123110-) ,זיזה 1116 ו התעוסת:1 610 כ 60ו01]עסכן 06 לבג ה10)ת6עם1 זת656עק 160 765601 16 ]0 2856 66ע/] 116 ₪ת68601ע ]10106050 ,.6.6 ,3610 1010665111]016 1116 11 1, ,6.0 6ש[50 3 ת1 7316ץ הסג 6וסבּ ,([3160[0 [7ץק150070 ,611 ,|סתהת)6ות ‏ ,.6.2) 6 [ץק0"ק-ת 36008166 [6107 ,6ת66)0בּ ץ[ה סקס תג תבהעט16037001 [תהּ 101116ת 6600ב

.2 1 ,.6.6 ,010 50101110 5310 ₪ת600[11

כלומר, על פי התהליך הראשון שתואר, כל שנדרש כדי ליצור את הצורה הגבישית של המלח הוא להגיב את הבסיס החופשי של לומאטפרון עס החומצה 8616 110016ט05ת0106+ בנוכחות ממס. תהליך וה הינו גס התהליך הסטנדרטי ליצירת מלחיס שתואר ב 21, כאשר הממסים שנתבעו הס

שנייס מחמשת הממסיס שתוארו ב 1. יצוין כי ממסיס אלה הס ממסיסם סטנדרטיים ליצירת מלחים.

האם התנאים לקבלת הגביש מצריכים כמות ספציפית של הממס?

בגרסה 7 של מערכת התביעות שאליה התייחסה הבוחנת ב"הודעה לפני סירוב" והיא זו שעליה נסוב דיון בה, צומצמו התביעות התובעות את תהליך הכנת הגבישים לכמויות ספציפיות של ממס.

למשל, לשון תביעה 6 שתובעת את תהליך הכנת גביש:

0 שַ6601הּ [0177513 5311 1116 01 ת10ו6טו סיכ 1116 ע0] 06655כן \/

:5 5625 1116 6011011505 06655עכן ו[16ג[ע\ ,4 ותוב6[3

-1 1 -0ז0ץ1ַב3א103-16 ,10 ,1-2,3,60,9ש61[1נת- 3-(1035 ,6011))-4 שַתו6ה03ז (בּ -4)- 1 1 - -ו|הּאסתוט[1,2,3-06 ][ס[סידוץק[3',4':4,5 ]סנק

הו 610 010665110016+-כן 111 2356 166) 6הסתהזטט- 1 -([עת6ו[קסיזסטו

ץ0 ;08506 766] 1816 01 והיזש סכ [0ה618 01 [חחז כ-2 01 66ת656יכ 16

1 -סז0ְ1ַב3א103-16 ,10 ,60,9, 161[171-2,3ת-3-(1035 ,601%))-4 שמנט[01550 (פ 64 --תו[האסהוטון)[1,2,3-06 ]0ס[סיננץק[4,5: 4, 3 ] ססנינץק-1 2-5 הו ]531 30101110 3610 16065111]016ו01+ 6מסתהּ)טוט-1-([שת6ו[קסיזסטו

ה ;0356 706] 116 01 והיז סכ [61130 01 [ות

.6 0 ,.6.8 ,111105א1ו 6306110 53101 600118 ץ1[התסטוקס. ( (ההדגשה אינה במקור - א.א)

אביין כי תביעה 5 שתובעת את תהליך ההכנה של גביש ג דומה בניסוחה לתביעה 6, וגס היא דורשת

כמויות ספציפיות של ממס, כשבמקרה של גביש 4 הממס הוא 2-פרופאנול.

לגבי הכמויות הספציפיות הנתבעות בתביעה, המבקשת טוענת (סעיף 46 בעיקרי הטיעון) כי דרך ההכנה המדגימה ותובעת יחס מסויס לכל אחד משני הגבישיס הינה בעלת "התקדמות המצאתית". במילים אחרות, המבקשת טוענת כי ההתקדמות ההמצאתית טמונה בבחירת כמויות ספציפיות של הממס.

חישוב היחס בין כמות הממס לבסיס החופשי מראה כי בת