התנגדות לבקשת פטנט מס' 155919

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט מס' 155919

(בקשות לפסיקת הוצאות)

המבקשות: 1. טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (המתנגדות בהליך העיקרי) ע"י ב"כ עדין-ליס, משרד עורכי דין ופיירניק רוטמן, עורכי פטנטים

2 אוניפארם בע "מ ע"י ב"כ עדי לויט, עורכי דין

המשיבה: 512005 (מבקשת הפטנט בהליך העיקרי) ע"י ב"כ לוצאטו את לוצאטו, עו"פ

ה ח ל ט ה

1. בקשת הפטנט שבכותרת הוגשה ביום 14.5.2003 על ידי חברת 3 45182.60668. (להלן: "המשיבה") והינה שלב לאומי של בקשת פטנט בינלאומית מס' 07/032001/005041, התובעת דין קדימה מבקשת פטנט מס' 0028429.9 שהוגשה בבריטניה ביוס 22.11.2000 (להלן: "התאריך קובע"). הבקשה קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביוס 1.9.2009. ביוס 09 הוגשו שתי התנגדויות: האחת, בידי חברת טבע תעשיות פרמצבטיות (להלן: "טבע" או "המבקשת 1"); והשניה בידי חברת אוניפארם בע"מ (להלן: "אוניפארם" או "המבקשת 2). המבקשת 1 והמבקשת 2 הגישו כתבי טענותיהן ביוס 6.4.2010.

2. הדיון בשתי ההתנגדויות אוחד על פי החלטת כבוד סגן הרשם שלומוביצ (כתוארו אז) מיוס 0, לאחר מכן, הגישה המשיבה כתב טענות שכנגד ביוס 13.1.2011 אשר התייחס לשני כתבי הטענות גם יחד.

3 ביוס 28.6.2011 הגישה המבקשת 1 בקשה דחופה להשהיית מועד הגשת ראיותיה. ואת לאור

הצורך שמצאה המבקשת 1 להוסיף ולהתייחס לפרסום נוסף אשר כונה פרסום 50.81 ואשר לא נזכר לכתחילה בכתב הטענות מטעמה. באותו תאריך, הוגשה גם בקשה לתיקון כתב

הטענות אשר הוגש מטעמה המבקשת 1 על מנת להוסיף את ההתייחסות החסרה לפרסום קז

בסמוך לאחר מכן, ביוס 13.7.2011 הגישה המבקשת 2 את ראיותיה בהתנגדות. במסגרת ראיות אלה צירפה המבקשת פרסומים אשר לא נכללו בכתב טענותיה ובהם, בין היתר,

פרסום 50812 האמור. ביוס 15.8.2011 הגישה המשיבה בקשה למחיקת חלקים מראיות המבקשת 2 אשר, כאמור, לא נכללו בכתב הטענות שהוגש מטעמה.

ביוס 5.12.2011 ניתנה החלטת הרשם אשר אפשרה את תיקון כתב הטענות של המבקשת 1 וקיבלה באופן חלקי את בקשת מחיקת חלקים מראיות המבקשת 2. באותה החלטה נקבע כי הוצאות הבקשות אשר נדונו בה תילקחנה בחשבון בסיוס ההליך.

לאחר דברים אלה, ביוס 13.12.2011 הגישה המבקשת 2 בקשה לתיקון כתב טענותיה על מנת להוסיף התייחסותה לאותם חלקים מהראיות אשר לא הותר לה לצรรף לראיותיה מבלי שייכללו תחילה בכתב טענותיה. לאחר החלפת תגובות הצדדים, ביוס 25.1.2012 ניתנה החלטת הרשם אשר, בין היתר, אישרה את תיקון כתב טענותיה של המבקשת 2 כך שיכלול

את התייחסותה המבוקשת לפרסום 50.812. בהחלטה נקבע כי תהיה אפשרות למשיבה לתקן

כתב טענותיה לאור התיקונים שביצועם אושר למתנגדות. גם בהחלטה זו נקבע כי הוצאות הבקשה אשר נדונה בה תילקח בחשבון בסיוס ההליך.

לאחר הגשת כתב טענות מתוקן, ביוס 2.2.2012 הודיעה המשיבה על זניחת הבקשה לפטנט. בהתאם, ביוס 7.2.2012 ניתנה החלטה המורה על סיוס הליכי ההתנגדות ועל כי באפשרותם של הצדדים להגיש בקשות לפסיקת הוצאות בהתאם לחוזר רשם מ.נ.80. המבקשות עשו כן וביוס 13.3.2012 הגישה המבקשת 1 בקשה לפסיקת הוצאות בסך 237,350₪ (להלן: "בקשת טבע") וביוס 26.3.2012 הגישה המבקשת 2 בקשה לפסיקת הוצאות בסך 195,013₪ (להלן: "בקשת אוניפארם").

המשיבה הגיבה לבקשות לפסיקת הוצאות שהוזכרו לעיל ביוס 16.4.2012. ביוס 23.4.2012 הוגשה תשובה לתגובה מטעמה המשיבה 1, וביוס 2.5.2012 הוגשה תשובה לתגובה מטעמה המבקשת 2.

הכלל הוא כי צד שחור בו מניהול ההליך, יישא בהוצאותיו של הצד שכנגד (ר' התנגדות לבקשת פטנט 141561 (בקשה לפסיקת הוצאות) דפא"ל נ' אלתא מערכות בע" (6.1.2009) (באתר רשות הפטנטים)). המשיבה אינה חולקת על כלל זה אלא טוענת כי ההוצאות הנדרשות על ידי המבקשות כהוצאות ריאליות אינן הולמות את נסיבות העניין ואין לראות בדרישותיהן הוצאות סבירות בהתאם לכלליס שנקבעו ב-בג"צ 891/05 תנובה נ' הרשות המוסמכת למתן

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

רשיונות יבוא - משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ואח', פ"ד ס(1) 600) (להלן: "פרשת תנובה"):

כעניין שבעקרון, וכנקודת מוצא, יש לפסוק לבעל הדין שזכה בדינו הוצאות ריאליות, כלומר ההוצאות שהוציא בפועל או שהתחייב להוציא. יחד עם זאת, זוהי נקודת מוצא בלבד. אין היא נקודת סיוס, שכן על היושב בדין לבחון את שיעור ההוצאות הנטען ולבדוק אם המדובר בהוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בכלל נסיבות העניין. "(ההדגשה אינה במקור)

מבחן "כלל נסיבות העניין", הנדון בעניין תנובה יכלול התייחסות בין היתר להיקף העבודה שהושקעה בתיק ובהכנת כתבי בי הדין, המורכבות המשפטית והעובדתית של ההליך, השלב אליו הגיע ההליך, התנהלות הצדדים מול רשות הפטנטים ומול בעל הדין שכנגד ותוס לב הצדדים.

בקשת טבע

.1

.12

בבקשת טבע נטען שבפסיקת הסכום המבוקש בסך 237,350₪ יהיה כדי להשית על המשיבה הוצאות ריאליות. המבקשת 1 מצביעה על כך שאמנם על פניו נראה כי ההליך הסתייע בשלב פרוצדוראלי מוקדם, אך שלב מקדם זה נמשך כשנתיים. לשיטתה של המבקשת 1 ההימשכות הארוכה של השלב המקדמי מעידה לכשעצמה על מורכבותו של התיק. נטעןו עוד, שככלל שלבים הראשונים בהליך התנגדות לפטנט הם השלבים שדורשים את מירב ההשקעה הכספית שכן, והו שלב ההכנה העיקרי של התיק שבו יש לרדת לעומק של דברים.

המבקשת 1 תמכה בקשתה לפסיקת הוצאות בתצהירה של גב' קרניאל, עורכת דין במחלקת הפטנטים אצל המבקשת 1. גב' קרניאל פירטה תשלומים לגורמים חיצוניים אשר נעשו על ידי המבקשת 1 בנוגע לטיפול בתיק:

סך 98,239 ₪ שולם למשרד עורכי הפטנטים פיירניק רוטמן, לגביו צורפו חשבונות לגבי טיפול החל מ-10.12.2009 ועד 26.7.2011. בחשבונות פירוט רכיבי שכר טרחה והוצאות. עיון באלה מלמד על חמש חשבוניות המפרטות 105 שעות עבודה ועוד ארבע חשבוניות שאין בהן התייחסות לשעות אלא רק לתוכן עבודה שבוצעה ובגינה נעשה התשלום. בחשבונות גם פירוט ההוצאות שהוצאו וגם.

סך 105,362 ₪ שולם למשרד עורכי הדין עדין-ליס לגביו צורפו חשבונות בגין יעוץ משפטי בקשר עם ההתנגדות דנן שניתן החל מ-1.6.2011 ועד 31.1.2012. בחשבונות אלה נעשה פירוט רב לגבי הטיפול המשפטי שניתן בהיקף סך 162 שעות עבודה. תכולת רכיבי ההוצאות אשר

.3

4

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לכל אורך התקופה הסתכמו בתוספת מע"מ בסך 1,765 ₪ לא פורטו ולגביה צויין באופן כללי "הוצאות (צילומים, נסיעות, שליחים, טלפון) ".

סך 33,749 ₪ שולם למומחה המדעי אשר ליווה את התיק, פרופ' יעקב הנקין, לגביו צורפה חשבונית אחת מ-10.5.2010 בגין 2,749 ₪ וחשבונית שנייה מ-11.9.2011 בסך 31,000 ₪. לחשבוניות אלה צורף גם דו"ח שעות אשר התקבל אצל המבקשת 1 לגבי פירוט שעות עבודתו של המומחה. עיון בפירוט השעות מעיד ככלל על התאמה בין מועדי עבודתו ומועדי ההתייעצויות עמו על ידי באי הכוח השונים אשר דיווחו על כך בפירוט אשר צורפו לחשבונותיה.

המצהירה מטעמה המבקשת הדגישה שלאור קרבה הזמנית בין מועדי הגשת כתבי הטענות והמועד שהיה צפוי להגשת ראיות המבקשת 1 השליס המומחה יחד עם באי הכוח את הכנת חוות הדעת המדעית שהיתה אמורה להיות מוגשת לולא היה ההליך נפסק על ידי מבקשת הפטנט, המשיבה דכאן.

המצהירה אף ציינה כי גם עורכי דין ועורכי פטנטים פנימייים של המבקשת 1 השקיעו שעות עבודה רבות בטיפול בהתנגדות. אין פירוט של הוצאות בעין שנעשו ולא ניתן כל פירוט למאמצים אלה.

המשיבה טוענת כי לא היתה הצדקה להשקעה הניכרת על ידי המבקשת 1. זאת לאור קיומן של התנגדויות מקבילות באירופה. המשיבה סוברת שהמתנגדות קיבלו את התיק מן המוכן מאחר שלשיטתה כל הציטוטים אשר הציגה המבקשת 1 בכתב טענותיה, לרבות פרסום

7 אשר נתבקשה הוספתו במועד מאוחר, מבוססי על פרסומים אשר צוטטו בהתנגדות האמורות באירופה. לכך השיבה המבקשת 1 בכך שהצביעה על פרסום נוסף שצורף לכתב טענותיה. כמו כן, המבקשת 1 הצהירה על כי נערכו מטעמה הבדיקות עוד המשיבה לא פירטה למעשה דבר לעניין זה באמצעות כל תצהיר מטעמה.

כבר נקבע, כי ככלל אין בשימוש הפרסומים קודמיים אשר הועלו במסגרת הליך במדינה אחרת משום בלימה לפסיקת ההוצאות ( ר' התנגדות לרישום פטנט מס' 133957 (בקשה לפסיקת הוצאות) .186 00₪615י1 126 נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, 2008). המדובר בדין שונה וללא ספק נדרשת השקעה מצד המתנגד לעניין פרסומים אלו (ר' התנגדות לבקשת פטנט 158045 (בקשה לפסיקת הוצאות), ניתן ביוס 16.4.2012). ודוק, שלא כפי שנדון בהתנגדות לבקשת פטנט 158045 (בקשה לפסיקת הוצאות) פלסן סאסא בע"מ נ' מיכאל כהן (16.4.2012) (פורסם באתר רשות הפטנטים) אין המשיבה טוענת לזהות מלאה ומוחלטת בטענות בין ההליך באירופה וההליך בישראל. כמתואר להלן, המשיבה מעלה אותה טענה באשר להסתמכות על הליכי ההתנגדות באירופה גם כלפי בקשת אוניפארם - די אס נשווה

.5

.6

7

בין שתי ההתנגדויות אשר הוגשו על ידי כל אחת מהמבקשות 1 ו-2 כדי להעיד כי לא יכולה להיטען טענה של זהות בין השלבים ולא כל שכן לזהות עם ההליכים באירופה.

מכאן שלא ניתן לקבל את טענותיה של המשיבה שהיה שימוש וודאי ומלא בהתנגדויות באירופה. המבקשות אינן מכחישות שההתנגדויות באירופה היו לנגד עיניהן. אך מכאן ועד ביטול מאמציהן ובייחוד לאור העדר המידע לעניין גם מצד המשיבה, אשר אף לא הסבירה את בשעת בחינת הבקשה על ידי בוחן הפטנטים היה ידוע לה המידע אשר הועלה במסגרת ההתנגדויות, לא ניתן לתת משקל לטענותיה לעניין זה. המבקשות אינן מסתירות שההתנגדויות באירופה היו לנגד עיניהן. כך למשל, המבקשת 1 חייבה מספר שעות לא מבוטל בגין לימוד ההתנגדויות האמורות - דבר עליו אין בכיסתה של המשיבה להלן. מן הסתם לא ניתן לצפות שמתנגד יכלול פרסומים וטיעונים מהליך אחר מבלי שיעמיק וילמד את הדברים ומידת התאמתו לדין בישראל.

המשיבה גם מפנה את תשומת הלב לכך שבמסגרת בקשת טבע עולה כי החל משלב מסוים טיפלו בהתנגדות שני משרדים מטעמה ובכך, לטעמה, חיוב כפול ומיותר. לכך השיבה המבקשת 1 שבסך הכל מדובר בצוות של 2 עורכי דין ו-2 עורכי פטנטים אשר גם זה אינו לכל משך זמן הטיפול בהליך אלא רק לחלקיו. בפועל, מעיון בפירוטי החשבונות עולה שהיו למעשה רק חודשיים של חפיפה בין שני הצוותים. מאידך, המבקשת 1 מצביעה על כך שעל כתב טענותיה של המשיבה במסגרת הליך ההתנגדות דנן חתומים 3 עורכי דין ועורכי פטנטים. כשמדובר בתיקי פטנטים אין זה סוד שישנו צורך בידע מקצועי ייחודי הרלוונטי לתיק המתנהל, עניין זה נובע ממורכבות התיקים. במקרה דנן, אינני רואה בהתנהלות זו כחריגה ומיותרת לא כל שכן במידה שהדברים נעשו ולאור מורכבות ההתנגדות עצמה כפי שהדברים עולים מכתבי הטענות של הצדדים כולל.

המשיבה מוסיפה וטוענת, כי המבקשת 1 הקדימה את שלב הראיות וחשר זה. אך

טוענת שיש סכום של 32,882 ₪ מבקשת אוניפארס הנתבעת על ידה בגין הטיפול בבקשות הביניים בהן נדחו טענותיה.

כאמור לעיל, בהחלטת הרשם מ-5.12.2011 נקבע כי הוצאות אותה בקשה בה ידה של המבקשת 2 היתה התחתונה תילקחנה בחשבון בסיום ההליך. מצדה, המשיבה כיון אינה מפרטת את הוצאותיה שלה בקשר בגין הבקשה למחיקת הראיות. משלא עשתה כן היא מבקשת להיבנות מהוצאותיה של המבקשת 2 כאמור לעיל. אין דרך לאפשר לרשם להשית הוצאות ריאליות לטובת המשיבה לעניין אה. מכאן שככל שניתן להידרש להוצאות אלה הרי שעליהן להיעשות על דרך האומדנה ואלה יקוזזו מהוצאות המבקשת 2.

גם לגבי בקשת אוניפארס סבורה המשיבה שהמבקשת 2 הודרשה להגיש את הראיות בשלב שבו טרם הסתיימה הגשת כתבי הטענות המתוקנת ובשל כך אין מקום לפסוק לטובת המבקשת 2 בגין ההוצאות שנגרמו בהליך עקב הגשת ראיות אלו. כפי שנקבע לעיל לגבי בקשת טבע הצורך בהוספת פרסום 501 נודע גם למבקשת 2 במסגרת הכנת הראיות לקראת המועד שנקצב לה. להבדיל מהמבקשת 1, המבקשת 2 בחרה לנהוג אחרת ולהקדיש ולהגיש ראיותיה במקום לבקשת תיקון כתב טענותיה. על בחירתה האמורה תחוייב המבקשת 2 בקיזוז ההוצאות האמורות. וגם, אין בכך לגרוע מהצורך שהיה בפניה, כפי שהיה בפני המבקשת 1, להקדיש עם הכנת ראיותיה לאור לוחות הזמנים שהיו בפני הצדדים. לפיכך, אין לראות בהתנהלות המבקשות הכנה להליך עתידי בגינו ייתכנו ולא היה מקום להשית הוצאותיו על המשיבה.

כנטען לעיל כנגד בקשת טבע, גם לגבי בקשת אוניפארס נטען כי המבקשת 2 קיבלה את החומר מן המוכן לאור ההליכים המקבילים המתנהלים באירופה. כאמור לעיל לגבי בקשת טבע, איני מוצא מקום להיעתר לטענות אלה.

בנוסף, טוענת המשיבה לגבי אופן פירוט החיובים בחשבוניות שצורפו לבקשת אוניפארס. לטענת המשיבה הפירוט שניתן בחשבונות שצורפו אינו נותן את פירוט העבודה והשעות כפי שנדרש בעת שצד מבקש פסיקת הוצאות ריאליות. המשיבה טוענת שלאור אופי הפירוט אין באפשרותה לתקוף את ההוצאות הנדרשות ולבדוק האם נעשתה עבודה כפולה, האם נכנסו חיובים שאינם קשורים לתיק.

אכן, אופן פירוט העבודות שבוצעו עבור המבקשת 2 שונה מזה שנעשה עבור המבקשת 1. וגם עיון בחשבונות עם פירוט של מספר מטלות רב בכל חשבון תוך ציון כמות שעות כוללת יש בו להעיד על סבירות או חוסר סבירות החיובים. המשיבה בחרה שלא להתמודד עם הפירוטים הללו ולזהות אילו מביניהם לא נראו לה סבירים. ודוק, גם בפירוט של שעות ודקות אין בו לסייע לתהיותיה של המשיבה אם נעשתה עבודה כפולה או שנכנסו חיובים לתיק. לפיכך, איני מוצא פסול באופן פירוט החשבונות מטעמי המבקשת 2.

1. כאמור, גם בקשת אוניפארס לגבי השקעות ומן של מנהליה נעשית ללא פירוט. לפיכך איני מוצא לנכון להיזקק לכך ואף לא על דרך האומדנה.

2. במסגרת הודעה מטעמי המשיבה מיוס 19.4.2012 ביקשה המשיבה לחקור את המצהירים בבקשות לפסיקת ההוצאות דנן. טעמה לכך הוא "...כי סכום ההוצאות הגדול והעובדות השנויות במחלוקת, כפי שהן עולות מתגובת המבקשת, מהוות עילה ראויה לאפשר למבקשת הפטנט לחקור את המצהירים... ".

ב-רע"א 2508/98 מתן. י. מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נגד מילטל תקשורת בע"מ ואח', פד"י נג(3) 26, בפסקא 5 לפסק הדין, נקבע -

"... כאשר בהליך ביניים הגיש בעל-דין תצהיר כהוכחה לטיעונו, אינו מוסמך בית המשפט לאסור על יריבו לחקור את המצהיר חקירת שתי וערב אלא אם ברור מראש שהחקירה מכוונת להציל מפיו דברים שאינם רלבנטיים לנשוא הדיון או אשר לא יוכלו להשפיע, בלאו הכי, על תוצאתו. " (ההדגשה אינה במקור)

בעניינו מבוקש לחקור חקירה נגדית עדויות אשר העידו על עם ביצועו של תשלוס וצירפו מסמכים המעידים על כך. עדויות אלו מסוג העדויות המצויים בסוגיות הכספיות ועדותו על אמיתות החשבוניות מספקת להתחשבות בסכומים הנדרשים כנקודת מוצא לפסיקת הוצאות ריאליות בהליך (ר' עניין סנו, פסקא 30). איני מוצא שחקירה נגדית תוכל להשפיע על עם שאלת ביצוע התשלוס אשר אינה במחלוקת. שאלת סבירותו של התשלוס כהוצאה מידתית וסבירה הדרושה לניהולו של הליך על פי רוב אינה סוגיה להכרעה בחקירה נגדית.

בנסיבות דנן, במהות עניינה של החקירה המבוקשת נוגע אך ורק לשאלת היקף ההוצאות, יכריעו שיקולי יעילות הדיון ומניעת מעגל שוטה של השאת הוצאות הצדדים כלל. אמנם, חקירתו של מצהיר בחקירה נגדית במסגרת הליכים משפטיים הינה דרך המלך, אך במקרה של בקשה לפסיקת הוצאות זו יש מקום להפעיל את החריג לכלל בייחוד לאור טעמי הבקשה לחקירה הנוגעת לסכום ההוצאות הגדול והעדר עובדות השנויות במחלוקת הנוגעות לנושאי התצהירים.

בשולי הדברים יוער, כי המשיבה העלתה טענה לפיה יש לנכות מבקשת טבע את רכיב המע"מ. לטענת המשיבה, אין פסיקת הוצאות יכולה לכלול רכיב זה שכן לגרום למשיבה חיוב כפול במע"מ. משום מה טענה זו הועלתה על ידי המשיבה רק לגבי בקשת טבע ואינה מועלית לגבי בקשת אוניפארס, בעוד שתיהן יכולות לקזז מס תשומות בגין חשבוניות מבאי כוחן ונותני שירותים. בהעדר פירוט והסבר מספק מצד המשיבה לטענתה אשר הובאה בחצי פה ולאור הוראות

תקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, איני מוצא שבהכרח לגרום למשיבה חיוב כפול כאמור.

אם כיוונה המשיבה בדבריה לעניין ולהוראות תקנה 512(ג) לתקנות סדר הדין האזרתי, תשמ"ד-1984, לגביה לא פירטה המשיבה כל טענה, נותר בעיני העורך אם הוראות אלה כלל חלות בדיון בפני רשם הפטנטים (והשוו ע"א 3099/11 בוקאעי בלאל ואח' נ' חדוה אביטל ואח', דיניס עליון 2011 (134) 822).

סיכום

6. בסופו של דבר עיון בכתב הטעות שהוגשו, והקיים וטיב הטענות שהועלו מעיד על מידת השקעה דומה. השקעה שככלל אני מוצא שהיתה מידתית, סבירה ודרושה לעניין.

לפיכך, על המשיבה לשאת בהוצאות ושכר טרחת המבקשת 1 בסך כולל של 200,000 ₪.

מבקשתה של המבקשת 2 אני מוצא שיש לקזז על דרך האומדנה את הוצאות המשיבה בקשר בגין הבקשה למחיקת ראיות הנדונה לעיל. לפיכך, אני מוצא כי על המשיבה לשאת בהוצאות ושכר טרחת המבקשת 2 בסך כולל של 180,000 ₪.

סכומים אלו יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיוס ועד למועד התשלום בפועל.

אסא קלינג רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס כ"ח תמוז תשע"ב