התנגדות לבקשת פטנט מס' 176831

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט (בקשה לגילוי מסמכים)

המתנגדת: אוניפארם בע "מ

המבקשת: נ)3 15דאג צסא

ע"י ב"כ: לוצאטו את לוצאטו

הלטה

רקע

1. בפני בקשתה של אוניפארס בע"מ (להלן: "המתנגדת"), להורות ל-400/ 01715 סא (להלן: "המבקשת") לגלות לה את כל המסמכים:

(2) "באשר לניסויים הספציפיים שתוארו ב- 5 1% א4225. (א.א. - נספח לחוות דעת מומחה המבקשת)

(2) של כל הניסויים הנוספים (האחרים) המתייחסים לכל הפורמולציות שנעשו, ולגביהם נבדקה חלוקת גודל החלקיקים".

לחלופין, עותרת המתנגדת למחיקה של החלק המתייחס לראיות שהוגשו בהליך באירופה מתצהירו של פרופ' דיוויס ובכלל זה את נספח ₪ לחוות הדעת.

בקשת הפטנט מס' 176831 (להלן: "הבקשה") נשוא הליך זה מתייחסת לטבליות רוקחיות המוכנות בתהליך של דחיסה ישירה, ומכילות חלקיקים של מעכב /1-קס, -63)]-1-(5) ה110סיתץ קסתה ש1-2-6ץ866[ סתורתג( תרתה 1-80 - לאסיוסץת | (להלן: | "וילדגליפטין"), בצורה חופשית או בצורת מלח, כאשר לפחות 80% מחלקיקי החומר בטבליה מתפלגים לגדלים של בין 10 מיקרון ל-250 מיקרון.

3. בכתבי טענותיה מסבירה המבקשת כי השימוש בדחיסה ישירה לא היה מובן מאליו לבעל מקצוע המבקש להכין פורמולציה של וילדגליפטין (סע' 9), וכי התפלגות וגודל החלקיקים משפיעים באופן מכריע על מאפייני הטבליה (סע' 16-19). הבחירה בהתפלגות זו היא המאפשרת קבלת טבליות אשר מציגות יציבות מקובלת ותכונות פיזיקליות טובות, המיוצרות בדחיסה ישירה ובאיכות גבוהה.

4. בהתייחס לדבריס אלה, מומחה המבקשת, ד"ר דיוויס, כותב בחוות דעתו את הדברים:

ת68 הנזק11ק1103ט 01 1301615 1181 6ת50₪051 דה זסנזק סם 15 6עסביד" ץחה ץס 6שַת8ז 5126 115 ב[ז1ש\ מ65510ץקותס6 017066 שתנפט 1806 6ט 6 60 01 1866ת666ק 80 886 5126 1016זהק 1115 .6שח8 5120 + 1016066 6 51010 )1 .זזה עסנזק 116 1 015610560 זסת 15 86001 8 פהנטס6וו[6הּ 10 זהה1זסקותו 15 0115110110 5126 616וזיוהכן 6[ .(18055)ז 3‏ ₪006 .6.2) 180[66 16 ת1 865ע6ק0ץק [ב6ופ5לתק קת 600 816! 07] אסחתהּ [1660163 ב הו 1161 66ת6שוי -חס 16ְבּ11ַבּטְב3ּ) 10.15199440.7 1163110 \/ 3161 הבּסקסטי 1 00 116 והסיד) 116

ג (3:2 2000116101 מ1103110כן כב /]צ01. 1015161600 /:5 כ 5 | :616= [) 1 :1994106 15 :1 סמות :6 0 5 כ067571 820 6 תנמ)וש) תסצ6וות 10-250 ]0 252 88% שתוזהקות 60 ,(6 6 0₪15166) תסע)וות 10-250 ]0 ₪50[ 79% פשפחסט (מובּ|6 5 110)10ו115) 5126 1616וזהכן ה 01 ₪56 116 1131 5105 (נמובּ[6 8 ץ17660 שהו6וטסק ת!ן )תהּ)וסקותו 15 6ַסוחובּ[)

".( או1)ח6קק\/) 18655זהו] 20001 וע 1301615

(ההדגשה הוספה)

5. התייחסות מומחה המבקשת לנספח הטכני שהוגש מטעמה המבקשת בהליך המתייחס לבקשת הפטנט המקבילה באירופה, המראה תוצאות השוואתיות בין טבליות בעלות התכונות הנופלות בגדר התביעה, ובין אלו הנופלות מחוצה לה היא הבסיס לבקשת גילוי המסמכים שבפני.

טענות הצדדים

6. נימוקי המתנגדת לבקשותיה הינס כי פרופ' דיוויס מסתמך על תוצאות הניסויים שלא הוא ערך. כמו כן מביעה המתנגדת טענה על כך שהמבקשת לא בחרה להעיד את אלה שהיו מעורבים בפיתוח ההמצאה.

7. בתגובתה טוענת המבקשת כי הליך גילוי מסמכים יאושר רק במקרים בהם ניתן להוכיח כי המסמכים רלוונטיים להליך, ובעיקר לשאלות שבמחלוקת בין הצדדים, ובמקרה וה המתנגדת לא נימקה את בקשתה לגילוי מסמכים, ולא הסבירה כיצד המסמכים שגוללו נדרשו לקבל הכרעה לשאלות שבמחלוקת.

8. בנוסף טוענת המבקשת כי בקשת גילוי המסמכים היא רחבה וכללית, באשר היא מתייחסת גם לכל ניסוי אחר המתייחס לכל הפורמולציות שנעשו, ולגביהם נבדקה חלוקת גודל החלקיקים. עוד מוסיפה המבקשת וטוענת כי הגשת נספח ₪ על ידי ד"ר דיוויס נעשתה רק לקבל הוכחה כי מסמך כזה פורסם, ולא לעצם הוכחת אמיתות הנתונים.

9. באשר לבקשתה החלופית של המתנגדת, טוענת המבקשת כי המתנגדת לא ביססה גם טענה זו, וכי מדובר בעד מומחה המסתמך בחוות דעתו על נתונים עובדתיים, והסתמכותו שקולה להסתמכות על מאמר מקצועי של בעל מקצוע אחר או על פטנט אחר מהתחום הרלוונטי.

0. בתשובה טוענת המתנגדת כי המומחה מטעם המבקשת, פרופ' דיוויס, לא רק העיד על ההמצאה במסמך בתיק משרד הפטנטים האירופי, אלא גם הסיק מסקנות מן המסמך בחוות דעתו. בכל הנוגע להיקף הגילוי, המתנגדת מחדדת את בקשתה, ומבקשת לקבל רק את כל המסמכים לפיהם בוצעו ניסויים עם התפלגויות חלקיקים שונות והתוצאות של הפורמולציות שנעשו עם חלקיקים אלו.

1. המתנגדת טוענת כי המסמכים שיגולו אמורים להוכיח כי הניסויים שנעשו, אלא אכן נעשו, לא נותנים הדרכה מתאימה לאיש המקצוע לבצע את ההמצאה בהצלחה, מבלי שידרש לערוך ניסויים נוספים, בניגוד להוראות סעיף 12 לחוק הפטנטים (תשכ"ז-1979) (להלן: "החוק").

דיון והכרעה

2. אין מחלוקת כי לערכאה זו סמכות ליתן צו לגילוי ועיוו במסמכים. הליך גילוי המסמכים עשוי לשפר את הליך ההתנגדות בכך שהוא מעמיד לרשות המתנגד מסמכים שאין לגביהם חובת גילוי בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק הפטנטים, היכול לשמש לבירור השאלה האם ההמצאה הנדונה היא כשירת פטנט. מאידך, ההליך ייעשה תוך הקפדה שלא לאפשר למתנגדת לערוך מעשה דיג אסור במסמכי המבקשת.

3. השיקולים שיש לשקול בטרס מתן צו כאמור נקבעו בהחלטות הרשם (התנגדות לבקשת פטנט מס' 60312 .106 02606106 נ' .כןז0:) [618ת26) עשס[סתה1166' סג [פורסס בנבו] התנגדות לרישום פטנט מס' 143977 (בקשה לגילוי מסמכים) 3\/ 4508260668 נ' אוניפארס בע"מ [פורסס בנבו]) והסם כדלקמן: השלב בו מצויה הבקשה; היקף המסמכים ונושאם; משקל

הטענה שמבקשיס להוכיח באמצעות המסמכים; ערכס הראייתי; אפשרות המבקש להשיג את המסמכים בכוחות עצמו ומידת ההכבדה על בעל הדין שכנגד.

4.5

.6

7

.8

.9

.0

עוד נקבע שם, כי אכן מתן צו לגילוי מסמכים עלול לפגוע בזכויות קניין של צד להליך, על ידי חשיפת סודותיו המסחריים. אך עצם האפשרות שממנו דהו יפגע ממתן צו פלוני אינה שוללת את הסמכות להעניקו, אלא מחייבת את ההתחשבות באינטרסים הקנייניים הלגיטימיים של אותו הצד בעת הפעלת הסמכות.

לטעמי, הצדק עם המבקשת כי לתוצאות הניסויים אין כל השלכה לשאלת יכולתו של בעל המקצוע הממוצע בתחום לבצע את ההמצאה. התשובה לשאלה זו מצויה בהדרכה שמספק פירוט הבקשה לבעל המקצוע.

למרות זאת, הריני סבור כי הבקשה מוצדקת בכל הנוגע לתוצאות הניסויים שתוארו בנספח וזאת משום שהמבקשת עצמה מסתמכת עליהם בראיותיה. בהקשר זה, איני מקבל את טענת המבקשת כי יש לראות מסמכים אלה כמסמכים חיצוניים אשר המומחה מטעמה מסתמך עליהם. מדובר במסמך שיצרה המבקשת, הנתונים נמצאים בשליטתה, והמומחה מטעמה מבקש להסתמך עליהם בחוות דעתו.

התפלגות החלקיקים, לשיטת המבקשת עצמה, הינה מרכיב מרכזי בהמצאה - תביעות הבקשה עצמן מגבילות את ההמצאה לטבליות בהן לפחות 80% מחלקיקי החומר בטבליה בגדלים של בין 10 מיקרון ל-250 מיקרון. המבקשת עצמה הסבירה בכתבי טענותיה כי בחירת גודל החלקיקים והתפלגותם, היא שמאפשרת ייצור טבליות בעלות תכונות רצויות בשיטת הדחיסה הישירה. מומחה המבקשת מסתמך, כתימוכין לכך, על תוצאות ההשוואה

בנספח ₪ בין טבליות בעלות התפלגות חלקיקים בטווח הנדרש לאלה שאינן.

כפי שמציינת המבקשת בסע' 14 לתגובתה לבקשה, אחת מעילות ההתנגדות שנטענו היא היעדר התקדמות המצאתית. המבקשת עצמה, בסע' 18 לכתב טענותיה, טענה כי אחת הסיבות שההמצאה אינה מובנת מאליה היא הממצא כי התפלגות החלקיקים ספציפית נדרשת על מנת לקבל טבליה בעלת תכונות טובות.

בנסיבות אלה, יש לראות במסמכים כמתייחסים לשאלה מרכזית במחלוקת בין הצדדים. משקבעתי כי המסמכים הנוגעים לניסויים הספציפיים שתוארו בנספח 5 בגדלים רלוונטיים להליך, המבקשת תגלות גם מסמכים המתייחסים לניסויים נוספים, ככל שנערכו, בקשר עם עריכתו של נספח ₪, ואשר כוללים תוצאות המתייחסות לקשיות הטבליה של פורמולציות

בעלות התפלגויות גודל חלקיקים שונות, גם אם אלה לא נכללו בנספח 5.

לפיכך, הריני מורה למבקשת להגיש תוך 30 יום תצהיר גילוי מסמכים, אליו תצרף את המסמכים הנוגעים לניסויים הספציפיים שתוארו בנספח ₪, ומסמכים המתייחסים לניסויים

נוספים, ככל שנערכו, בקשר עם עריכתו של נספח 5, ואשר כוללים תוצאות המתייחסות לקשיות הטבליה של פורמולציות בעלות התפלגויות גודל חלקיקים שונות.

1. בשולי דברי אציין כי בתצהיר הראיות מטעמה המתנגדת נעשה שימוש בשפה שאינה מכבדת את ההליך, ואין לכך מקום.

2. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום ט"ז טבת, תשע"ח 3 ינואר, 2018