התנגדות לבקשת פטנט 208585

ההחלטה:

התנגדות לבקשת פטנט 208585 (בקשה לפסיקת הוצאות)

המתנגדת: אורבוטק בע"מ ע"י ב"כ גילת ברקת ושות עו"ד

המבקשת: קמטק בע"מ

ע"י ב"כ עדי לויט - עורכי דין

ה ח ל ט ה

1. המתנגדת עותרת לפסיקת הוצאותיה בהליך שבפניי על סך כולל של 100,400.5 ₪ לאחר שמבקשת הפטנט ביקשה לונוח את בקשתה. המתנגדת תמכה את בקשתה בתצהירים באשר להיקף ההוצאות ששילמה בגין ניהול ההליך ופירוטי חשבונות באי הכוח צורפו אף לבקשה.

2 מוסיפה וטוענת המתנגדת במסגרת הבקשה לפסיקת הוצאות כי יש לקחת בחשבון את התנהלות מבקשת הפטנט בהליך הבחינה. לטענת המתנגדת, היה על המבקשת להודיע לרשות על שלושה פרסומיס שהובאו כנגד כשירות האמצאה במשרד הפטנטיס בסין. הפרסומיס הובאו לידיעת מבקשת הפטנט ביוס 16.12.2013 והיא השיבה למשרד הפטנטיס הסיני ביוס 64, כל זאת לפני שקובלה הבקשה בישראל ביוס 30.11.2014.

3 המתנגדת הגישה התנגדותה לבקשת הפטנט ביוס 26.2.2015. המתנגדת ביקשה ארכה להגשת כתב הטענות מטעמה וזו ניתנה לה למרות התנגדות מבקשת הפטנט. ביוס 20.4.2015 בטרס גובש כתב הטענות פנתה המתנגדת למבקשת הפטנט והציעה לה לחזור בה מבקשת הפטנט. באותה פנייה, שהעתק ממנה צורף לבקשה לפסיקת הוצאות, ציינה המתנגדת כי המבקשת הפרה לכאורה את חובתה לעדכן את הרשות בפרסומיס שהובאו בסין וכי תהיה מוכנה לוותר על הוצאותיה אם מבקשת הפטנט תודיע על וניחת בקשת הפטנט. מבקשת הפטנט לא השיבה לפנייה זו.

4. ביוס 25.6.2015 הוגש כתב טענות המתנגדת. ביוס 21.9.2015 ונחה המבקשת את בקשת הפטנט. המתנגדת מפרטת את הוצאותיה בגין לימוד בקשת הפטנט, ניתוח תיקי הבחינה בישראל ובסין והכנת כתב הטענות. המתנגדת גיבתה את הבקשה בתצהירים הן לעניין ניהול ההליך והן לעניין ההוצאות.

דיו

7

מבקשת הפטנט טוענת כי ההוצאות אינן סבירות ומידתיות וכי התעריף של ביי כוח המתנגדת אינו סביר. לטענתה, כתב הטענות כולל פרסומיס קצרים ובלתי רלוונטיים. לבסוף טוענת מבקשת הפטנט כי אין מקוס להכריע במסגרת החלטה זו בבקשה לפסיקת הוצאות אם הייתה ההתנגדות מתקבלת לו נוהלה עד תוס. בהקשר זה טוענת מבקשת הפטנט כי לא יהיה עליה לעדכן את הפרסומיס הקודמים מסין לאור העובדה שנתבקש קיבול הבקשה לפי סעיף 17(ג) לחוק.

בתגובתה לתשובת מבקשת הפטנט טוענת המתנגדת כי ערכאה זו כבר פסקה הוצאות בשיעור דומה בגין הגשת כתב טענות בהליכי התנגדות. עוד טוענת המתנגדת כי אין מניעה להכריע בשאלה האם נהגה מבקשת הפטנט כראוי אם לאו שעה שלא הביאה לידיעת הרשות את הפרסומיס הקודמים שהובאו נגדה בסין. עוד טוענת מבקשת הפטנט כי תעריפים דומיס שולמו על ידי מבקשת הפטנט לבאי כוחה בהליכים אחרים ועל פיהם נפסקו הוצאותיה כאשר זכתה בדינה.

בבקשה שבפניי מתעוררות שלוש שאלות, אשר כרוכות זו בזו. האחת, אשר נדונה לא מעט בערכאה זו ובערכאות אחרות הינה שומת הוצאות המתנגדת לאחר שחזרה המבקשת מבקשת הפטנט מושא הליך ההתנגדות. השאלות השנייה והשלישית הן אם חלה על המבקשת חובה לעדכן את הרשות בפרסומיס שצוטטו כנגד בקשת הפטנט ברשויות פטנטיס אחרות בעולס ובמידה וקיימת חובה כאמור אם הפרתה משליכה באופן כלשהו על פסיקת הוצאות המתנגדת בהליך. ממקרא השאלות ברור כי לא ניתן יהיה להכריע בשאלה הראשונה - שיעור ההוצאות, נחיצותן וסבירותן, בטרס אכריע בשתי השאלות הנותרות.

החובה לעדכן את הרשות בפרסומים קודמים

סעיף 18א לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967 (להלן: "החוק") קובע את חובת המבקש לעדכן את הרשות בפרסומיס ובאסמכתאות הידועים למבקש או שעליהן הסתמכו ברשויות פטנטים במדינות חוץ בבחינת בקשות פטנט על אותה אמצאה. החובה לעדכן את הרשות בפרסומים הינה חובה הנמשכת עד קיבול הבקשה.

מתוך העובדות שהובאו בפניי אשר אין הצדדים חלוקים לגביהן, עולה כי בקשת הפטנט בישראל קובלה ביוס 30.11.2014. עוד עולה כי הפרסומיס הקודמים שהובאו על ידי הבוחן במשרד הפטנטיס הסיני כנגד הבקשה בגין אותה אמצאה שהוגשה בסין הובאו לידיעת מבקשת הפטנט לפני מועד וה.

.10

.1

.12

.3

4

.5

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

לטענת מבקשת הפטנט לא היה עליה לעדכן את הרשות בפרסומיס אלה בשל קיבול הבקשה בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק. לשונו של סעיף 18א לחוק אינה תומכת בפרשנות מבקשת הפטנט. סעיף ה קובע את חובת המבקש לעדכן את הרשות עד הקיבול ואינו מבחין בין אופני הקיבול השונים, דהיינו קיבול בהתאם לסעיפים 17(א) ו-(ב) או קיבול בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק.

סעיף 17(ד) המסמיך את הרשם וכן את הממונה על הבוחנים ואו סגן שלא לקבל את הבקשה בהתאם לסעיף 17(ג) גם הוא שולל את פרשנות מבקשת הפטנט, בקובעו כך:

" הדשם, וכן הממונה על הבוחנים או סגן, רשאי שלא לקבל את הבקשה, אם קבעו על יסוד החומר העומד לרשותם או שהומצא להס במהלך הליכי הבחינה, כי הבקשה אינה מקיימת אחר הודאות הסעיפים המפורטים בסעיף קטן (ג) או כי קיים טעם מיוחד אחד שלא לקבל את הבקשה."

מכאן ברור כי במהלך בחינת הבקשה, גם אם בחינה זו מתבצעת בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק,

יש להמציא לרשות 'חומד " "במהלך הליכי הבחינה " כלשון הסעיף.

זאת ועוד, קיימת חובה לספק מידע לרשות גם אם לא נשלחה למבקש דרישה לפי סעיף 18 לחוק וזאת מכוח חובת תוספת המוטלת עליו (ראה החלטה בבקשת פטנט 219586 (בקשה

לביטול קיבול) 186 66[180108165 1 ה0ו66ז6 בד נ' .00 ₪ 21011) מב3ם01156) א (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 9.3.2015) ולאחרונה ת.א. (מרכו) 33666-07-11

אוניפארם בע"מ נ' 530011 (פורסמה בנבו, 8.10.2015).

אף תכלית החוק וההגיון מנוגדים לפרשנות מבקשת הפטנט. אשר לתכלית - ברי כי התכלית אותה בא להגשיס גילוי המידע לרשות הפטנטיס צריכה להתמלא גם בעת בחינת בקשה בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק ואולי אף ביתר שאת. אשר להגיון - הדרישה לספק מידע לרשות נשלחה למבקש הפטנט בטרס החלה בחינת הבקשה ובוודאי בטרס נתבקשה בחינתה לפי סעיף 17(ג) לחוק. מכאן שחובת המבקש לעדכן אותה רשימה שמסר הינה חובה עצמאית שאינה תלויה באופן הבחינה שבחר.

מן האמור עולה כי טענת מבקשת הפטנט לפיה לא הייתה מוטלת עליה כל חובה לעדכן את הרשות ברשימת האסמכתאות לאור בחינת הבקשה בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק אינה יכולה להתקבל.

משמעות הפרת החובה לעדכן את הרשות בפרסומים קודמים

סעיף 18ג לחוק קובע מהן ההשלכות הנובעות מהעדר עדכון של הרשות, כאשר נעשה מעשה זה "ביודעין". השאלה אם נעשה המחדל "ביודעין" אם לאו היא שאלה עובדתית שלא הובאו לגביה ראיות. עם זאת, ישנן עובדות שאינן שנויות במחלוקת, בעיקר המועד בו הובאו הפרסומיס לידיעת המבקשת, המועד בו השיבה על הפרסומיס למשרד הפטנטים הסיני והמועד בו נתבקשה בחינת הבקשה בהתאם לסעיף 17(ג) לחוק. מעובדות אלה ניתן להסיק מסקנה באשר למודעות מבקשת הפטנט הנדרשת להפעלת אמצעי האכיפה שבסעיף זה.

ואולם, הצורך להפעיל את אמצעי האכיפה הקבועים בסעיף זה אינו מתעורר בשעה שמבקשת הפטנט בעצמה החליטה לבטל את בקשת הפטנט.

מכאן שיש להכריע בשאלה אם יש לקחת בחשבון את התנהלות מבקשת הפטנט בהליכי הבחינה מול הרשות בפסיקת הוצאות המתנגדת בהליך ההתנגדות. אין מחלוקת כי להתנהלות המבקשת בהליך עצמו השלכה על שיעור ההוצאות שייפסק (ראה, למשל, בקשה לביטול צו הארכה או שינוי תקופת תוקפו, לפטנט מס' 94634 (בקשה לפסיקת הוצאות)

התאחדות התעשיינים בישראל נ' א,6.41) ₪0 ג ואח' (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 5),,

אין מניעה, לטעמי, לבחון גם את התנהלות מבקשת הפטנט במהלך הבחינה במסגרת בדיקת נסיבות העניין בהתאם להנחית בית המשפט בעניין בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא- משוד התמ"ת ואח', פ"ד ס(1) 600, 615 (פורסם בנבו, 30.6.2005) להלן: "עניין תנובה"), כאשר סביר כי להתנהלות זו הייתה השלכה על הליך ההתנגדות, לרבות על הצורך בקיומו.

ברור כי לא ניתן להוכיח כעת כי לו הייתה מבקשת הפטנט מגלה לבוחן את אותם הפרסומיס שהשמיטה, לא הייתה בקשת הפטנט מתקבלת, לאחר הפעלת הסמכות הקבועה בסעיף 17(ד) לחוק. יתרה מכך, אין זה סביר לדרוש מן המתנגדת להוכיח ואת לאחר שמבקשת הפטנט בחרה לסייס את ההליך לפני הגשת ראיות הצדדים.

מסקנתי היא אם כך, שיש להעניק למחדל המבקשת לגלות פרסומיס קודמים במהלך הבחינה משקל בפסיקת הוצאות המתנגדת בשל הסבירות כי גילוי אותם פרסומיס היה מונע את קיבול הבקשה ומייתר את הליך ההתנגדות. זאת ועוד, גילוי הפרסומיס וקיבול הבקשה למרות אותם פרסומיס היה מייתר את הצורך בהעלאת טענה זו בכתב טענות המתנגדת וחוסך חלק מן העבודה הכרוכה בהכנתו.

שיעור ההוצאות

טענתה העיקרית של המבקשת ביחס לשיעור ההוצאות שנתבקש הינה כי תעריף ביי כוח המתנגדת הינו "גבוה מדי". אין המבקשת טוענת דבר ביחס להיקף השעות שהושקע בניהול ההליך למעט טענה כללית כי המתנגדת נקטה בזהירות יתר בניהול ההליך. לטענות אלה ניתן מענה הולס בתגובת המתנגדת, לרבות השוואת התעריף הנגבה לתעריפים הנגביים במשרדיס אחריס.

בחינת פירוט החשבונות מעלה כי הישיבות שהתקיימו וכי והשעות שחויבו היו נחוצות והכרחיות לניהול ההליך, לרבות בחינת תיק הבחינה סיני והפרסומיס שהובאו שם, שגולו חלק ניכר מזמנם של ביי כוח. ההוצאות שלא היו הכרחיות לניהול ההליך הן אלה הקשורות בבקשת הארכה שהגישה המתנגדת, לרבות האגרה ששילמה בגינה, המסתכמות ב- 6 ₪ אותם יש להפחית מן ההוצאות שייפסקו.

אוסיף כי במסגרת פסיקת ההוצאות נלקחו בחשבון ניסיונות המתנגדת לסייס את ההליך לפני הגשת כתב הטענות ומוכנותה לוותר על הוצאותיה אם תסכים מבקשת הפטנט להצעה זו.

לפיכך אני קובעת למתנגדת הוצאותיה ושכר טרחת עורכי דינה בסך כולל של 98,514.5 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק אם לא ישולם תוך 30 ימים.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס כ"ה טבת תשע"ו

6 ינואר 2016