התנגדות לבקשת פטנט 209734

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 209734 (בקשה למחיקה על הסף של הבקשה לתיקון פירוט)

המתנגדת: פרשפוינט קוואלטי אשורנס בע"מ ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות' עו"ד

המבקשת: ד ע"י ב"כ: סנפורד ט. קולב ושות'

ה ח ל ט ה

1. ביום 17.8.2017 הגישה מבקשת הפטנט בקשה שנייה לתיקון הפירוט במהלך ההתנגדות שבכותרת. הבקשה נתמכה בתצהירו של עורך הפטנטים, ד"ר שאול מזרחי, והוגשה חלף הגשת כתב טענות המבקשת, לאחר שהמתנגדת הגישה כתב טענותיה המתוקן.

2 כעת עותרת המתנגדת כי אורה על מחיקת הבקשה לתיקון פירוט מן הטעם כי היא לא נומקה כדבעי, דהיינו, כנדרש בתקנה 95 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח - 1968 (להלן: "התקנות").

3 מבקשת הפטנט טוענת כי נימקה כל תיקון ותיקון בבקשת התיקון וכן בתצהיר הנלווה וכי ממילא הבקשה למחיקה לא נתמכת בתצהיר ועל כן יש לדחותה.

4. עיקר טענת המתנגדת הינו כי התיקון המוצע לתביעה 28, שהינה תביעה תלויה, למעשה מרחיב תביעה זו ועל כן אף אס הוא מבהיר כנדרש בסעיף 65 לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 7 (להלן: "החוק"), הרי שהוא נוגד את סעיף 66 לחוק. המתנגדת עותרת לפסיקת הוצאות בגין תיקון הפירוט וכן בגין בקשתה למחיקת הבקשה לתיקון וזאת לאחר שהליך ההתנגדות לא התקדס למעשה בשל התנהלות מבקשת הפטנט אשר מגישה בקשות לתיקון פירוט בזו אחר זו.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

דיו

5. תקנה 95 לתקנות מעגנת את החלטות ערכאה זו באשר לאופן הגשת הבקשה לתיקון פירוט, וקובעת כדלקמן:

"(א) בקשת רשות לתקן פירוט פטנט תוגש לדשם, בצידוף האגרה שנקבעה, ויפורטו בה התיקון המבוקש ויעודו וכן *יפרט המבקש כיצד עומד התיקון בתנאי סעיפים 65 ו-66 לחוק.

(ב) | על בקשת רשות לתיקון פירוט פטנט יחולו הוראות תקנות 22(א) עד 22(א2), בשינויים המחויבים.

6. הצורך בפירוט הבקשה לתיקון נובע מהוראות החוק והוא נועד למנוע מן הרשסם ומן המתנגד, אס הוגשה בקשת התיקון במהלך התנגדות, להעלות השערות באשר לאופי התיקון וייעודו ולהקל על גיבוש החלטה בשאלה האס עומד התיקון בתנאי החוק, אס לאו. ויודגש, הנטל להראות כי התיקון עומד בתנאי החוק עומד על מבקש הפטנט ועל כן ראוי כי בהגישו את הבקשה יתכבד ויריס את הנטל האמור.

7 המחלוקת בין הצדדיס הינה האס עמדה מבקשת הפטנט בחובת הפירוט כאמור, אם לאו. לאחר שעיינתי בתצהירו של עוה"פ מזרחי, סבורה אני כי פירט כראוי כל תיקון ותיקון והסביר את ייעודו.

8 אתמקד במחלוקת הנוגעת לתיקון המבוקש בתביעה 28. להלן לשון תביעה 28 (כמספרה, טרס התיקון) והתיקוניס המבוקשים בה:

06-5754011 601111505 -זסו[ויזגו]. ו[16ו1קו 1 הזזם!6 ]0 הז6ו5ע5 חַח1ו60וחז שגד" הז0ו575 116 0 00060 סז 5'ז6ץ0! 6יזסוח יזס 06 [חסקזו 0 חס חוסיזסעו 6051510 קווסיזף 1116 הזסיז] 56166160 6יזם 'ז6קם! [סחסזו00 16 הזשיזסתעצו ו 6006לו ₪ ז6ק0] ז0סוםש1ו06 0 16 60חזסק ‏ ז6ץ! ז6החוט .ב ]ס 6 0 ז0ו0ש7ו06 10 זסזידיזס ₪ מז6ץם]! זסוטטוו06 10 6[מס6חזיזסק 1600 הסווסזוקא חם סקט ז6וזד זט 6000016 זס 16מסץ0י65 ₪ סע (ח6011ו0חז מסםוסץו6 חח שק חחה1ו60ו0חז זסקתחםז 0 השעו -ז6ץ0] 6]טסוח6יז ז6ק! (הזוסיזסק56 סע 6601 6 סח יזס 65506חז

זע 00016 רק חזז60קק50ו ם 106 166א60-0ז0] ןזומ

" .ז6ץ0] 16 זחזזכן ]1 חזזסו!ז 0 חס ז6ץ] 0160!וו5קס60ח6סיז6וחז ₪

9. ביחס לתיקון תביעה 28 (כמספרה, בטרס התיקון) הצהיר ד"ר מזרחי כך:

.10

.1

.12

.3

"תביעה מספר 28 צומצמה בזה שנמחקה האפשרות שהשכבה הנוספת היא שכבת אוקסיד הנוצדרת באופן טבעי. תביעה זו הובהרה על ידי מחיקת

המילים " וח500ק5 ₪ 865הזקחזס6 ]| הסווזעשי" שהדי מה שנתבעה בתביעה היא בעצמה מערכת."

איני סבורה כי החלטה זו הינה המסגרת הנכונה להכריע בשאלה האס מחיקת המיליס

"חז5516 0 1505זקחוזס6 ז6\[יזוו] ה16עו" מהווה הרחבה אס לאו שהרי לא הוגשה התנגדות לתיקון הפירוט הכוללת טיעון לעניין גה והצדדיס לא קיבלו את יומס להשמיע טענותיהס בפניי. אציין רק כי תביעה 28 הינה תביעה תלויה בתביעה 1 שעניינה מערכת. מלשון התביעה לפני התיקון עולה כי עסקינן במערכת הכוללת מערכת (נוספת?) ואשר אל אחת מן המערכות מתווספות שכבות נוספות כמתואר בתביעה. בטרס מחיקת המלים לא ברור כלל לאיזו מן המערכות מתווספות אותן שכבות. על כן נראה, לפחות לכאורה, כי יש במחיקה האמורה הבהרה. אשר לטענת המתנגדת כי המחיקה גורמת להרחבת התביעה משוס שכעת ישנה מערכת אחת ולא שתי מערכות, איני סבורה כי זו היא בהכרח התוצאה מן המחיקה. לכאורה, לפני המחיקה כללה התביעה שתי אפשרויות בעניין התווספות השכבות הנוספות שכעת הצטמצמו לאפשרות אחת. ואולס, איני סבורה כי קיימת משמעות, הנסמכת על הפירוט, לפיה עסקינן במערכת הכוללת מערכת. לפיכך אס ביטוי אה רק הפך את התביעה למעורפלת מבלי להוסיף יסוד בעל משמעות לאמצאה, הרי שמחיקת הביטוי אינה מרחיבה את התביעה.

לאור האמור, מבלי להכריע בסוגית התיקון לגופה כעת, נראה כי אין מקוס למחוק את בקשת התיקון בשלב זה ועל כן הבקשה נדחית.

המתנגדת הסכימה לדון בבקשת התיקון הראשונה שהגישה המבקשת בהתאס להוראות תקנה 102(ו) לתקנות. לאחר שנוכחתי כי לכאורה יש להתיר את התיקון, סבורה אני כי גם כעת ניתן לדחות את הדיון בבקשת התיקון ולהמשיך בהליך ההתנגדות כאילו נתקבל התיקון, כלשון התקנה. הליכה בדרך זו מותנית בהסכמת המתנגדת. המתנגדת התנתה את הסכמתה בכך שלא תיאלצ להגיש כתב טענות מתוקן, שלישי, בעקבות התיקון והסתייגה, כאמור, מתיקון תביעה 28. לאור העובדה שהגשת כתב מתוקן הינה זּכות של המתנגדת ואינה חובתה, ולאחר שתיקון הפירוט מתייחס לתביעות התלויות בלבד, הרי שאיני סבורה כי יש לחייב את המתנגדת להגיש כתב טענות מתוקן, אשר כרוך, מטבע הדבריס בהוצאות נוספות.

לאור האמור אני מורה כדלקמן:

א. הבקשה הנוכחית לתיקון פירוט תידון בהתאם להוראות תקנה 102(ו) לאחר ההחלטה בהתנגדות יחד עס הבקשה הקודמת לתיקון פירוט;

ב משהודיעה המתנגדת כי אין בדעתה להגיש כתב טענות מתוקן, תגיש מבקשת הפטנט את כתב טענותיה בהתנגדות תוך חודשייס מהיוס ו

ג. | דחיות מועד ההגשה של כתב טענות המבקשת, ככל שתתבקשנה, תינתנה במשורה ומנימוקיס משכנעיס וזאת בשיס לב לזמן הרב שחלף מפתיחת הליך ההתנגדות ;

ד. | טענות המתנגדת לעניין בקשת התיקון בכלל ובהתייחס לתיקון תקנה 28 בפרט, יישמרו לה ויידונו במסגרת ההתנגדות.

4. מקובלת עליי טענת המתנגדת כי היה מקוס להגיש את שתי הבקשות לתיקון פירוט כבקשה אחת. אף אס זכאית מבקשת הפטנט לתקן את בקשת הפטנט ואין החוק או התקנות מטיליס מגבלה כמותית על התיקון, הרי שככל וכות גם את זכות התיקון יש להפעיל בתוסם לב (ראה סעיפים 39 ו-61 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973 וכן התנגדות לבקשת פטנט 5 (התנגדות לתיקון הפירוט) 662 .000 :8 621011 םמ0111508:) נ' דאטא טכנולוגיות איתור בע "מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 29.8.2017)). מבקשת הפטנט לא הסבירה מדוע מצאה לנכון להפריד את התיקון לשתי בקשות שונות ואף לא טענה כי בקשת התיקון השנייה נבעה מכתב הטענות המתוקן. תמוה בעיני כי דרכה של מבקשת הפטנט לא אצה לה לסייס את הליך ההתנגדות על מנת לקבל פטנט בגין אמצאתה, שהרי אחרת לשס מה טרחה והגישה את בקשת הפטנט.

5. לאור האמור נראה כי הדרך הראויה היא להטיל את הוצאות המתנגדת בגין התיקון השני על מבקשת הפטנט. לפיכך תישא מבקשת הפטנט בהוצאות המתנגדת בסך 1,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 7,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכומיס אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית באס לא ישולמו תוך 30 ימים.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושליס ביוס ח' תשרי תשע"ח 8 ספטמבר 2017

סימוכין: 12 "5"