התנגדות לבקשת פטנט 214398

ההחלטה:

התנגדות לבקשת פטנט 214398 (בקשה למתן צו לגילוי מסמכים)

המתנגדת: אוניפארם בע"מ ע"י מנהלה, מר ובולון תומר

המבקשת: .סצת ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות' עו"ד

ה ח ל ט ה

1. עניינה של בקשת הפטנט מושא התנגדות זו הינה מלח הנתרן האמורפי של החומר, המכונה בבקשת הפטנט 11/6:435. אין מחלוקת כי המולקולה של 5 תוארה בפרסוס קודם. לפיכך טענת מבקשת הפטנט בתמצית הינה כי מלח הנתרן

של 11/10:435 בצורתו האמורפית מגלה יתרונות שלא היו צפויים וברורים מאליה לבעל מקצוע ממוצע בתחום.

2 הצדדים הגישו כתבי טענותיהם בהליך. כמו-כן הוגשו ראיות המתנגדת וראיות מבקשת הפטנט. טרס הוגשו ראיות המתנגדת בתשובה.

3 ביוס 26.2.2017 הגישה המתנגדת בקשה לגילוי מסמכים. הבקשה כוונה למחברות המעבדה של המבקשת המתארים את הניסויים ותוצאותיהם אשר היה בהם כדי לשכנע את המומחה

מטעם המבקשת כי מלח נתרן אמורפי של 13:51/1 קייס יתרון משמעותי. יובהר כי

המתנגדת מפנה לאמירה ספציפית בחוות הדעת של ד"ר 861 ת0ח1.16 המצויה בסעיף 13 לחוות דעתו.

4. מבקשת הפטנט השיבה לבקשת הגילוי של המתנגדת ביום 20.3.2017. במסגרת תשובתה המפורטת הסכימה המבקשת להעביר לעיון המתנגדת את מחברות המעבדה של ניסויי היציבות.

5 לפיכך ביום 21.3.2017 הוריתי למבקשת להעביר את המחברות האמורות לעיון המתנגדת תוך 0 ימים.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

6. ביוס 19.4.2017, כיומיים לפני תום התקופה שנקצבה בהחלטתי, הודיעה מבקשת הפטנט כי היא מבקשת למחוק את סעיף 13 לחוות דעת המומחה מטעמה ובכך "מתייתר גילוי המסמכים (הדיו) בהם במסגרת הליך זה" (לשון ההודעה).

7 בתשובתה להודעה זו של המבקשת, טענה המתנגדת כי הניסויים הינס רלוונטיים מכיוון שעיקר טענת המבקשת הן בבקשת הפטנט והן בטענותיה הינה כי ההתקדמות ההמצאתית גלומה ביציבות המשופרת. עוד טענה המתנגדת כי לא יכול להיות כל סוד מסחרי במחברות מעבדה אלה אשר שימשו בסיס לטבלה ההשוואתית שהוגשה למשרד הפטנטיסם האירופי במסגרת בחינת הבקשה המקבילה.

8 בתשובתה לתשובה של המתנגדת, אשר ניתן לראות בה בקשה נוספת לגילוי מסמכים, טענה מבקשת הפטנט כי בהעדר התייחסות בראיותיה לאותה טבלה השוואתית או לתיק הבחינה האירופי נשמטת הקרקע מתחת דרישת הגילוי וזו הופכת ל"מסע דיג מובהק". מבקשת הפטנט הפנתה לפסיקת ערכאה זו לפיה יש להפעיל את סמכות הרשם ליתן צו לגילוי מסמכיס בצמצום וטענה כי קבלת הבקשה של המתנגדת תהווה פגיעה חומרה בזכויותיה הדיוניות והמהותיות.

9. בכתבי בי-דין נוספים שהגישו הצדדים ייחסו האחד לשני חוסר תום לב. כמו-כן הובהר כי דרישת גילוי המסמכים נובעת מן האמירה בבקשת הפטנט כי המלח האמורפי הנתבע הוא "508016 ע₪1ַת151זכט5" וכי הטבלה ההשוואתית שהוגשה בהליך הבחינה האירופי אינה חלק מהליך הבחינה בישראל.

דיו

0. הליך גילוי המסמכים אינו מעוגן בחוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967 (להלן: "החוק") ובתקנות על פיו. לפיכך ככל שבקשות לגילוי מסמכיס מוגשות לרשם בהליכים האדוורסריים על פי החוק מופעלת הסמכות במקרים המתאימים ובצמצום. עיקרי הדברים לעניין אלה כבר עוגנו היטב בהחלטות ערכאה זו. כך קבע כב' הרשם בעניין התנגדות לבקשת פטנט מספר 153658

(בקשה לגילוי מסמכים ומתן פרטים נוספים) טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' 40( זנ) .א,0:56 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 20.12.2012)):

"מקום בו ההסדר החקיקתי שלוק הפטנטיסם תשכ"ז-1967 או תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 אינו מהווה הסדר חקיקתי מלא דשאי רשם הפטנטים להשתמש בסמכותו הטבועה תוך יציקת תוכן קונקרטי על ידי ההיקש מתקנות סדרי הדין האזרחי, תשמ"ד -

.1

.12

.3

4

.5

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. תהפעלת סמכות זו תיעשה בצמצום ותופעל דק במקרים המתאימים מבחינת אופי ההליך ואופייה של עילת ההתנגדות."

לפיכך לא יינתן צו לגילוי מסמכים שתכליתו "מסע דיג" (ראה החלטת כב' סגן הרשם

(כתוארו אז) בהתנגדות לרישום פטנט מספר 143977 / 451732.08608/ נ' אוניפארם בע"מ (פורסם בנבו, 29.7.2007)).

המבחנים על פי שהתידון הבקשה לגילוי מסמכים פורטו בהחלטת הרשם (כתוארו אז) בהתנגדות לבקשת פטנט 60312 (בקשה לעיון במסמכיס) .6מ1 06060166 נ' סו

.כך201) [2601:8) 1661110108 (פורסמה בנבו, 24.6.1999), בהן: הפגיעה האפשרית ביעילות הדיון לאור השלב שבו מתבקש גילוי המסמכים, היקף המסמכים ונושאם, משקל הטענה שמבקשים להוכיח באמצעותם, ערכם הראייתי, אפשרות העותר לצו להשיג את המסמכים בכוחות עצמו ומידת ההכבדה על בעל הדין שכנגד.

כפי שנקבע גם בעניין התנגדות לבקשת פטנט 140665 (בקשה לגילוי מסמכים) טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' 2 115 )א (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 15.1.2014):

"אך ראשית ועיקר, על המתנגדות להדגיש כי המסמכים דלוונטיים להליך, דהיינו לשאלות שבמחלוקת בי[ הצדדים."

כאמור, עיקר טענת המתנגדת הינה כי 11/6:435 מודגס בפרסוס קודס 02007/014926/ וכי די בכך כדי לשלול את החידוש של ההמצאה הנתבעת שהינה מלח נתרן אמורפי של 5.. טענת מבקשת הפטנט (בסעיף 15 לכתב טענותיה) הינה כי לא היה דבר בפרסוס זה כדי לגלות את "התכונות ה*המפתניות והייחודיות של ההמצאה ". ביתר פירוט טוענת המבקשת כי מלח הנתרן מוזכר בין יתר המלחים ברשימה כוללנית וכי המלח האמורפי הספציפי לא מודגס ואינו מתואר. עוד טוענת מבקשת הפטנט כי בעל מקצוע ממוצע בתחום לא היה מצפה כי יצירת המלחה הספציפי בצודתו האמורפית תביא, בין היתר, למסיסות מוגברת של החומר וליציבותו המשופרת והמשמעותית." בהמשך מדגישה המבקשת את "היתרונות המפתיעים והייחודיים שבהמצאה דנן, הפותחות את הבעיות שהיו ידועות לתרכובת [, לעניין בין היתר, מסיסות, זמינות ביולוגית ויציבות."

להוכחת טענות אלה הגישה מבקשת הפטנט את חוות הדעת של ד"ר 28611, אשר כללה בין היתר התייחסות לתיק הבחינה האירופי, בסעיף 13 לחוות הדעת. סעיף זה מחוות הדעת נמחק כעת ואולם קיימים סעיפים נוספים במסמך זה המתייחסים ליתרונותיה של הצורה הנתבעת בבקשת הפטנט הנדונה לרבות ליציבות המלח (כגון סעיפים 11- 12 לחוות הדעת).

.6

7

.8

.9

.0

.1

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ממה שאמור עולה כי השאלה שבמחלוקת בין הצדדים לא השתנתה בעקבות מחיקתו של סעיף 3 לחוות הדעת והבקשה לגילוי מסמכיס צולחת את המשוכה הראשונית המוצבת בפניה.

שיקולים נוספים עומדים על הפרק בהחלטה צו. אולם מבקשת הפטנט היא הגורם המחליט מהן הראיות שברצונה להסתמך עליהן להוכחת כשירות ההמצאה לפטנט, ואולם לא ניתן להתעלם מכך כי בשונה מהליך אדוורסרי רגיל, בהליך זה תתקבל הכרעה שיהיה בה כדי להשפיע גם על הציבור. על כן מוטלת על מבקשת הפטנט החובה לנהוג בתוס לב כלפי הרשות בהליך להשגת פטנט, חובה אשר עשויה לכלול לעיתים את החובה לגלות מידע, אף אס ייתכן כי היא מעדיפה משיקוליה שלא יוודע לרשות או לצד השני. על החובה לפעול בתוס לב כלפי רשות הפטנטיס ראה התנגדות למתן צו הארכת תקופת פטנט 103411 אוניפארם בע"מ נ' נעורים פרמצבטיות (1991) בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 21.3.2013);

"שאלת תום לב של המבקש סעד ביניים שבקשתו נדונה במעמד צד אחד תיבחן מחדש במסגרת דיון במעמד שני הצדדים. הגיון דברים זה יפה אף לענייננו ונגזר מהחובה היסודית הנמשכת לבחינת תום לב של הצדדים המתנהלים ובייחוד את זה של הנהנה מהזכות. תום ליבו של המבקש יבחן לכל ארכו של ההליך ולא רק בשלב המינהלי של ההגשה של הבקשה, החובה לנהוג בתום לב תחול על כלל שלבי ההתדיינות עם הדשות, עם הדשס ובסופו של דבר עם בעל דינו בהתנגדות בדיון בפני הרשם."

אולם דברים אלה נאמרו בקשר לבקשה למתן צו הארכת תקופת פטנט והליך ההתנגדות שבעקבות פרסום הכוונה ליתן הצו, אך יישים גם לענייננו. לחובת תוס הלב בהליך הבחינה

ראה גס תא (מרכו) 33666-07-11 אוניפארם בע"מ נ' 53011 (פורסס בנבו, 8.10.2015).

ייתכן שלא תישאר די בכך שההימנעות מחשיפת המסמכיס תיזקף לחובת מבקשת הפטנט ואין לפעול באמצעות צו גילוי מסמכיס ספציפי, כמתבקש כאן. ואולם, כאשר המידע המתבקש הוא כה קריטי לשאלה שבמחלוקת, איני סבורה כי ניתן להסתפק אך בכללי סקירה כדי להכריע בה.

זאת ועוד, אף מבלי להיכנס לעובי הקורה של שאלת ההתקדמות ההמצאתית, סבורה אני כי מחיקתו של סעיף 13 לחוות דעתו של ד"ר 2867, שהינו סעיף מרכיב בחוות דעת, אשר כשלעצמה אינה ארוכה, מעלה שאלות ותהיות. כמו-כן, לא ברור כלל מדוע חזרה בה מבקשת הפטנט מהסכמתה לגילוי המסמכים יימעס בלבד לפני תום התקופה להעברתם לעיון למתנגדת.

איני סבורה כי יהיה במתן הצו כעת, לאחר שממילא הסכימה לכך המבקשת, כדי לגרוע מיעילות הדיון, במיוחד לאור העובדה שכל עיכוב שנגרר בהליך, הינו תוצאה של חזרת

מבקשת הפטנט מן ההסכמה שניתנה בעבר, חזרה שבעקבותיה הגישו הצדדים לא פחות משמונה כתבי בי-דין במהלך חודשיים ימים.

2. עוד אציין כי איני סבורה כי ייגרע הכבדה למבקשת הפטנט מגילוי המסמכים, במיוחד בסיס להסכמת המתנגדת להחתמה על הסכם סודיות, אשר נוסח על ידי מבקשת הפטנט ה מכבר.

3. בנסיבות אלה, אני מקבלת את הבקשה ומורה למבקשת להעביר תוך 30 ימים לעיון המתנגדת את מחברות המעבדה המתארות את כל הניסויים ותוצאותיהם בהקשר לפרמטרים שנבדקו ליציבות החומר הנתבע בבקשת הפטנט הנדונה וזאת כנדרש בנספח יום 20.3.2017 לבקשת המתנגדת לגילוי מסמכים.

4. המתנגדת תגיש את ראיותיה בתשובה תוך שלושה חודשים ממועד העיון. ככל שלאור הכרעה

זו מעוניינת מבקשת הפטנט לחזור בה ממחיקת סעיף 13 לחוות הדעת של ד"ר 28611, תודיע וכן תוך 30 ימים.

5. מבקשת הפטנט תשאת בהוצאות המתנגדת בגין בקשה בסך כולל של 1,000 ₪.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס = כ" אייר תשע"ז 3 מאי 2017

סימוכין: 2 0