החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 218536 (בקשה למתן צו לפרטים נוספים)

המתנגדת: פרשפוינט קוואלטי אשורנס בע"מ

ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות' עו"ד

המבקשת: 6אז 55זתסדג תסמה ז פד

ע"י ב"כ: סנפורד ט. קולב ושות' ה הח ל ט ה

בקשת הפטנט הנדונה הוכתרה כ"התקני ותהליכי פיקוח מבוססים על שינוי, השמדה והמרה

של ננומבניסם". הבקשה הינה שלב לאומי בישראל של בקשת 20617 אשר הוגשה ביוס 0 והיא תובעת דין קדימה מבקשה אמריקאית שהוגשה ביוס 11.9.2009.

לאחר בחינה, הבקשה קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביוס 30.11.2016. ביוס 7 הוגשה הודעת התנגדות למתן הפטנט וביוס 4.5.2017 הגישה המתנגדת כתב טענותיה. חלף הגשת כתב טענותיה בהליך, הגישה מבקשת הפטנט ביוס 17.7.2017 בקשה לתיקון פירוט.

ביוס 18.9.2017 הגישה המתנגדת בקשת ארכה להגשת הודעת התנגדות לבקשת תיקון פירוט לפי תקנה 102(ג) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכיס ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות"), וכו בקשה כי תורה על מתן פרטים נוספים באשר להיקף התביעות בנוסחן בהתאם לתיקון המבוקש.

בהחלטתי מיוס 25.9.2017 נעתרתי לבקשת הארכה והמלצתי לצדדים לבוא בדיונים על מנת להבהיר את הדרוש באשר להיקף התביעות בנוסחן בהתאם לתיקון המבוקש.

אין מחלוקת כי במסגרת תיקון הפירוט עתרה המבקשת לצמצום התביעות באמצעות הוספת התכונות שנתבעו קודס לכן בתביעות התלויות 3 ו-5 לתוך התביעות הבלתי תלויות. במסגרת התיקון הוסיפה המבקשת לתביעות 1 ו-11 את הביטוי 6ותה8שזסת1 81116)סות-תסת

יתת כאחת מן האפשרויות לננומבניס המרכיבים את המערכת הנתבעת בתביעה 1 ואת התהליך הנתבע בתביעה 10. למען ההבהרה אציין כי בטרס התיקון האמור פירוט

.10

המבניס האמוריס בא לידי ביטוי בתביעה 5 וכלל את האפשרות שהמבניס מורכבים מ-

1 ס6נ1תהשתסת1 אך ללא התייחסות האס החומר האמור הוא מתכתי או לא-מתכתי.

בפניית המתנגדת למבקשת מיוס 27.7.2017 ביקשה המתנגדת ממבקשת הפטנט להבהיר שהתביעות שלאחר התיקון -

"אינן כוללות מערכת שיש בה שכבת מתכת ושכבת תחמוצת (כדוגמת שכבת אלומיניום עם שכבה של תחמוצת אלומיניום מעליה), כאשר השינוי הנמדד הוא שינוי ביחס לתכונות שכבת התחמוצת (שאיננה מתכת, ובאופן תיאורטי עשויה ליפול בהגדרה

זו וו

שבתביעה המתוקנת - " 6ו[01ו6חז -מסח"".

למכתב וה השיבה המבקשת ביוס 2.8.2017 כי "התביעות המתוקנות אינן כוללות 1ת575)6 8"

"30] 08106 חב 0תה 13767 [619ר 8 בז1ע\."

במכתב מיוס 15.8.2017 פנתה המתנגדת שנית לקבלת הבהרות באשר להיקף התביעות. במסגרת התכתובת בין הצדדים ביקש בא כוח המתנגדת להבהיר: "הכוונה לוודא שאין מדובר במערכת שבמהותה פועלת על איכול מתכת, למשל מערכת שכוללת שכבת אלומיניוס שמגיבה עם חומר מאכל, כאשר ביניהם יש שכבה מבודדת שאיננה מתכת ([614ות-מסם"), שמן הסתס תכונותיה עשויות להשתנות תוך כדי התהליך. נודה על ההבהרה כי ואת הכוונה של התיקון (כלומר, בלי נוכחות מתכת במערכת)".

לגישת המתנגדת מטרת ההבהרה הנדרשת הינה על מנת לברר האס עומד התיקון בדרישות החוק לעניין ה ושנית על מנת להבהיר את היקף התביעות לצדדיס שלישיים. עוד טוענת המתנגדת כי קייס חוסר בהירות בתביעות בנוסחו לאחר התיקון. אי הבהירות נובע מצימצומן של תביעות 1 ו-14 לננומבניס אי-אורגנייס לא מתכתיים ( 81116]סות-הסם"

"6ות8שזסתו) ואולס ההבהרה המתבקשת הינה לאותו היקף שאינו כלול בתביעה בעקבות הצמצוס.

מבקשת הפטנט מתנגדת לבקשה. היא סבורה כי אינה מבוססת על הדין וכי אינה נתמכת בתצהיר כראוי. עוד סבורה מבקשת הפטנט כי יש בהצגת התכתובות שהוחלפו בין עורכי הדין משום פגיעה בחסיון החל על מסמכיסם אלה.

בטרס אדון לגוף הבקשה למתן פרטים אתייחס לטענת מבקשת הפטנט בדבר חסיון המסמכים. אין מחלוקת כי מסמך או אמרה שהוחלפו במסגרת משא ומתן לפשרה אינס קביליס כראיה. כפי שנקבע בעניין ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ, מו (1) 311, מטרת הכלל הינה לאפשר לצדדים לנהל משא ומתן פתוח ללא חשש כי דברים שייאמרו ישמשו נגדס כהודאת בעל דין באס לא יצלחו המגעיס. השאלה האס הוחלפו המסמכיס במסגרת משא ומתן אס לאו, תיבחן לאור הנסיבות ולא לאור לשון המסמכיס באופן דווקני:

"לשם הסקת המסקנה כי מסמץ או אמרה אינם קבילים, מאחל שהוחלפו במהלך משא ומתן לפשדה, נדרש כי יוכח שאכן היו מוגעים אמיתיים לפשרה בין הצדדים, שהמסמך או האמדה היו חלק ממגעים אלו, ושבנסיבות העניין לא קם חריג לאי קבילות המסמץ כראיה".

וכן -

"אשר לתיבה "מבלי לפגוע בזכויות", אין בשימוש בה, בגוךף המסמך, כמוסבר לעיל, כדי להביא באופן אוטומאטי לאי קבלת המסמך כראיה. מצד שני, השימוש בתיבה האמודה יכול להוות אינדיקאציה לכך שהמסמך שבמחלוקת נעשה במסגרת הליכי פשרה, הגם שאין חובה לנקוט לשון זו דווקא. הכלל המשפטי המתואר לעיל חל כל אימת שמן הנסיבות עולה בבירור ניס:ון אמיתי להשיג פשרדה, ואיננו מוגבל למקרים בהם נעשה שימוש בלשון מסוימת דווקא כדי להעיד על קיומן של נסיבות כאקו,"

איני סבורה כי הכוונה לנהל משא ומתן בין הצדדים נלמדת מן הנסיבות שבפניי. הצדדיס התכתבו ביניהס במטרה לברר סוגיה עובדתית-משפטית. התכתבויות בין הצדדיס מוגשות לעתים קרובות בהליכיס בפני הרשם, כגון כאשר מתבקשת הסכמת הצד שכנגד לדחיית מועד. ייתכן כי הייתה לבא כוח מבקשת הפטנט ציפייה כי בא כוח הצד שכנגד לא יגיש את ההתכתבות ואולס איני סבורה כי ציפייה וו מספיקה כדי לשלול את קבילות המסמכים.

ואת ועוד, בדומה להליכיס מקדמייס אחריס בהס מתנהל בין הצדדים נסיון לאיין את הצורך בפנייה לערכאה, כך גס נעשה בענייננו באמצעות שיח בין הצדדים. לעתים הפנייה המוקדמת לצד השני הינה הכרחית ולעתים היא בבחינת נוהג נכון ואולס אס נעשתה יש לצרף את הפנייה ואת התשובה לה לבית המשפט (ראה י. ווסמן "סדרי הדין האזרחי" (מהדורה

שביעית - 1995), עמ' 369). הדברים שנאמרו שם נוגעיס להליכים מקדמיים בכלל ולפנייה למתן פרטים נוספים באופן מיוחד, הליכים שאינם חלק מסדרי הדין בהתנגדות לבקשת פטנט.

לעניין החלת סדר הדין האזרחי על הליכים בפני ערכאה זו, נקבע כי זו תיעשה במקרים המתאימים בלבד ולא באופן אוטומטי, ראה התנגדות לבקשת פטנט מספר 153658 (בקשה לגילוי מסמכים ומתן פרטים נוספים) טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' 011.0

.א ,0:56 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 20.12.2012)):

"מקום בו ההסדר החקיקתי של חוק הפטנטיסם תשכ"ז.1967 או תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדלי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח -1968. אינו מהווה הסדר חקיקתי מלא רשאי דשם הפטנטים להשתמש בסמכותו הטבועה תוך יציקת תוכן קונקדטי על ידי ההיקש מתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 4. תהפעלת סמכות זו תיעשה בצמצום ותופעל דק במקרים המתאימים מבחינת אופי ההליך ואופייה של עילת ההתנגדות."

מכאן לשאלה האם נכון וראוי להחיל במקרה זה את תקנה 65 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 כמתבקש על ידי המתנגדת. מטרת הכלי האמור בתקנות סדר הדין האזרחי הינו בצמצוס השאלות שבמחלוקת והבהרת הטענות שהועלו (ראה י. גוסמן, בעמ' 370).

בענייננו טוענת המתנגדת כי מטרת ההבהרה הינה צמצוס המחלוקת בין הצדדיס באופן שעשוי לייתר את המשך ההליך. אף אס מטרה זו מבורכת היא, לא ברור האס זהו השלב בהליך בו יש ליתן את הצו. מבקשת הפטנט הגישה בקשה לתיקון הפירוט וזו הסוגיה העומדת בפניי כעת. השאלה מהן המערכות שאינן כלולות בתביעות המתוקנות עשויה להתעורר בהליך הצהרתי בהתאם לסעיף 187 לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967. איני סבורה כי הבקשה לתיקון פירוט הינה המועד הנכון לדון בשאלה וו, אלא אס לאחר התיקון לא יהיה היקף התביעות ברור דיו.

מכאן לטענה הנוספת שבפי המתנגדת כי השימוש בביטוי "16ח8שזסת1 1618[116ת-תסם" יוצר ערפול באשר להיקף התביעה. התנאי להתיר תיקון פירוט קבועיס בסעיפים 65 ו-66 לחוק. סעיף 65 לחוק קובע את מטרות התיקון וסעיף 66 מציב תנאים לתיקון, גם אס התיקון משיג את אחת מן המטרות שפורטו בסעיף 65 לחוק. אין מחלוקת כי הבקשה לתיקון פירוט הוגשה על מנת לצמצס את התביעות. ואולס, אס הצמצוס מושג באמצעות שימוש ביסוד חדש שלא הוגדר או נזכר בפירוט, הרי שאין התיקון עומד בסעיף 66 לחוק.

מו האמור עולה כי הבקשה שבפניי מהווה ניסיון לחסוך את הצורך בהתנגדות לתיקון הפירוט באמצעות הבהרה מצד מבקשת הפטנט באשר לשאלה האס מערכת ספציפית נכללת בתביעות, אס לאו. אף אס תבהיר המבקשת ביחס למערכת ספציפית גו כמבוקש על ידי המתנגדת, לא יהיה בכך די כדי לאשר את התיקון, אלא אס שכנעה מבקשת הפטנט כי התיקון עומד בתנאי החוק.

מבקשת הפטנט הפנתה כסימוכין לתיקון המבוקש לעמ' 10 לתיאור, שורות 20 - 25, שם מפורטיס החומריס בהס נעשה שימוש בננומבנים;

חס 0וח0זס חב 26 ת60 6וח6ודה5סחסח 6ו₪ ]0 |סוז6וסחד 6הד" וו 56160 610][6חז) 6ומסף'זסחז יזס [סשזףסוסזם ,0116ו6וזססףיזס

0 1161661'16( 61161001. "

מן האמור עולה כי הביטוי בו נעשה שימוש בתיקון "6181]16וח-תסת סוַתַ68תסת1" אינו מצוי בפירוט ולא הוגדר שס במפורש. ככל שמדובר בביטוי שהינו ברור לבעל מקצוע ממוצע בתחוס, אף ללא הגדרה ספציפית, הנטל לטעון ולהוכיח זאת מוטל על מבקשת הפטנט.

ואולס הכרעה בכך עודנה מוקדמת שהרי טרס הגישה המתנגדת התנגדות לתיקון הפירוט או הודעה כי לא תתנגד לו. ככל שתוגש התנגדות, תידון שאלה זו במסגרתה בהתאם לטענות ולראיות שיגישו הצדדיס. אס לא תוגש התנגדות, כאמור, יהיה על מבקשת הפטנט לשכנע בטרס פרסוס התיקון כי הוא עומד בתנאי החוק.

מן המקוב> עולה כי אין מקוס ליתן את הצו המבוקש בשלב זה בטרס הודיעה המתנגדת את עמדתה ביחס לתיקון וזאת בהתאם להוראות תקנה 102 לתקנות. אס תסכים המתנגדת לתיקון, הרי שאדון בו בהתאם לתקנה 96 לתקנות.

לפיכך הבקשה נדחית. שאלת ההוצאות בגין בקשה זו תידון בתוס הליכי התיקון.

ז'קלין ברכה סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוסם = כ"ט תשרי תשע"ח 9 אוקטובר 2017

סימוכין: 5