התנגדות לבקשת פטנט 218536

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 218536 (בקשה למתן הכרעה מקדמית בחלק מטענות המתנגדת)

המתנגדת: פרשפוינט קוואלטי אשורנס בע"מ ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות' עו"ד

מבקשת הפטנט: .6)אז 5זתסידה הסמג.ז פנ ע"י ב"כ: סנפורד ט. קולב ושות'

ה ח ל ט ה

1. בקשת הפטנט שבכותרת עוסקת ב"התקני ותהליכי פיקוח מבוססים על שינוי, השמדה ומרה של ננומבניס". הבקשה הינה שלב לאומי בישראל של בקשת 6.1 שהוגשה ביוס 0 והיא תובעת דין קדימה מבקשה אמריקאית שהוגשה ביוס 11.9.2009 (שתכונה

למען הנוחות "688'"").

2. הבקשה נבחנה, קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביוס 30.11.2016. ביוס 27.2.2017 הוגשה התנגדות למתן הפטנט וביוס 7.5.2017 הגישה המתנגדת כתב טענותיה בהליך. במקביל הגשת כתב הטענות עתרה המתנגדת כי תינתן בהליך הכרעה מתנגדת בחלק מטענותיה כפי שיפורט להלן. השאלות שבהן מתבקשת הכרעה מקדמית הינן כדלקמן:

א. זכאות בקשת הפטנט לדין הקדימה - ביתר פירוט טוענת המתנגדת כי הבקשה האמריקאית ממנה נתבע דין הקדימה אינה הבקשה המוקדמת ביותר בה תוארה האמצאה ולפיכך אין בקשת הפטנט וכאית לדין קדימה בהתאם לסעיף 10(א)(1) לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967 (להלן: "החוק"). קיימת בקשה קודמת, אשר הבקשה

האמריקאית הינה בקשת המשך בחלקה (019) שלה. אם ייקבע כי בקשת הפטנט אינה זכאית לדין הקדימה או תבקש המתנגדת להסתמך על פרסוס בקשת הפטנט

הבינלאומית, שכונתה 2):1"288, אשר קודס למועד הגשת בקשת הפטנט האמריקאית

ב. האם התביעות נובעות באופן סביר מתיאור הבקשה - טענת המתנגדת בתמצית הינה כי

המונח [זנסְטַזַפסְתַהּת-חסת בו נעשה שימוש בתביעה מס' 1 של בקשת הפטנט אינו נזכר

בתיאור הבקשה ומשכך אין התביעה עומדת בדרישות סעיף 13 לחוק. לפיכך עותרת המתנגדת כי אורה למבקשת הפטנט להסביר מונח זה ולהצביע על עיגונו בתיאור וככל שלא יעלה בידה לעשות כן, אורה על דחיית בקשת הפטנט.

ג. מידת החפיפה בין הבקשה הנדונה לבין בקשת הפטנט 209734 (שהינה השלב הלאומי בישראל של 0:1"228) וזאת לאור טענת המתנגדת כי קיימת חפיפה בין שתי הבקשות.

המתנגדת הגישה הודעת התנגדות גם לבקשת פטנט 209734. לפיכך עותרת המתנגדת כי אורה למבקשת הפטנט להסביר את ההבדלים בין שתי בקשות הפטנט.

3 מבקשת הפטנט מתנגדת למתן ההכרעה המקדמית והיא סבורה כי לצורך ההכרעה נדרשת הבאת ראיות ובמיוחד חוות דעת מומחים וזאת בין היתר בשל מורכבות בקשת הפטנט. לפיכך אין במתן ההכרעה המקדמית כדי לייעל את הדיון. עוד סבורה מבקשת הפטנט כי היה על המתנגדת לתמוך את בקשתה בתצהיר.

4 המתנגדת סבורה כי לשס מתן ההכרעה המקדמית די במסמכים המצויים כעת בפניי.

5. העיגון החקיקתי לסמכות הרשם להכריע בשאלה מקדמית מצוי בתקנה 72 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכיס ואגרות), התשכ"ח - 1968, הקובע כדלקמן:

"72. (א) בתום הדיון, או לאחר מכן בהקדם ככל האפשר לפי הנסיבות, יתן הדשס את החלטתו, אולם -

(1) רשאי הדשם בכל שלב משלבי הדיון להוציא החלטתו באחת הבקשות לסעד, אס נלאה לו שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לענין אותה בקשה או לגבי השאלות העומדות להכרעה;

2) דרשאי הרשם, אם ראה לנכון לעשות כן, להוציא החלטת ביניים שבה יכריע בשאלות שבמחלוקת או יתן אפשדות לתקן את הבקשה והפירוט או לנהוג בהס בכל דרך אחרת."

6. שני הצדדיס מסתמכים בטענותיהס על החלטת כב' הרשם (כתוארו אז) בעניין התנגדות לבקשת פטנט 181650 (בקשה למתן הכרעה מקדמית בנוגע לפרשנות התביעות בבקשת הפטנט) טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' .ט.א ה6זדת.)(פורסמה באתר רשות הפטנטים, 11.9.2014) (להלן: "עניין יאנסן"). בעניין יאנסן נדונה סמכות הרשם להכריע בשאלות מקדמיות במהלך התנגדות וכן נדונו השיקולים, ביניהן

היכולת להכריע בשאלה המקדמית מבלי להיזקק לגביית ראיות, שיקולים של יעילות הדיון ושיקוליס מערכתיים, כגון האפשרות כי הרשם יוצף בבקשות מסוג זה. עוד הביע כב' הרשם בענייו יאנסן את החשש כי יהיה בהכרעה מקדמית שכזו להקנות יתרון דיוני לצד מן הצדדיס ובכך לפגוע בכללי הגינות הדיון. לבסוף סבר כב' הרשם כי אף אס ניתן היה להכריע בפרשנות התביעות כבר בשלב מוקדם של ההליך, הרי שאין די בטעמי יעילות הדיון כדי לנקוט בדרך זו ועל צעד שכזה להינקט במקרים יוצאי דופן בלבד:

"מכאן שאף אם ניתן היה להכריע בשאלת פדשנות התביעות כבר בשלב מוקדם זה של ההליך, הרי שאין במקדה זה בטעמים של יעיקות הדיון להוות טעם מספיק לדון בבקשה דנן ועל צעד שכזה להינקט במקרים לוצאיס מן הכלל בלבד בהם היתרונות הדיוניים בלורים, כגון במקרים בהם ברי ונהיר שאין מקום לבירוד עובדת: נוסף."

סבורה אני כי כל אחת מן השאלות שהעלתה המתנגדת כשאלה מקדמית הינה כזו הדורשת ליבון מעמיק בטרס תינתן בה החלטה. אדון בשאלות אלה כסדרן:

בשאלת הזכאות לדין הקדימה הצדדיס אינס חלוקיס על מועדי הגשת הבקשות השונות. אין כך אין מחלוקת כי הבקשה שבפניי, שהינה שלב לאומי של בקשה בינלאומית, תובעת דין קדימה מבקשה אמריקאית שהיא בקשת המשך בחלקה של בקשה אמריקאית קודמת. טענת מבקשת הפטנט הינה כי האמצאה הנתבעת כעת תוארה לראשונה בבקשת ההמשך בחלקה. לפיכך מעוררת שאלה זו את הצורך להכריע האס האמצאה הנתבעת בבקשת הפטנט בפניי תוארה לראשונה בבקשת הפטנט האמריקאית הראשונה. לצורך כך אין מנוס מלהיכנס לדיון לגוף העניין בשאלה מהי האמצאה ויש מקום לאפשר הגשת ראיות בשאלה זו ולא ניתן לחייב את הצדדיס להסתפק באמור במסמכי הבקשות בלבד.

במסגרת הנושא השני, הסעד המתבקש הוא כי אורה למבקשת הפטנט להסביר את המונתח "[8ענסטי5סתהת-מסם" שבתביעות ולהצביע על הסימוכין לו בתיאור. משהעלתה המתנגדת את טענת העדר הסימוכין לתביעות כאחת מן העילות להתנגדותה, נראה כי אין מנוס למבקשת הפטנט מלהתייחס לאותו עניין במסגרת כתבי הטענות והראיות מטעמה. ככל שתבחר מבקשת הפטנט שלא להידרש לסוגיה זו, הרי יהיה צורך להכריע על פי הראיות שתגיש המתנגדת. בשלב זה טרס הוגשו טענות מבקשת הפטנט והמתנגדת לא הגישה ראיות מטעמה. לפיכך הסעד המבוקש הינו מוקדס. ואת ועוד, ככל שטענת המתנגדת הינה כי מושג זה אינו מתיישב כלל עס האמור בבקשת הפטנט ולמעשה לא ניתן להבין את התביעה כלל, הרי שגם טענה זו הינה כזו שלא ניתן לבררה בשלב מקדמי זה.

סוגיה השלישית והאחרונה בה עותרת המתנגדת שאדון בה הינה שאלת החפיפה בין בקשת הפטנט שבפניי לבין בקשת פטנט 209734 המצויה אף היא בהתנגדות. ביתר פירוט סבורה

המתנגדת כי על מבקשת הפטנט להצביע על ההבדלים בין שתי הבקשות. שאלה זו הינה עילה עצמאית להתנגד למתן הפטנט ואיני רואה צורך ואפשרות להכריע בשאלה או כעת. יתרה מכך, ככל שטענת המתנגדת הינה כי קיימת חפיפה בין הבקשות וכי יש ליתן פטנט אחד בלבד בגינו, הרי שעל מבקשת הפטנט להתייחס לטענה זו במסגרת כתבי הטענות והראיות מטעמה. זאת ועוד, ככל שזוהי עמדת המתנגדת, הרי שיהא זה יעיל כי תגיש בקשה לאיחוד הדיון בשתי התנגדויות אלה, אשר לאור החפיפה הנטענת בין הבקשות, סביר שתעוררנה שאלות משותפות של משפט ושל עובדה.

מסקנתי מן האמור הינה, אפוא, כי דין הבקשה להידחות. איני סבורה כי השאלות שהעלתה המתנגדת הן אכן שאלות מקדמיות אשר ניתן לדון בהן על פי המסמכים המצויים בפניי, ללא גביית ראיות. מכאן שאיני רואה יעילות בפיצול הדיון באופן שתחילה ידונו הנושאים שהעלתה המתנגדת ורק לאחר שיוכרעו יידונו יתר עילות ההתנגדות. אכן כרוכיס הדבריס וה בזה, וייתכן כי העדויות מטעמה המתנגדת ייאלצו להתייחס לפרסומיס הקודמיס תחת הנחות שונות וזאת בעיקר לעניין המועד הקובע אשר ביחס אליו ייבחן הידע הקודס. למרות האמור, איני רואה מנוס מלנהל את ההליך בהתאם לסדרי הדין הקבועים בתקנות, דהיינו לברר את ההתנגדות בתוס פרשת הראיות.

הוצאות בקשה זו יילקחו בחשבון בסיוס ההליך, ככל שייפסקו בו הוצאות לצד כלשהו.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושליס ביוס י"א תמוז תשע"ז

6 יולי 2017