התנגדות לבקשת פטנט 223365

ההחלטה:

התנגדות לבקשת פטנט 223365 (בקשה למחיקת תצהיר המבקשת במסגרת התנגדות לתיקון פירוט)

המתנגדת: 1 .000 :8 1011ו2) ת20[115608) ע"י ב"כ: קורח ושות' עורכי דין ועורכי פטנטים

המבקשת: דאטא טכנולוגיות איתור בע"מ

ע"י ב"כ: גרא-גסנר

ה ח ל ט ה

1. במסגרת הליך ההתנגדות לבקשת הפטנט שבכותרת הגישה מבקשת הפטנט ביוס 31.3.2016 בקשה לתיקון פירוט. בבקשה עתרה לתיקון תביעות בקשת הפטנט.

2 ביוס 30.5.2016 הגישה המתנגדת התנגדות לבקשה לתיקון הפירוט. המתנגדת טענה כי הבקשה לתיקון פירוט נועדה להביא את נוסח התביעה לנוסח שהתקבל בפטנט הבריטי המקביל, כי המבקשת הגישה את בקשת הפטנט בחוסר תוס לב וכי הבקשה אינה עומדת בתנאי החוק. לכתב הטענות לא צירפה המתנגדת תצהיר.

3 ביוס 2.6.2016 הודיעה מזכירות בית הדין למבקשת הפטנט כי המתנגדת מתנגדת לתיקון הפירוט. באותה הודעה ניתנה הוראת הרשם למבקשת הפטנט להגיש את טענותיה וראיותיה בתשובה עד יוס 30.6.2016.

4. ביוס 20.6.2016 עתרה מבקשת הפטנט לארכה להגשת תשובתה להתנגדות. לאחר שהועברה הבקשה לתגובת המתנגדת, וזו הותירה את העניין להכרעת הרשם, נעתר הרשם לבקשת הארכה שנתבקשה עד יוס 20.8.2016.

5. ביוס 21.8.2016 הגישה מבקשת הפטנט תשובה להתנגדות לתיקון הפירוט. בתשובתה כללה טענות משפטיות בלבד ללא ראיות.

6. ביוס 25.10.2016 הודיעה המתנגדת כי אין בכוונתה להגיש ראיות לתמיכה בהתנגדות לתיקון הפירוט.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ביוס 9.1.2017 קבעתי מועד להשמעת טענות הצדדים בפניי. עוד קבעתי בהחלטתי כי אם הצדדים מוותרים על השמעת טענותיהם בעל פה ומבקשים כי ההחלטה תינתן לפי המסמכים שבתיק, יודיעו ואת תוך 14 ימים ממועד מתן ההחלטה האמורה.

ביוס 25.1.2017 הודיעה המתנגדת כי היא מוותרת על השמעת טענותיה בעל פה וזאת בכפוף למתן הודעה דומה מצד מבקשת הפטנט. באותו יום הגישה המבקשת הודעה שכותרתה "הודעה מטעמה מבקשת הפטנט על הגשת ראיות וויתור על השמעת טענות בעל פה." להודעה זו צורף תצהירו של מר צבי וינברגר, אחד מהממציאים של האמצאה הנתבעת בבקשת הפטנט שבפניי. בתצהירו הקצר חוזר מר וינברגר על האמור בבקשת התיקון ובעיקר על הטענה כי הוספת שלב בתביעה מס' 1 מהווה צמצום של התביעה.

בהחלטתי מאותו יום הוריתי למתנגדת להודיע אם היא מסכימה לקבלת התצהיר, כדלקמן:

"ממקרא הודעת מבקשת הפטנט לא ברור מדוע סברה כי רשאית היא להגיש את דאויותיה כעת לאחר שחלף המועד שהוקצב לכך בהולאת הרשם מיום 30.6.2016 ואף האדכות שנתבקשו חלפו. עם זאת, אם המתנגדת מסכימה לקבלת התצהיר כדאיה נוספת, תודיע זאת תוך 14 ימים וכן תודיע בתוך אותה תקופה האם היא מבקשת לחקור את המצהיר במידה שהתצהיר יתקבל כראיה."

ביוס 6.2.2017 הגישה מבקשת הפטנט הודעת הבהרה ובה פירטה מדוע לטעמה הוגשו ראיותיה במועד. לטענתה, בהתאם לתקנה 99 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח - 1968 (להלן: "התקנות") לאחר שהמתנגדת לא הגישה ראיותיה בהליך יש לראות בה כמי שמודה בעובדות להן טענה המבקשת בבקשת התיקון. כמו כן אין בכך כדי לפגוע בכך דיה להגיש ראיות מטעמה. לטעמה, לאחר שעמדו לזכות המתנגדת שלושה חודשים להגיש ראיותיה והיא בחרה שלא להגיש ראיות, עומדים גם לרשות המבקשת שלושה חודשים להגשת ראיותיה וזאת בהתאם לתקנה 56(ג) לתקנות (הטעות במקור, ככל הנראה כוונת המבקשת הינה לתקנה 59(ג) לתקנות).

ביוס 8.2.2017 הודיעה המתנגדת כי היא מתנגדת להגשת תצהיר המבקשת במועד בו הוגש. לטענתה, המועד להגשת התצהיר חלף זה מכבר. לגבי התצהיר, טוענת המתנגדת כי הוא אינו תצהיר עובדתי אלא תצהיר שעיקרו ייעוץ משפטי שקיבל המצהיר וגם ממנו יש להוציאו מהתיק.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

2. הדין עס המתנגדת. תקנה 102 לתקנות עוסקת בתיקון פירוט במהלך הליכי התנגדות. תקנה

4

2 '(ג) לתקנות קובעת כי על המתנגדת לצרף להתנגדותה לתיקון הפירוט את טענותיה ואת ראיותיה וזאת תוך חודשיים.

המתנגדת פעלה כך והגישה התנגדות מפורטת, אליה לא צירפה תצהיר. תקנה 2 אינה מפרטת אם יש לאפשר למבקשת הפטנט להגיש טענות וראיות בתשובה, אם לאו והמשך ההליך הינו דיון הרשם בהתנגדות:

"המתנגד רשאי, תוך חדשיים מיום שנמסר לו העתק הבקשה כאמור בתקנת משנה (א) או תוך המועד שבו עליו להגיש ראיות כאמור בתקנה 60 אם עדיין לא הגיש ראיות, לפי המועד המאוחר ואחר, להודיע על התנגדות למתן הרשות לתקן את הפירוט, ויצרף להודעתו את כתב טענותיו ואת דאויותיו לענין זה; הרשם ידון בהתנגדות למתן הרשות לתקן במעמד בעלי הדין בהתנגדות למתן הפטנט,"

ממקרא התקנה ניתן להעלות על הדעת פרשנות לפיה אין למעשה למבקשת זכות מוקנית להגיב להתנגדות באמצעות הגשת טענות וראיות מטעמה. פרשנות זו אינה מקובלת ברשות ומבקשי פטנט מקבלים הוראה להגיש תשובה להתנגדות הכוללת טענות וראיות, כפי שנעשה במקרה זה. בהוראת הרשם הוקצב למבקשת הפטנט חודש בלבד להגשת טענותיה וראיותיה. מועד והנדחה לבקשתה ואולם המבקשת לא הגישה ראיותיה יחד עם תשובתה.

המבקשת סומכת ידיה על תקנה 99 לתקנות הקובעת כדלקמן:

"מסירת הודעה לפי תקנה 98, דינה כדין הגשת התנגדות ויחולו עליה ועל המשך ההליכים לפי פרק זה סדרי הדין הקבועים לענין התנגדות למתן פטנט בחלק הרביעי לתקנות אלה, ולעניין זה יראו כל מי שמסר הודעת התנגדות לפי תקנה 98 כמתנגד ואת בעל הפטנט וכן בעל דשון ייחודי בו, כמבקש."

תקנה זו אינה חלה כלשונה על ענייננו ממספר טעמים. ראשית, כבר ממקרא התקנה עולה כי היא עוסקת בהמשך הליכי ההתנגדות שהחלו במסירת הודעת התנגדות לתיקון הפירוט. המתנגדת בענייננו לא מסרה את הודעת ההתנגדות בהתאם לתקנה 98 לתקנות. שנית, תקנה 102 דנה באופן ספציפי בהליכי תיקון במהלך התנגדות והוראותיה נעלמו כליל מעיני מבקשת הפטנט.

ככל שתקנה 99 חלה על התנגדות לתיקון פירוט הרי גם היה על מבקשת הפטנט להגיש את ראיותיה יחד עם טענותיה. תקנה 99 לתקנות הדנה בסדרי הדין בהתנגדות לתיקון פירוט (שלא במסגרת התנגדות לבקשת הפטנט) מפנה לסדרי הדין הקבועים בתקנות 57 - 75. ואולם לא ניתן לקרוא את תקנה 99 במנותק מתקנה 102 המחייבת את המתנגד לתיקון פירוט במהלך התנגדות להגיש את ראיותיו יחד עם טענותיו. לפיכך, בהתאם לתקנה 59(ב) לתקנות על המבקשת להגיש את ראיותיה יחד עם טענותיה (ראה החלטת הרשם בעניין התנגדות

לבקשת פטנט 122546 (בקשה למחיקת ראיות) 0013160ך1601 815 6611116ה הויזה ו[ א6זיס /\ר

נ' 0155 ד 0 \, ז דד (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 28.1.2014)).

טענת מבקשת הפטנט הינה כי רק לאחר שהגישה את טענותיה, הודיעה המתנגדת כי אין בכוונתה להגיש ראיות. לפיכך היא סבורה כי המועדים להגשת ראיות מטעמה החלו להימנות ממועד מתן ההודעה האמורה.

ואולם הודעה זו של המתנגדת ניתנה לאחר שמזכירות בית הדין הודיעה לשני הצדדים כי על המתנגדת להגיש ראיותיה. לא ברור מדוע נשלחה הודעה זו של מזכירות בית הדין למתנגדת והדבר אירע, ככל הנראה, בשל טעות, שהרי בשלב זה חלפו המועדים להגשת ראיות הצדדים בהתאם להוראות התקנות והוראות הרשם, כאמור.

המסקנה מן האמור הינה כי המבקשת לא הגישה את התצהיר במועד וכבר ממנו יש להוציאו מהתיק.

אך גם אם הייתי מתירה את הגשת התצהיר בשלב כה מאוחר, הרי שעיון בו מעלה כי אין בו למעשה כל עובדה שעשויה לתמוך בעמדת מבקשת הפטנט והוא מורכב מעדות סברה ומייעוץ משפטי שקיבל המצהיר.

בסעיפים 1 - 5 מציג המצהיר את עצמו ואינו מתייחס לשאלות שבמחלוקת. סעיף 6 לתצהיר מתאר את תביעה מס' 1 לבקשת הפטנט באופן כללי. בסעיף 7 טוען המצהיר כי התיקון המבוקש הינו צמצום באמצעות הוספת שלב לתביעה והשלב הנוסף מתורגם לעברית. נוסח התביעה תוך סימן התיקון המבוקש מובא בהמשך אותו סעיף.

בסעיפים 8 - 9 מעיד המצהיר על הסברים שקיבל מיועציו המשפטיים. בסעיף 10 לתצהיר מעיד המצהיר, כבעל מקצוע בתחום, על הדברים שהוא למד מהפירוט בהתאם לייעוץ המשפטי שקיבל המפורט בסעיפים 8 - 9 לתצהיר. בסעיפיס 11 ו-12 מעיד המצהיר כבעל מקצוע בתחום כי המונחים שיטה, מערכת, תקן ותהליך הינס כולל היבטים שונים של המצאה וכי מקובל לתבוע היבטים שונים של ההמצאה על מנת להבטיח הגנה הולמת. בסעיף 12 מסכם המצהיר "על פי ניסיונו וחוות דעתו המקצועית" כי השלב שהוספתו נתבקשה נתמך בפירוט.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. די בדברים אלה כדי להבהיר כי תצהיר זה אינו תצהיר עובדתי כי אם עירוב של ייעוץ משפטי ועדות סברה. אשר לייעוץ המשפטי, הרי שאין בו כדי לסייע בהכרעה במחלוקת שבין הצדדים. כך גם עמדתו של העד באשר לאופן כתיבת בקשות לפטנט ואופן ההגנה כול על אמצאות המופיעה בסעיף 12 לתצהירו, אשר ספק אם הוא מוסמך להעיד עליה והאם היא רלוונטית לענייננו.

5. ככל שחפצה המבקשת להוכיח עניינים שבמומחיות, היה עליה להגיש חוות דעת מתאימה ולא ניתן להוכיחס באמצעות עד רגיל. כפי שנאמר לעניין זה בספרו של י. קדמי "על הראיות", מהדורה משולבת ומעודכנת, חלק שני, עמ' 756 (2009):

"כאמור, העד הדין - להבדיל מן העד המומחה - אינו דשאי להעיד אלא על "עובדות" בלבד. גולש העד הדין אל מעבר לגבול "העובדות" - עדותו פסולה כ"עדות שבסביבה". הסקת מסקנה (קו: "סברה"), שאינה "מסקנה שבמומחיות"- שמודה לבית המשפט לבדו; משום שאין לעד, שאינו מומחה, כל "יתדון" על בית המשפט בהקשר זה, ואל לו לשים עצמו בנעלי השופט."

6. אף אם המצהיר הינו מומחה בתחום, הרי שהוא אחד מן הממציאים בבקשת הפטנט הנדונה ועל כן ברור כי הינו אדם המעוניין בתוצאות הדיון. כבר ממנו נגועה עדותו בחוסר אובייקטיביות אשר מונעת ממנו מלשמש כעד מומחה (ראה ת.א. (ת"א) 2334/06 משק ברמי - ייצור ושיווק תוצרת חקלאית בע"מ נ' יעדים לשיווק (1972) בע"מ (פורסמה בנבו, 9 וכן בקשה לביטול פטנט 155671 (בקשה למחיקת תצהיר בתשובה) רונטל יישומים הנדסיים 2001 בע"מ נ' אלעד ברקן (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 19.12.2016).

7. לאור האמור התצהיר אינו יכול לשמש כראיה בהליך ההתנגדות לתיקון פירוט ודינו מחיקה.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

8. בהתאם להודעת הצדדים כי אינם מעוניינים להשמיע טענותיהם בעל פה, מבוטל באת הדיון הקבוע ליוס 21.2.2017. ההחלטה בבקשה לתיקון פירוט תינתן לאור טענות הצדדים בכתב.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס י"ז שבט תשע"ז 3 פברואר 2017