התנגדות לבקשת פטנט 231713

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 231713 (בקשה למחיקת ראיות המתנגדת בתשובה במסגרת התנגדות לתיקון פירוט)

המתנגדת: שטראוס בריאות בע"מ ע"י ב"כ: ג'י. אי. ארליך (1995) בע"מ ואח'

מבקשת הפטנט: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות'

ה ח ל ט ה

1. שם האמצאה הנתבעת בבקשת הפטנט הינו "שיטה להכנת מוצר עתיר שוקולד ומוצר עתיר שוקולד כזה". ביתר פירוט בקשת הפטנט עוסקת בשיטה להכנת מוצר עתיר שוקולד על ידי

המסת שוקולד בחלב (]61 610601806), והמסת חומר מייצב אכיל (51401112069) עס חלב ליצירת תסשופסקות 60 ולאחר מכן, ערבוב שתי התמיסות יחד. התמיסה המתקבלת לאחר הערבוב כאמור (0856 116 610601816), עוברת תהליכים של הימגון, פסטור וצינוון עד שמתקבל מוצר סופי בעל מאפיינים רצוייס. אחד מהמאפיינים האלו הינו פרופיל המרקס של המוצר הסופי, אשר בא לידי ביטוי בשני משתנים: אחד, חוזק ג'יל ( |₪6 11שת6י60) ; השני, ציין דביקות (ז0ז10016 655ת80651/6). שני המשתנים האלו מבוטאים

בערכים הנקוביס בגרמיס והינם חלק מתביעה 1 הבלתי תלויה בנוסחה לפני התיקון המבוקש.

2. במסגרת הליך ההתנגדות לבקשת הפטנט שבכותרת הגישה תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (להלן: "מבקשת הפטנט") ביוס 9.5.2016 בקשה לתיקון פירוט. בבקשה עתרה לתיקון תביעות בקשת הפטנט וכן לתיקון התיאור, כפי שיפורט להקן.

3 אשר לתיקון התביעות, בקשתה הינה כי תביעה בלתי תלויה אחת לבקשת הפטנט תתוקן על ידי מחיקת פרופיל המרקס של המוצר הסופי:

01 פחזאוחז ץש )]6וח 60601016 ₪ פחזזסקסזק ממסחזםוהס6 ז5ו] 0 חז (ם) זווס (ש/ש) 20% 16051 1 ףחוס 60601016 ]0 זהווסחזם 6זז ]ווח סוחז 60601016 שיזוו סק 6 0 1 חחוש א[וחחז 5010 616וחז 610601016 6 ]ס זוףוסטו [סזסז 6 ]ס ז10זוו 60600 1565זקחזס6 60601016 50116 1116 מזסיז6\[ע 40% סטספם 1 הזאזחז על הסוזופסקחזס6 !50001 ם חהזיזסק6יזק הזוה 60 56000 0 חז (פ) ]וס 0066 6זוווסיז6קהח16 0 ₪1 הז א[וחז הזו ז20ז[51001 601016 6חס 16051 תושו 05ח0ק05דזס6 101 1ח6וחס6 01] 0 ףהוטסת א[וחז 5010 55% 01 4% פחזקו!51001 0 חוסופס 10 ]6וונסיז ה6ז 60601016 6 ]0 זה6זהס6 ז1ם] 65160 ;6005110 פחזאזוח 0 1 הסווו5סקוח60 חז50001[2 6וזז [זזעו ז[סחז 60601016 זז הזאזחז (6) % )+00 10 ]|6חז ו[6זיז 610601016 50% 10 20% )ווסם ה66שח0 ]0 סחוטיז 056 \ז10'ז 6110601010 ₪ מוס)פס סז הסוזופסקחזס6 ףהזקו!ז5)00 0 6058סיז ח2010ח006סהזסו[ ₪ 10 0056 השזז 60601016 6 ףהזו60[מוו5 (0) ;56 סז 60601016 260וח6ףסהזסה ₪ הזסזפס הסזז20ז'זוו516סק 0 10 0056 ה6זז 60601016 260וח6סחזסו! 6 חחזו60[טוו5 (6) ;0050 סז 6110601016 260ז'זוו6ו5סק 0 חזסוסס סז 6655סיזק ]0 6זווזסיז6קהח6ו [0חז] 0 10 0056 השזז 60601016 26ז'זוו6ופסק 6 פהו!וסס6 )6 זסוו0סיזכן 6זיז 60601016 16 הזסזס סז 30%5 סז 10%5 666 1200'ז0616יזסו[6/ 15 ז6ווסיזטן \[6זיז 6110601016 6ז הזשיזסתעצו

60 חחזפויזקהוס6 60601016 6ו!50 5010 ]0 25% 0+ 8% חססשחסם -

")וו

בח :4% ח66קח06 ]0 6פחסז סיזוווסיזסקוח6) 0 01 86זסו5 מהזיזגום 51001 - 0 ;0075 21 16051 1 ]0 הסויזשק ם זס] 10%0 ".20-45% ]0 6חחסיז סז חז ז6ווסחז קיז -

בנוסף, הבקשה הינה כי תתוקן תביעה 20 לבקשת הפטנט שהינה תביעה בלתי תלויה למוצר באופן שיימחקו ממנו אותס מאפייניס של חוזק הג'ל והדביקות. כמו-כן נתבקשה מחיקת התביעות התלויות 18, 19, 22 ו-23 לבקשת הפטנט. תביעות אלו מתייחסות לפרופיל המרקס של המוצר הסופי.

עוד עותרת מבקשת הפטנט לתקן את תיאור בקשת הפטנט על ידי שינוי שס המכשיר באמצעותו התבצעה בדיקת פרופיל המרקס בעזרת של המוצר הסופי. לטענת מבקשת הפטנט,

נפלה טעות סופר בשס המכשיר, והיא מבקשת לשנות את סוג המכשיר מ-"2א17" ל-

"לדא 1". בנוסף נפלה טעות בסוג הגשש באמצעותו בוצעו בדיקות מרקס הדוגמאות המתוארות בבקשת הפטנט ולפיכך מבקשת היא לתקנה כך שיירשס בתיאור הגשש הנכון

שהינו מסוג 25-040/ ולא כפי שנרשס במקור גשש מסוג 25ק.

ביוס 10.7.2016 הגישה שטראוס בריאות בע"מ (להלן: "המתנגדת") התנגדות לבקשה לתיקון הפירוט. המתנגדת טענה כי תיקון התביעות המבוקש אינו מהווה משוס הבהרה, וכי התיקון אינו נתמך בפירוט בקשת הפטנט או נובע ממנו, והוא מהווה הרחבה של ההיקף הנתבע בבקשת הפטנט. בנוסף, המתנגדת טענה כי התיקון המבוקש שונה לחלוטין מהתיקון עליו הצהירה מבקשת הפטנט בכתב תשובתה לכתב טענות המתנגדת בהליך ההתנגדות העיקרי וכן הוא מנוגד להצהרותיה לרשות בהליך הבחינה. לפיכך, יש, לטענתה, לדחותו בשל מניעות וחוסר תוס לב. לענייון הבקשה לתקן את שס הגשש, טוענת המתנגדת כי היה על מבקשת הפטנט לצרף ראיה כלשהי על מנת להוכיח כי הייתה טעות בסוג הגשש, וכי אין מדובר בתיקון מהותי. המתנגדת אינה מתנגדת לתיקון שנתבקש ביחס לסוג המכשיר. לכתב הטענות לא צירפה המתנגדת תצהיר.

ביוס 13.10.2016 הגישה מבקשת הפטנט תגובה להתנגדות לתיקון הפירוט. בתגובתה כללה תצהיר של מר גבי טריואקס (להלן: "מר טריואקס").

ביוס 30.3.2017 הגישה המתנגדת את תצהיריהס של מר מרדכי סגל (להלן: "מר סגל") ופרופ' אייל שמעוני (להלן: "פרופ' שמעוני"), שניהס עובדי המתנגדת, כראיות בתשובה לתמיכה בהתנגדותה לתיקון הפירוט.

ביוס 18.4.2017 הודיעה מבקשת הפטנט כי היא מתנגדת להגשת תצהיריהם של מר סגל ופרופ' שמעוני. לטענתה, המועד להגשת התצהירים חלף זה מכבר. לגוף התצהיר, טוענת מבקשת הפטנט כי הס אינס מהוויס ראיות בתשובה ואינס רלוונטייס להליך תיקון הפירוט. לפיכך עתרה מבקשת הפטנט למחיקת התצהירים.

0. תקנה 102 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות") עוסקת בתיקון פירוט במהלך הליכי התנגדות. תקנה 102(ג) לתקנות קובעת כי על המתנגדת לצרף להתנגדותה לתיקון הפירוט את טענותיה ואת ראיותיה וזאת תוך חודשיים:

"(0) המתנגד רשאי, תוך חדשיים מיום שנמסר לו העתק הבקשה כאמור בתקנת משנה (א) או תוך המועד שבו עליו להגיש ראות כאמוד בתקנה 60 אם עדיין לא הגיש דאיות, לפי המועד המאוחר יותר, להודיע על התנגדות למתן הרשות לתקן את הפירוט, ויצרף להודעתו את כתב טענותיו ואת ראיותיו לענין זה; הדשם ידון בהתנגדות למתן הרשות לתקן במעמד בעלי הדי בהתנגדות למתן הפטנט."

(הדגשה אינה במקור)

1. בעניין התנגדות לבקשת פטנט 127833 טבע נ' 42004 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 7) ע מד כב' סגן הרשם (כתוארו אז) על הפגיעה המסתברת במבקש הפטנט בשעה שיבחר המתנגד להגיש במסגרת ראיותיו בתשובה, ראיות שיכול היה להגיש במסגרת ראיותיו הראשיות:

"פרשנותה של המתנגדת לתקנה 62 מאפשרת, למעשה, למתנגדת שלא להגיש כלל ראיות בשלב הראשון ולהמתין לדאיות המבקשת ודק בהתאם לראיות המבקשת לבחוד אילו דאיות להגיש בעצמה. במצב כזה לא תדע המבקשת עם אילו ראיות עליה להתמודד."

2. קושי זה בא לידי ביטוי גם בהחלטה בעניין התנגדות לבקשת פטנט 178141 (בקשה למחיקת

ראיות בתשובה) אוניפארם נ' עחבּקו 60 ספוט5 6175ץ]/ 3115001 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 12.1.2014):

"ואולס גם כאשר הראיות מוגשות בתשובה לראיות המבקשת, יש להראות כי לא ניתן היה להגיש ראות אלה בשלב הראיות הראשיות שכן אחרת יווצר מצב אבסודדי, לפיו המתנגדת יכולה להימנע מהגשת ראיות בשלב הראשון על מנת להותיר את כלל הראיות לשלב הראיות בתשובה. בכך לא תינתן למבקשת הזדמנות להשיב לראיות המתנגדת (החלטה כב' סגן הרשס (כתואדו אז)

בהתנגדות לבקשת פטנט 127833 טבע ג' 40008 (פורסמה באתר דשות הפטנטים, 2.2007 .12)."

יובהר כי ככל שההתנגדות לתיקון הפירוט מבוססת על טענות משפטיות גרידא, הרי שאין חובה לתמוך אותה בתצהיר או בחוות דעת מומחה. על סדרי הדין בהתנגדות לתיקון פירוט המוגשת בעוד הליכי ההתנגדות כנגד בקשת הפטנט תלויים ועומדיס (ראה התנגדות לבקשת פטנט 223365 (בקשה למחיקת תצהיר המבקשת במסגרת התנגדות לתיקון פירוט)

₪ 21011) מ201115013) נ' דאטא טכנולוגיות איתור בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 13.2.2017)).

מכאן לראיות שמחיקתן מתבקשת. הראיות הוגשו כראיות בתשובה לתצהירו של מר טריואקס, עובד אצל מבקשת הפטנט.

בתצהירו מעיד מר טריואקס כי בדיקות המרקס שנערכו במהלך פיתוח המוצר נעשו עס גשש מסוג 040-/4/21. של חברת 15ת516ע5 1100 518016, בעוד שבבקשת הפטנט נכתב בטעות כי הבדיקות בוצעו באמצעות גשש מסוג 225 של אותה חברה. מר טריואקס הצהיר כי הטעות

נבעה מכך שעובד אחר אצל מבקשת הפטנט סבר כי הגשש שנעשו בו הבדיקות היה מסוג 25ק.

עוד, התצהיר מר טריואקס כי אין משמעות לסוג הגשש שמשמש לביצוע הבדיקות, כל עוד הבדיקות מבוצעות באותו סוג של גשש באופן עקבי.

תצהיר וה נועד להשיב לטענת המתנגדת כי אין ראיה לכך שאכן חלה טעות בתיאור הבקשה ביחס לגשש בו נעשה שימוש.

פרופ' שמעוני מתייחס בתצהירו לתיקון המבוקש בשס הגשש.

בתצהירו מצהיר פרופ' שמעוני בסעיפים 7- 8 על הסברים שקיבל מיועציו המשפטיים. בהיות הצהרה זו ייעוץ משפטי שקיבל העד, אין לה למעשה משקל כראיה, שהרי תצהיר מתייחס לעובדות הידועות לעד ולא לייעוץ משפטי שקיבל (ראה י. קדמי "על הראיות", עמ' 781-786 (מהדורה משולבת ומעודכנת, תשס"ד - 2003)).

בסיפא סעיף 8 לתצהיר מעיד פרופ' שמעוני כי התיקון המבוקש בשס הגשש מוסיף אלמנטים משמעותיים לבקשת הפטנט שלא היו כלולים בה מלכתחילה. בסעיף 10 לתצהיר מעיד פרופ' שמעוני כי אין שוס סיבה לסבור מקריאת תיאור בקשת הפטנט שהטעות שנפלה לכאורה בבקשת הפטנט, אינה אלא טעות כמוסה. בסעיף 12 לתצהיר טוען פרופ' שמעוני כי אפילו אם מדובר בטעות, טעות זו אינה טעות סופר אלא היא טעות מהותית.

בסעיף 13 לתצהירו מצהיר פרופ' שמעוני כי סוג הגשש משפיע מהותית על תוצאות הבדיקה, וכל סוג וסוג עלול להביא לתוצאות שונות. בסעיף 14 מצהיר פרופ' שמעוני כי השימוש בגשש

יביא לתוצאה שונה מהשימוש בגשש 02-040/. ועל כן, לא ניתן על פי תיאור הפטנט להוציא לפועל את תהליך ייצור באופן שבו ניתן לשחזר את בדיקת המרקס המתוארות בתיאור בקשת הפטנט. בסעיף 15 לתצהירו מצהיר פרופ' שמעוני כי בתיאור הפטנט לא הוגדר כלי מדידה לביצוע הבדיקות, ולכן התיאור לוקה בחוסר בהירות. פרופ' שמעוני מפנה לבדיקות מרקס שביצע ואשר דווח עליהן בתצהירו הראשון.

נראה כי כלל הסוגיות אליהן מתייחס פרופ' שמעוני בתצהירו, הינו סוגיות שעלו כבר בכתב ההתנגדות שהגישה המתנגדת לבקשת התיקון. זאת ועוד, כלל לא נטען על ידי מבקשת הפטנט כי התיקון המבוקש הינו תיקון של טעות סופר בהתאס לסעיף 69 לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 7 (להלן: "החוק"). לפיכך לא ברור מדוע היה מקוס להגיש תצהיר זה במסגרת ההתנגדות לתיקון פירוט. זאת ועוד, המתנגדת דרשה כי מבקשת הפטנט תמציא ראיה לכך כי אכן נפלה טעות בסוג הגשש וכי הטעות הייתה בתוס לב. לא נראה כי השערותיו של פרופ' שמעוני לגבי אותה טעות מהוויס תשובה לתצהירו של מר טריואקס. אס סברה המתנגדת כי בעל מקצוע ממוצע בתחוס לא היה רואה באותה טעות לכאורה כטעות אמיתית, היה באפשרותה להגיש את תצהירו של פרופ' שמעוני כבר במועד הגשת ההתנגדות לבקשת התיקון.

נראה כי טענתו של פרופ' שמעוני הינה כי התיקון מוסיף אלמנטים מהותיים לבקשת הפטנט שלא היו בה מלכתחילה ולפיכך היא מנוגדת לסעיף 66 לחוק ועל כן היה עליה להעלות טענה זו במפורש בהתנגדות לתיקון הפירוט ולתמוך אותה בראיות מתאימות כבר בשלב ראשוני זה.

תצהיר סגל

בסעיפים 4 - 7 מצהיר מר סגל על הדברים שהוא למד בקשר לבקשת תיקון הפירוט בהתאס לייעוצ המשפטי שקיבל מב"כ המתנגדת. כפי שקבעתי לעיל, ייעוץ משפטי שקיבל העד, אין לו למעשה מעמד כראיה ודינו להימחק.

בסעיפים 8 - 18 מעיד ומדגים מר סגל, כי התהליך המתואר והנתבע בבקשת הפטנט אינו בהכרח מוביל למרקס ספציפי, אלא ניתן לקבל באמצעותו מרקמים השונים זה מזה. יצוין שהעד לא התייחס למדדי חוזק הג'ל וציין הדביקות שיש לייחס לכל אחד משלושת המרקיס שקיבל. הטענה כי מאפייני מרקס הינס מאפייניס מהותיים של האמצאה עלתה רבות בכתב ההתנגדות של המתנגדת. המתנגדת טענה כי השמטת פרופיל המרקס מתביעות הפטנט תפגע בהירות התביעות ותמנע מבעל המקצוע הממוצע להוציא את האמצאה לפועל. יתרה מכך, ככל שניתן לקבל שלושה מרקמיס שונים מהתהליך הנתבע, הרי מחיקת המרקס מתוך התביעה מהווה הרחבה של התביעה. משמטרת תצהירו של מר סגל הינה להוכיח את טענות המתנגדת בהתנגדות לתיקון פירוט ואינה משיבה בדרך כלשהי לראיות שהגישה מבקשת הפטנט הרי שהיה נכון וראוי כי תצהירו יצורף לכתב ההתנגדות מלכתחילה. באופן וה הייתה ניתנת למבקשת הזדמנות נאותה להתמודד עס הטענות העובדתיות המועלות בו.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מסקנתי הינה אפוא כי תצהיריש של פרופ' שמעוני ומר סגל אינס ראיות בתשובה ואינס עומדיס בתנאים הקבועים בתקנה 102(ג) לתקנות. ואולם, קיים אינטרס ציבורי שלא לחסום את המתנגדת מלהציג את מלוא התשתית העובדתית וזאת כדי לקדם את האינטרס הציבורי הגלום בטוהר הפנקס. כפי שנקבע בעניין וה בע"א 217/86 שכטר נ' אמב\ בע"מ, פ"ד מד/(2) 6, בעמ'" 857 :

"כבר עמדתי לעיל על התפיסה שביסוד שיטת הפטנטים ועל העניין הציבורי שיש לשיטה בשמירה על טוהר פנקס הפטנטים. התעכבתי גם על כך, שעקב יכולתו המוגבלת של הרשם לבדוק את חוקיות הפטנט וכשידותו, סומכת השיטה בעניין זה על פניות מהציבור ומעודדת הגשתן. אך היעילה מכל היא פנייתו של אדם מעוניין, בין שעניינו הוא מטענה שהוא בעל האמצאה וביכולת שעניינו הוא בניצולה של אמצאה, שלדעתו אינה כשירה להגנת הפטנט, ובין שהוא תוקף את הפטנט בתקיפה ישירה ובין בתקיפה עקיפה - כמתגונן נגד תביעת הפדה. איש לא ישקיע את המאמץ ולא יוציא את ההוצאה לבידוד סודי של השאלות המתעודרות, לעתים בעיות קשות וסבוכות המצריכות עדויות מומחים, כפי שיעשה זאת אדם שיש לו אינטרס כלכלי באמצאה."

דברים אלה שנאמרו בקשר להליך ההתנגדות העיקרי, נכונים ותקפים גם לגבי ההתנגדות לתיקון הפירוט.

לצד אינטרס זה של טוהר הפנקס, אין להתעלם מזכותה של מבקשת הפטנט להשיב לראיות המתנגדת על מנת לאפשר לה לפרוש בפניי את מלוא התשתית העובדתית הנדרשת להוכחת כשירות האמצאה לפטנט. לפיכך אני מתירה למבקשת הפטנט להגיש ראיות בתשובה לתצהירי המתנגדת שהוגשו. יובהר כי ראיות אלה יכול שתהיינה תצהיריש או חוות דעת מומחה.

סוף דבר

לאור האמור לעיל, אני מתירה למבקשת הפטנט להגיש ראיות בתשובה לתצהיריש של פרופ' שמעוני ומר סגל וזאת תוך חודש ימים מיוס החלטתי זו. אס אין בדעת מבקשת הפטנט להשלים את ראיותיה, תודיע ואת בתוך אותו מועד וזאת על מנת שלא לעכב את המשך הליך ההתנגדות.

לאור האמור מבוטל בואת הדיון הקבוע בפניי ליום 18.5.2017. לאור העובדה שנתבקשה חקירת העדים בידי המתנגדת, נקבע בואת דיון בפניי ליוס 15.6.2017 בשעה 9:30. בתוס החקירות יסכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המתנגדת תישא בהוצאות מבקשת הפטנט בגין בקשה זו בסך 500 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 3,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס | ט"ו אייר תשע"ז סימוכין: 3 "5"