התנגדות לפטנט (בקשה למחיקת פרסומים מכתב טענות המתנגדת ובקשה לתיקון כתב טענות)

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

התנגדות לפטנט (בקשה למחיקת פרסומים מכתב טענות המתנגדת ובקשה לתיקון כתב טענות) המתנגדת: נילית בע"מ על ידי לוצאטו את לוצאטו המבקשת: .= . ז]5. תם הזכפסחא

על ידי גילת ברקת ושות עו"ד

החלטה

לפניי שתי בקשות: האחת בקשת 5.4 .511 את 31013 (הלן: המבקשת) למחיקת חלקים מכתב טענות נילית בע"מ (להלן: המתנגדת), והשנייה בקשת המתנגדת לתיקון כתב טענותיה (להלן: בקשת המחיקה ובקשת התיקון בהתאמה).

המתנגדת הגישה את כתב טענותיה ביוס 14.9.2022 בעילות התנגדות של אי כשירות האמצאה לפי סעיפים 3, 4, 5, 12, ו-13 לחוק הפטנטים תשכ"ז-1967 (להלן: החוק) וכן חוסר תוס לב בהגשת המסמכים לפי סעיף 18 לחוק.

לפי סעיף 7 לכתב טענותיה המתנגדת מבססת את התנגדותה על הידע הכללי בתחום אשר לשיטתה מובן מאליו לכל בעל מקצוע בתחום, וכן על 34 פרסומים המרוכוּים בטבלה 1 שם (ומסומניס 1כ-034).

המבקשת טוענת בבקשת המחיקה כי יש להורות על מחיקת פרסומיס קודמים שלא קיימת אליהם התייחסות בכתב הטענות (22 מתוך 34) וכו פרסומיס שתאריך פרסומם מאוחר למועד הקובע(פרסומים 032 ו- 233). כמו כן טוענת המבקשת כי פרסומיס אשר צורפו לכתב הטענות בשפה שאינה אנגלית (7, 8, 12, 13,16, 17, 18 ו-34) בצירוף תרגום מכונה יש להגיש עם תרגום מאושר.

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

המתנגדת בתשובה מסכימה לבקשת המחיקה של הפרסומיס המאוחרים (פרסומיס 32 ו- 3) ומצרפת לתשובתה כתב טענות מתוקן בו נמחקו פרסומים אלה וכן הסעיפים העוסקים בהם.

אשר לפרסומים הנוספים לגביהם טוענת המבקשת כי לא פורטו בכתב הטענות, הוסיפה המתנגדת לטבלה בכתב הטענות המתוקן שהגישה עמודה בה פירוט, לשיטתה, היכן יש התייחסות לפרסומיס אלה בכתב הטענות טרם התיקון.

לעניין הצורך בתרגומיס מאושרים לפרסומיס שאינה באנגלית משיבה המתנגדת כי דרישה זו אינה סבירה ויש לדחותה. הסטנדרט המקובל ברשות הפטנטים - ובכל רשויות הפטנטים הגדולות בעולם, כולל הרשות האירופית והרשות האמריקאית - בעת בחינת בקשות פטנט וגם במהלך הליכי התנגדות, הינה הסתמכות על תרגומי מכונה.

דיון והכרעה

כידוע על כתבי הטענות להיות ממוקדים וברורים על מנת שניתן יהיה לעמוד על המחלוקות האמיתיות שבמחלוקת ולממש את התכלית הדיונית, שבענייננו הינה הכרעה בכשירות בקשת הפטנט (ראה פירוט בהחלטתי בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 261101 רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ נ' אלביט מערכות יבשה ותקשוב בע"מ (בקשה למחיקת נספח מכתב טענות המתנגדת) (פורסם בנבו, 19.4.2021))

על כתב טענות מטעמי המתנגדת למתן פטנט להיעשות בהתאם להוראות תקנה 58 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 הקובעת כדלקמן:

"58. (א) תוך חודש מיום ההודעה לפי תקנה 57 יגיש המתנגד לרשם את כתב טענותיו, ובו יפרט את העילות להתנגדות, את העובדות שעליהן הוא סומך את טענותיו ואת הסעד המבוקש. "

כבר נקבע בשורה של החלטות רשם הפטנטים כי פרסומיס ביחס לידע קודם מהווים עובדות מהותיות שיש לפרט במפורש בכתב טענות בהתנגדות למתן פטנט (ראה למשל, התנגדות לבקשת פטנט 232828 ססמארט שוטר בע "מ נ' מפעלי נשק לישראל בע "מ (פורסם באתר הרשות 7) וההפניות שם).

אשר ל-19 פרסומים מתוך הפרסומיס שמחיקתם מבוקשת (4, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ו-31) מציינת המבקשת בכתב טענותיה המתוקן (בטבלה) כי מה ווים ידע כללי בתחום ומפנה לסעיף 7 בכתב טענותיה. עיון בסעיף ה מעלה כי אין בו פירוט ולא ניתן להבין ממנו מהו הידע הכללי בתחום הנלמד מהפרסומים. אם המתנגדת מבקשת

לבסס את טענותיה בדבר העדר התקדמות המצאתית על הידע כללי בתחום עליה לפרט ידע זה בכתב הטענות. פירוט כזה מגדיר את גבולות המחלוקת בין הצדדים ומאפשר למבקשת לענות על טענות המתנגדת. כתב הטענות המתנגדת בעניין פרסומיס אלה אינו עומד בדרישת הפירוט ובשל כך ימחקו פרסומיס אלה מכתב הטענות. אציין כי בקריאה מעמיקה של כתב הטענות נראה שהמתנגדת כלל אינה נסמכת על הידע הכללי בתחום אלא מבססת את טענותיה באופן מפורט על פרסומיס ספציפיים.

אם המומחה מטעמי המתנגדת כאיש המקצוע בתחום יחפוץ להתייחס לידע הכללי בתחום ויתמוך זאת בפרסומים מתאימים תוך פירוט עמדתו מדוע המדובר בידע כללי, או יתאפשר למבקשת לסתור טענות אלה באמצעות המומחה מטעמה. וולסיכום לא תותר הוספת פרסומיס מהותיים אשר יש בהם לבסס טענות של העדר חידוש או התקדמות המצאתית במסווה של ידע כללי בתחום.

אשר לפרסומים 8כ, 13כ, 17 ו-234 המתנגדת מפנה בטבלה בכתב טענותיה המתוקן לנספת ב ולסעיף 55 כתב הטענות. בסעיף 55 טוענת המתנגדת כי המבקשת הסתירה מעיני רשות הפטנטים בישראל את דוח חיפוש של רשות הפטנטים הסינית (נספת ב) שהוכן לפני דוח הבחינה הראשונה בישראל וטרם קבל הבקשה ולפיכך המבקשת לא עמדה בדרישות סעיף 18 לחוק. נספח ב הוא דוח בשפה הסינית והמתנגדת סימנה על גביו 2 פרסומיס שנחשבים להיות 17כ, 13 ו-234 (השני היש האחרון נראה פרסומים זהים) 228 מצוין אף הוא בנספח זה אך לא סומן. המתנגדת אינה מפרטת בכתב טענותיה לגבי תוכן של פרסומיס אלה. אם כל תכליתם של פרסומיס אלה הוא להצביע על כך שהם צוטטו כנגד בקשת הפטנט ברשויות זרות והמבקשת לא הגישה אותו בהליך הבחינה בישראל בניגוד להוראות סעיף 18 לחוק, הרי שהבקשה למחיקתם נדחית. ולא יותר שימוש במסמכים אלה על מנת לשלול את כשירות ההמצאה בעילות אחרות.

אשר לטענת המבקשת בעניין פרסומיס שהוגשו בשפה שאינה אנגלית איני רואה הצדקה להגיש תרגום אחר מזה שהגישה המתנגדת. לטעמי ניתן להסתפק בתרגום מכונה שיהיה אמין במידה מספקת ומשמש גם את בוחני הפטנטים בישראל.

לסיכום: בתוך שבוע מיום מתן החלטה זו תגיש המבקשת כתב טענות מתוקן ובו ימחקו:

1. פרסומיס 232 ו- 33 וכן הסעיפים המתייחסים לפרסומיס מאוחרים אלה.

2. 9 פרסומים מתוך הפרסומים שמחיקתם נתבקשה (4, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ו-31) אשר המתנגדת טענה כי הם ידע כללי בתחום.

6. פרסום 1220 לא יימחק היות שסעיף 42 לכתב טענות המתנגדת כולל התייחסות לפרסום זה.

7. המתנגדת תישא בהוצאות המבקשת בשל בקשת ביניים ו בסך כולל של 5000 ₪ אשר ישולמו בתוך חודש מיום מתן החלטה זו אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביוס כ"ו טבת תשפ"ג 9 ינואר 2023