התנגדות לפטנט מס' 151970

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לפטנט מס' 151970 בקשה למחיקת ראיות המתנגדת

המתנגדת : מעבדות מטרנה בע "מ באמצעות ב"כ עדי קפלן ושות'

המבקשת: [שם המבקשת] באמצעות ב"כ שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

1. במסגרת ראיותיה הגישה המתנגדת (להלן: "המשיבה") חוות דעת מומחה מטעמה, אליה צורפו מספר פרסומים, לגבי טענת המבקשת כי לא נזכרו בכתב טענותיה (להלן: "הפרסומים החדשים") ולפיכך המדובר בהרחבת חזית אסורה. מכאן בקשה מטעם המבקשת הפטנט (להלן: "המבקשת") מיוש 5.4.12 למחיקת הפרסומים החדשים על כלל הסעיפים המתייחסים להם בחוות הדעת. לפני אף מונחת תגובת המשיבה מיוש 2 לצבקשה זו.

2. על פי ההלכה הקיימת, על המתנגד לבקש פטנט לפרט בכתב טענותיו את כלל הפרסומים הקודמים לתאריך הקובע (להלן: "פרסומים קודמים") והמבססת את טענותיו כנגד כשירות הפטנט לרישום (ראו החלטה בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 149319

1 |[ חסוזחיז6זח1 2000 א )מז נ' אס סיסטמס (בקשה לתיקון כתב טענות) (פורסם באתר הרשות). הטעם לכך הוא הצורך לאפשר למבקש הפטנט להבין מהי חזית המחלוקת בינו לבין המתנגד ולהשיב כראוי לכלל טענות המתנגד במסגרת הודעתו שכנגד.

3 בענייננו אכן נמצא כי נספחים 6, כו – לחות דעתו של העד מומחה מטעם המתנגדת כוללים פרסומים אשר לא באו ונכללו במסגרת כתב טענותיה. לטענת המשיבה, נספחים אלה כלל אינם בבחינת "פרסומים קודמים" (ראו: סעיף 3.3.8 לתגובתה) ומטרתם היא אך ורק על מנת להראות כי דעת העד המומחה מטעמה כבר הובעה בעבר במסגרת פרסומים פרי עטו. עמדתה לפיה "דעתו של העד המומחה תישאר כמות שהיא, בין אם יציין שדעה זו הובעה בעבר בפרסומיו וביו אס לאו" (ראו: סעיף 3.3.12 לתגובתה) מביאה למסקנה הבלתי נמנעת כי למעשה אין בפרסומים אלו כל צורך אמיתי לשס הכרעה בטענות המשיבה בהליך.

4. אי לכך ובהתאם לעמדת המשיבה, היו פרסומים חדשים אלו מקבלים משקל אפסי במסגרת הכרעה בהליך ההתנגדות, אלמלא טענתה לפיה אותם פרסומים חדשים אף

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מהווים ידע כללי מקובל ומוסכם בתחום. קשה לקבל טענה זו של המשיבה בייחוד משום שרוב הפרסומים החדשים, לגביהם נטענה טענה זו, הינם פרי מחקריו של העד המומחה מטעם המתנגדת עצמה. הקושי מתעצם שעה שנמצא כי המשיבה אף לא טרחה לצרף את הפרסומים במלואם והסתפקה בתמצות חלקי, שלא לומר סלקטיבי, של אלה.

5. מכל מקום, על מנת שהמבקשת תוכל להתמודד כנגד טענה זו, מן הראוי היה כי המשיבה תעביר לרשותה את כלל הפרסומים במלואם, בצירוף מסמך המצביע על מקור מדויק באותם פרסומים אשר לטענתה הינו בבחינת "ידע כללי מקובל ומוסכם". כך יכולה הייתה המבקשת להתמודד כנגד טענה זו של המשיבה במסגרת ראיותיה שכנגד. אולם כאמור המשיבה בחרה שלא לספק למבקשת, או לרשום הפטנט, את המסמכים האמורים במלואם ועוד עומדת על סירובה שלא למסור.

6. סוף דבר ולאור כלל האמור לעיל הריני לקבוע כדלקמן:

א. המשיבה תהא רשאית להודיע למבקשת ולרשום הפטנטים, תוך 5 ימים מהיום, כי היא זונחת את טענתה לפיה אותם פרסומים חדשים מהווים ידע כללי מקובל בתחום. או-אז יוענק לאלה משקל אפסי והמשיבה לא תוכל להסתמך עליהם, הן במישרין והן בעקיפין, לצורך ביסוס עילות ההתנגדות אשר העלתה כנגד בקשת הפטנט.

ב. לחלופין, המשיבה תעביר למבקשת ולרשום הפטנטים, תוך 30 ימים מהיום, את כלל הפרסומים החדשים במלואם בצירוף מסמך נלווה כאמור בסעיף 5 לעיל. מניין הימים להגשת ראיות שכנגד מטעם המבקשת יחול מן המועד בו תצא המשיבה חובתה זו. במסגרת ראיותיה תתייחס המבקשת לטענת המשיבה (תוך התמקדות אך ורק במראי המקור שצוינו על ידי המשיבה) כי המדובר בפרסומים המהווים ידע כללי מוסכם ומקובל בתחום.

ג. במידה שתדחה טענה זו של המשיבה, כולה או חלקה, קודם להכרעה בתיק העיקרי או במסגרתו, תחויב המשיבה בכלל הוצאותיה הממשיות של המבקשת בגין תשובתה לטענה הנ"ל של המשיבה, ללא כל קשר לתוצאות ההליך העיקרי.

יערה שושני כספי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום | כ"ב אלול תשפ"א 9 מאי 2012 סימוכין: 2-4