החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לפטנט 252907 (בקשה לפסיקת הוצאות המתנגדת)

המבקשת: בצ ,6 זה :)ג זאג דזק ב )תחת על ידי פרל כהן צדק לצר בר\

המבקשת: בצ ,6 זה :)ג זאג דזק ב )תחת על ידי סנפורד ט. קולב ושות'

1. לפני בקשתה של (להלן: המתנגדת) לפסוק את הוצאותיה בהליך ההתנגדות כנגד בקשת הפטנט מספר 252907 (להלן: הבקשה). הליך וה נסגר לבקשת המתנגדת

לאחר תיקון פירוט הבקשה על ידי .6א! ,5 65071681 אה ה חק בשוח הפצ (להלן: המבקשת.

2 ביוס 30.9.2020 הגישה המתנגדת הודעת התנגדות ובעקבותיה הגישה את כתב טענותיה ביוס 1 לאחר בקשת ארכה. ביוס 1.8.2021 הגישה המבקשת בקשה לתיקון פירוט. הבקשה הוגשה סמוך למועד בו היה על המבקשת להגיש את כתב טענותיה.

3. ביוס 3.10.2021 הודיעה המתנגדת כי היא אינה מתנגדת לבקשה לתיקון פירוט וככל שזו תתקבל תסיר היא את התנגדותה. בהיעדר התנגדות מטעם המתנגדת, ולאחר שנמצא שהתיקון עומד בדרישות סעיפים 65-66 לחוק הפטנטים, התשכ"ו- 1967 (להלן: חוק הפטנטים) פורסם התיקון להתנגדויות הציבור. בהחלטתי מיוס 5.10.2021 הורתי על סגירת הליך ההתנגדות ופסיקת הוצאות בהתאם להוראות חוזר רשמי מ.נ 80 (הגבלת התקופה להגשת בקשות לפסיקת הוצאות מיוס

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בבקשתה לפסיקת הוצאות טוענת המתנגדת כי היות שהבקשה לתיקון הוגשה כמענה לכתב טענות המתנגדת, יש לראות בה כמי שזכתה בהליך, ולכן וכאית היא להחזר הוצאותיה. בבקשתה לפסיקת הוצאות עותרת המתנגדת להחזר הוצאותיה ושכר טרחת עורכי דינה בסכום כולל של 170,106.02 ₪. הבקשה לפסיקת הוצאות נתמכה בתצהירה של רו"ח ענבל ברקוביץ מנהלת הכספיס אצל באי כוח המתנגדת, בצירוף קבלות על תשלומים, דפי פירוט שעות וחיוביס.

המבקשת בתשובתה טוענת כי יש לראות במתנגדת כמי שזכתה בדין באופן חלקי היות שלא כל עילות ההתנגדות נענו לאחר תיקון הבקשה. כמו כן טוענת היא כי חלק מההוצאות שפורטו אינן בנות החזר וכי לא הובאה הוכחה לכך שהסכומים שפורטו אכן שולמו בפועל.

בתגובה, צרפה המתנגדת תצהיר נוסף על מנת להבהיר איזה חלק מההוצאות שולמו בפועל במועד הגשת הבקשה לפסיקת הוצאות וזאת לטעמה למעלה מן הצורך.

כל ההדגשות בהחלטה זו הוספו אלא אם צוין אחרת.

דיון והכרעה הרשם רשאי לפסוק הוצאות בהליכים בפניו, וזאת מכוח סעיף 162(ב) לחוק הפטנטים כדלקמן:

"הרשם רשאי לצוות על תשלום הוצאות סבירות ולהורות מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו."

הכלל הוא כי הצד הזוכה בדינו וכאי לפסיקת הוצאות ריאליות (ר' בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח' נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא- משרד התמ"ת ואח', פ"ד ס(1) 600, 615 (נבו 30.6.2005)) (להלן: עניין תנובה).

כיצד נקבע מיהו הצד הזוכה בדינו? ככלל, צד שזנח את בקשתו רואים בו כמי שהפסיד בדין (ראה החלטה בעניין התנגדות לרישום פטנט 133957 (בקשה לפסיקת הוצאות) 20262 | 0060666יק .16 נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (נבו 14.2.2008)). במקרים בהס המבקש זונח את בקשת הפטנט משמעות הדבר היא כי ההתנגדות התקבלה ואז ברי כי המתנגד הוא הזוכה בדין. במקרה

שבו המתנגד זונח מסיבותיו שלו את ההתנגדות ובשל כך ניתן למבקש פטנט בהיקף שנתבקש מלכתחילה, יש לראות במבקש כזוכה בהליך.

המקרה שלפני איננו נופל לאף אחד מהמקריים לעיל, שכן ההתנגדות נזנחה לאחר שהמבקשת תיקן את פירוט הבקשה וצמצמה את היקף תביעותיה. השאלה אם כן היא האם ניתן לראות בנסיבות אלה את המתנגדת כזוכה בדיו?

בנסיבות המקרה המתנגדת היא הזוכה בדין

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

המתנגדת סבורה שתביעות הבקשה כפי שהוגשו לרישום, היו מלכתחילה חמדניות באופן חריג, לא נבעו באופן סביר מן התיאור, ולא גילו כל יעילות על רקע המתואר בפירוט בקשת הפטנט עצמה. לטענת המתנגדת, המבקשת צמצמה את תביעותיה בעקבות ההתנגדות כפי שעשתה בהליכים מקבילים בהן נתבעו תביעות דומות או אף זהות.

המבקשת אינה חולקת על כך שתיקון התביעות נעשה בהתחשב בטענות המתנגדת בכתב טענותיה. ואולם לטענתה כתב הטענות שהוגש על ידי המתנגדת כלל טענות הרחוקות מרחק רב מהתיקונים שבוצעו במסגרת בקשת התיקון. טענות רבות שהופיעו בכתב הטענות אינן רלוונטיות לתיקונים שנערכו. משכך, קיים לשיטת המבקשת קושי לומר כי המתנגדת "זכתה בדין", ולכל היותר יש לראות בה כ"זוכה חלקית בדין" וזכאית לתשלום חלקי על דרך האומדנה בסכום שלא יעלה על 0 ₪.

בהקשר וה מפנה המבקשת להחלטתי בהתנגדות לפטנט 246005 (בקשה לפסיקת הוצאות) תרכובות ברום בע"מ נ' 6א1 5 0110%5. 501 155אא.ג.1 (נבו 27.12.2021) שס קבעתי כי בנסיבות המקרה הקשר בין התיקון למשיכת ההתנגדות אינו חד משמעי. אך לא כך הוא בענייננו. אני סבורה כי במקרה דנן נבע תיקון באופן ישיר מההתנגדות ויש בו כדי להתגבר על עילות ההתנגדות המרכזיות ומשכך הבקשה למחיקת ההתנגדות נבעה אף היא מהתיקון כמפורט להלן.

עניינה של בקשת הפטנט הוא סינתזה מסחרית של קנתרידין ונגזרות קנתרידין פעילים ביולוגית. תביעה 1 בבקשת הפטנט תובעת תהליך בן מספר שלבים ליצירת קנתרידין או נגזרותיו:

8 השלב הראשון הוא הספקת רכיב שסומן בתביעה כ1) 0. השלב השני הוא יצירת רכיב שסומן בתביעה כ/2) מרכיב (1) האמור 6 והשלב השלישי הוא ביצוע תגובה של הוספת טבעת לרכיב (2 ) לצורך הפקת רכיב (3)

0. והשלב האחרון הפקת קנתרידין או נגזרותיו מרכיב (3) באמצעות תגובות חיזור של רכיב (3) ע"י הידרוגנציה ודה-סלפוריזציה באמצעות חומרים מחזרים שוניס.

המבקשת מסבירה בבקשת הפטנט (עמ' 31) כי היה בלתי צפוי ששלב .60 הכולל תגובה עם רכיב (2) ונקרא מ16086₪0 ז1106/-121615 יזורז על ידי חומצות לואיס שונות שאינן 101866ה66כ ותטג0ם111

650106 ה1611תסע 11100 בת10010! זס אשר שהשימוש בהן לפי הידע הקודם כרוך בסכנה.

כלומר על פי בקשת הפטנט השימוש בחומצות לואיס שאינן מסוכנות בשלב :6 של התגובה הוא רכיב חשוב במצבה. יחד עם ואת תביעה 1 לפני התיקון תובעת שסינתזה כללית ויכולה לכלול שימוש בכל חומצת לואיס באשר היא. לפיכך טענה המתנגדת כי תביעות הבקשה חמדניות והצביעה על

שורה של פרסומים אשר מתארים את התהליך הנתבע ולפיכך שוללים את החידוש (סעיפים 67-82 לכתב טענות המתנגדת).

במסגרת בקשת התיקון צומצמה תביעה 1 על ידי הגבלת התהליך המתואר לסינתזה מסוימת העושה שימוש בחומצת לואיס אחת לפחות מבין מש חומצות לואיס שנתבעו בתביעות התלויות 4 בבקשה. באופן דומה צמצמה המבקשת את תביעה 10 כך שחומצת הלואיס תבחר מתוך רשימה של חמש חומצות לואיס והיא אף מחקה את תביעה 11 אשר תבעה את התהליך הנתבע בתביעה 10 עס מספר עצום של חומצות לואיס אפשריות.

כל עילות ההתנגדות (העדר חידוש, התקדמות המצאתית יעילות ובהירות) קשורות לעובדה שבקשת הפטנט לפני התיקון תבעה ההיקף הרחב של חומצות הלואיס. בעקבות כתב טענות המתנגדת היקף זה צומצם משמעותית והוגדר ומשכך לא נותרו עילות מהותיות להתנגדות ויש לראות במתנגדת כמי שזכתה בהליך.

לא הייתה בהתנהלות המתנגדת משום מחדל.

לטענת המבקשת, היה על המתנגדת לפנות אליה לפני הגשת כתב הטענות. לשיטתה יש לתמר> בעלי דין לבוא בדין ודבריס עס הצד שכנגד לפני הגשת כתב הטענות על אף שאין חובה בדין לפנות לצד שכנגד לפני הגשת כתב הטענות המפורט. עמדת המבקשת היא שלנוכח מחדלה של המתנגדת בכך שלא פנתה למבקשת לפני הגשת כתב הטענות , יש כדי להפחית מסכום ההוצאות לו היא זכאית.

אינני סבורה שהיה בהתנהלותה של המתנגדת משום מחדל. למתנגדת לא אצה הדרך להגיש את כתב טענותיה ונראה על פני הדברים שהיא לא החלה בהכנתו לפני הגשת הודעת ההתנגדות (הדבר עולה מפירוט החיובים). הודעת ההתנגדות הוגשה ב-30.9.2020 וכתב הטענות המפורט הוגש רק חמישה חודשים לאחר מכן. התנהלות זו הותירה די ומן למבקשת להודיע על כוונתה לצמצם את הבקשה ואולי בכך הייתה מתייתרת את הגשת כתב הטענות. אולם המבקשת בחרה להמתין ולצמצם את בקשתה לתיקון רק לאחר שהוגש כתב הטענות ולאורו כתב הטענות.

גובה ההוצאות

הכלל כאמור, הוא כי הצד הזוכה בדינו ראוי לפסיקת הוצאות ריאליות. בעניין תנובה נקבע כי על הוצאות אלו להיות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, וזאת בהתחשב בכלל נסיבות העניין. בבחינת נסיבות העניין, יילקחו בחשבון, בין היתר, היקף העבודה שהושקעה בתיק ובהכנת כתבי בי-דין וראיות בפרט, במורכבות המשפטית והעובדתית של ההליך, בשלב אליו הגיע ההליך, בהתנהלות הצדדים מול רשות הפטנטים ומול בעל הדין שכנגד, תוספת הצדדים ועוד (ראו בעניין זה ע"א 9535/04 סיעת "ביאליק 10" נ' סיעת "יש עתיד לביאליק", פס' 3 (16.5.2005)).

מטרת הדרישה כי הוצאות יהיו סבירות, הכרחיות ומידתיות היא "למנוע מצב בו ההוצאות שיוטלו יהיו גבוהות יתר על המידה תוך הרתעת יתר של בעלי הדין, יצירת חוסר שוויון, ייקור מיותר של ההליכים המשפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות" (ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עלית, פ"ד ס(1) 600, (2005)) בפסקה 20).

מטרת הליך פסיקת הוצאות אינה השבת מצב הצד הזוכה לקדמותו כאילו לא התנהל הליך כלל, ולכן, יש מקריים רבים שבהם הצד הזוכה אינו צפוי לקבל את מלוא הוצאותיו (ראה התנגדות

לרישום פטנט מס' 113433 (בקשה לפסיקת הוצאות) חסוזהזסכך01-) 13666031 6הו[11ר5

(50) נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע "מ (פורסם באתר הרשות 30.5.2005)).

הנטל להוכיח את ההוצאות המבוקשות ולפרט כדבעי מוטל על הטוען לפסיקת הוצאותיו בפועל. ראו ס' 25 לפסק הדין בעניין תנובה:

"אכן ההכרה בפסיקת הוצאות "ריאליות" כנקודת מוצא משמעה בי הטוען להוצאות הוא שצריך להוכיח את שיעורן בפועל [...] משהוכחו ופורטו ההוצאות בפועל, עובר הנטל לצד שכנגד- שהפסיד במשפטו- להראות מדוע אין לפסוק הסכום המבוקש [... "

בענייננו, הודעת המתנגדת כי איננה מתנגדת עוד לבקשת הפטנט נבעה מתיקון הפירוט והוגשה לאחר שכבר הגישה את כתב טענותיה. מקריאת כתב טענות המתנגדת, עולה כי הושקע מאמץ לא מבוטל בלמידת בקשת הפטנט, והפרסומים הקודמים שצורפו לו כנספחים. כידוע, שלב הכנת כתב טענות נחשב לשלב עיקרי בהתנגדות (בעניין וה ר' למשל, .5.0.4 1/. ם 5.1 נ' סנו מפעלי ברונוס בע"מ, (נבו 13.9.2010)) ומשכך, נגרמו למתנגדת הוצאות לא מבוטלות. כעת עלי להכריע האם הבסיס לפסיקת ההוצאות הנו הוצאותיה הריאליות של המתנגדת, או שיש לפסוק על דרך האומדנה.

לאחר שבחנתי את פירוט הפעולות אשר צרפה המתנגדת לבקשתה לפסיקת הוצאות אני סבורה כי הדוחות שצירפה אינם עומדים ברף הפירוט הגבוה הנדרש על מנת לפסוק לה את כל ההוצאות המבוקשות. הפירוט אינו מאפשר הבחנה בין הוצאות ברות החזר לבין הוצאות אשר אינן ברות החזר כך למשל, המתנגדת משתמשת בביטוייס כללייס לתיאור פעולותיה כגון: [הַתזסזת1] . כמו כן נכללו בפירוט בקשות ארכה ואגרות בגין בקשות אלה שאינן ברות החזרה. כמו כן אינני סבורה שהוצאותיה בגין הבקשה דנן הינן ברות החזר מלא בשים לב שהושקעו בבקשה זו לבדה מעל 53000.

אשר על כן, הריני לקבוע את הוצאות המתנגדת על דרך האומדנה כאשר הסכום המבוקש משמש נקודת מוצא ואחיוה (ראה למשל התנגדות לפטנט 230914 (בקשה לפסיקת הוצאות) 55וג [

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

בעניין 5 0001 55 ₪ / דנתי בהרחבה בהוצאות שנפסקו בהליכים כאמור אשר נוהלו עד תוס. לאור הנתונים שהוצגו שס ובשיס לב לפירוט הכלול בחשבוניות מחד, למספר הגורמים שהועסק בהליך מאידך, ומאחר שההתנגדות במקרה הנדון לא נוהלה עד תוס וניתן פטנט בגין האמצאה, המבקשת תישא בהוצאות המתנגדת ושכר טרחת עורכי דינה בסך כולל של 120,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר ישולמו בתוך חודש ימים ממועד מתן החלטה זו, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד ההחלטה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתנה בירושליס ביוס | ט"\ שבט תשפ"ג 7 פברואר, 2023