החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לפטנט 270224 (בקשה למחיקת חלקים מראיות המתנגדת)

המתנגדת: אוניפארם בע"מ על ידי עדי לויט - עורכי דין

המבקשת: 15דתב צסא על ידי לוצאטו את לוצאטו

ה הלטה

1. לפניי בקשתה של נוברטיס (להלן: נוברטיס) למחיקת ראיות מחוות דעתו של פרופ' קורניק, המומחה מטעם אוניפארם בע"מ (להלן: אוניפארם) בטענה שהוספת הראיות מהווה הרחבת חזית אסורה (להלן: בקשת המחיקה). בנוסף, הוגשה על ידי נוברטיס בקשה לפיה חקירתו של המומחה מטעם אוניפארם תיערך בשפה האנגלית, שהיא השפה שבה ניתנה חוות דעתו.

רקע דיוני וטענות הצדדים

2. ביוס 27.6.2024 הודיעה אוניפארם על התנגדותה לבקשת רישום פטנט מס' 270224 לפי סעיף 1 לחוק הפטנטים תשכ"ז-1967 (להלן: החוק). ביוס 25.7.2024 הגישה אוניפארם את כתב טענותיה בעילות התנגדות של אי כשירות האמצאה לפי סעיפים 4 ו- 5 לחוק.

3 כתב טענותיה של אוניפארם כלל, בין היתר, כנספח, בקשת פטנט שהוגשה למשרד הבינלאומי, שמספרה 2014/151616 (להלן:"616" או "הפרסום הבינלאומי"). ואולם, כתב הטענות לא הזכיר את בקשה אירופית מס' 2970216 (להלן: "216" או "הפרסום האירופי"), שהיא השלב הלאומי באירופה של הפרסוס הבינלאומי.

חרף זאת, נספח ג לחוות דעתו של פרופ' קורניק, המומחה מטעם אוניפארם (להלן: חוות דעת קורניק), כלל התייחסות להליכי הבחינה של הפטנט האירופי, ובכלל זאת, למערכת התביעות המתוקנת של הבקשה האירופית. כמו כן, סעיפים 31 ו-47 לחוות דעת קורניק התייחסו אף הסלפרסוס האירופי.

לטענת נוברטיס, הפרסוס האירופי הוזכר לראשונה בחוות דעת קורניק אך היה עליו להיות כלול כבר בכתב הטענות - זאת, לפי תקנה 58(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 (להלן: התקנות).

עוד טענת נוברטיס כי דרך המלך בה הייתה צריכה לנקוט אוניפארם היא הגשת הפרסוס החדש במסגרת בקשה לתיקון כתב הטענות, תוך מתן הסבר למחדל בהגשתו. לטעמה, התנהלותה של אוניפארם מהווה הרחבת חזית באופן פסול ובחוסר תום לב. לעמדת נוברטיס, מערכת התביעות המתוקנת שהוגשה עבור הבקשה האירופית היא לא תיקון של הפרסוס הבינלאומי ('616), אלא מדובר בבקשות נפרדות, אשר רק אחת מהן נכללה בכתב טענותיה של אוניפארם.

עוד הוסיפה נוברטיס לטעון כי יש להורות שחקירתו של פרופ' קורניק תתבצע בשפה האנגלית, כיוון שאו השפה בה נכתבה חוות דעתו. לחלופין, ביקשה נוברטיס שבמידה ויעדיף העד להיחקר בשפה העברית, יגיש חוות דעת חדשה הכתובה בשפה העברית. לטענתה, התאמה בין שפת החקירה הנגדית, והשפה בה כתובה חוות הדעת, תוכל למנוע מחלוקות בדבר פרשנות המונחים וסרבול ההליך.

בתשובתה מיוס 26.5.2025 טענה אוניפארם מנגד כי הפרסוס הקודם, '616', השייך לנוברטיס עצמה, תבע במקור ערב רב של תרכובות - אך במהלך הבחינה צומצם לארבע תרכובות בלבד. לטענתה, הפרסוס הבינלאומי צומצם ועל בסיסו ניתן הפטנט האירופי '216', ואף הוגשו הבקשות לפטנט במדינות המיועדות. אוניפארם טענה כי הניתוק בין הפרסוס הבינלאומי והפרסוס האירופי לו טוענת נוברטיס הוא מלאכותי ושגוי. לטעמה, מדובר באותו פרסוס קודם, והיא אך ורק הציגה את היקפו והשינוי האבולוציוני שעבר לאורך הזמן. משום כך, לטענתה, העניין לא מהווה הרחבת חזית. נוסף על כך, אוניפארם טענה כי נוברטיס "העלימה" את האמת אשר להיקף הפרסוס הקודם השייך לה, בעוד שטענותיה מלטעון. אוניפארם גרסה כי אלו מהוויס חוסר תום לב קיצוני, ויש לדחות את עתירתה בעניין מחיקת הראיות.

אשר לשפת החקירה הנגדית של פרופ' קורניק, אוניפארם טענה כי בהליכי קודמיים ניתן היה להגיש חוות דעת בשפה האנגלית ולערוך חקירה נגדית בשפה העברית, בהתאם להעדפתו של המומחה הנחקר. עוד ציינה אוניפארם כי במידה ואמצא לנכון לתת הוראות אחרות בעניין זה,

היא תבקש להותיר את חוות הדעת באנגלית ושחקירתו של פרופ' קורניק תהיה בשפה האנגלית גם כן.

בתגובת נוברטיס מיוס 5.6.2025 חזרה נוברטיס על כך שהיה באפשרותה של אוניפארם, תוך שקידה סבירה, לכלול את מערכת התביעות המתוקנת בפרסוס האירופי בכתב טענותיה. לטענתה, תגובת אוניפארם לא כוללת הסבר למחדלה, וטענותיה כי מדובר באותו פרסוס אינן אלא ניסיון הטעיה מעושה, המעיד על חוסר תום לב וניסיון להטעות את רשות הפטנטים.

לטעמה, בקשת ה-20-1, בקשת הפטנט הישראלית (מושא ההליך) והפרסוס האירופי - פרסומים שונים, ומשום כך אין שחר לטענת אוניפארם כי מדובר באותו פרסוס. לטענתה, באי כוחה של אוניפארם מרובי ניסיון בתחום הפטנטים וחזקה עליה להיות מודעת להבדל זה.

בתגובתה הוסיפה נוברטיס וטענה כי התנהלותה של אוניפארם ואופן התנסחותה בוטה ולכן יש לחייבה, נוסף על שאר הנסיבות, בהוצאות ההליך.

דיון והכרעה

הבקשה למחיקת חלקים מראיות המתנגדת

2. תקנה 58(א) לתקנות קובעת כי על כתב הטענות אותו מגיש המתנגד לפרט את עילות ההתנגדות ואת העובדות עליהן סומך הוא את טענותיו, כדלקמן:

"תוך חודש מיום ההודעה לפי תקנה 57 יגיש המתנגד לרשם את כתב טענותיו, ובו יפרט את העילות להתנגדות, את העובדות שעליהן הוא סומך את טענותיו ואת הסעד המבוקש".

כבוד השופט ענבר בע"ר (תל אביב-יפו) 47387-01-11 תרכובות ברוס בע"מ נ' 16זהּות6ט!ה (נבו 8.8.2011) דן בעניין זה וקבע כי על פרסוס קודם המהווה טיעון עובדתי במחלוקת ועילה להתנגדות להיות כלול בכתב הטענות (ראו סעיף 11 לפסק הדין):

"טענה באשר לפרסוס קודם, אשר יש בכוחו להצביע על כך כי האמצאה אינה כשירת פטנט, הינה טענה עובדתית שמקומה בכתבי הטענות".

[להרחבה בעניין והראו: התנגדות לבקשת פטנט מס' 137053 אשר חביב נ' המפתח המסתובב בע"מ (נבו 18.2.2009), התנגדות לבקשת פטנט מס' 210616 אוניפארם בע"מ נ' ז111צ/ו (נבו 6.2.2017)].

כן הדגיש בית המשפט העליון כי הרציונל בבסיס הכלל האוסר על הרחבת חזית היא למנוע מצב שבו בעל דין "מופתע" ולאפשר לאותו בעל דין להיערך כראוי להתמודדות עובדתית ומשפטית

עס הטענות המועלות על ידי הצד שכנגד בכתבי טענותיו [ראו: רע"א 6814/15 נויה יהלומים בע"מ נ' יהלומי מזל נ.א בע"מ (נבו 21.12.2015)].

בענייננו, אוניפארם כללה בכתב טענותיה את הפרסוס הבינלאומי, אך לא כללה את הפרסוס האירופי, אותו הציגה לראשונה כחלק מראיותיה, ואף לא התייחסה אליו (אף מבלי לצרפו). עולה, אפוא, כי המחלוקת המשפטית בין הצדדים היא האם הפרסוס האירופי נחשב כחלק בלתי נפרד מהפרסוס הבינלאומי או שמא יש להתייחס אליו כראיה נפרדת ועצמאית אשר היה להזכירה בנפרד בכתב הטענות. לדעתי, כי אני סבור שבקשת פטנט לאומית אינה מהווה חלק בלתי נפרד מהפרסוס הבינלאומי, וככל שמתנגד מסתמך על פרסוס של בקשה לאומית לפטנט, עליו לכלול פרסוס וה באופן מפורש בכתב טענותיו.

הליכי בקשת פטנט לאומית הם הליכים נפרדים בכל מדינה ומדינה, ואינם נגזריים בהכרח מהבקשה הבינלאומית. כך, למשל, אפשר כי דו"ח בחינה של בקשה בינלאומית לא יכלול מסמך ידע קודם פלוני ביחס לבקשה, אך לאחר מכן, אותו פרסוס ידע קודם פלוני יצוטט במסגרת השלב הלאומי של אותה בקשה, ואפשר שיצוטט במסגרת שלב לאומי במדינה אחת, אך לא יצוטט במסגרת שלב לאומי במדינה אחרת. במקרים מסוימים יכול אף שמסמך ידע קודם פלוני לא יצוטט בשל שוני בדיני הפטנטים במדינות שונות, למשל, כאשר תקופת ה"חסד" ביחס לפרסומים קודמים משתנה בין מדינות.

באופן דומה, תיקונים כאלה ואחריס לפירוט או לתביעות הפטנט יכולים להשתנות כתלות במערכת הדינים הלאומית של כל מדינה ומדינה.

עולה, אפוא, כי כלל לפיו הכללת פרסוס לאומי כחלק בלתי נפרד מפרסוס בינלאומי יוצר מצב לפיו לא ניתן לדעת באופן נכון על אילו מסמכי ידע קודם מסתמך המתנגד. ניסיון להגדיר את הפרסוס האירופי כחלק מהפרסוס הבינלאומי מוביל לשרשרת אינסופית לגביה לא ניתן להכריע מהי נקודת העצירה הסבירה שתוביל לקביעה ברורה ומוחלטת. כך, למשל, ניתן לתהות האם לעמדת אוניפארם, גם שלב לאומי במדינה שאינה נמנית על השורה הראשונה של המדינות הבוחנות פטנטים בעולם, תהיה כלולה במסגרת מסמכי הידע הקודם מעצם הכללת הבקשה הבינלאומית במסגרת רשימת מסמכי הידע הקודם. ואכן זו עמדתה של אוניפארם, עולה השאלה כיצד תדע נוברטיס לאילו מסמכים עליה להתייחס ומפני אילו טענות עליה להתגונן. האם על נוברטיס היה להתייחס לשינויים שנערכו במסגרת בקשה ביפנית שהוגשה ביפן בהתאם לדין היפני? האם עליה להתייחס לתיקוני נוסח שנעשו בבקשה שהוגשה בהודו?

מובן, כי יצירת כלל מעין זה אינה אפשרית ואינה הוגנת כלפי מבקשי פטנט. כידוע, נטל הבאת הראיה (במובחן מנטל השכנוע) במסגרת הליכי התנגדות לפטנט מוטל על המתנגד. משכך, על המתנגד לפרט באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים מהס בדיוק מסמכי הידע הקודם עליה הוא מסתמך לשס תמיכה בטענות של אי כשירות בקשת הפטנט, וזאת, על מנת לאפשר למבקש הפטנט להגיב כדבעי לטענות המתנגד. עוד מובן, כי אס יתאפשר למתנגד להתייחס לבקשות בשלב לאומי רק על יסוד אזכור הבקשה הבינלאומית, הרי שבפועל תישלל ממבקש הפטנט אפשרות סבירה להגיב לטיעוני המתנגדת במסגרת כתב הטענות בתשובה מטעמ מבקש הפטנט. כך ביחס למאמרים מדעיים המהווים ידע קודם, וכך גם ביחס לבקשות לאומיות לפטנט. לעתיד מבקשה בינלאומית אחת עשויות לאחר מכן להתבקש עשרות בקשות לאומיות. מובן כי לא ניתן לצפות ממבקשת הפטנט להגיב לכל טענה שעשויה לעלות על יסוד כל אחת ממבקשות השלב הלאומי מבלי שאלה צוינו ופורטו כדבעי.

אין להקל ראש בחשיבות הוודאות המשפטית עבור הצדדים להליך ובחשיבות מתן הזדמנות סבירה לתגובה על הראיות שהוגשו - עקרונות אלו מהווים יסודות הכרחיים להליך הוגן, שקוף ויעיל.

בהתחשב בעקרונות האמורים, אין מנוס מקביעת נקודת עצירה ברורה: הפרסוס האירופי אינו מהווה חלק בלתי נפרד מן הפרסוס הבינלאומי והיה על אוניפארם להזכירו במפורש בכתב טענותיה. הכלולתו כחלק מהגשת ראיותיה מהווה הרחבת חזית ולכן יש למחוק ראיה זו מראיות אוניפארם, בהתאם לבקשת נוברטיס.

נוסף על כך, ניכר כי אוניפארם יכלה לכלול את הפרסוס האירופי כחלק מכתב טענותיה, לאור העובדה שהפרסוס גם קייס משנת 2017 ופורום לכול. אני סבור כי לא הייתה מניעה לצרף את הפרסוס האמור.

הבקשה בעניין שפת חקירת העד המומחה

אשר לבקשתה של נוברטיס לעניין שפת חקירת העד המומחה בחקירה הנגדית - אני סבור כי אין סיבה או מניעה שחקירת העד תתרחש בשפה העברית.

אכן, דרך המלך היא שעד, ובוודאי עד מומחה, ייחקר על חוות דעתו בשפה בו הוגשה חוות הדעת. ואולם, בהשוואה לדיונים הקודמים בהם חקירות עד יש התנהלו בשפה העברית, אף שחוות דעתם הוגשו באנגלית, ניכר כי החקירות התנהלו בצורה ברורה וניתן היה להתגבר על הקושי הקיים. מעבר לכך, כפי שעלה מהאסמכתאות שהוגשו במסגרת הליך הביניים, באחד

מהדיונים הללו - התנגדות לבקשת פטנט מס' 219053, בה נחקר פרופ' קורניק בעצמו - החליט הרשם בדימוס אלון כי יש לנהל את החקירה בשפה העברית, באופן מפתיע ולא מתוכנן מראש,

כך שהצדדים לא יכלו להיערך לזאת. למרות זאת, מעיון במקרה זה, עולה כי אף על ההפתעה, הצדדים הצליחו לערוך את חקירת המומחה בעברית על אף שחוות דעתו הוגשה באנגלית. מובן, אפוא, כי על פי הדברים נראה שאין מניעה לערוך את החקירה בעברית. אדרבה, נראה כי החקירה לחקר האמת אף מחייבת את קיום החקירה בשפה העברית על מנת לרדת לסוף דעתו של פרופ' קורניק, אשר כאמור מעדיף להיחקר בשפה זו.

על מנת להסיר ספק, אציין כי לבאי-כוחה של נוברטיס יינתן ומן הולס ומספק לחקור את העד המומחה ולרדת לשורש של פרטים ולהבהיר אילו אי בהירויות הקשורות בשפה שבה נערך התצהיר לעומת שפת החקירה.

נוברטיס כללה בבקשתה חלופה המציעה הגשת חוות דעת מומחה חדשה מטעם פרופ' קורניק, אשר תהיה מותאמת לשפת חקירתו המועדפת. שינוי שכזה עלול לסרבל ולפגוע בהליך. אמיתות העובדות, שכבר פורטו על ידי פרופ' קורניק בחוות הדעת שהגיש, עלולות להשתנות וליצור פגיעה בחקר האמת. משום כל האמור, אני סבור כי אין להורות שפרופ' קורניק יגיש חוות דעת נוספת בעברית.

בשולי הדברים, אציין שלא מן הנמנע כי הקושי בעריכת חקירה נגדית בעברית ביחס לחוות דעת שניתנה באנגלית בהחלט עשוי לגרום להשקעה רבה יותר בהכנת ועריכת החקירה, ואפשר כי מאמצים מוגברים אלה יבואו לידי ביטוי במסגרת פסיקת הוצאות בסוף ההליך.

סוף דבר

לאור כל האמור לעיל, נספח ג/ וסעיפים 31 ו- 47 לחוות דעת קורניק יימחקו ובהתאם, הבקשה האירופית תימחק גם היא. חקירתו של פרופ' קורניק תתבצע בשפה העברית ולא תוגש חוות דעת נוספת.

בשל העובדה שחלק מבקשת המחיקה התקבל, וחלקה נדחה - אין צו להוצאות.

ראיות מבקשת הפטנט יוגשו תוך חודשים ממועד מתן החלטה זו.

מרדכי שורק רשם הפטנטים, העיצובים, המדגמים וסימני המסחר

ניתנה בירושלים ביום כ"ו אב תשפ"ה 0 אוגוסט 2025

סימוכין: 4" 5"