התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 1422066

ההחלטה:

רשום הפטנטיס, המדגמים וסימני המסחר

בפני פוסק בקניין רוחני

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 1422066

5 ז סא* יתב תו צת

מבקשת הרישום: ענק האופטיקה בע"מ ע"י ב"כ עו"ד מאיר דהאן (להלן: "המבקשת")

המתנגדת: ז 05דאאז דפ צצז 5 0 51 5 דצה ע"י ב"כ עו"ד ועו"פ לוצאטו את לוצאטו (להלן: "המתנגדת ")

ה ח ל ט ה

רקע וטענות הצדדים י

1. המבקשת היא חברה פרטית העוסקת בישראל ביבוא ובשווק של משקפי ראייה, משקפי שמש, ואביזרים נלווים. היא הגישה בקשה לרישום סימן מסחר 1.1115 סא

"תת צותצת בסוג 9 לגבי "משקפי ראיה, משקפי שמש, מסגרות למשקפי ראייה,

מסגרות למשקפי שמש ונרתיקים למשקפי ראייה ולמשקפי שמש" (להלן: הסימן המבוקש").

2. הסימן המבוקש קובל ופורסם ביומן סימני המסחר. ביום 30 בדצמבר 2001 הגישה המתנגדת התנגדות לרישום הסימן, במסגרתה טוענת היא, בתמצית, כדלקמן:

א. המתנגדת היא חברה מפורטוגל והיא עוסקת מזה שניס רבות בייצור ושיווק מוצרי הלבשה, הנעלה, כיסוי ראש, אביזרים שונים, משקפיים ומוצרים נלווים להס. מוצריה משווקים בארצות רבות בעולם, בהיקפים נרחבים. מוצריה האיכותיים זכו למוניטין רב והזכו להצלחה רבה.

יא.

יב.

יג.

המתנגדת עושה שימוש בסימן המסחר "1.1115 סא1** (להלן: "סימן המתנגדת") על גבי מוצריה, וסימן זה נרשם במדינות שונות בעולם.

קהל הצרכנים בעולם ובישראל מכיר את סימן המתנגדת, הודות לפרסום הרחב שהעניקה לו המתנגדת.

המתנגדת העניקה ציכיון למכירת מוצריה לחברה בשס 5.2.2 411550 וזו משווקת בישראל משקפיים ומוצרים נלווים של המתנגדת.

אין בסימן המבוקש כדי להבחין בין הטובין של המתנגדת לאילו של המבקשת, ולכן

ו ו / ו / הוא פסול לרישום לפי הוראות סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב- 1972 (להלן: "הפקודה").

ברישום הסימן יש כדי להטעות ולעודד תחרות בלתי הוגנת במובן סעיף 6(11) לפקודה.

אמוצתו הסימן ע"י המבקשת והגשת הבקשה לרישומו נעשו בחוסר תום לב ותוך ידיעה כי למתנגדת זכויות קודמות בסימן.

המבקשת הינה בבחינת "שור מועד", באשר היא גס ניסתה להשתלט גם על סימן נוסף והוא "3 0" השייך לאחריס.

הסימן המבוקש והה או דומה עד כדי הטעייה לסימניה הרשומים של המתנגדת ולכן פסול הוא לרישום בהתאם להוראות סעיף 9(11) לפקודה.

סימן המתנגדת הוא סימן מסחר מוכר היטב בישראל, ולכן הסימן המבוקש פסול לרישום לפי הוראות סעיף 11 (14) לפקודה.

הסימן המבוקש אינו ראוי לרישום, באשר הוא סותר את הוראות סעיף 2 (א) (7) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, האוסר עשיית מעשה העלול להטעות את הצרכן.

רישום הסימן עלול למנוע מן המתנגדת לעשות בסימנה בישראל.

הואיל והבקשה הוגשה לרישום בחוסר תום לב, מוסמך רשם סימני המסחר לסרב לבקשה.

טענות המבקשת בהודעתה שכנגד הן, בתמצית, כדלקמן:

א.

למתנגדת אין כל פעילות מסחרית בישראל. היא אינה מוכרת בישראל ואין לה כל מוניטין בארץ.

המתנגדת לא עשתה כל שימוש בסימנה בישראל, סימנה לא ידוע ולא וכה לכל מוניטין בישראל.

הסימן המבוקש הוא בעל אופי מבחין.

אין כל חשש לטעות או הטעייה, באשר בסימן המתנגדת לא נעשה כל שימוש בישראל והוא לא וכה למוניטין.

הטובין אשר לגביהם נתבקש הסימן המבוקש אינס מאותו הגדר טובין של המוצריס אשר לגביהם נרשמו סימני מסחר על שס המתנגדת בישראל.

סימן המתנגדת אינו סימן מוכר היטב בישראל.

ז. = סימן מסחר "11/1115 0א* נרשום גס על שס אחריס בישראל בסוגים שונים, דבר השומט את הקרקע תחת טענות המתנגדת.

שימוש בסימן "5 ד]]א] 1 סא* על ידי המתנגדת בישראל

4. אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי הסימן המבוקש וסימן המתנגדת "1/1175 סא* דומה ביותר מבחינה חזותית ומבחינת הצליל שלהם. המרכיב העיקרי והדומיננטי שבסימן המבוקש הוא זהה לסימן המתנגדת ואילו המילה השלישית היא תיאורית. יחד ואף גם, הגעתי למסקנה כי אין כל צורך לבחון את הדמיון בין הסימנים באמצעות המבחנים שנקבעו בפסיקה כדי להכריע בשאלה האם המדובר הוא בדמיון שיש בו כדי להביא לפסולת הסימן המבוקש לרישום, באשר לסימן המתנגדת אין כל מוניטין בישראל, המתנגדת לא עשתה כל שימוש בסימנה בישראל, והיא לא מכרה כאן מוצריס כלשהם הנושאים את הסימן.

5. המתנגדת טענה בכתב טענותיה כי מוצריה הנושאים את הסימן נמכרו בישראל, וכי היא מכרה בישראל גס משקפיים ומשקפי שמש. אני דוחה טענה זו.

6. בתצהירו של מר 628118 761706610 אשר הצהיר מטעס המתנגדת נרשם באופן כללי כי מוצרי המתנגדת שווקו בישראל. כן צוין שס כי המתנגדת מכרה מוצרי אופטיקה בישראל. הדברים נאמרו על ידו באופן כללי, ללא כל פירוט, וככל שהוסיף המצהיר דברים בעניין זה, גדל חוסר הבהירות: לא נאמר בתצהירים אילו מוצריס שווקו ובאילו חיקפי מכירה; לא נאמר היכן שווקו המוצריס בישראל; נאמר על ידו כי למתנגדת ישנו מפיץ בישראל, ואף אפילו שמו לא צוין ; בתצהיר התשובה רשם העד כי מוצרי המתנגדת נמכרו באירופה ולכן לא מן הנמנע שמוצרים נמכרו גס בישראל(?); במקום אחר בתצהיר רשם העד כי בחיפוש שהוא עשה הוברר לו כי חברה בעלת רישיון מטעס המתנגדת מכרה מוצרי אופטיקה של המתנגדת בישראל החל משנת 2000 - שם בעל הרישיון לא צוין, ולא ברור איזה חיפוש עשה המצהיר. לסיכום: לעניין מכירת מוצרי המתנגדת בישראל, רב הנסתר על הנגלה. הרושם המתקבל מקריאת התצהירים הוא כי המתנגדת מתחמקת מלמסור פרטים לגבי מכירותיה בישראל, שהרי אם אכן נמכרו מוצרי המתנגדת בישראל, מה פשוט יותר מלהמציא נתוניס לגבי היקפי מכירות, סוגי מוצריס, והות המפיצים והלקוחות בישראל?

7. הניסוחים אפופי המסתורין בתצהיריו של המצהיר מטעס המתנגדת, והיעדר כל ראיה אחרת באשר למכירות בישראל, מביאים אותי למסקנה כי המתנגדת לא מכרה בישראל

מוצריס כלשהם הנושאים את הסימן "1/5 סא*.

8.0

לא הוצגו כל ראיות בדבר פרסום שנעשה על ידי המתנגדת או מטעמה בישראל. לכן, בהכרח, מגיע אני למסקנה כי למוצרי המתנגדת ולסימנה אין כל מוניטין בישראל.

משהגעתי למסקנה כי לא נעשה כל שימוש על ידי המתנגדת בסימנה בישראל, וכי אין לסימנה ולמוצריה כל מוניטין כאן, הרי מן הדין לדחות את טענתה של המתנגדת המסתמכת על סעיף 8 לפקודה, לפיה אין בסימן המבוקש כדי להבחין בין מוצריה לבין מוצרי המבקשת, שהרי אין למוצרי המתנגדת כל מוניטין בישראל ואף אין משווקים כאן, לא קיימת סכנה כי ציבור הלקוחות יזדהה את מוצרי המבקשת כמוצרי המתנגדת, אשר גס היא וגם סימנה אינס מוכר לו כלל.

היעדר מוניטין ושימוש בסימן המתנגדת בישראל מובילה אף למסקנה כי גם עילות ההתנגדות בדבר דמיון מטעה בין הסימנים וחשש מתחרות בלתי הוגנת וכן אלו המתבססות על חוק הגנת הצרכן, הינן חסרות בסיס במקרה זה. על הטוען כי יש בדמיון בין סימני מסחר כדי להביא להטעיית ציבור הלקוחות, או כדי לגרום לתחרות בלתי הוגנת במסחר להראות, כי סימנו אכה למוניטין בישראל, שכן ללא מוניטין כלל, בהגדרה, לא קיימת סכנת הטעייה מן הסוג לה טוענת המתנגדת, או חשש לתחרות בלתי הוגנת. ראה לעניין זה, למשל, בהחלטתי מיוס 21 בדצמבר 2003 בהתנגדות לרישום סימן המסחר מס'

8 "דא" ‎ ,‏ 1\6 0610100865 [16[18/ 08:15 נ. אקסטרא פלסטיק בע"מ.

סעיף 11 (9) לפקודה - טובין מאותו הגדר

.1

טוענת המתנגדת כי רשום על שמה סימניס שונים בפנקס סימני המסחר, וכי הגדרס הוא כהגדר הטובין אשר לגביהן נתבקש הסימן המבוקש. לכן, טוענת היא, הואיל והסימניס הס זהים או דומים דמיון שיש בו כדי להטעות, פסול הסימן המבוקש לרישום.

גס טענה זו דינה דחייה. ראשית, המתנגדת מסתמכת בטענתה על בקשה לרישום סימן מסחר שהגישה לגבי טובין זהים לאלה שלגביהם נתבקש רישום הסימן המבוקש, בקשה שהוגשה לאחר שהחלו הליכי ההתנגדות. ברור כי המתנגדת אינה יכולה להסתמך על בקשה זו כבסיס לטענתה, שהרי סעיף 9(11) לפקודה דן בסימני מסחר רשומים. שנית, הסימנים הרשומים על שם המתנגדת נרשמו לגבי עור ומוצרי עור, תיקי נסיעות, מחזיקי מפתחות, מטריות, שמשיות ומקלות הליכה, משחקים, מוצרי התעמלות וספורט, קישוטיס לחג המולד, מוצרי הלבשה והנעלה וכיוב'. מוצרים אלה אינס מאותו ההגדר של משקפי ראייה ומשקפי שמש. ראה לעניין וההחלטת רשם סימני המסחר הנכבד בעניין

סימן מסחר מס' 95068 מיוםס 11 במרץ 1999 [6)1] .1.5 נ. ב1]8[1 ע0)הוהסזט\ 1

.3

לאור האמור לעיל, עלי לקבוע כי אין הסימן המבוקש דומה או והה לסימן רשום אחר, אשר נרשם לגבי אותם טובין או טובין מאותו ההגדר.

סימן מוכר היטב

.4

גם טענתה של המתנגדת, המסתמכת על הוראות סעיף 14(11) לפקודה ועל היותו של סימנה סימן מוכר היטב בישראל הינה חסרת בסיס: ראינו כי לא נעשה בסימן המתנגדת שימוש כלשהו בישראל. לא נעשה על ידי המתנגדת כל פרסום לסימן בישראל, ולא הוגשה כל ראיה ממנה ניתן היה להסיק, כי למרות היעדר מוניטין לסימן המתנגדת בישראל, הרי הוא חדר לתודעת הציבור בישראל באופן שהוא הפך לסימן מוכר היטב אצל קהל הצרכנים הרלוונטי. לאור האמור לעיל, גם אס מוכר סימנה של המתנגדת במדינות אחרות, הרי הוא אינו מוכר בישראל כסימן מחוץ לעולם, ודין טענה זו של המתנגדת להידחות.

תוס לב בהגשת הבקשה

.5

.6

.7

המתנגדת טוענת כי הבקשה לרישום הסימן נגועה בהיעדר תוס לב. היא טוענת כי המבקשת בחרה את הסימן, בהיותו דומה ביותר לסימן המתנגדת, ומתוך מטרה להיבנות מן המוניטין של המתנגדת בישראל ומחוצה לה. המבקשת היא "שור מועד", טוענת המתנגדת, באשר גס במקרה אחר בחרה המבקשת סימן של אחריס מתוך מטרה להיבנות מן המוניטין שלהם. בטענה זו מסתמכת המבקשת על הוראות סעיף 39(א) לפקודה, ומציינת כי אס היעדר תוס לב בהגשת הבקשה מהווה עילה לביטול סימן מסחר רשום, הרי מהווה הוא גס עילת פסלות לרישום בשלב ההתנגדות.

אתייחס תחילה לעניין היעדר תוס לב כעילות פסלות לרישום ואומר, כי אין זה מובן מאליו שאכן עילה זו מהווה, על פי החוק הישראלי, עילת לפסולת רישום של סימן מסחר. העובדה שניתן לבקש ביטול רישום של סימן בשל היעדר תוס לב בהגשת הבקשה לרישומו, אינה בהכרח מביאה למסקנה כי גם קיימת עילת פסלות עצמאית של היעדר תוס לב. הדבר דורש בחינה ובדיקה מהן פטור אני, במקרה זה, שכן בנסיבות העניין דנן, איני רואה לנכון לקבוע כי הבקשה נגועה בהיעדר תוס לב. במאמר מוסגר אציין כי לגבי

8% 17806 עזוחטותותס:), למשל, קיימת עילת ביטול סימן מסחר בשל היעדר תוס לב, מבלי שקיימת עילת פסלות כאמור בטרס רישום. ראה לעניין אה, תוך השוואה למצב המשפטי באנגליה, בספר 5סובּצ] 117306 6חהּ 1366 17306 01 עוב.1 65 מהדורה 13, בעמ' 210, לרבות הערת שוליים 77.

העובדה שהמבקשת, במקרים אחרים, נהגה שלא בתום לב בבחירת סימניה לרישום, אינה מלמדת בהכרח, בנסיבות דנן, כי היא נהגה כך בבחירת הסימן המבוקש ובהגשת הבקשה לרישומו: סימנה של המתנגדת אינו ידוע כלל בישראל ומוצריה לא שווקו בארץ; טענותיה

של המתנגדת בדבר מכירות של מוצריה בישראל לא הוכחו אפילו לא לכאורה, וההצהרות שבתצהירים מטעמה בעניין היו מעט תמוהות. ניתן לומר, כי סירוב לבקשה לרישום הסימן המבוקש במקרה זה בשל טענת היעדר תוס לב, יהיה בו משוס הרחבה בלתי רצויה של ההגנה על סימני מסחר, אל מעבר להגנה שבחר להעניק לה המחוקק במסגרת עילות הפסלות לרישום, ואף בהתחשב בהגנה הרחבה יותר לה זוכיס סימניס מוכר היטב. במיליס אחרות, קבלת ההתנגדות בשל טענת היעדר תוס לב, בנסיבות העניין שבפני, משמעותה הייתה מתן הגנה לסימן מסחר, אשר ברור כי אינו זכאי להגנה לה זכאי סימן מוכר היטב. בפועל התוצאה הייתה הרחבה משמעותית של המונח "סימן מוכר היטב", הרחבה שאין לתת לה יד במסגרת הליכים בפני רשם סימני המסחר. ראה לעניין זה

החלטתו של ה- 617001 00078 116 עס1 6815קק\/ 01 טס בעניין | 5'מ50עסק 6-15 6311616 .ץכ 00.,1), 1477 (ג אם) כ0.2.ק.0.5 14 .

סוף דבר

8. התוצאה הינה, אם כן, כי ההתנגדות נדחית. המתנגדת תשלם למבקשת את הוצאות הליך ההתנגדות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 10,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ישראל אקסלרד

פוסק בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום י"א אייר, תשס"ד 2 מאי, 2004

ישראל אקסלרד 54678313-]142266