התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 238375

ההחלטה:

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 238375

המתנגדת: . \.5 110101085 526600

באמצעות ב"כ פרל כהן צדק לצר בר [

המבקשת: ,50115 700548

באמצעות ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

בפני התנגדות שהוגשה מטעס חברת ./.3 110101065 506600 (להלן: "המתנגדת") לרישום סימן מסחר מספר 238375 (להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן הוגש לרישום ביוס 12.6.2011 על ידי חברת .106 ,15זסק5 5אססשם (להלן: "המבקשת") וזאת בעבור: "ביגוד, הנעלה, כיסויי ראש; הכל כלולים בסוג 25". הסימן המבוקש נראה כך:

לאחר קיבול הסימן המבוקש ופרסמומו להתנגדויות, הגישה המתנגדת את התנגדותה דנן. כעולה מכתב טענותיה, סבורה המתנגדת כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיפים 6(11), 9(11), 13(11), 14(11) 5(11) וכן לפי סעיף 39(א1) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").

ההתנגדות שמונחת בפני נסמכת על שלושה סימני הירשומים על שמה של המתנגדת כבר מיוס 3 והמפורטים מטה בטבלה לנוחות הקורא:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

סימני המסחר הרשומים על שם המתנגדת

מספר רישום 2 72 7

פרטת הסחורות "כל הטובין הנכללים בסוג 25" "כל הטובין הנכללים בסוג 25" "כל הטובין הנכללים בסוג 25"

תמצית טענות הצדדים

טענות המתנגדת

4. לטענת המתנגדת, נוסדה היא לפני קרוב ל - 100 שניס והינה אחת החברות המובילות בעולס בתחום בגדי הספורט בכלל, ובתחום היס והבריכה בפרט. החל משנות ה- 70 משווקים מוצרי המתנגדת כשהם נושאים את סימני המסחר שלה. בין מגוון מוצרים אלו ניתן למצוא בגדי ים, ציוד שחייה (כגון משקפות, כובעי שחייה, נעלי בריכה ועוד) וכן בגדי ספורט לפעילות בחדר כושר כמו גם פעילות אירובית.

5. טוענת המתנגדת, כי כתוצאה ממאמציה והשקעותיה רחבות ההיקף בפרסום ושיווק כמו גס

בשל איכותם, אמינות ותדמית של מוצרי 506600, זכיס אלו להכרה, אהדה והצלחה רבה בעולס בכלל ובישראל בפרט. לגישתה, מוצריה נושאים כוללים את סימני המסחר המפורסמים והמוכרים היטב אשר בבעלותה.

6. בבעלות המתנגדת מספר סימני מסחר הרשומים על שמה בישראל בסוגים שונים כגון סוג 25 (דברי לבוש), 28 (משחקים וצרכי התעמלות), 12, 14, 18, 5 וכיו"ב.

7. בענייננו, מפנה המתנגדת אל שלושה סימני מסחר הירשומים בבעלותה (ראו: טבלה לעיל) ואלו מספריים: סימן מסחר מס' 76627 מעוצב המכיל את הלוגו של המתנגדת (להלן: "הסימן הגרפי של המתנגדת"), סימני מסחר מס' 76632 ו-76637 מעוצבים, המכילים הן את הלוגו של המתנגדת והן את הסימן "506600" לצידם, (להלן ובצוותא: "הסימנים המשולבים"). שלושת הסימנים הירשומים עבור כל הסחורות והטובין הכלולים בסוג 25.

המתנגדת מפנה לסימנים אלו וטוענת כי אלו הפכו מפורסמים ומוכרים היטב כמשמעות הדבר בדין, כתוצאה מן השימוש הנרחב והממושך שעשתה בהם בעולס בכלל ובישראל בפרט, מאמצי הפרסום והשיווק. לטענתה, הסימן המבוקש זהה או לכל הפחות דומה עד כדי הטעייה לסימן הגרפי הירשום כסימן מסחר מס' 76627 אשר ירשום אף הוא בסוג 25. הסימן המבוקש דומה אף לסימנים המשולבים הנושאים את הסימן הגרפי, שהינו לדעת המתנגדת הרכיב הדומיננטי בהם.

לגישת המתנגדת, רישום הסימן המבוקש יוביל להטעיית הציבור בין הסימן המבוקש לסימן הגרפי של המתנגדת בקשר מקור הטובין.

עוד טוענת המתנגדת כי על פי הדין, לבעל סימן מסחר ירשום ומוכר היטב מוקנית הגנה אף כנגד סימן דומה אשר נתבקש לרישום ביחס לטובין שאינם מאותו ההגדר. מכאן כי אף שהמתנגדת מתמקדת בעיקר במוצרי ספורט לייס ולבריכה, יש להחיל את היקף ההגנה גס על מוצרי ספורט אחרים, היוצרים על ידי המבקשת. בהקשר זה מציינת המתנגדת כי הרף הנדרש למניעת רישום סימן מסחר כגון זה ("מבחן הקשר") חינו נמוך ביותר וכי אין ספק כי עלה בידי המתנגדת לעמוד בהוכחתו.

טענות המבקשת

לטענת המבקשת הינה אחת החברות הוותיקות הגדולות והידועות בעולס לייצור נעליים ובגדי ספורט, מאו 1914.

טוענת המבקשת כי הסימן המבוקש שונה אך במעט מסימן מסחר מס' 82353 (להלן: "הסימן הגרפי של המבקשת") אשר נרשם והוכר על שמה ונראה כך:

₪

לפיכך, לגישתה יש לגזור גוּירה שווה, ולהכריע כי אין מניעה שאף הסימן המבוקש יירשם לצד סימני המסחר הירשומים על שמה של המתנגדת.

כמו כן, סבורה המבקשת כי הסימן המבוקש והסימן הגרפי של המתנגדת שונים מה מזה חזותית ומהותית באופן המאיין כל חשש להטעיית הצרכן. בהקשר זה, מציינת המבקשת כי לא הועלתה כל טענה להטעיית הצרכן בפועל בשל דמיון בין סימני המתנגדת לסימן המבוקש, ולפיכך לא ניתן לקבוע כי קיים חשש אמיתי מפני הטעיה.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4.והמפורטים בטבלה לעיל, כמו גם הסימן המבוקש מתייחסים לטובין מאותה משפחה מסחרית, ובלשון הפקודה "טובין מאותו ההגדר". יש אף כן לפנות עתה ליישוב המבחן המשולש.

1. מבחן המראה והצליל

8. כידוע, והו המבחן המרכזי מבין השלושה אשר במסגרתו נבחנת חזות הסימנים בכללותם, תוך מתן משקל לרושם הראשוני הנובע בעת ההשוואה. חשיבותו של רושם ראשוני הנובעת מן הטעם הפשוט כי צרכן אינס מתעכבים להבחין בין הסימנים לפרטיהם (ראו: רע"א 9 מולטילוק בע"מ נ' רב בריח תעשלות בע"מ, פס' 9 (פורסם בנבו, 12.1.2010).

9. לטעמי, סימן הגרפי של המתנגדת, הוא סימן מס' 76627, דומה עד מאד מהבחינה החזותית לסימן המסחר המבוקש כפי שניתן להבחין בנקל:

סימן המתנגדת (70627) הסימן המבוקש (238375

0. אין לדעתי בעובדה כי סימן המתנגדת הינו "מלא" בעוד הסימן המבוקש הינו "חלול", כדי ליצור את הבידול הנדרש ביניהם על מנת שהצרכן הסביר לא יטעה לבלבל ביניהם, ובייחוד כאשר מן הראיות עולה כי המבקשת עושה שימוש בסימן המבוקש גם בצורתו המלאה. יחד עם זאת, איני סבורה כי ניתן לבסס קיומו של דמיון חזותי בין סימניה המשולבים של המתנגדת לבין הסימן המבוקש.

1 מבחן סוג הסחורות, סוג הלקוחות וצינורות השיווק

1. כזכור בענייננו, טענה המבקשת כי הסימן המבוקש והסימן הגרפי של המתנגדת אינם מיועדים לאותן הסחורות. כך לעמדתה, על אף שהן המבקשת והן המתנגדת מייצרות

ומשווקות מוצרי ספורט, מדובר בקטגוריית מוצרים שונה, באשר מוצרי המבקשת משמשים לריצה בעוד שמוצרי המתנגדת משמשים לשחייה וספורט ימי. לכאורה, אין צורך בהתייחסות נוספת לטענה זו, לאור קביעתי דלעיל לפיה המדובר בטובין מאותו ההגדר. אלא שבמקרה דנן שעה שעסקינן בטענה לחשש להטעיה לפי סעיף 9(11) יש להשוות את פרטות הסימנים נשוא ההליך. מהשוואה זו עולה כי פרטת הסחורות בסימן הגרפי הרשום על שם המתנגדת כוללת את כלל הפריטים בסוג 25 (תחומי הלבוש). וביתר שפרטת הסחורות בסימן המבוקש כוללת חלק מהפריטים בסוג 25. מכאן כי קיימת חפיפה בין הסחורות בגינן נתבקש הסימן לרישום לבין סימני המתנגדת. משכך נמצא, שוב אין לקבל את טענת המבקשת לפיה בפועל עושים הצדדים שימוש בסימני המסחר ביחס לפריטים שונים מסוג 25 (חיינו - המתנגדת בתחומי הספורט הימי והמבקשת בתחומי הנעלת ספורט). במסגרת דיון בעילת התנגדות לפי סעיף 9(11) טענת השימוש בפועל בסימן המסחר, לעולם תועלה תוך התייחסות לפרטת הסחורות בגינו נרשם סימן המסחר.

באשר לחוג הלקוחות, התרשמתי כי הן המבקשת והן המתנגדת משווקות את סחורותיהן לכלל העוסקים בספורט (מקצועיים וחובבים). מכאן שקיימת הקשר לקהל היעד. יחד עם זאת, בהחלט יתכן כי מתאמנים מקצועיים יכירו על פי רוב את מקור המוצר אותו של המבקשים לרכוש ויוהו על פי סימן מסחר זה או אחר. אלה ישקיעו תשומת לב מוגברת בבחינתו שכן דקויותיו חשובות עבורם. לפיכך, אין אף סביר כי ציבור זה יוטעה (ראו: פסק הדין בעניין בנק איגוד עמ' 673, 676). לעומת ואת, אין הדבר כך אצל מתאמנים חובבים, הרוכשים לא אחת את מוצריש כדרך אגב ומבלי להתעמק בטובין, ובייחוד כאשר עסקינן בבגדי ספורט. עבור צרכנים אלו, אין אף מופרך כי לא ישקיעו את תשומת הלב הנדרשת והדבר יוביל לבלבול ולהטעיה. בענייננו, לאור הסימן הרשום על שמה והיקף פרטת הסחורות בגינו נרשם הוא, בהחלט יתכן כי המתנגדת תרחיב את היקף מוצריה, כך שעליהם יוטبع הסימן הגרפי בלבד. דבר זה עלול ליצור הטעיה בין מוצרי המבקשת למוצרי המתנגדת, אשר שייכים לאותו סוג סחורות (25) ובני אותה משפחה מסחרית.

באשר לצינורות השיווק, מן הראיות עולה כי בעוד שמוצרי המבקשת מופיעים הן בחנויות רשת ממותגות והן ברשתות ממכר כלליות, נמכרים מוצרי המתנגדת בישראל אך ורק בחנויותיה הממותגות של המתנגדת. ואף אין אף מן הנמנע שהמתנגדת, בהיותה בעלת סימני מסחר רשומים, תרחיב בעתיד את אופן שיווק מוצריה גם באמצעות רשתות ממכר כלליות. לפיכך, נראה שגם מבחן זה מעלה חשש מפני הטעיית הציבור (ע"א 4116/06 .16 עֶ/2316) נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע "מ (פורסם בנבו, 20.6.2007).

1. יתר נסיבות העניין ותשכל הישר

10

44

.5

.6

.7

.8

.9

מבחן זה מאגד בתוכו את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה אשר בהסכום יש להתחשב לצורך הכרעה בשאלת קיומה של סכנת הטעיה בין הסימן הרשום לבין הסימן המבוקש.

בהקשר זה, לא מצאתי ממש בטענת המבקשת לפיה ראש הסימן המבוקש אופי מבחין בהיקף כזה אשר יש בו כדי להתגבר על החשש להטעיה עם סימן הגרפי המתנגדת. ואת, בין היתר שעה שהמדובר ברמת דמיון גבוהה ביותר בין הסימנים, הן מבחינה חזותית והן ביחס לסוג הטובין, הלקוחות וערוצי השיווק.

בנוסף אין בידי לקבל את טענת המבקשת לפיה יש לאפשר את רישום הסימן המבוקש, שכן ממילא בשוק הספורט קיימים סימני מסחר אשר ההבדלים ביניהם הם מינוריים. טענתה זו סותרת טענה אחרת שהועלתה מפי המבקשת לפיה קיימים הבדלים מהותיים בין הסימן המבוקש לסימן הגרפי של המתנגדת.

טענה נוספת שנשמעה מפי המבקשת היא זו לפיה המסר הרעיוני של הסימן המבוקש שונה מן המסר אותו מעביר סימן הגרפי של המתנגדת (ראו: סעיף 21 לתצהיר ה208). כך נטען כי בעוד שסימן הגרפי של המתנגדת, כך לפי המבקשת, מעביר מסר של הידרודינמיות, הסימן המבוקש - אשר מדמה שביל - הינו מעוגל יותר ומותיר רושם של גמישות, יציבות ותנועה. נושא השוואת סימנים לאורו של מסר רעיוני אותו מבקש בעל סימן להעביר נדונה בהרחבה בעניין ע"א 8441/04:216 ש6ט6]ומ/ נ' אלי שגב (פורסם בנבו, 23.8.2006) (להלן: "עניין

סטספ"). לגישת המתנגדת, אין בהבדל גם, ככל שניתן לקבלו, כדי לשלול את הדמיון בין הסימנים.

אין בידי לקבל את טענת המבקשת ביחס לשוני במסר הרעיוני הנובע מסימן הגרפי של המתנגדת ביחס לסימן המבוקש. כפי שציין בית המשפט הנכבד בעניין 6טסכע, למסרים שכאלה נפקות שעה שהוכח כי באמצעותם הוטבע אצל הצרכן קישור בין הסימן לעומד מאחוריו. בענייננו, ספק בעיניי שאדעו צרכנים לקשר בין הסימן המבוקש לבין מסר של גמישות, יציבות ותנועה, וממילא קישור שכזה בוודאי שלא הוכח.

אינני מקבלת אף את טענת המבקשת, כי בענייננו לא קיים חשש להטעיה שכן עד היום למרות השימוש שנעשה על ידי שתי החברות בסימניהן, לא הועלתה כל תלונה להטעיה בפועל. איני סבורה כי היעדר תלונה כאמור, יש בה כדי לאיין חשש לקיומה של הטעיה בין מוצרי המתנגדת לבין אלו המשווקים על ידי המבקשת. ודאי שאין בהיעדרה כדי להצביע על חשש להטעיה עתידית שכזו.

1

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

0. לאור כל האמור לעיל, יישומו של המבחן המשולש מובילני למסקנה כי קיים חשש לדמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימן הגרפי של המתנגדת. לפיכך, הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 9(11) לפקודה.

1. יצוין כאן מפורשות כי לצורך מסקנתי זו בדבר אי כשירות הסימן המבוקש לאור הוראת סעיף 9(11) לפקודה, לא נדרשתי כלל להסתמך על הראיות שהוגשה המתנגדת. כמו כן, כפי שצוין לעיל, הרי שנטל ההוכחה כי הסימן המבוקש כשיר לרישום רובץ לפני המבקשת. לא מצאתי כי יש בראיות המבקשת כדי לעמוד בנטל זה, ומשכך לא עבר נטל ההוכחה לכתפי המתנגדת וזו לא נדרשה לעמוד בו.

2. מתייתרת ההכרעה בעילות ההתנגדות שהועלו לפי סעיפים 5(11), 6(11) או סעיף 39א1.

סוף דבר

3. נוכח האמור לעיל הריני לקבל את ההתנגדות לרישום סימן מסחר 238375.

4. דעתי אינה נוחה נוכח התנהלותה הלקויה של המתנגדת בהליך זה, והחלטתה שלא למלא אחר הוראת בית הדין שניתנה לה מפורשות, לפיה היה עליה לפעול להתייצבות העד מטעמה. זאת עשתה המתנגדת, מבלי לעדכן את בית הדין בעניין ובקראת מועד הדיון. למעשה הדיון שהתקיים בפני ביוס 21.6.2018 התמצה אך ורק בשאלת המחלוקת בשאלת נפקות תצהיר המתנגדת בהיעדר התייצבות המצהיר מטעמה. בכך גרמה המתנגדת לבזבוז זמן שיפוטי יקר של בית הדין אשר נערך כדברי לקיומו של דיון ההוכחות. לא נעלמה מעיני טענת המתנגדת לפיה הייתה זו המבקשת אשר בכוחה היה להוביל את הדיון. איני מקבלת טענה זו אשר למעשה משמעותה היא לכפות על המבקשת את סדרי הדין אותם ביקשה המתנגדת לאמץ בהליך זה מטעמיה ומניעיה שלה. בהתחשב בכלל השיקולים לפסיקת הוצאות בעל דין במהלך ההליך, כמו גם האמור בפסקה דלעיל, יופחתו הוצאות המתנגדת כך שהמבקשת תישא בהוצאות שכר טרחת המתנגדת בסך 7,000₪ (כולל מע"מ). סכומישולס בתוך 30 ימים ממועד מתן החלטתי זאת, שאחרת יישאו סכומים אלו ריבית והצמדה כדין.

יערה שושני בספי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביוס *' אייר תשע"ח 5 אפריל 2018