התנגדות לרישום סימן מסחר 237567 "[00/3"

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לרישום סימן מסחר 7 "0"

המתנגדת: סאר -גו השקעות בע"מ ע"י ב"כ עו"ד טוני גרינמן

המבקשת: 6 60זאא. ע"י ב"כ גלוזמן שס-טוב חוברס ברויד ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפניי התנגדות לרישום סימן המסחר שבכותרת. הבקשה לרישום הסימן הוגשה על ידי 1 1 60 160א₪ (להלן: "המבקשת") ביוס 3.5.2011 בגין דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולס בסוג 25. דבר קיבול הסימן פורסם ביומן סימני המסחר ביום 2. ביום 23.7.2012 הגישה חברת סאר גו השקעות בע"מ (להלן: "המתנגדת") התנגדותה לרישום הסימן.

2. ההתנגדות הוגשה הן לרישום סימן 237567 "[00/3" והן לרישום סימן 237566 "60 100תאת" בסוג 35. לאחר שהמתנגדת ציינה בתצהירה כי אינה מתנגדת לרישום סימן מסחר אחרון זה, הסירה את התנגדותה במהלך הדיון בפניי והסימן 237566 "זע 0 160 את" נרשם.

3 בין הצדדים להליך ההתנגדות התנהל הליך בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (ת"א 1) (להלן: "ההליך הקודם"). המבקשת דכאן תבעה את המתנגדת בגין הפרת

סימן המסחר המבוקש לרישום בשל השימוש בידי המתנגדת בסימן המסחר 81 /0:. בית המשפט המחוזי דחה את התביעה לאחר שמבקשת הסימן לא הפקידה ערובה להוצאות המתנגדת, בניגוד להחלטת בית המשפט.

4. המתנגדת הגישה ביוס 31.12.2012 שתי בקשות לרישום סימני מסחר, בקשות 252378 "18105 600611" (מילולי) בגיו מכירה קמעונאית של ביגוד והנעלה לילדים ונוער בסוג 35 ו-

9 "1106 20611)" (מילולי), בגיו מכירה קמעונאית של ריהוט ואביורי בית לילדים ונוער בסוג 35. לבקשת המתנגדת, המשך בחינת הבקשות לרישום סימני המתנגדת הושהה עד לאחר מתן החלטה בהליך וה.

עיקר טענות המתנגדת

המתנגדת טוענת כי היא פועלת מזה כ-15 שניס תחת השס 105( 00611 ו- 11016 וטס ומשכך ביססה את המוניטין שלה בקרב קהל הצרכנים בסימניס אלה. כמו כן, המתנגדת הינה משווקת קמעונאית של בגדי ילדים בשונה מהמבקשת שהינה יצרנית בגדיס.

המתנגדת טוענת כי הינה בעלת וכות קודמת בסימן מכוח סעיף 24(א2()1) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), למרות שלא רשמה את הסימן קודם לכן. עוד טוענת המתנגדת כי רישום הסימניס המבוקשים יביא לתחרות בלתי הוגנת במסחר וכי יש ברישום הסימניס להביא לכדי הטעיה ופגיעה בתקנת הציבור לפי סעיפים 6/11) ו-5(11) לפקודה.

לביסוס טענתה כי סימני המבקשת אינס מוכריס כלל בקרב הציבור הגישה המתנגדת את חוות דעתה של ד"ר מינה צמח בצירוף סקר המשקף, לטענתה, את היכרות הציבור עם המותג של המבקשת 61שס:) 160זח: (נספח 8 לתצהיר הראיות של מר סטרוגו). ניתוח נתוני הסקר מעידים, לטענת המתנגדת, כי מודעות הציבור למותג המבקשת הינה נמוכה ונוצרה רק לאחר שיווק המותג בארצ.

לחלופין טוענת המתנגדת כי גס אס תידחה התנגדותה יש לאפשר רישום מקביל של סימנה לצד סימני המבקשת וזאת בשל השוני במראה הסימניס וצליליהס. לטענת המתנגדת, יש

להגות את סימנה 671ש8:) או קאברי, ואילו את הסימן המבוקש יש להגות נַזסטס:) או קוברי.

עיקר טענות המבקשת

המבקשת טוענת כי המותג 600611 160זם שבבעלותה משנות ה-70 צבר מוניטין רב בעולס והינו מוכר אף כ- 6:0611 בלבד. לפיכך, השימוש שעושה המתנגדת בשמה 611ש0;), מטעה את הצרכנים כי מדובר במוצרי המבקשת.

לטענת המבקשת, אין ממש בטענות המתנגדת כי יש ברישום הסימניס המבוקשים להביא לכדי הטעיה מכוח סעיף 6(11) לפקודה לאור העובדה שהמוניטין בסימן הינו בידי המבקשת. עוד טוענת המבקשת כי הפקודה מעניקה הגנה רק לסימני מסחר רשומים, ואילו המתנגדת לא רשמה את סימנה.

המבקשת טוענת כי היא הבעלים הראשון של הסימן 000611 כבר משנת 1986 עת הגישה בקשות לרישום את הסימן 002/71 160אאת בסוגיס 18 ו-3 (בגין מוצרי עור וסבונים). ועל כן יש לדחות את טענת הבעלות של המתנגדת. כמו כן, טוענת המבקשת כי המתנגדת בחרה בשס החנות בחוסר תום לב שכן לא ייתכן כי לא ידעה על מותג המבקשת לאחר ששיווקה בארצ מוצריס הנושאיס את סימן המבקשת.

החלטת בית המשפט המחוזי

בכתב התביעה שהוגש מטעמם המבקשת דכאן במסגרת ההליך הקודם, נטען כי המתנגדת הפרה את סימן המסחר של המבקשת בחוסר תום לב ותוך התעלמות מפניותיה של המבקשת

כי תחדל מלהשתמש בשס "נזסטס:)". עוד טענה המבקשת כי שימוש המתנגדת בשס "1זסטס:)" הביא להטעיה כי מדובר במוצרי המבקשת. כמו כן, נטען כי המתנגדת מדללת את מוניטין המבקשת ומתעשרת על חשבונה.

בכתב ההגנה נטען כי המתנגדת לא הכירה את המותג "61ש0:)" שעה שבחרה את השס לעסקה. עוד נטען כי המתנגדת הינה משווקת קמעונאית של מותגי בגדי ילדים, ואינה יצרנית בגדיס. המשיכה המתנגדת וטענה במסגרת ההליך הקודם כי מוצרי המבקשת נושאיס את השס "60617 ססוזםת" ולא "מזסטס:)". בנוסף טענה המתנגדת כי לא הפרה את הסימן

"1ז6ש0:)" מאחר ואיננה עושה שימוש בסימן "611ש0:)" כי אס בסימן "4105 61טסם)" ו-

"11016 [זסשס)".

כאמור, בית המשפט המחוזי לא הכריע לגוף התביעה אלא דחה אותה משלא הופקדה ערובה להוצאות המתנגדת.

לטענת המבקשת בשל ההליך הקודם בינו הצדדים נוצר בעניינו השתק עילה, המונע דיון בבקשת המחיקה הנוכחית. לטענתה, יש זהות בין העילות בהליך הקודם לבין העילות שבבקשה למחיקת סימני המסחר דכאן.

המשמחסומים הדיוניים - השתק עילה והשתק פלוגתא (ראה דברי הנשיא אגרנט בע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 583, 584). ככלל, מקום בו תביעה נדונה לגופה והוכרעה ומדובר באותס הצדדים לתובענה ובעילות זהות, אזי שאין לדון בעניין גה פעס נוספת על מנת שלא להכביד על בתי המשפט ולהביא לכפל התדיינויות.

שונה המצב בענייננו, שכן בהליך הקודם לא ניתנה הכרעה לגופו של עניין ובנוסף לכך התהפכו היוצרות. דהיינו, המתנגדת דכאן היתה הנתבעת בהליך הקודם. לפיכך לא נוצר השתק עילה. אף השתק פלוגתא לא נוצר כאן, לאחר שהשאלות שבמחלוקת בין הצדדים לא נדונו לגופן. (לדיון מורחב בעניין ראה התנגדות לרישום סימן מסחר 245411 "אורז גמליס זהב פניניס" (מעוצב) יורס ששה נ' יהודית מתוק (פורסם באתר רשות הפטנטים, 2.4.2015) וההפניות שם).

מסקנתי הינה, אפוא, כי אין מניעה דיונית להכריע בהתנגדות לגופה.

תקנת הציבור וחוסר תום לב

המתנגדת טענה כי יש לפסול את הסימניס המבוקשיס לרישום בשל כך שהבקשה לרישום הוגשה בחוסר תום לב. המתנגדת סבורה כי חוסר תום הלב של המבקשת נובע מכך שהבקשה לרישום הוגשה בזמן שהמתנגדת כבר פועלת באר תחת השס "1ז6ש0:)" מזה כ-15 שניס ותוך ניסיון להינות מן המוניטין שצברה המתנגדת בסימן.

עוד טענה המתנגדת, כי רישום הסימניס לאחר שנדחתה תביעה בגין הפרתס בבית המשפט המחוזי יביא לפגיעה בתקנת הציבור כקבוע בהוראות סעיף 5(11) לפקודה.

המבקשת אף היא מחזיקה בטענות כנגד תום לבה של המתנגדת. המבקשת סבורה כי מלכתחילה המתנגדת פעלה בחוסר תום לב כאשר בחרה בשס "נַ6שס:)" לחנות שלה על מנת ליהנות מן המוניטין שצברה המבקשת בו. עוד טענה המבקשת כי השס "נַזסטס:)" אינו משקף

כלל את הביטוי "4105 1578611 ז06:)" כפי שסוברת המתנגדת. בנוסף טענה המבקשת כי חוסר תום לבה של המתנגדת מתבטא בכך שאינה מקפידה על היגוי שס עסקה כהלכה, שכן יש להגות את שס החנות "קאברי" ולא "קוברי".

לטענת המתנגדת עילת אי כשירות הסימניס לרישום בשל הגשת הבקשה בחוסר תום לב נובעת מהוראות סעיפים 5(11) ו-39(א1) לפקודה.

הפקודה אינה קובעת את חוסר תום הלב בהגשת הבקשה לרישום כעילת התנגדות עצמאית, הפוסלת את הסימן לרישום. שונה הדין עת מתבקשת מחיקת הסימן, א קובע סעיף 39(א1) לפקודה במפורש כי הגשת הבקשה בחוסר תום לב עשויה להביא למחיקתו מהפנקס. איני סבורה כי ניתן להפעיל עילה זו באמצעות סעיף 5(11) לפקודה גם בהליכי התנגדות. הדבריס נאמרו במפורש בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר 233073 "10%" (מעוצב) פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ נ' עשינו עסק בע"מ, סעיף 69 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 5.12.2013) (להלן: "עניין פיוניר"):

"הבדל זה בין מחיקת הסמן לבין התנגדות לרישומו בעילה זו אינו מוחד לדין הישראלי. זהו הדין גם בספדד ובפורטוגל (דראה קרלי, בעמ' 259). אין בידי לקבל את עמדת המתנגדת כי חוסר תום לב בהגשת הבקשה שווה ערך הוא לפגיעה בתקנת הציבור. סבורה אני כי העדר עילה זו מדשימת העילות לאי כשירות אינה השמטה מקרית, במיוחד לנוכח סעיף 39(א1) לפקודה שצוטט לעיק."

השימוש בסעיף 5(11) לפקודה כעילה לפסילת סימן מסחר לרישום נועד לאותס מקריס שיש בהס פגיעה בציבור הרחב או בערכי יסוד של החברה. המתנגדת לא הצביעה כי מתקיימת בענייננו פגיעה בערכי היסוד של החברה אשר יש בה כדי לפסול את הסימן בעילה זו, כגון שימוש בעיצוב הסימן המהווה הפרת זכות יוצרים של המתנגדת (ראה, למשל, בקשה למחיקת

סימן מסחר 102733 .1.06 030808 20015 נ' 60110 ס]תאסאת תתטצה 7 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 5.9.1999).

הטעיית הציבור ותחרות בלתי הוגנת

המתנגדת טענה כי רישום הסימן על שס המבקשת יצור הטעיה בקרב ציבור הצרכנים וכן יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר כקבוע בסעיף 6(11) לפקודה. סעיף זה כולל שלוש חלופות כדלקמן:

"סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחדות בלתי הוגנת במסחר;"

החלופות הראשונה והשלישית של עילת אי כשירות זו נדונו בהחלטה בעניין התנגדות לרישום סימני מסחר מס' 178141 ואח', בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר 178140 ואח' +06ע50 .מז 5018 60106 נ' 1.10 (צ'1) עמהּקו 60 1עט5 1'ז5813 ואח' (פורסם באתר רשות הפטנטים, 30.5.2012) (להלן: "עניין ספיידר").

לעניין החלופה הראשונה, דהיינו "סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור", נקבע בעניין בע"א 10959/05 1018 ,03706 1638 נ' 6.368 5./\.02 ₪6116ה1.1 8ז1]261, דיניס עליון 6 (69) 206 כי עסקינן ב"סעיף סל", המציב במרכוו את שאלת ההטעיה. עם זאת, כפי שהרחבתי בעניין ספיידר, נראה כי גס חלופה זו דורשת שהסימן יהיה בעל מוניטין רב, אף אפילו לא מוכר היטב.

אדון ברכיביס נדרשיס אלה - מידת הדמיון בין הסימנים, המוניטין של סימן המתנגדיס ותום הלב של המבקשת בבחירת סימנה.

(1) הדמיון בין הסימנים

הדמיון בין הסימניס נבחן על פי המבחן שוכה לכינוי "המבחן המשולש" (ראה: רע"א 2 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, (פורסם בנבו 3, וכן ע"א 1427]05, מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ נ' רשם הפטנטים (פורסם בנבו 7. כשמו, מבחן זה מורכב משלושה מבתני ער ואלו הס: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות והלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. עס השנים נוסף מבחן הידוע

כמבחן ההיגיון והשכל הישר (ראה ע"א 8441/04 216 ז6ט116ם2 נ' אלי שגב, (פורסם בנבו, 06)..

מבחן המראה והצליל, הוא המרכזי מבין השלושה. ההכרעה בשאלה האס הדמיון המטעה בין הסימניס מבחינת החזות והצליל תיעשה תוך השוואת הסימניס בשלמותס ותוך מתן משקל לרושם הראשוני שנוצר אצל הצרכן אשר אינו מתעכב להבחין בין הסימניס לפרטי פרטיהם (ראה א. ח. וליגסוןד*ני סימני מסחר ודיניסם הקרובים להם 81, 1973).

באשר למבחן הצליל, טוענת המתנגדת כי יש להגות את המלה הראשונה בצירוף 61ש0:)"

"105 כ"קאברי" (בפתח) ולא כ"קוברי" (בחולס) וזאת בשונה מהסימן המבוקש.

לנוכח הכתיבה הזהה של רכיב זה בשני הסימנים, איני סבורה כי ניתן להבטיח הבדל בהגייתו. הנטייה הטבעית כאשר רואיס את האות "02" היא להגותו כחולס ולא כפתח. אמנס

המתנגדת טוענת כי הרכיב מורכב מן המלה האנגלית "ז6ט60" הנהגית בפתח, אולם איני סבורה כי ישנו אדס זולת בעלי המתנגדת המודעיס למוצאו האמור של הרכיב.

אשר למבחן המראה, הרי שהן הסימן המבוקש והן סימני המתנגדת, 105א 6061 ו- וז6ש0)

6נתסם, הינס סימנים מילוליים. הרכיב הדומיננטי בסימני המתנגדת הינו המלה 0761, הוהה לחלוטין לסימן המבוקש. הרכיביס הנוספיס בסימני המתנגדת הינס רכיביס מתארים, אשר אינס מסוגליס כשלעצמם לרכוש אופי מבחין וציבור הצרכניס אינו מייחס להס משקל

רב (ראה לעניין אה ע"א 1677/05 2)\/ 16168081 12601566 נ' )הסותתוה)6)תין וכ

)מז 1016/1510 (פורסם בנבו, 29.6.2006).

לפיכך מסקנתי הינה כי קיים דמיון חזותי וצלילי רב ביותר בין סימני המתנגדת לסימן המבוקש.

הסימן המבוקש נועד לסימונו של ביגוד ואילו סימני המתנגדת נועדו למכירה קמעונאית של ביגוד ילדיס וריהוט ילדיס. במליס אחרות, המתנגדת משווקת ביגוד ילדים הנושא סימני מסחר אחרים, דהינו הסחורה המשווקת אינה נושאת את סימניה. בשונה ממנה, המתנגדת משווקת ביגוד הנושא את הסימן המבוקש והמיוצר, ככל הנראה, באמצעות בעלי רשות.

לא קיימת והות בסוג הלקוחות של הצדדיס דנן, והדבר נובע מן הסחורות השונות המשווקות. בעוד שהמתנגדת משווקת ריהוט ילדים וביגוד ילדיס, נמכריס תחת המותג של המבקשת בגדי יוקרה למבוגרים. עס ואת, בהחלט ייתכן שאותו לקוח ירכוש פריטיס הנושאיס את סימן המבקשת ולאחר מכן יתור אחר ריהוט עבור ילדיו בחנות הנושאת את סימני המתנגדת.

במסגרת מבחן יתר נסיבות העניין יש לקחת בחשבון שיקולי מסחר נוספיס הרלוונטייס לעניין, כגוו הדמיון בשדות הסמנטייס בין הסימניס. המתנגדת טענה כי משמעות סימנה הוא "105 1518611 00061" משוס שרצתה לתת "כיסוי מותגי" למותגי העל לילדיס בישראל. מאידך סימן המבקשת הינו שס משפחתו של מייסד המותג. אף אס קיימיס הבדליס אלה במשמעות הסימנים, ספק בעיני שהציבור מודע להס ויכוליס הס להשפיע על שאלת ההטעיה.

בעוד שהחנות של המתנגדת מצויה בכיכר המדינה בתל אביב, לא הוברר עד תוס היכן, אם בכלל, משווקיס טובין הנושאיס את סימני המבקשת. קושי זה נובע בעיקר מהעדר רצון של העדה מטעמם המבקשת להשיב באופן ברור לשאלות הצד השני בחקירה נגדית, כפי שיורחב להקן.

(2) ק?ומו של מוניטין

על המתנגד לרישום סימן מסחר לפי עילת התחרות הבלתי הוגנת להראות כי סימנו רכש מוניטין בשוק הרלוונטי. אמות המידה להוכחת מוניטין הינן, בין היתר "אורך הזמן, מידת הפרסום והמאמף ליצור קשר מודע בין המוצר לצרכן" (ר' ע"א 18/86 מפעלי זכוכית

ישראליים פיניציה בע"מ נ' 0081₪:) 5311 06 6110105 /\ 1.65 , פ"ד מה (3), 225 246-245).

להוכחת קיומו של מוניטין, הגישה המתנגדת ראיות המעידות על פעילותה בתחוס מזה כ-15 שנים, כגון: פרסומיס בעיתונות ובמדיות השונות למותג "105 60671" וכן כתבות

עיתונאיות אודות עסקה של המתנגדת. המתנגדת תמכה ראיותיה בתצהירו של מר סטרוגו שנחקר על תצהירו בחקירה ראשית בדיון שהתקיים בפניי.

1. בנוסף, מנתוני הסקר של המתנגדת שנערך על ידי ד"ר מינה צמח וצורף כנספח 8 לתצהירו

של מר סטרוגו, עולה כי אחוז נמוך מאוד מהציבור מזאהה את מותג המבקשת. עס זאת,

2.

מקובלת עליי טענת המבקשת, כי היה על המתנגדת להוכיח את המוניטין שלה עצמה בסימניה ולא די בשלילת קיומו של מוניטין המבקשת. עוד יובהר, כי חוות הדעת לא הוגשה כראיה עצמאית בהליך אלא כנספח לתצהיר של עד אחר. מאידך ד"ר צמח לא נתבקשה להיחקר על חוות דעתה, דבר המחזק את האמור בה (ראה י' קדמי, על הראיות, מהדורה משולבת ומעודכנת 2003, עמ' 828).

כמו כן, בדיון שנערך בפניי העידה העדה מטעס המבקשת כי מוצרי המותג "זַ6שס:)" מעולס לא נמכרו בחנות של המותג בישראל, אלא נמכרו מוצריס מסוימיס של המותג, דוגמת עניבות, בחנויות בוטיק מקומיות (עמ' 46 לפרוטוקול הדיון).

מעיון בתצהירו של מר סטרוגו והראיות שצורפו אליו, התרשמתי כי המתנגדת אכן צברה מוניטין מסוימיס בסימנים "14105 61שס:)" ו-"6וחס11 1זסטס:)" בקרב צרכני מותגי בגדי

הילדיס בישראל ב-15 שניס האחרונות וכי מוניטין זה רב יותר ממוניטין המבקשת בסימן המבוקש בישראל.

(3) תום לב בבחירת הסימן

תוס לבו של המבקש בבחירת הסימן נבחן על פי אמות מידה אובייקטיביות של אורחותשנה.

במהלך חקירתה הנגדית של גב' קוברי, בעלת החברה המבקשת, התרשמתי כי מעטה לספק תשובות ענייניות וברורות לשאלות שנשאלה. התחמקותה של גב' קוברי מלהשיב לשאלותיו של ב"כ המתנגדת בלטה במיוחד כאשר השאלות נגעו ללב המחלוקת בין הצדדים, ואף כאשר קיבלה הנחיה ברורה להשיב לשאלות. ראה למשל פרוטוקול עמ' 48-49:

"עו"ד גרינמן: האס את מסכימה עם מה שכתוב, שהמותג לא היה מאוד מוכר בישראל?

העדה; אני לא מסכימה עם כלום ממה שנאמד, כי המותג שלי הוא בן 0 שנה ורשום בכל העולמות.

עו"ד גרינמן: יש מותגים שהם בני 40 שנה, יש כאלו שהם בני 100 שנה. השאלה אס את מסכימה עם מה שכתוב, שהמותג לא היה מאוד מוכר בישראל,

העדה; אני לא מסכימה, כי הגיוני שכשמישהו פותח חנות הוא צריך להשקיע בפרסום.

עו"ד גדינמן: אבל לפני שהוא פתח את החנות, את סדסתם בישראל? לפני 2011

עו"ד גדינמן: אבל את לא יודעת על איזה שהוא פרסום. את לא יודעת על איזה שהוא פרסום בישראל, לפני 2011 נכון?

העדה התחלנו להציג בפריז, מילאנו, ב-1977 וזה היה מוכר בכל העולמות במשך 17 שנה.

עו"ד גרינמן: אני מאוד מבקש שתעני לשאלות שלי. השאלה - האם דוע על פרסום שנעשה בישראל לפני 2011 למותג אנריקו קוברי.

העדה אז שהשאלות יהיו קשורות.

כב' סגנית הרשם: לא, צריך להגיד לה שהיא צריכה להשיב על השאלות כפי שהן נשאלות."

ובהמשך, בעמ' 54 לפרוטוקול הדיון:

"עו"ד גדינמן: נכון שאת הגשת תביעה נגד, תביעה בבית המשפט בישראל, בבית המשפט המחוזי, נגד המתנגדת סאר -גו, וביקשתם לאסור על סאר -גו להשתמש בשם קוברי. נכון?

העדה כשהודיעו לי שהיו שתי חנויות על שם קוברי, כתבתי לשתין. הראשון הגיב שאני צודקת ושהוא רק קונה את המוצרים

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מחבדה איטלקית שהם הכירו במילאנו ואמר שיוריד את זה מייד. השני טען שהוא קנה את המותג מחבדת נילווה. נילווָה או נילנוָה. אז באינטרנט חיפשתי את החבדה, למרות שהם פשטו לגל ומצאתי כמה..

עו"ד גדינמן: זה ממש לא השאלה ששאלתי,

העדה: ומצאתי מסמך באינטרנט שהיה כתוב שהם עבדו עם כל מיני מותגים, כולל זה שקודם הם הציגו והיה כתוב שהם עובדים גם עם אנריקו קובלי.

עו"ד גרינמן: סליהה. אני התחלתי לדבר על כך שהגשת תביעה נגד המתנגדת, סאר -גו, בבית המשפט המחוזי בתל אביב. נכון? ב- 1 הגשתס תביעה כנגד חברת סאר -גו.

העדה; אני לא יודעת, אבל ראיתי שב2010 יש מכתב מצורף שנוצר קשר.

עו"ד גרינמן: מה זאת אומרת את לא יודעת? את נתת תצהיר בהליך הזה. אני רוצה להציג בפנייך את התצהיר שאת חתמת עליו בהליך הזה, בתשובה לדרישה של הנתבעת סאר -גו, לחייב אתכם להפקיד עדויות בתיק הזה. (אני רוצה שתאשרי שזו חתימתך.

העדה מה היו הטענות שלהם, שהגבנו?

כב' סגנית הרשם: היא צריכה להשיב לשאלות של עו''ד גדינמן."

7. פרוטוקול הדיון מכיל דוגמאות נוספות לחוסר רצונה של גב' קוברי להשיב לשאלות שנשאלה. לטעמי, יש בכך כדי להטיל צל כבד על גרסתה של המבקשת בהליך דנו. ראה בהקשר זה את דברי כב' השופט עציוני בע"פ 631/76 אליהו אביטן נ' מדינת ישראל, פ"מ לא(3) 527, 532 (1977):

"הכלל הוא איפוא, כי מפאת חשיבותה של החקירה שכנגד, אין להתחשב בעדות שניתנה במהלך החקירה הראשית, כאשר מהצד שנגדו ניתנה אותה עדות, נשללה האפשרות המעשית לחקוד חקירה שכנגד, על אותה העדות, אלא אס כן וכיח אותו צד, שמטעמו ניתנה העדות האמודה במהלך החקירה הראשית, כי ידו של הצד שכנגד היתה בהימנעות זו של העד מלהשיב לשאלות בחקירה שכנגד."

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

יש לזכור כי בהליך ההתנגדות מוטל הנטל להוכיח את כשירות הסימן לרישום על המבקשת (ראה מושכלת יסוד זו בבג"צ 197/51 קוקה קולה, חברה רשומה בארצות-הברית נ' השותפות ויטה י. פלוטקין ובניו והרשם הכללי כרושם סימני מסחר , פ"ד ח 772, 776) . אין די באי מתן תשובות כדי להריס נטל זה אף אס הוגש תצהיר עבור כרס לתמיכה בבקשה לרישום.

זאת ועוד, כלל לא שוכנעתי כי הסימן לא הוגש כסימן הגנתי בלבד ללא כוונה אמיתית להשתמש בו, על מנת שישמש כבסיס לתביעה עתידית כנגד המתנגדת. התרשמות זו נובעת בעיקר מהעדר פירוט מספיק בדבר פעילות המבקשת בישראל, בתקופה כלשהי, ובעיקר באשר לכוונותיה להשתמש בסימן בעתיד.

אמנם אין הדין בישראל מחייב גם המבקש לרשום את סימנו להשתמש בו אלא די בכוונה לשימוש כזה. יתרה מכך, בטרס חלפו שלוש שניס מרישום הסימן, אף לא ניתן לעתור לביטולו בשל העדר שימוש. עס זאת, אין הדין רואה בעין יפה רישום סימני מסחר שכל מטרתו היא חסימה של מתחרים או מתחרים פוטנציאליים. סימנים אלו כרוסי סימני מסחר הגנתיים והתנהגות וניסיון לרשמם יכול לעלות כדי חוסר תום לב (ראה בקשה

למחיקת סימני מסחר 187385 ו-187386 (2111)) והתנגדות לרישום סימני מסחר 200701 ו- 02 (211) מעוצב) 8)וזסוח/ ‏ ]0 15010166 [3010[0163) נ' | ע600|08:)

1161311081 311615 116800 (פורסם בנבו, 28.5.2012)).

למען ההשוואה אציין כי בדין האמריקאי העדר שימוש בטרס הגשת הבקשה לרישום מחייב כוונה בתום לב להשתמש בסימן. במקרים מסוימים יכולה העדר הכוונה האמורה להוות עילת להתנגדות:

אמנם דרגת הדמיון בין הסימנים אינה גבוהה ביותר ואולם השימוש הממושך של המתנגדת בסימניה והעדר שיתוף הפעולה מצד המבקשת בהליך זה כמתואר לעיל, מביאני למסקנה כי אין לאשר את רישום הסימן ויש לקבל את ההתנגדות בהתאם לסעיף 6(11) לפקודה.

זכות קודמת בסימן

המתנגדת טענה כי אין לאפשר את רישום הסימן "611ש0:)", מאחר ולה יש זּכות בעלות קודמת בסימן מתוקף סעיף 24(א2()1) לפקודה.

אי כשירות לרישום בשל וכויות קודמות בסימן שאינו רשום, הינה עילה מוכרת בדין הישראלי בתנאי שהסימן שאינו רשום הינו בעל אופי מבחין. כפי שנקבע בהתנגדות לבקשת רישום סימני מסחר מס' 124445, 124446, 124447, 124448, 124449, 124450, 125287,

ובקשות לביטול סימני מסחר מס' 58272, 26362 רטפון אימפורט בע"מ נ' דדדן

פסקה 21 להחלטה, כדלקמן:

"בנוסף לכך, חשוב לזכור כי גם כאשר נמחק סימן מן הפנקס או אפילו לא נרשם בו, עדיין אין הדבר מצביע על היעדר זיקה קניינית בינו ובין בעליו. מוכרת בשיטת משפטנו זכות המוניטין כפי שהיא מגולמת בסימן מסחר שאינו רשום."

בענייננו, המתנגדת לא רשמה את סימניה. לו הייתה פועלת לרישום כאמור, היה נחסך ההליך שבפניי וייתכן כי אף ההליך הקודס בבית המשפט המחוזי היה מתייתר. משקבעתי כי יש לקבל את ההתנגדות על בסיס סעיף 6(11) איני מוצאת להכריע בשאלת הבעלות בסימנים במסגרת זו ודי בדבריס שנאמרו לעניין החשימוש הממושך של המתנגדת בסימניה לעומת העדר שימוש של המבקשת בסימן המבוקש בישראל.

עס זאת, יש מקום לקחת בחשבון את אי רישום הסימנים בפסיקת ההוצאות.

סוף דבר

7. ההתנגדות מתקבלת ללא צו להוצאות. בחינתן של בקשות המתנגדת לרישום סימני מסחר תימשך לאור האמור בהחלטה זו.