התנגדות לרישוס סימן מסחר

ההחלטה:

התנגדות לרישוס סימן מסחר 9 %\))1א50 (מעוצב)

המתנגדת: וז סקז 0:) 50

ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

המבקשת: שד אסזד זז )תקיז

ע"י ב"כ סנפורד ט. קולב ושות'

בפני התנגדות לרישוס סימן המסחר המעוצב 8 502%10:01:/4 לגבי מכשירי שמע, הכוללים אך לא מוגבלים לרמקולים, מערכות שמע ומולטימדיה, תחנות עגינה, מכשירי רדיו, שעוני רדיו, מכשירי מולטימדיה ניידים, אוזניות, ערכות אוזניות הכוללות מיקרופון, מיקרופוניס, כבלים ואביורי שמע, הנכללים כולם בסוג 9 (להלן: "הבקשה" או "הסימן המבוקש"). הסימן המבוקש נראה כך:

50/4

חברת ‏ 1170 דע א15110ד15כ 1806 (להלן: "המבקשת") הגישה את הבקשה לרישום הסימן ביוס 08.09.2011. לאחר שנבחנה, קובלה הבקשה ביוס 17.10.2012 ודבר הקיבול פורסם התנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר ביוס 31.10.2012. ביוס

3 הגישה חברת 808זסכ0:) עם50 (להלן: "המתנגדת") התנגדות לרישום הסימן.

עיקר טענות המתנגדת

המתנגדת הינה חברה מהמובילות בעולס למוצרי צילום, אלקטרוניקה, וידאו, תקשורת, קונסולות משחקי וידאו ועוד. מוצרי המתנגדת משווקים בעולס ובישראל בהיקפים נרחבים ובמשך שנים רבות. בבעלותה מותגים רבי שם בתחומי הטכנולוגיה המוכרים לקהל הצרכנים ומזוהים עימה.

המתנגדת טוענת כי סימן הבית צא500, אשר בבעלותה, הינו סימן מסחר מוכר היטב ולפיכך זוכה להגנה רחבה.

לטענת המתנגדת קיים דמיון בין סימני המבקשת לאלו שלה, הן פונטי והן ויזואלי. לפיכך, הסימן המבוקש נעדר אופי מבחין כנדרש בסעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה").

דמיון זה מתחדד, לטעמה, לנוכח העובדה כי הסימן המבוקש כולל רכיב דומיננטי, "א50", הקייס גס בסימן צא500. עוד טוענת המתנגדת כי תחילית הסימן המבוקש, "1א50", דומה

לסימן הבית צא500. לטענתה, יש בכך כדי להטעות את הצרכן גס מכיוון שקהל היעד,

ערוצי השיווק והגדר הסחורות ולפיכך אין הסימן כשיר לרישום לפי סעיפים 9(11), 1) ו-14(11) לפקודה.

המתנגדת טוענת כי קישור מוצרי המבקשת למוצריה יפגע במוניטין שצברה המתנגדת במהלך שנות וכן יגרום לדילול סימניה. כמו כן טוענת היא כי המבקשת פועלת בחוסר תום לב ומנסה להיבנות מהמוניטין שצברה המתנגדת תוך השקעת משאבים רבה. לכן, רישום הסימן נוגד את תקנות הציבור.

עיקר טענות המבקשת

המבקשת הוקמה ב- 1999, עוסקת בשיווק מוצרי אלקטרוניקה הנושאים את הסימן למעלה מעשור. מוצריה נמכרים בישראל החל משנת 2006. משנת 2008

נמכרים בישראל מוצרים הנושאים את הסימן המבוקש. במהלך שנות פעילותה רכשה, לטענה, מוניטין רב.

המבקשת טוענת כי אין חשש להטעיית הצרכן מכיוון שהיא המבקשת והמתנגדת מוכרות את מוצריהן במקביל במשך שנים.

עוד טוענת המבקשת כי שתיקת המתנגדת במשך שנים רבות בהן משווקת המבקשת את מוצריה ללא מפריע וללא פגיעה במתנגדת מעידה על חוסר תום לב בהגשת התנגדות כעת.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

1. לטענת המבקשת, קיים שוני ויזואלי מהותי בין הסימן המבוקש לסימן צא50%.

2. המבקשת טוענת כי למתנגדת אין זכות בלעדית ברכיב "צ5)02". היא מצביעה על כך שרשומים בפנקס סימני המסחר בישראל מספר סימני מסחר בסוג 9, הכוללים רכיב זה.

ראיות המתנגדת

3. לתמיכה בהתנגדות הגישה המתנגדת את תצהירו של מר ננתטפ!1זג. טפסמום5ס צ, מנהל סימני מסחר בחברה המתנגדת. לתצהיר צורפו רישומיס אודות דירוג הסימן צא50 ביפן, דוגמאות

לשיווק ופרסום המותג צא500 בארץ וכן טבלאות המציגות את סימני המסחר הרשומים של המתנגדת ברחבי העולם.

ראיות המבקשת

4. לתמיכה בבקשת הרישום הגישה המבקשת את תצהירו של מר מ6צ מוּ2ב) ססת, מנהל בחברה המבקשת. לתצהיר צורפה רשימת המדינות, בהן נמכרים מוצרי המבקשת הנושאים את הסימן המבוקש, נתוני מכירות של המבקשת במהלך חמש השנים שקדמו ליוס הגשת הראיות, תצלומים של מוצרים הנושאים את הסימן המבוקש וכן רישומים אודות המדינות בהן רשומים סימני המבקשת כולל הסימן המבוקש.

5. הצדדים וויתרו על חקירת העדים. ההסכמה האמורה קיבלה תוקף של החלטה. עובדות מוסכמות

6. המבקשת טוענת כי משהסכימו הצדדים כי התצהירים יתקבלו מבלי שנערכה חקירה נגדית של עורכיים, יש לקבל את העובדות הכלולות בהס כמוסכמות. על משמעות הוויתור על חקירה נגדית נקבע בפסקה 94 לפסק הדין בעניין ע"א 4584/10 מדינת ישראל נ' רגב שובר (פורסם בנבו, 4.12.2012):

"ככלל, הלכה ותיקה עמנו, כי הימנעות מלחקור פועלת לחובת הנמנע. אלא שאין מדובר בכלל שאין בלתו, וגם מקום בו מוותר בעל דין על חקירה נגדית של עד, אין הדבר מחייב את בית המשפט לקבל את גרסת העד אם יש טעם של ממש להימנעות (יעקב קדמי על הראיות חלק דביעי 1953 (2009)). כך, לדוגמה, מקום בו בעל הדין שנמנע מלחקור מביא דאיות אחדות אזי "אין זה מחובתו של השופט להתעלס מהעדים וההוכחות האלה רק מפני שהצד הנ"ל לא השתמש בזכותו לחקור עד

בחקירת שתי-וערב" (ע"א 110/79 ספיאשוילי נ' מוד שמואל, פ"ד לד(2), 589, 596 :597 (1979)). ובקיצור, הימנעות מחקירה נגדית נזקפת ברגיל לחובת הנמנע, אך אינה מביאה מיניה וביה למסקנה כי יש לקבל את גרסת העד או המצהיר כהווייתה ללא תלות במכלול הדאיות."

בענייננו ויתרו שני הצדדים על חקירות ולפיכך יש לבנות את התמונה העובדתית מתוך מכלול הראיות בשיס לבך שלא עברו את המסננת של החקירה הנגדית.

אופיו המבחין של הסימן המבוקש

במסגרת כתב טענותיה, טענה המתנגדת כי הסימן המבוקש דומה לסימנה וכן כי קיימת חפיפה בסחורות ובקהל היעד של המוצרים. לפיכך, לטענתה, נעדר הסימן המבוקש אופי מבחין.

סעיף 8(א) לפקודה קובע בהאי לישנא :

"אין סימן כשיר לרישום כסימן מסחר אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים (להלן - בעל אופי מבחין)."

מטרת סעיף 8(א) לפקודה הינה להבטיח כי לא תינתן בלעדיות לעוסק אחד במילים, ביטויים או דימויים שצריכיס לשמש את הציבור או חלק ממנו ועל כן ראוי כי יישארו בנחלתו.

נראה כי טענת העדר אופי מבחין בהתאם לסעיף 8(א) לפקודה צריכה להיבחן במנותק מסימן מתחרה ספציפי, שהרי האופי המבחין של הסימן הינו מידת תיאוריותו ביחס לסחורות או השירותים אותס הוא נועד לסמן והמידה בה עליו להישאר פתוח למסחר לשימוש יתר העוסקים. במילים אחרות, העדר אופי מבחין בהתאם לסעיף 8(א) לפקודה נובע מתוך הסימן עצמו.

לפיכך מקומה הגאוגרפי הנכון של טענת המתנגדת הינה בסעיפים 9(11) ו-13(11) לפקודה, שהרי סימנה של המבקשת רשום בפנקס ונטען דמיון מטעה ביחס אליו.

קיומו של דמיון מטעה

סעיף 9(11) לפקודה קובע כדלקמן:

"סימנים אלה אינם כשירים לרישום:

(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמוד עד כדי שיש בו להטעות"

תכליתה של הוראה זו היא כפולה: מחד, מניעת נזק מסחרי לבעל הסימן הרשום עקב טעות של קונה פוטנציאלי העלול לרכוש סחורה אחרת בסובו כי מקורה בבעל הסימן הרשום. מאידך, מניעת סכנת ההטעיה אשר עלולה לפגוע בציבור כתוצאה מהדמיון בין הסימנים

(ראה: בג"צ 178/57 50:3/ +%110013₪0\/ נ' הרשם הכללי, פ"ד יב(1) 708, בעמ' 712).

לשס הכרעה בשאלת הדמיון המטעה, קבעה הפסיקה את "המבחן המשולש", הכולל את מבחני המשנה הבאים: מראה הסימנים וצלילם, קהל הלקוחות וסוג הסחורות, יתר נסיבות העניין. עס השניס נוסף למבחני משנה אלו מבחן השכל הישר (ראה: רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי נ' אמברוזיה סופרהב, פ"ד נו(2) 438, 453-451 (2003) (להלן ולשס הקיצור: "עניין אמברוזיה"); ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע "מ, פ"ד נה(3) 933 (2001).

א. המראה

מבחן המראה הינו המבחן המרכזי לקביעת הדמיון שבין הסימנים. קביעה כי הסימנים דומים עד כדי הטעיה תעשה תוך השוואת הסימנים בכללותם אך תוך מתן משקל לרכיבים הדומיננטיים שבסימנים וכן לראשוני הנוצר בהשוואתם (ראה: עניין אמברוזיה לעיל

וכן החלטה בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 170851 | [1267508 ₪6ַת8ץ0

1 1 5677/1605 63110 והנווחה נ' גמקוס בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 969 ).

הן הסימן המבוקש והן סימן המתנגדת כוללים את רכיב א500. לטענת מבקשת הסימן,

התחילית א502 מקורה במילה הלטינית 105א5)02 שמשמעותה צליל או קול. עוד טוענת המבקשת כי מספר רב של חברות עושות שימוש בתחילית זו וכי מדובר בקישור רלוונטי לחברות שתחומי עיסוקן נוגע ל"שמע".

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בסעיף 26 לתצהיר מטעמה, מציגה המבקשת מספר דוגמאות לסימנים רשומים בישראל, בסוג 9, הכוללים את התחילית א(50 וכן את התחילית 5021. אמנס אין בדרך כלל ברישום סימן בפנקס כדי להקנות למבקש זכות כי סימנו יירשם גס הוא (ראה בקשות לרישום סימני מסחר 2, 232103 "סקי דיל", "[511268" סקי דיל בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 3).. צאת ועוד, חלק מהסימנים שנסחיהם צורפו לתצהיר אמנס כוללים את הצירוף 50% אולס הרכיב הדומיננטי בהם הינו המלה ₪ַ500, אשר משמעותה אחרת. יחד עם זאת,

מקובלת עליי טענת המבקשת כי יש בנסחיים שצורפו כדי להראות כי חברות בתחומי עיסוקם של הצדדים שבפניי רשמו רכיב אה כחלק מסימןן.

כלל ידוע הוא כי סימן המסחר יבחן בכללותו בשיס לב לרכיביס הדומיננטיים. הסימן המבוקש הינו סימן מעוצב בעוד שסימן המתנגדת הינו מילולי. סבורה אני כי הרכיבים

הנוספים המהווים חלק מהסימן המבוקש ובמיוחד האותיות המחוברות 6 ו-6, יש בהם

בכדי להפיג את החשש להטעיה, על אף התחילית המשותפת. לעניין זה אציין כי חיבור האותיות יוצר רכיב גרפי ייחודי ודומיננטי בסימן המבוקש. רכיב זה כשהוא מופיע על גבי

מכשירי חשמל מסמן את כפתור ההפעלה ("זסזוספ").

יתרה מכך, לאור העובדה שתחילית וו אינה, ככל הנראה, ייחודית למתנגדת בתחומי הרלוונטי הרי שיש להניח כי הציבור לא יקשר בין הסימן המבוקש לבין המתנגדת דווקא.

הסימנים שונים באורכם וגס בשל כך שונים גם במראה הכללי. לעניין זה ייפיס דבריו של כבוד סגן הנשיא ג' גינת ב- ע"א 49831-01-11 /5. 11 שַתונמ60כ1 נ' 1זסק5 ההּ6קסעט 166318 (נבו, 21.2.2012) :

"בענייננו, ישנה אבחנה חזותית ופונטית ברורה בין הסימנים. ויזואלית ניתן לראות, כי הסימנים בעלי אודך שונה, ומכילים סיומת פונטית אחדת לחלוטין, צ-ץ.1 ]11 לעומת 411-.111א. ההבדל במספר האותיות ובסיומת יש בו כדי לבטל את הדמיון בין הסימנים העולה מהתחילית הזהה ",ז.זז)"."

ב. הצליל

אין חולק כי הסימנים, הן של המתנגדת והן של המבקשת, שונים גס מבחינת הצליל. בהתייחס לסימן כמכלול, קיים הבדל משמעותי לעניין הצליל, כוֶה אשר מאפשר לשלול דמיון בין הסימנים וכן שולל סכנת הטעיה. הדברים האמורים בע"א 49831-01-11 בעניין השוני הפונטי בסיומות הסימנים חל גס על ענייננו.

יודגש עוד כי מספר ההברות בסימנים שונה. ההברה הראשונה הינה זהה ואולס ההברות השנייה והשלישית בסימן המבוקש שונות מן ההברה השנייה בסימן הרשום. אמנס סיוס ההברה השנייה "סמ" נטמע מעט בהתחלת ההברה השלישית "ז608" ואולס קיים הבדל משמעותי באופן הגיית הסימנים.

ג. קהל הלקוחות וסוג הסחורות

ניתן לומר כי קיים דמיון מסוים לעניין קהל הלקוחות וסוג הסחורות. לעניין סוג הסחורות- הו המתנגדת והן המבקשת משווקות מוצרים חשמליים הנוגעים לתחומי "שמע". מחומר הראיות עולה כי המתנגדת חולשת על מגוון רחב יותר של מוצרים בסוגים שונים. לעניין קהל הלקוחות, ניתן לומר שקיימת חפיפה שהרי מדובר בציבור הצרכנים של מוצרי חשמל ואביזרי שמע.

עס זאת סבורה אני כי לא די בכך כדי לקבע את החשש להטעיה, מה גס שלא הובאה בפני ראיה לעניין הטעיה או קישור מוצרי המבקשת למתנגדת.

ד. יתר נסיבות העניין והשכל הישר

במסגרת מבחן זה נבדוק, בין היתר, כיצד תופס הצרכן את הסימנים וכן ניתן חשיבות למידת הפרסום של סימן המתנגדת. מבחן זה כולל את שאר נסיבות המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים הקודמים. במסגרת זו יש לבחון את חומר הראיות ולטור, בין היתר, אחר הטעיה בפועל, מאפייניסם ייחודיים של השוק, והאופן שבו הציבור תופס את הסימנים ומשמעותס.

כאמור, התחילית 502% מקורה במילה הלטינית 502%115, שמשמעותה צליל, והיא מתקשרת באופן ישיר עס מוצרי הצדדים הנושאים את הסימן. כפי שהובא בחומר ראיות המבקשת, אוהי תחילית אשר נעשה בה, ככל הנראה, שימוש והיא זכתה למספר רב של רישומים בפנקס סימני המסחר בישראל ביחס למוצרים מאותו הגדר.

מחומר הראיות לא עולה כי קיימת הטעיה בפועל וזאת למרות שנעשה שימוש בסימנים בישראל, זה לצד כן, כבר משנת 2008.

זאת ועוד, המתנגדת לא העלתה כל טענה ביחס לסימן המילולי של המבקשת "50" שנרשום ללא כל התנגדות מצידה (סימן מסחר מס' 240487). הסימן המבוקש הינו מעוצב וכולל, לטעמי, רכיב גרפי אשר יש בו כדי לבדל אותו מן הסימן הרשום ובכך למגר את החשש להטעיה.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

יתרה מכך, למבקשת ההרישום סימן נוסף הכולל את הרכיב הגרפי האמור "05, זתת סק" (הרכיב מופיע באותיות כ0 שבסימן ה) (ראה סעיף 22 לתצהיר מטעמה). יש באמור כדי לחזק את הקישור בתודעת הלקוח בין הרכיב הגרפי לבין מבקשת הרישום.

לאור האמור יש לדחות את טענת המתנגדת כי הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימן הרשום.

סימן מסחר מוכר היטב

לטעמי, לא יכולה להיות מחלוקת כי סימנה של המתנגדת הינו סימן מוכר היטב. הראיות צורפו תומכות בקביעתי זו.

עס זאת, לאור התוצאה אליה הגעתי, לפיה אין דמיון מטעה בין הסימנים כמשמעותו בסעיף 1) לפקודה, הרי שדמיון זה אינו מתקיים גם בהתאם לסעיף 13(11) לפקודה.

המתנגדת טענה גס לעילה לפי סעיף 14(11) הקובע כי לא יירשם סימן כדקלמן:

"14) | סימן שהוא זהה או דומה לסימן מסחר מוכר היטב שהוא סימן מסחר דשום, וזאת אך לגבי טובין שאינם מאותו הגדר, אם יש בסימן המבוקש לרישום כדי להצביע על קשר בין הטובין שלגביהם מבוקש הסימן לבין בעל הסימן הרשום, ובעל הסימן הדשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש."

המתנגדת לא פירטה את העובדות אשר יש בהן כדי להראות כי עילה זו מתקיימת. כך לא טענה כיצד יש בסימן המבוקש כדי להצביע על קשר בין הטובין שלהמבקשת לטובין שלה וכיצד היא עלולה להיפגע משימוש בסימן המבוקש. גס המצהיר מטעמה לא התייחס לשאלות

אלה וכל שהוא טען בתצהירו הוא כי החיבור בין האותיות 6 ו-2) הינו חיבור מטעה.

לפיכך ניתן לקבוע כי יש לדחות את ההתנגדות בעילות אלה.

תחרות בלתי הוגנת

טוענת המתנגדת כי רישום הסימן המבוקש עלול לדלל את סימניה שלה והשימוש בו מאפשר למבקשת להיבנות שלא כדין מהמוניטין של המתנגדת. לעניין זה ראה התנגדות לרישום סימן

מסחר מס' 164130 "112 " (מעוצב), בכור פוזלייב נק כאוס מעצבים בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 15.10.2007) שנקבע כי הוכחת מוניטין לשס כניסה לגדרי סעיף 6(11) אינה מספקת אלא במידה והסימנים דומים עד כדי הטעיה:

"פגיעה בזכות הקניין של המתנגדת במוניטין של סימניה תתרחש אך אס ייקבע שהמבקש נבנה ממנה ועלול לקצור את פירותיה. ניתן לומד כי הדכיבה על המוניטין שבסימן תהא אפקטיבית אך מקוס בו הסימנים דומים כדי להטעות. היינו - כאשר מתקיים חשש שקהל הצרכנים יטעה בזיהוי סימן המסחר עם המתנגדת, בעלת המוניטין:ן."

לאור קביעתי כי אין סכנת הטעיה ובהעדר ראיות כלשהן לחוסר תום לב מטעס מבקשת הסימן בבחירת הסימן או בשימוש בו, הרי שאין מתקיימים התנאים לפסילת הסימן לרישום בהתאם לסעיף 6(11) לפקודה.

תקנת הציבור

טענה נוספת אותה מעלה המתנגדת נוגעת לעניין הפגיעה בתקנות הציבור. לדידה של המתנגדת, המבקשת פועלת בחוסר תום לב מכיוון שסימנה של המתנגדת הינו סימן מסחר מוכר והינו מוכר למבקשת.

לא אחת נקבע בפסיקה כי השימוש בטענה של פגיעה בתקנות הציבור, לפי סעיף 5(11) לפקודה נועד לאותס מקרים קיצוניים אשר יש בהם פגיעה בציבור הרחב. מקרי אלו כוללים פגיעה במוסכמות חברתיות אשר הציבור לא יכול לעמוד בהן.

השאלה האם די בהגשת הבקשה בחוסר תום לב כדי למנוע את רישום הסימן (להבדיל ממחיקתו לאחר שנרשם) נדונה בהרחבה בהחלטה בעניין התנגדות לרישום סימן מסחר "תתתאס1ע" (מעוצב) פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ נ' עשינו עסק בע"מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 5.12.2013) ואיני רואה צורך לחזור על הדברים.

ואת ועוד, משלא הובאה אף ראשית ראיה לחוסר תום לב של מבקשת הסימן בהגשת הבקשה, מתייתר הדיון אף בטענה זו.

סוף דבר

3. ההתנגדות נדחית. המתנגדת תישא בהוצאות מבקשת הסימן בסך 2,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 13,000 ₪ בצירוף מע"מק ואילו ישולמו תוך 30 יום מיוס שהומצאה החלטתי זו לצדדים.

ז'קלין ברכה

פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום י"ד אב תשע"ד 0 אוגוסט 2014

סימוכין: 8