זיהוי שקע" במקומות

ההחלטה:

זיהוי שקע" במקומות

המתאימים.

בשנת 2011 הגישה המתנגדת בקשה לרישום הסימן מחדש. בבקשה ביקשה המתנגדת לרשום את סימן החריץ והבליטה כסימן אחד ואולם הבקשה פוצלה לשתי בקשות לגבי שני סימני נפרדים, לאור הערות מחלקת סימני המסחר.

המתנגדת משתמשת בסימן מאז שנות ה-90. מר יתים פרט בתצהירו כי ההבחנה בין פרופילי של יצרני שונים נעשית באמצעות סימני הפס המוטבעים עליהם וכי המתנגדת מסמנת את פרופילי האלומיניום שמייצרת בסימן הפס האחד מאז שנות התשעים. כן התייחס לסימנה

.3

44

.5

.6

.7

הרשום של המתנגדת לגבי סימן הפס האחד על גבי הפרופילי ולטענת המשרדית שבגינה נמחק הסימן הרשום. לתצהירו הראשון של מר יתיס צורפו רשימת סימני מסחר רשומיים של המתנגדת, דוגמאות מפנקס סימני המסחר לפרופילים הרשומיים כסימני מסחר, תעודת רישום מדגמת על שרטוט המתנגדת של פרופיל אלומיניום הנושא סימון של פס אחד וכן נסתי הבקשות לרישום סימני מסחר שהוגשו מטעמה, כפי שפורט לעיל.

כמחצית מתוצרתה של המתנגדת משווקת למחסנאים או לסוחרים או סיטונאיים. חלק בלתי מבוטל אף משווק ליצרני חלונות ודלתות וחלק נוסף משווק לעולמות התעשייה (תצהיר מר גור בסעיף 12). לפיכך קהל היעד הרלוונטי לבחינת מידת ההיכרות של הצרכן עם סימני המתנגדת הם המחסנאים, הסוחרים והסיטונאיים.

מראיות המתנגדת עולה כי היא עושה שימוש בסימונים של חריץ או בליטה מזה שנים רבות. מחקירתו הנגדית של מר גור הובהר, כי כ- 99% מפרופילי המתנגדת מסומנים (ר' פרוטוקול הדיון מיוס 2.4.2014, בעמוד 37, שורות 10- 12). כך למשל, צירף מר גור לתצהירו הראשון עתקי שרטוטים של פרופילים מתוצרת המתנגדת משנת 1991 בהם נראים הסימונים בבירור. כן צורף העתק לוח שנה שחולק ללקוחות המתנגדת בשנת 1994 עליו מופיע המלל: "פס אחד סימן ההיכר של פרופילי אקסטל".

כמו כן, צירף מר גור לתצהירו הראשון את קטלוג המתנגדת לשנת 1996 (נספח 6). בעמודי המבוא של הקטלוג מוסבר כי "מיקומו של סימן ההיכר מסומן ב ".כ.1". בכל שרטוטי הפרופילי שבקטלוג (שהם שרטוטים דו-ממדיים המציגים את חתך האורך של הפרופיל) מופיע הצירוף ".1.2" עם חץ המפנה למיקומו על גבי הפרופיל, כשמרבית הסימנים אלה מופיע כבליטה בצורת משולש על גבי שרטוט הפרופיל. בחלק מהשרטוטים מפנה החץ לשקע בצורת משולש על גבי שרטוט הפרופיל, ובחלק קטן מהשרטוטים לא ניתן להבחין בסוג הסימון אליו מפנה החץ.

בקטלוג זה אף הדגישה המתנגדת בדף המבוא את המשפט הבא: 'שימו לב- סימן ההיכר של אקסטל----פס אחד ----- ". בקטלוג נוסף משנת 2006 שצירף מר גור לתצהירו הראשון ציינה המתנגדת כי: 'סימני הזיהוי של מערכות מיפורמאל מבית אקסטל ושל פרופילי האלומיניום של אקסטל הינם : "פס אחד או 2 פסים המוטבעים על הפרופיל... ".

בתצהירו השני הוסיף מר יתים כי סימון הפרופילים על ידי פס אחד, כפי שמוצג בקטלוגי של המתנגדת, מיועד לסמן את מיקומו של סימן הפס על גבי הפרופיל וכי לא ניתן ללמוד ממנו בהכרח אם מדובר בסימן מסוג חריץ או בליטה. כן הוסבר כי ההחלטה אודות צורתו הגיאומטרית של הסימן (חריץ או בליטה) מתקבלת על ידי אנשי פיתוח מהמחלקה הטכנית במתנגדת בזמן הכנת השרטוטים של דוגמאות הפרופילים. הבחירה בחריץ או בבליטה, נעשית

.8

.9

.0

.1

.2

.3

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

על מנת לאפשר סימון פרופילים המורכבים משטחים משמעותיים כמו כן ממשטחים לא משמעותיים, כפי שהצהיר מר יתיס.

אכן צודקת המבקשת כי מרבית הפרופילים שהוצגו מסומנים בבליטה ורק מיעוטם בחרך. ואולם סבורה אני כי הציבור הרלוונטי לא מבחין בין שני הסימונים ומייחס את שניהם למתנגדת. מקובלת עליי טענת המתנגדת כי קשה להבחין בין סימן החריץ לסימן הבליטה ולעתים דורש הדבר חקירה ובדיקה. כפי שהסביר מר מנשה בן משה בחקירתו, לעיתים מסומן חריץ לצורך קידוח בלבד ואינו מהווה סימון של מקור הטובין (ר' פרוטוקול הדיון מיוס 16.6.2014, בעמ' 21, שורות 19 - 27).

במהלך חקירתו הנגדית של מר אלטיף הוצגו לו פרופילי אלומיניום המסומנים בסימן הפס האחד הן מתוצרתה של המתנגדת והן מתוצרת המבקשת. אף מר אלטיף התקשה לזהות את מקור הפרופילים על פי הסימונים שעליהם, ללא בחינה מדוקדקת (ר' למשל פרוטוקול הדיון מיוס 16.6.2014, בעמוד 49, שורות 19 - 20). ואת בניגוד להצהרתו כי הוא ואנשי מקצוע אחריס בתחום מסוגלים להבדיל בקלות בין הסימנים של מוצרי המתנגדת לבין אלה של המבקשת (תצהיר מר אלטיף, סעיף 30).

כן התקשו בהבחנה זו עדי נוספיים מטעמם המבקשת. ר' למשל חקירתו הנגדית של מר ג'והג'ה (פרוטוקול הדיון מיוס 16.6.2014, עמוד 11 שורות 16- 25, עמוד 12, שורות 5-9), ממנה עלה כי עד לא הצליח להבחין בין הפרופילי של המבקשת לבין אלה של המתנגדת.

גם העד, מר מסארוי, מטעמם המבקשת, לא הבחין בין הפרופילי של המתנגדת לבין אלה של המבקשת (ראה פרוטוקול הדיון מיוס 16.6.2014, עמ' 35, שורות 21 - 22).

מחקירתו של מר אלטיף עלה כי החשש להטעיה ממשי, שכן פרופילי מתוצרתה של המבקשת העובריים צביעה במצבעה לא יהיו בהכרח מזוהים כשלה על פי הסימונים על גביהם. זיהוי הפרופיל ייעשה באמצעות החשבוניות שצורפו להזמנה (ר' פרוטוקול הדיון מיוס 4, עמוד 64, שורות 15-27). יתר על כן, גם בקטלוג פרופילי המבקשת שצורף כנספח 5 לתצהירו של מר אלטיף נראה כי התגלו טעויות בסימון סימני המבקשת על גבי תמונות הפרופילים, וכי בין היתר סומנו גם חריצים פונקציונליים על גבי הפרופיל כסימני יהוי מקור (פרוטוקול בעמוד 57, שורות 6-26, עמוד 62 שורות 6-8).

יתר על כן, ניכר מעדותו של מר אלטיף כי עיקר ויהוי של המבקשת נעשה לא בהתבסס על סימן הפס האחד כי אם על ידי סממנים חיצוניים, כגון תעודות משלוח, ראה פרוטוקול הדיון בעמוד 70 שורה 25 - עמוד 71, שורה 6:

"העד: אני אמרתי עכשיו, אני לא יכול, לפי הסימן שאני מסתכל פרופיל, אני לא להגיד, לפי החריץ, זה של נפקו. אבל אני לא יודע, כאילו, אם מישהו מזייף

10

.4

.55

.6

.7

.8

את הפרופיל של ומייצר פדופילים עם חריץ ובא, מוכד בשוק ואומר זה נפקו, אני לא יכול,

לקוחות שעובדים עם נפקו, מזהים, קונים מנפקו, יודעים שהם קונים מנפקו, מקבלים חשבונית עם נפקו, תעודת משלוח עם נפקו. כל, אני, כל חברה עכש:ו יכולה לייצר ולעשות יבוא עם הסימן הזה. ויש את זה, כולם יודעים שיש את הבעיות האלה בשוק. עושים יבוא עם המזויפים".

מטענות המתנגדת ומראיותיה עולה כי על אף מחיקתו של הסימן מפאת אי תשלוס אגרות חידוש, המשיכה המתנגדת לעשות שימוש בסימן הפס האחד. בקשה לרישומו של הסימן, שנמחק בשנת 2006, הוגשה ביוס 24.8.2011, יוס אחד בלבד לפני הגשת הבקשה לרישום הסימן מושא התנגדות זו.

בנוסף, המתנגדת אף הביעה השגותיה לגבי השימוש בסימן הפס האחד על ידי המבקשת משהו שהתוודעה לשימוש זה (ראה ההתכתובות בין הצדדים צורפו כנספחים 16-18 לתצהיר מר גור).

על מנת להוכיח את המוניטין שבסימן הפס האחד, ביקרה המתנגדת באמצעות חוקרים פרטיים בשמונה בתי עסק העוסקים בשיווק פרופילים. תמליל מסכם של החקירות הוגש על ידי הצדדים. המבקשת טוענת כי החקירות היו מגמתיות לאור העובדה שהחוקרים נמנעו מלשאול את העובדים בעסקים שביקרו אס הסימן של המתנגדת מורכב מחריץ או מבליטה. החוקרים אף הודו בחקירתם כי שאלו את העובדים באופן כללי באשר לסימן של המתנגדת ואת כדי לא לכוון את העובדים לתשובה הנדרשת להם.

בניגוד לטענת המבקשת לא התרשמתי כי החוקרים ניסו להסתיר מידע באופן מכוון. ניכר כי הוטלה עליהם משימה והם ניסו לבצעה כמיטב יכולתם מתוך ידיעה מהי התוצאה המצופה מהם. ברור כי משעה שידעו מהי המסקנה שיש להגיע אליה, השפיע הדבר על האופן בו בוצעה החקירה ועל השאלות שנשאלו, ואולם טבעי הדבר ואין לצפות כי החוקרים, ששירותיהם נשכרו על ידי אחד הצדדים, יעשו עבודתם בהתעלמות מהאינטרסים של אותו צד. בנוסף איני סבורה כי היה על החוקרים להציג את דוחות החקירה לאחר שהוצגו הן הקלטות החקירות והן תמליליהן. דוחות החקירה מהווים אך עיבוד של החוקרים לדברי שנשמעים באותן הקלטות. יתרה מכך, אין מחלוקת כי החוקרים כונו על ידי המתנגדת לבתי עסק מסוימים והחירות הייתה בידי המבקשת לבצע חקירות משלה בבתי עסק הנראים לה מתאימים יותר על מנת להגיש ממצאיה סותרים.

מקובלת עליי טענת המתנגדת כי בבתי העסק בהם ביקרו החוקרים לא אוזכרה המבקשת וסימןה, למרות שהיו גם חוקרים שהזכירו חברות פרופילים שאינן המתנגדת ויש בכך כדי להעיד על מידת ההיכרות של השוק עם המבקשת וסימןה. מובן כי סיפור המסגרת לחקירה

1

.9

.0

.1

.2

.3

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

כיוון את העובדים להתמקד בסימן של המתנגדת וכי זו הייתה מטרת החקירה ויש להתחשב בכך במתן משקל לחקירות.

המסקנה העולה מן החקירות הינה שהשוק מכיר את סימן של המתנגדת ושהעובדים אינם מתמקדים בצורת הפס. על הקושי להבחין בין השקע לבין הבליטה עמדתי בסעיפים הקודמים והעדר ההבחנה עלה גם מן החקירות.

מכלול חומר הראיות עולה כי המתנגדת הוכיחה את המוניטין הרב שרכשה בסימן הפס האחד, דהיינו הן בסימן הבליטה והן בסימן השקע. מכאן שנותר לבחון את תוס ליבת מבקשת הרישום בבחירת סימןה.

מבקשת הרישום טוענת כי היא משתמשת בסימן של חריץ אחד על גבי הפרופילים במפתח של 0 מעלות כבר משנת 1996 ואולם ישנם פרופילי מתוצרתה המסומנים באופן אחר. אף אם היה שימוש בסימן המבוקש, הרי שהסימן נרשם במכון התקנים כסימן של המבקשת רק בשנת 2013, דהיינו מועד בו ידעה המבקשת על טענותיה של המתנגדת לעניין סימןה. ואת ועוד, סמיכות הזמנים בין הגשת הבקשה לרישום סימןה של המבקשת לבין זו של המתנגדת, בהפרש של יוס אחד בלבד, והצירוף של הבקשה לבחינה על אתר, יש בהם כדי להעיד על כך שלפחות בשנת 2011 ידעה המבקשת על השימוש הנטען של המתנגדת בסימניה. גם הפערים בין נתחי השוק של שתי החברות, בהפרש ברור לטובת המתנגדת, יש בהם כדי לעורר ספק באשר לטוהר כוונותיה של המבקשת.

הסיבות לבחירת הסימן על ידי המבקשת נותרו עמומות, אך חקירה ודרישה בכך מתייתרות לאור העובדה שברור כעת שיהיה ברישום של הסימן כדי להטעות. יתרה מכך, תוס הלב הנבחן הוא האובייקטיבי כפי שנקבע בעניין בקרדי:

"מעבר לנדרש אוסיף כי גם אם קיומה של תחרות בלתי הוגנת ייבדק באמצעות מבחן העזר של תום לב, הרי שמדובר במבחן אובייקטיבי של תום לב, שהרי רמת ההתנהגות הנדרשת על פי דיני התחרות הבלתי הוגנת צריכה להיקבע על פי סטנדרטים ערכיים ראויים של החברה ולא על פי האמונה הסובייקטיבית בדבר תוה והגינות של המבקש לרשום סימן מסחר."

(ע"א 6181/96 יגאל קרדי נ' עתהקו 6:0 :8 1.1160 עַיהּ36, פ"ד נב (3), 276, בסעיף 13 לפסק הדין)

משהוכיחה המתנגדת מוניטין רב בסימן הפס האחד, לאור הדמיון המטעה בין הסימן המבוקש לסימןה של המתנגדת, ולאחר שהוכח כי נסיבות בחירת הסימן המבוקש אינן מנותקות מן המוניטין הרב של המתנגדת בסימןה, הרי שאין הסימן המבוקש כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 6(11) לפקודה. מסקנה זו מתחזקת לאור הנטל המוטל על המבקשת

12

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

להוכיח את כשירות הסימן לרישום גם בהליך ההתנגדות (ר' התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס" 170851 1.111160 5017/1665 1631105 ו 0) [3מ6750 6מַתבזכ) נ' גמקוס בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 11.10.2009), פסקא 17 להחלטה.

טענת המתנגדת כי סימןה מוכר היטב

.4

.5

.6

.7

משקבעתי כי מתקיימת בענייננו העילה בהתאם לסעיף 6(11) לפקודה מתייתר הדיון בעילתה החלופית של ההתנגדות בהתאם לסעיף 13(11) לפקודה, דהיינו כי סימןה של המתנגדת הוא סימן מוכר היטב.

ואת אציין כי איני סבורה כי המתנגדת הוכיחה כי סימןה כה מפורסם עד כי יכול הוא ליהנות מהגנת הסימן המוכר היטב. סימן מסחר מוכר היטב מוגדר בפקודה בסעיף 1

ווו

סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזל מדינה חבדה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, (אפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לענין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה

.ו

שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;

בסעיף 13(11) לפקודה נקבע כי המגבלה על רישומו של סימן מסחר בעל דמיון לסימן מסחר מוכר היטב תתקיים אף אם האחרון אינו רשום:

"(13) סימן שהוא זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, לענין טובין שלגביהם מוכר הסימן היטב או לגבי טובין מאותו הגדר;"

מבחני העזר לבחינת מעמדו של סימן מסחר כסימן מסחר מוכר היטב בישראל פורטו בהחלטה בעניין בהתנגדות לרישום סימן מסחר מס' 93261 "א דאותק", 5.8.1 אג דאחק נ' 1518 זאזופסם3א 0צ06א שאג06א 51 (פורסם באתר רשות

הפטנטים, 3.9.2003) (להלן: "עניין אפזת6ע"), ואלו הס: מידת ההכרה של הסימן; היקף השימוש ומשך השימוש בסימן; היקפי מכירות ועומק החדירה לשוק; היקף ומשך פרסום הסימן; המידה בה הסימן מוכר, נעשה בו שימוש, פרסום רישום ואכיפה; מידת הייחודיות של הסימן; אופי ומידת השימוש בסימן או בסימן דומה על ידי צדדים שלישיים (שימוש על ידי מספר גורמים בסימן עשוי להצביע על כך שהמוניטין בסימן אינו שייך לאף אחד מהם); אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות מידה גבוהה של רכישת אופי מבחין תסייע בהוכחת מוניטין יותר מאשר

3

.8

.9

.0

.1

.2

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אופי מבחין אינהרנטי; (ר' גם: ע"א 9191/03 1/11600[136/+זוק5 חו"ל 5 8/ נ' אבסולוט שוז בע"מ (פורסם בנבו, 19.7.2004).

מר יוסי הברמן, סמנכ"ל הכספים של המתנגדת (בתצהיר מיוס 11.7.2013) העיד על חיקפי ההשקעה בפרסום מטעמם המתנגדת בשנים 2008-2012 שנעו בין 534 ל- 2,781 אלפי ₪. כן העיד מר הברמן על חיקפי המכירות של המתנגדת בשני 2008 - 2012 שעמדו על כ- 9,000 אלפי ק"ג בשנה.

על אף האמור ובהתבסס על אמות המידה שפורטו בעניין 188ח26, אין המדובר לטעמי בסימן מסחר מוכר היטב. כפי שאסביר להקן.

על אף שמחומר הראיות עולה כי אכן המתנגדת ומוצריה מוכרים בקרב קהל הלקוחות הרלוונטי בתחום וכן מוכר סימן הפס האחד בו משתמשת, מידת הייחודיות שבו אינה רבה. בתחום בו תחס אפשרויות מוגבל לסימון, שנובע ממגבלות טכניות כגון שטח הפרופיל וסוג החריטה שתהווה בסופו של יוס את הסימן, עצם קיומו של סימון כלשהו אינו ייחודי בהכרח. יתרה מכך, לאור השימוש בערבוביה של סימן השקע לצד סימן הבליטה, כאשר מרבית השימוש הינו בסימן הבליטה, קשה לייחס לסימן הפס האחד מוניטין רב עד כדי הכתרתו כסימן מוכר היטב. את ועוד, נתח השוק של המתנגדת מסתכם ל-20% משוק הפרופילים בישראל. איני סבורה כי היקף זה החינו מספק לצורך הגדרת הסימן כמוכר היטב.

על אף שעולה הספק לגבי היותו של סימןה של המתנגדת מוכר היטב, ניכר כי רכשו סימניה מוניטין רב בשוק הרלוונטי, בקרב קהל הלקוחות הרלוונטי. על כן, לו היה נרשם הסימן המבוקש, החשש להטעיה ולתחרות בלתי הוגנת לא היה נמנע.

לאור קביעתי כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 6(11) לפקודה מתייתר גם הדיון בכשירותו של הסימן לרישום על פי סעיף 5(11) לפקודה. ואת יוער, כי עילת הפסילה הקבועה בסעיף 5(11) שמורה לאותם מקריים בהם מתקיימת פגיעה בציבור הרחב או בערכי יסוד של החברה. כמו כן, פסילת בקשה לרישומו של סימן בהתבסס על עילה

זו לא תיעשה בנקל (התנגדות לרישום סימן מסחר 233073 א10ק) "פיוניר כלי עבודה מבית ש. כהן (2011) בע"מ נ' עשינו עסק בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 3))..

סיום דבר והוצאות

.3

לאור כל האמור לעיל ההתנגדות מתקבלת. למרות התוצאה אליה הגעתי אני סבורה כי יש להמעיט בפסיקת הוצאות המתנגדת במקרה זה. המתנגדת לא הקפידה על רישום הכל של סימןה באופו שיובהר הקפידה על תשלומי אגרות החידוש בגין הסימנים. ייתכן מאוד כי רישום הסימניס היה מונע כליל את הצורך בהליך שבפניי וברור כי העדר הרישום

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר גרס לכך שהליך ההתנגדות יהא מורכב במיוחד, לאור הצורך בהבאת ראיות להוכחת המוניטין בסימן וחוסר תוס הלב של מבקשת הרישום.

4. ראוי כי חברה הרואה עצמה כמובילה בשוק תקפיד יותר על רישום זכויותיה וזאת על מנת להבטיח כי הציבור לא יוטעה מרישומיס של צדדיס שלישיים. הדבר נכון גס ביחס לרישום במכון התקנים, אשר אינו ברור במידה שיכול היה להיות לו היו נרשמיס הסימנים בנפרד.

5. עוד נלקחה בחשבון בפסיקת ההוצאות התנהלות הצדדיס בהליך, לרבות בקשות הביניים שהגישו הצדדיס ואופן ביצוע החקירות הנגדיות וההתערבות במהלכן.

6. לאור האמור הריני לפסוק למתנגדת הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ₪ כולל מע"מ. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק באם לא ישולס תוך 30 יוס.

ז'קלין ברכה פוסקת בקניין רוחני סגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס | 24 ינואר 2016 י"ד שבט תשע"ו

סימוכין: 99