יצ 460/87 (1.620):]/\ 0105 ציד0ם, זט 1111 נגד רשס הפטנטיס ואחי פייד מייב(1) 485)

ההחלטה:

יצ 460/87 (1.620):]/\ 0105 ציד0ם, זט 1111 נגד רשס הפטנטיס ואחי פייד מייב(1) 485) יש לציין, כי המבחנים הניל אנס נושאים משקל שווה ויתכנו נסיבות בהן יש לסרב לרשום סימן מסחר על יסוד מבחן תוס הלב בלבד ( ראה בגייצ 95/68 לעיל) שכן עיקרון תוס הלב הוא עיקרון יסוד במשפט, וחל גם בדיני סימני המסחר. בבחינת מידת השימוש שעשה כל צד בסימנו, מקובל לבדוק את מידת השימוש אשר נעשה עד למועד הגשת הבקשה, כאשר שימוש משמעו רכישת מוניטין כזה שהסימן נעשה ידוע ומקובל בציבור, עד כי הציבור הישראלי הרלוונטי, בעל תבונה רגילה, משייך את המוצרים נושאי הסימן לבעל הסימן. עם זאת, יש להתחשב גם במידת השימוש שנעשתה לאחר הגשת הבקשה עד למועד הדיון, במיוחד כאשר חולף פרק זמן של מספר שנים בין הגשת הבקשה ועד למועד הדיון. ואת משום הדינמיות הקיימת בחיי מסחר והאחריות המוטלת על רשם סימני המסחר לשמור על תקינות המרשם, על מסחר הוגן ומניעת הטעית הציבור. לעניין זה, ראה החלטת רשם סימני המסחר בעניי בקשות מתחרות מס' 49436 ו-

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

2 לעיל. כמו כן ראה בג'יצ 58/49 הרשם הכללי נגד אספא10, תססטגת כמ ] ואחי פיידט 1289, 1296. שם נאמר:

*שהרי כל עיקרו של רישום סימני המסחר לא בא אלא כדי להגן מצד אחד, על זכות השימוש שדכש לעצמו בעל הסימן לגבי סחורתו (מצד שני, להגן על הציבור ולמנוע את הונאתו שידע בליוק את סתורתו של מי הוא קונה ושיוכל על נקלה להבתין בין סחורת אחת למשנת מאותו סוגי/.

ס 9. באשר למועד הגשת הבקשה, הרי שמבחן זה משני למבחן השימוש ואינו מקנה עדיפות, שכן אין כלל בדיני סימני מסחר בניגוד לדיני הפטנטים, לפיו ייכל הקודם זוכהיי, המועד מהווה אך עובדה שבה מתחשב הרשם בשיקוליו, ויש לבדוק כל מקרה לנסיבותיו ( ראה בג'יצ 77/60 לעיל, וכן בהחלטות הרשם דלעיל).

0. כאשר ביישוס כללי אלו, התשובות אינן ברורות או כאשר נסיבות העניין מצדיקות זאת, לרשם סמכות על פי הוראת סעיף 30(א) לפקודה להורות על רישום מקביל של הסימנים כפי שהם או עם שינויים, לפי שיקולו.(ראה החלטות רשם לעיל)

מן הכלל אל הפרט תוס הלב בבחירת הסימן

0 1. שאילת תום הלב בבחירת הסימן הוא לב העניין בפרשה שלפנינו. בחירת הסימן סא

8% עייי המבקשת 1 זכתה להתייחסות בחקירתו הנגדית של העד מטעמה מר כהן (ראה פרוטוקול דיון מיוס 4 באפריל 2001 ) שנאמרו הדברים הבאים:

ייש. האס המצאת את הסימן נו פיר ללא המיקה אייוור, את המילים נו פיד, את הסימן נו פיר 7

ת. במשקפיים כן.

כב' הלשם: אתה במת אותו במשקפיים .

ת. ...ישבתי עם אשתי וחיפשנו שמות שיהיה שס גזעי, קול, דברים שק2 לאנשים לתפוס. אנשים, דוב הפחד שלהס ממשקפיים, יש להס פחד. אז נפלנו על השס נו פיר. ביקשתי מאשתי./

(בעמוד 23)

+ כב: הרשם: מה זה נפלנו? ת. מצא חן בעינמ השם נו פיר כבי הרשם: מאיפה ראיתס אותו?

.2

רשם הפטנטיס, המדגמים וסימני המסחר

ת. לא לאינו אותו . אשתי אנגליה במקדה הזה, היתה לת קונוטציה.

כב הרשם: גם הצודה הרועלת הזו נפלה?

ת. אני אסבידר מאיפה זה יצא, היא ישבה באינטרנט וחיפשה מה זה נו פיר באינטלנט, זה למיטב ידיעתי אחרי ששמענו שיש איזה תביעה וטענה, אז מצאמו את זה. תיא לאתת נו פיד שיש דבלים של סקי, דברים שלא קשורים בכלל אלינו, היא הוציאת משס את הלוגו (כתנת את זה לעויד שלננ.

(בעמוד 24 )

ש. אתה זוכר היכן לדאשונה לאיתם או נתקלתס בסימן נו פיד באותיות או בצורת? ת. במקשב.

(שס בעמוד 27)

ש.: בהיותכם חברה ישראלית והלקוחות רובם ככולס ישראלים , מדוע לא אימצתם את הסימן אף פחד, אל פחד בעברית, מדוע בחרתם סימן באנגלית או בלועזית?

ת. אתה חושב שיש מישהו שיכול לייצר לי טיקטיס בעברית?

ש. כן.

ת. אני לא חושב שהמפעל שם, בקוש: אנגכית הוא :ודע מה אנו מבקשיס ממנו. זה לא הולך דבלים כאלה. מותג בעבלית למשקפיים? לא הולץ/

(שם בעמוד 28)

ההסבר של המבקשת 1 לעיל, מתאר הליך דו שלבי לפיו בשלב ראשון נעשתה בחירת הסימן באופן עצמאי, ובשלב שני, נלקח העיצוב מהאינטרנט. הסימן אותו בחרה המבקשת 1 זהה מבחינת האותיות, צליל ומשמעות, לסימן המבוקש של המבקשת 2, וגם בעיצוב קיים דמיון ניכר, (בשינוי האותיות נותר דמיון מפחד ) בנוסף, נבחר סימן מסחר לועזי למרות שהמוצר אותו הוא נועד לסמן יועד לשוק הישראלי. גם אם צריך לסייג ולומר שאימוץ שם לועזי הוא שיטה רווחת, במיוחד כאשר נראה כמו בענייננו כי ביעברית זה לא יעלה הרי שבנסיבות שלעיל המבקשת 1 מודה כי למעשה העתיקה את הסימן מהאינטרנט, הרי שאין בהסבר שניתן כדי לשכנע כי הסימן נבחר בתוס לב. "עיקרון תוס הלב , בכל הנוגע לרכישת זכויות בסימני מסחר, משמעו התנהגות מסחרית ישרה והגונה. מבחינה אובייקטיבית, על סוחר להתנהל באינטרסים סבירים ומקובלים של זולתו/ ראח עמיר פרידמן סימני מסחר דין פסיקה ומשפט משווה, הוצאת פרלשטיין -גינוסר 8, בעמוד 251. כאשר סימן / לוגו מופיע באינטרנט, אדם סביר היה מניח כי למישהו זכויות בו, כגון זכות יוצרים או סימן מסחר. הבקשה דנן כך נראה, הוגשה תוך התעלמות מזכויות קודמות של גורם אחר, ותוך נטילת סיכון כי יוצר הסימן או בעל זכות כלשהי הקשור בו, יקוס ויצעק חמס על גזלת פרי עמלו / רכושו. בחירת הסימן של המבקשת 2 זכתה אף היא להתייחסות בחקירה נגדית של העד מטעמה מר 2011666) ושנאמרו הדברים הבאים (ראה פרוטוקול הדיון מיוס 19 במרץ 2001 בעמי 5):

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

0 קוםקחזסט זווסץ 0010560 ועו זווסקה פוו]קווסו!1 עוום 6לםו!! ווסץ 80... :4 ...100 0\ וו 106 010080

וזו 101% ץע 10507 ₪ 07 סש 05 801001607 סוסטו 60 0 פשיוסעו סוד :4 וזו זהש] 0 40 .1990 מ 2] 0 עוזקווס6 6ו11 ]0 ו6ווווס] 16 15 סוזטו 1 101 פנער ז00] סו ]0 מסוומטומן 16 זוול 6וקס6ק זושיוט]/ה סז שמוו ]0 101 ג זווס 10 ע]דזם ווק 5010 26 10 פושווסיזק וס[ זוז סםוז 0וווזווה תם 06 1]ווסער ".165וזו קתווסץ 18 ו!10ו]טר , 101600 001יום

בחקירתו החוזרת של עוייד ברגמן (בעמי 6) :

ששו סטו 101 ןווס סו 10 11 6ו]סיז 0056זק ווסץ 10ו01)...:כ4 ...0015 1116 000101 6יו06/0 יזנופ 1:6 10 5107111607 0 ז6וז0310 ג ו!וזשו 64ו'וסטו וז כזס6י1 ס\1 מדוסז סו11 61056 50 א'וס ות :4 ץק 76 47/0 -אוסחז 06שוו זםס0י1 100 116 וס[ 00510115 16 וטו קוו 60 שו 6מודוס] ע11ת0ווך056 5 116 ,1990 ]0 41000051 זז ויו מז סחיו וו 0 סוק 000 בזווזס/]01) 176 זסזוחיוסקסס6 שוזז שקווסקוווסס 16 קוזטקווהסס קזו!פיוסתטוס 10 19ו/שוזעק60 116 וז יוו ₪00 16 [ו6יויוש]5מחםיוו זם ,1 זחסי1 ".ץםקוזוס6 01 ]0

ההסבר המפורט שניתן עייי המבקשת 2 , חברה מארהייב בשם .0ם1 ,60 סא מתאר בחירת

הסימן(שס ועיצוב) עייי מייסדה עוד בשנת 1990, וזאת מתוך מטרה לפנות לקהל יעד צעיר, בנוסף הוגש בנדון העתק של רישום זכות היוצרים בארהייב. די בכך כדי לשכנע כי בחירת הסימן על ידי המבקשת 2 נעשתה בתוס לב. העובדה כי המבקשת 2 רשמה בארץ סימן מסחר עוד בשנת 1993 בסוג 25, ובסוג 9 במדינות רבות בעולם, תומכת במסקנה כי אין בהגשת הבקשה של המבקשת 2 לרישום זהה בישראל בשנת 1999 משום חוסר תוס לב. לא זאת בלבד אלא שסעיף 16 לפקודה מכיר במפורש באפשרות לרשם בארץ טימן מטחר הרשם כסימן מסחר באר מוצאו.

3. על החשיבות של מבחן תום הלב בדיני סימני מסחר עמד המלומד עמיר פרידמן בספרו (ראה לעיל)

*מבחן תום הלב הוא ממבתני השסתום החלים על מלבית ענפי המשפט בארץ. מבחן תום הלב עובר כחוט תשני בין ענפי המשפט השונים * (ראה שס בעמוד 250)

+ מבחן זה נשאב, כאבן הבוחן לקביעת הזכות העדיפה בסימן המבוקש משתי הוראות חוק עיקריות. ההוראה המדכזית הינה הוראת סעיף 1 (ב) לחוק החוזים (חלק כללי) התשע/ג המעגנת את עיקרון תום הלב במשפט הישראלי על כל שלוחותיו *ככל שתדבר מתאיס לעניין ובשינויים המחויביס .הוראה נוספת שתרמת להחדרת עיקרון תוס הלב לבחינת הזכות העדיפה בסימן המבוקש הינה הודאת סעיף 30 לפקודת סימני מסחר, המאפשדת לרשם סימני המסחר לרשום סימן על שם של מבקשים שונים, באופן המאפשר להשתמש בסימן המסחר במקביל, אס נוכח רשם סימני המסחר כי

1

.4

.4

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

המבקשים אימצו את הסימן המבוקש בתום

לב

( ראה שס בעמוד 247). העולה מכל האמור הוא, כי העדיפות על פי מבחן תוס הלב נוטה לצידה של המבקשת 2, ומפאת הנסיבות ניתן היה לסרב את רישום סימן המסחר המבוקש על שם המבקשת 1 ולהורות על רישומו על שם המבקשת 2, על סמך מבחן זה בלבד. אולם אייחס גם למבחנים הנוספים שגובשו בפסיקה בקצרה.

מידת השימוש של כל צד בסימנו

המבקשת 1 טענה כי מאז שנת 1998 היא עושה שימוש נרחב ובהיקף עצום בסימן המסחר ₪ א המבוקש בענייננו, ובסימן 42ת/וםצם 245ע 0א ביחס למשקפיים,

נרתיקים למשקפיים ועוד. עם זאת לא הובאו על ידי המבקשת 1 נתוניס על היקף המכירות ו/או הפרסום, שיש בהס להעיד על מידת השימוש עד מועד הגשת הבקשה. יותר מכך, בחקירתו הנגדית השיב מר כהן לשאלת כבוד הרשם, בעניין סמיכות הזמנים, כי הבקשה לרישום הסימן הוגשה בו זמנית להתחלת השימוש בו :

ת. בו זמנית. לוקח לייצר משקפיים עד הסוף שלהם, לפחות 3 חודשים./ (פרוטוקול דיון מיוס 4 אפריל בעמוד 24)

באשר לשימוש שנעשה עד למועד הדיון , מעיד מר כהן בחקירתו הנגדית :

שש. ..... האס ענק האופטיקה משתמשת בסימן נו פיר כפי שנדאה בבקשה לרישום הסימן?

ת. לא

ש. או בעיצוב אחד?

ת. לא משתמשים.

ש. אתס מתכוומיס להשתמש בזה, כמו שזה כתוב בבקשה שלכס?

ת. בשוס אופן לא./

(פרוטוקול דיון מיוס 4 באפריל 2001 בעמוד 29 )

אציין שגם בדוגמאות השימוש שהוצגו מופיעות המילים 22412 0א זו לצד זו ולא זו

מתחת לאו כמו בבקשה , לרוב הכיתוב 50/2485 מופיע מתחתן.

ואם המבקשת 1 אינה משתמשת בסימן כפי שהוא מעוצב ומופיע בבקשה, הרי שאין מקום להתיר את הרישום המבוקש נשוא החלטה זו. ולכן השימוש ככל שהוכח (דוגמאות מהשימוש שנעשה בסימן | בשנים 1999 ו-2000 ואישור חשב החברה על הכנסותיה מפעילות עסקית בשנים 1999 ו- 2000 , ובחודשים ינואר ופברואר 2001 , שהסתכמו בכ- 0 ₪ ועל השקעה של 800.000 ₪ בפרסום). גם אס די בו לבסס כוונת שימוש, לא יוכל לסייע בהליך שלפני, ואדון בכך בהמשך.

מאידך, המבקשת 2 טענה והביאה ראיות בתצהיר לשימוש בסימן בישראל משנת 1993. היא הראתה רישום סימן מסחר 89125 (בסוג 25 ), והובאו נתוניס על מכירות בישראל

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בשנת 1998 בהיקף של 714,355 שקל והשקעה בפרסום של 30,070 שקל. השימוש שנעשה בסימן בישראל, היה לגבי מוצרים אופנתיים. בעולם עם זאת, נעשה שימוש נרחב ביותר בסימן (היקף המכירות בעולם עד למועד הגשת הבקשה עמד על כ-400 מיליון דולר) לגבי מגוון מוצרים בהס גם משקפיים (בעמוד 6 פרוטוקול דיון מיוס 19 במרץ 2001 )

יזס] 510008 וזו שו מז 16,1994 שוזוו[. זז 105505 הגופ 564וו זפוחן | 6 :4 ".0105505 51

באשר לשימוש לאחר הגשת הבקשה, הובאו נתונים על ידי המבקשת 2 על היקף מכירות מוצרים נושאי הסימן | בישראל בשנים 1999 ו- 2000 המסתכם ב כ- 2,500,000 שקל והשקעה בפרסום בשני אלו המסתכמת בכ -200,000 שקל. גם לאחר הגשת הבקשה,

השימוש התייחס למוצרים אופנתיים. צריך לציין כי מר 2011600) הודה בחקירתו הנגדית כי כי לא נעשה בעולם או בישראל שימוש בסימן למשקפיים, ובישראל גם לא נעשה שימוש כזה בעבר למיטב ידיעתו. עם זאת, ענה בתשובה לשאלה בחקירתו הנגדית : (ראה פרוטוקול דיון מיוס 19 במרץ 2001)

? 181661 וזו סיוווווז] וס 116 ו 11 10/00 תסזוושוו עקחם סלחו! ווסץ סע :כ "זסו!01/ 05 ]061 ₪5 זט6קו-6ע6 קוזו/561 ]0 1015 06 סע שיוווזוו] 6 1 :4 "זס] זוז 000 ₪ 15 157001 ע[פווסושקס 0 ווזסקו 16 זווסו/קווסיוו!1 פוסווווסיות

* .וו זס] זס6עו-סעט יזס] 61ויוםווז 0006 ₪ 06 8]ווסטו 110 ,115 (בעמוד 4)

5. המבקשת 2 הראתה לפחות כוונת שימוש בסימן המבוקש וגם אם היה נדרש לשקול כוונת שימוש של המבקשת 1 אל מול זו של המבקשת 2 הרי שמבחן השימוש שנעשה לאחר הגשת הבקשה הוא מבחן שיש לבודקו בזהירות (ראה ע. פרידמן בספרו, לעיל):

+לשקללו בזהירות ובמתינות רבה, שכן יש בידו להביא לרכישת

זכויות בתוסר תום לב על ידי שימוש מאסיבי בסימן לאתר

הגשת הבקשה המתחרה באופן דיספרופורציונאלי לשימוש שנעשת בסימן ערב הגשת הבקשה המתחדה כאשד כל מטרת השימוש המאסיבי תהייה לנשל את הצד שכנגד מזכויותיו בסימן המבוקש *

(בעמוד 249)

*לפיכך יש מקום לשקלל גם את מידת השימוש שנעשה בסימן המבוקש מחוץ לגבולות מדינת ישראל. עם זאת, בכדי שסימן שנעשה בו שימוש במלינת נכר *יתפס כסימן עדיף על זה שמבקש גודם מקומי לאמצו, חייב השימוש שנעשה בסימן להיות כה נדחב עד שהסימן ייחשב כסימן המוכר על ידי חלק ניכר מהצרכנים הפוטנציצדיקות רישוס מקביל. בעיני קייס חשש להטעיית הציבור באשר למקור הטובין אם יאושר שימוש מקביל של המבקשת 1 והמבקשת 2 בסימן סא

כמבוקש, שכן למבקשת 2 סימן מטחר רשוס שעל פיו היא עושה בשימוש בתחום המוצרים האופנתייס, ולא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי מוצרים אופנתיים כוללים גם משקפיים. אם כך, המוצרים, קהל הלקוחות ומקומות הפרסוסם זהים והטעיה הינה מוחשית. אין מקוס להתיר שימוש במקביל גם מסיבה זו.

טוף דבר הנני מורה על קיבול בקשת סימן מסחר 126755. הבקשה לרישוס סימן מסחר 125438 נדחית.

הנני מחייב את המבקשת 1 בהוצאות ההליך בסכום כולל של 25,000 שקלים בתוספת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.

דייר מאיר נועס, רשס הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ניתן בירושלים ביום כוי תשרי, תשסייד