סימן מסחר מס' 106839

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשות וישום סימן מסחר מס' 8 ו - 106839

(בקשה לעיכוב הליכים)

בעלת הבקשות : טרופיקל דגיל תעשיות קוסמטיקה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ערן סורוקר

המתנגדת : צאג 00 מץן ]סא זה ץ 605

ע"י ב"כ דר' שלמה כהן ושות'

א. רקע עובדתי

1 ביוס 5 לאוגוסט, 1996 הוגשו בקשות סימני מסחר מס' 106838 ו- 106839 המתייחסות לחזי הדפנות של אריזות משחות שיניים (להלן: "הבקשות"). הבקשות הוגשו בסוג 3 לגבי משחות שיניים. הן קובלו, ופורסמו ביומן סימני המסחר מיוס 31 אוגוסט, 1997.

2 ההתנגדות הוגשה ביוס 29 ספטמבר, 1997. בהודעת ההתנגדות נטען, כי בעלת הבקשות חיקקה את האלמנטים הגרפיים המרכזיים של אריזות ושפופרות משחות השיניים מתוצרת המתנגדת, בכוונה להטעות צרכנים ולהבנות שלא כדין מהמוניטין הרב של מוצרי המתנגדת. לטענתה, רישום הסימניס המבוקשים דומים עד כדי להטעיה לאריזות ושפופרות מוצרי המתנגדת ולסימני המסחר הרשומים שלה, יגרום להטעיה קשה של צרכנים, לערבוב ולבלבול, והוא יפגע קשות במוניטין הרב של המתנגדת, בין השאר, מכיוון שמשחות השיניים של בעלת הבקשות עשויות באיכות ירודה ולהן טעמים שונים ושונה מטעם משחות השיניים של המתנגדת.

3 עילות ההתנגדות המפורטות בהודעה נסמכות על סעיפים 6(11), 8(א), 9(11) ו- 10(11) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "פקודת סימני המסחר").

בקשר לסע' 6(11) נטען, כי לאור האמור לעיל, בסימנים המבוקשים יש כדי להטעות את הציבור ולעודד תחרות פסולה. עוד נטען כי מאחר שחלק מהכיתוב בסימנים המבוקשים הוא באנגלית, בעוד שמוצרי בעלת הבקשות מיוצרים בישראל, נגרמת הטעיה המעודדת תחרות פסולה, בדבר מקור המוצרים.

לגבי סע' 8(א) נטען, כי הסימניס המבוקשים אינם בעלי אופי מבחין לאור דמיוןם לסימני המתנגדת ולאריזות ושפופרות מוצריה.

הפסול מכח סע' 9(11) נובע לטענת המתנגדת מזהות, או דמיון מטעה, בין הסימניס המבוקשים לבין סימניה הרשומים.

כמו כן טוענת המתנגדת, כי הסימניס המבוקשים מכילים מלים הנוגעות במישרין למהותם או לאיכותם של הטובין (למשל --המילה [026014), ולכן אינם כשירים לרישום גם מכח סע' 10(11).

בנוסף, נטען בהודעת ההתנגדות שהסימניס המבוקשים אינם כשירים לרישום, מאחר שהבקשות לרישום סימני מסחר הוגשו בחוסר תום לב קיצוני ותוך נסיון לגרום להטעיית צרכנים ולנצל את המוניטין של המתנגדת.

כחודשיים לפני הגשת הודעת ההתנגדות - ביולי 1997 - הגישה המתנגדת לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כנגד בעלת הבקשות, תביעה לצו מניעה ולחשבונות, שעניינה שלשה מוצרי משחת שיניים. שניס מתוך המוצרים הללו הסו המוצרים אשר לגבי חזי אריזותיהן הוגשו בקשות סימני המסחר נושא ההתנגדות.

בכתב התביעה טוענת המתנגדת (שכך תכונה להלן גס בהקשרים הנוגעים לתביעה) כי האריזות והשפופרות בהן משווקות משחות השיניים של בעלת הבקשות, דומות מאד בעיצובן ובצבעיהן לעיצוב ולצבעים המופיעים על אריזות ושפופרות משחות השיניים של המתנגדת. נטען בכתב התביעה כי בעלת הבקשות יצרה במתכוון סכנת הטעיה ובלבול של הצרכנים, במטרה להנות שלא כדין מהסימניס המפורסמים של המתנגדת ומהמוניטין הרב שרכשו מוצריה. המתנגדת גס טוענת בתביעתה, כי בעלת הבקשות מפרה סימני מסחר הרשומים על ידי המתנגדת לגבי עיצוביסם ואריזות של משחות שיניים, מפרה את זכויות היוצרים של המתנגדת בעיצוביה ובאריזותיה, מטעה צרכנים, מעוולת בגניבת עין, פוגעת במוניטין המתנגדת וגורמת לדילולו ומתעשרת שלא כדין על חשבונה. עוד נטען כי משחות השיניים של בעלת הבקשות עשויות באיכות ירודה ולהן טעם שונה השונה מטעם משחות השיניים של המתנגדת.

ביוס 18 ינואר, 1998 ביקשה המתנגדת לעכב את הליכי ההתנגדות, בטענה כי:

"בין הצדדים מתנהלים הליכים מקבילים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב (ת.א. 659/97). ההליכים הזמניים בתיק זה הסתיימו לאחרונה, וישיבה ראשונה בתיק העיקרי נקבעה ליום 8 בפני כב' השופטת א. קובו. בשל הדמיון בסוגיות המשפטיות והעובדתיות המתעוררות בת.א. 859/97 ובהליכי ההתנגדות, ועל, מנת למנוע כפילות מיותרת, סבורה המתנגדת כי מן הראוי

וכי:

לעכב את הליכי ההתנגדות עד שינתן פסק דין בת.א. 859/97. לאחר מכן, ניתן יהיה לחדש את הליכי ההתנגדות ולסיימם במהירות וביעילות "

כמו כן, בקשה המתנגדת לדחות את הגשת ראיותיה עד לתוס 30 יוס מהחלטת הרשם בבקשת העיכוב.

ביוס 26 פברואר, 1998 הגישה בעלת הבקשות את תגובתה לבקשת עיכוב הליכי ההתנגדות. לטענתה, הסוגיות המשפטיות והעובדתיות העומדות לדיון בתביעת המתנגדת, שונות לחלוטין מאלו המתעוררות בהליך ההתנגדות. אשר על כן , אין כפילות מיותרת בין ההליכים ואין גס טעם בעיכוב הליכי ההתנגדות. עוד טוענת בעלת הבקשות כי לרשם סימני המסחר מסורה הסמכות הבלעדית להחליט בקשר לבקשות לרישום סימני מסחר ולכן אין להמתין לפסיקת בית המשפט בהליך האחר. ביוס 24 יוני, 1998 הגיע מכתב נוסף מאת בעלת הבקשות. במכתב זה חוזרת בעלת הבקשות על טענותיה הקודמות ומוסיפה כי:

"בהמתנה לתוצאות ההליך בבית המשפט המחוזי אין משום קיצור הליכים או חסכון בזמן. ההליך בתיק מצוי אך בראשיתו וצפוי להמשך עוד שמים הרבה. לעומתו, הליך ההתנגדות במצב מתקדס, ערב הגשת ראיותיה של המתנגדת".

"הבקשות הוגשו בחודש אוגוסט 1996, שנה תמימה לפני הגשת התובענה בחודש :ולי 1997. והנה באה המתנגדת ומהינה לבקש כיף הרישום, תבוא במקום קביעת הרשם, הוא עשה כן בהוראה מפורשת, דהיינו הוראות סעיפים 74 ו-182 לחוק הפטנטים, תשכ"ו-1967.

סע' 74 לחוק הפטנטים, שכותרתו דיון הרשם בבקשה תלויה ועומדת בבית משפט, קובע כדלקמן:

"(א) הוגשה לרשם בקשה למחיקה לפי סימן ד' או בקשה לביטול לפי סימן ד' או לפי סימן זה בזמן שתלוי ועומד בבית משפט הליך בשל הפרת אותו פטנט או ביטולו, לא ידון בה הרשם אלא ברשות בית המשפט.

(ב) ניתנה רשות, יחליט הרשם בבקשה לאחר שנתן לכל בעלי הדין באותו הליך הזכות להשמיע בפניו טענותיהם.

(ג) נפתחו הליכים בבית המשפט בשל הפרת פטנט לאחר שהוגשה לרשם בקשה לביטולו או בקשה למחיקתו, יוסיף הרשם לדון בבקשה, אלא הורה בית המשפט הוראה אחרת לעניין זה".

סעיף זה עוסק בהתנגשות אפשרית בין הכרעת הרשם, לגבי תוקף פטנט, במסגרת הליך ביטול או מחיקה, לבין הכרעת בית המשפט לגבי תוקף אותו פטנט, כאשר שאלת התוקף מתעוררת כטענת הגנה בתביעת הפרה. על מנת למנוע קונפליקט בין תוצאת החלטת הרשם לתוצאת החלטת בית המשפט בעניין תוקף הפטנט, קבע המחוקק מנגנון "חלוקת עבודה" בין הערכאות, המבוסס על מועדי פתיחת ההליכים, תוך הכרה בעדיפות בית המשפט.

סע' 182(א) משליך את סע' 74 בקובעו כי:

"עילה שניתן על פיה להתנגד למתן פטנט תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרה; קיבל בית המשפט את ההגנה, יצווה על ביטול הפטנט, כולו או מקצתו, לפי העניין".

לאור ההסדר שבחוק הפטנטים והעדר הסדר דומה לעניין סימני מסחר, פסק בית המשפט המחוזי כי בנושא תוקף סימן מסחר, שהוא בתחום הסמכות הייחודית של הרשם, אין בית המשפט המחוזי מוסמך לדון, לא במסגרת סמכותו השיורית ואף לא

במסגרת סמכות שבגררא. אומר כבוד השופט בן יאיר בת.א. 1364/88 151.00255 נ' אלזן חברה לאריוה ושיווק בע"מ, (לא פורסם) בעמ' 3 ו-6:

"לעניננו, יש לבחון את סעיפים 58 ו - 41 לפקודה. הוראותיהם של סעיפים אלה דמת בזכותו של אדם לבקש את ביטולו של סימן מסחר רשום. בסעיפים אלה בחר המחוקק להעניק את סמכות הדיון לרשם או לבית-המשפט העליון. בנקטו בלשון זאת, הוא קבע, שבעמינים אלה כוונתו היא לסמכות שניתנה באופן *יחודי.

השוואה של הוראות הפקודה האמורות להוראותיו של סעיף 1862 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1907, תעלה, שהמחוקק נמנע מלהקנות לבית-המשפט המחוזי את הסמכות לדון בביטולו של סימן מסחר אגב דיון בתביעה על הפרתו של סימן כזה. בעוד שסמכות מספת דומה הוענקה במפורש לבית-משפט המחוזי לפי סעיף 162 לחוק הפטנטים, לא הוענקה לבית המשפט המחוזי סמכות כזאת לפי הפקודה.

כיון שכך, ומאחר שהסמכות הייחודית לברר טענות שנוגעות לביטולו של סימן מסחר מתייחסת לרשם סימני המסחר או לבית-המשפט העליון, לא יחולו, בעניננו, הוראותיו של סעיף 40 (2) לחוק בתי המשפט, בדבר הקניית סמכות שיורית לבית המשפט המחוזי לדון באותם עניינים"....

"הוראותיו של סעיף 162 לחוק הפטנטים הוזכרו כבר למעלה מכאן, צויין, שלפי הוראותיו, הוקנתה לבית-המשפט המחוזי סמכות לדון בטענות הנוגעות לתקפותו של פטנט במהלך בירורה של

תביעה על הפרת פטנט. נאמר, שסמכות ממין זה לא הוענקה לבית-המשפט המחוזי שדן בתובענה, שעילתה הפרת סימן מסחר. מכאן, יש להסיק, שהמחוקק התכוון, שלא לכרוך בירור טענות הנוגעות להפרתו לביטול סימן מסחר ביחד עם הטענות הנוגעות. מן הסתם, כוונתו היא, שבירור הטענות לביטול סימן מסחר ייעשה על-ידי רשם סימני המסחר או על-ידי בית המשפט העליון, בנפרד ממסגרת בירורה של תובענה על הפרת סימן מסחר.

(ד) מסקנתי היא, איפוא, שלבית המשפט המחוזי לא נתונה סמכות קדון, כעניין שבגררא, בטענות לביטול סימן מסחר, במהלך בירורה של עילת תביעה, המבוססת על הפרת הסימן".

אינני בא לומר כי העדר הסדר סטטוטורי בנושא מסוייס חייב להתפרש כהסדר שלילי, יתכנו מקרים של לאקונה או של אי נקיטת עמדה נורמטיבית לגבי הסוגיה. ראה את דברי כבוד הנשיא ברק ברע"א 5768/94 רע"א 5614/95 רע"א 993/96 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורוס אביורים ומוצרי צריכה בע"מ (טרס פורסם) עמ' 181. גם אינני מביע דיעה בעניין סמכות בית המשפט המחוזי, לדון בטענה כנגד תוקף סימן מסחר, במסגרת תביעה על הפרתו. אף אינני קובע עמדה בדבר סמכות הרשם לעכב הליכי התנגדות בגין הליך מקביל בבית המשפט, כאשר העיכוב אינו כרוך בהמרת שיקול דעת הרשם, בנושא בתחום סמכותו הייחודית, בשיקול דעת בית המשפט.

ואולס, פסק הדין שאוזכר לעיל מצביע על כך שבירור בפני הרשם, של הסוגיות המצויות בתחום סמכותו הייחודית, איננו בר המרה ללא הוראת חוק מפורשת.

סיבה נוספת השוללת את היוצרותו של השתק פלוגתא במקרה הנוכחי, היא אי התמלאות התנאים הנחוצים לשס כך. התיאור הרווח בפסיקה לגבי השתק פלוגתא ניתן ע"י כבוד הנשיא אגרנט בע"א 246/66 קלוזנר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 584,561:

"הכלל העיקרי האחר הוא: אס במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסוימת, שהיתה חיומית לתוצאה הסופית, והיא הוכרעה שם, בפירוש או מכללא, כי אז יהיו אותם בעלי הדין וחליפיהם מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט השני, חרף אי-הזהות בין העילות של שתי התביעות. העיקר הזה ידוע בשס הכלל של 000068 סו ויש המכמים אותו בשם 'השתק עקיף' ([0קק0510 [60זם!!60 ) או | השתק הפלוגתה'

([06ק0510 85186))."

פרופ' ולצמן מציגה בספרה את התנאים הללו כדלקמן (עמ' 141):

"התנאי הראשון הוא, שהפלוגתא העולה בכל אחת מן ההתדיינויות היא אכן אותה פלוגתא, על רכיביה העובדתייםם והמשפטיים.

התנאי השני הוא, שהתקיימה התדיינות בין הצדדים באותה פלוגתא במסגרת ההתדיינות הראשונה, ועל-כן, לבעל הדין שנגדו מועלית טענת ההשתק בהתדיינות השנייה "היה *ו בבית המשפט" ביחס לאותה פלוגתא.

התנאי השלישי הוא, שההתדיינות הסתיימה בהכרעה, מפורשת או מכללא, של בית המשפט באותה פלוגתא בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל מממצא של חוסר הוכחה.

התנאי הרביעי הוא, שההכרעה היתה חיומית לצורך פסק-הדין שניתן בתובענה הראשונה, להבדיל מכל הכרעה שולית, תוספת-חינם, שאינה נחוצה לביסוסו של פסק-הדין בתובענה".

(הדגשה הוספה)

ההתדיינות בתביעת המתנגדת בבית המשפט אינה מהווה "התדיינות" העונה על דרישת התנאי השני. שכן, דרישת ההתדיינות אינה מתמלאת כאשר נטל השכנוע המוטל על בעל הדין בהליך הראשון, כבד מן הנטל המוטל עליו בהליך השני. כותבת פרופ' זלצמו בעמ' 2:

"אך נראה, כי להבדל שבנטל השכנוע המוטל על בעל-הדין בככל אחד מן ההליכים להוכחת גרסתו בפלוגתא הנידונה תהא השלכה על התמלאותה של דרישת ההתדיינות לצורך הפעלתו של כלל ההשתק. הכוונה היא לאותם מצבים שבהם נטל השכנוע המוטל על בעל-הדין בהליך הראשון כבד מן הנטל המונח עליו בהליך השני".

ובעמ' 175 היא מסבירה:

"לעניננו חשובה השאלה העקרונית, אס העובדה שקיימים הבדלים מהותיים בכללי ההוכחה ובסדרי-הדין בין שמי ההליכים צריכה להשפיע על חלותו של כלל הפלוגתא הפסוקה. כוונתמו הן להבדלים במידת ההוכחה או בנטל השכנוע והן להבדלים בפרוצדורה הנוהגת לגבי בירורן העובדתי של הפלוגתאות, כגון בשאלות של קבילות ראיות וחקירת עדים. בעניין ארביב הביעו שופטי-הרוב (השופטים למדוי ו" כהן) עמדה חיובית בשאלה זו, לאמור, אין השתק על-ידי פלוגתא פסוקה, אלא אם מהגים בשני הדיומים עלפי דיני ראיות דומיס בעיקרס. הטעם מבוסס, בעיקרו של דבר, על החשש מפני קיפוחו של בעל- הדין שנגדו נקבע הממצא, משא טענת ההשתק, במובן זה שלא היתה לו, במסגרת ההליך הראשון, ההזדמנות המלאה למצות את ההתדיינות באותה פלוגתא משום דיני הראיות הנוהגים באותו הליך".

מן האמור לעיל עולה, כי ממצאי בית המשפט בתביעה לא יוכלו להוות השתק (לפחות כלפי המתנגדת) בהליך ההתנגדות, שכן נטלי השכנוע בשני ההליכים הינם שונים. במסגרת התביעה יהיה על המתנגדת להוכיח את יסודות העוולות עליהן מבוססת התביעה. על המתנגדת יוטל נטל השכנוע בדבר הדמיון בין האריזות, השפופרות והסימניס שבשימוש בעלת הבקשות לבין אלו שלה, בדבר החיקוי הנטען על ידה, בדבר סכנת ההטעיה ובדבר שאר יסודות עילות תביעתה. בהליכי ההתנגדות, לעומת זאת, תהא בעלת הבקשות ותצטרך להוכיח היעדר דמיון בין הסימניס, העדר חיקוי, העדר סכנת הטעיה וכו'. ואילו משום שבהליכי ההתנגדות הנטל לשכנע בדבר הכשרות לרישום

מוטל על מבקש הרישום. כך נקבע לעניין פטנטים, ע"י כבוד השופטת נתניהו בע"א 4 סאנופי בעמ' נ' אוניפארס בע"מ , פ"ד מא(4) 729, 737:

"נוכל לסכם את המצב המשפטי הקיים אצלנו כך: בשלב הגשת הבקשה חייבת היא לכלול הבטחה בדבר היעילות. | בכך מתקיימות בדרך כלל דרישות סעיף 3 לחוק.

הוכחתה של הבטחה זו תידרש בשלב ההתנגדות, אם תוגש כזו, או בבקשה לביטול הפטנט בתביעה להפרתו. בהליכי ההתנגדות יהיה נטל השכנוע על מבקש הפטנט, שטרס נרשם; בהליכי ביטול או החפרה של פטנט שנרשם יהיה הנטל על מבקש הביטול או על הנתבע בתביעה הפרה".

ראה גם את החלטת כבוד הרשם אופיר, מיום, 15.7.94, בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 71871, 1.5017 51 )אדא תת צג נ' אוניפארס בע"מ, (לא פורסם) עמ' 101.

גס בהליך התנגדות לרישום סימן מסחר הנטל להוכחת כשרות הסימן לרישום מוטל על כתפי המבקש. כותב המלומד +צ,231א בספרו 7302 עס צום.1 יפצ [חט 5 בד םג 5א ה 62 זס] )הססו!קקס 16 תסקט 70568 פטחס 6ת7" שו 01 6510018 ז5גוחז סהשו הסוס 5וסיז לסוח 0150 116 .60ז]51גו[ זסח 18 מסחופסקקס

"אותו כלל נקבע ע"י בית המשפט העליון בבג"צ 197/51 קוקה קולה נ' השותפות ויטה, פ"ד ח 772. אומר כבוד השופט לנדוי בע"מ 776:

"בהתנגדות כזו שלפנינו, על הצד המבקש את רישום הסימן לשכטע את הרשם שהסימן ראוי לרישום, וכאשר טוען המתנגד שהסימן עלול להטעות, על מבקש הרישום להוכיח שאין הדבר כן. ראה דברי השופט אסקוית (1. ..1 ,הזוגוף5ב/) ב- [1], 125 שת )1947/64‏ מסחזססווקקג 5' סקס . ב- ע' 140 : "חובת ההוכחה היא על המבקש ועליו להראות שאין סכנה מסתברת של ערבוב ( ]0 מסופגו[מס 6‏ " קזז!וסס0לסזק 0016מ6050ז סמ ). בדונו בשאלה זו, ישקול הרשם את מצב הדברים, כפי שהיה בזמן הגשת הבקשה לרישום הסימן במקרה דנן ביום 26.5.47 ( מסחססו!קט4 5' אס [2], 91,103 .6.ס.ת 58 ,(1941).

קדעתי, אותם העקרונות צריכים להדריך גם את הרשם ואת בית-המשפט הזה, כי גם לפי סעיף 4) של הפקודה, השאלה העומדת בפני הרשם בדיון על התנגדות איננה אס יש יסוד להתנגדות,

אלא "אם ובאלו תנאים, יש להרשות את הרישום". כך גס קבע כבוד הרשם צור בהחלטתו מיוס (5.11.8 בהתנגדות לבקשת סימני מסחר מס' 41894-6 " א1./01א, מבחר החלטות רשם הפטנטים המדגמיס וסימני המסחר, בתחום סימני המסחר יולי 1978 - מאי 1983 עמ' 82