סימן מסחר 01.41 511.8

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימן מסחר 0.6 א 11"

המבקשת: זם תע זוא ע"י ב"כ סורוקר-אגמון, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לרישום סימן המסחר /01.02% 511.8 בגין סבוניס; דאודורנטיס ומונעי זיעה; תכשירים לטיפול בשיער; תכשירים לטיפוח העור; שמנים ; קרמים ותחליבים לעור; תכשירי איפור והסרת איפור; ותכשירים קוסמטיים נוספים, כולל בסוג 3. הבקשה הוגשה ביוס 1 ונבחנה ביוס 29.11.2011. במועד והודיעה מחלקת סימני המסחר למבקשת כי הסימן אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 9(11) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה") בשל רישומו של הסימן ]01.41 511.8 בגיו טובין מאותו הגדר (סימן מסחר רשום מספר 220247, להלן: "הסימן המצוטט").

2 המבקשת השיבה להודעת המחלקה והצביעה על הבדלים בין סימנה לבין הסימן הרשום, אשר מאיינים, לטענתה, את סכנת ההטעיה ביניהם. עוד הצביעה המבקשת על סימנים רשומים רישומים כוללים את המלה %.511, עובדה שיש בה כדי להצביע כי רכיב זה בסימן הינו תיאורי ולפיכך "שקוף" בבחינת הסימנים בכללותו.

3 משלא היה בטענות אלה כדי לשכנע את מחלקת סימני המסחר, סורבה הבקשה והתקיים דיון בפניי, ביוס 20.1.2013, במסגרתו הציגה המבקשת את טיעוניה וצירפה מסמכים נוספים, כדלקמן:

א. השוואת הסימנים תיעשה בכללותם, ואולם הרכיב 511.6 בסימנים הינו תיאורי ולפיכך רכיב "חלש" או "שקוף". לעניין תיאוריות הרכיב הוצג רישיון משרד הבריאות ממנו ניתן ללמוד כי המוצר עצמו מכיל תמציות משי טהור. לעניין זה הדגישה המבקשת כי רכיב זה נפוץ מאוד בתחומי מוצרי הקוסמטיקה ולראיה הציגה את תוצאות החיפוש של המלה

"פַה1ח6א511" במנוע החיפוש 100816). כן הציגה המבקשת רשימות של סימני מסחר רישומים ובקשות כוללים את המלה א.511 בפנקסים הישראלי, האמריקאי והאירופי.

במרשם האמריקאי נרשמו בסוג 3 לא פחות מ-250 סימנים הכוללים את המלה א,511, במרשם הישראלי - 31 סימנים ובמרשם האירופי - 175 סימנים.

ב. אופן השימוש בסימנים בפועל מפחית את סכנת ההטעיה. המבקשת הדגימה כיצד עושה היא שימוש בסימן על גבי בקבוקי תחליב רחצה בעוד בעלת הסימן הרשום אינה עושה, ככל הנראה, שימוש בסימן על גבי המוצרים.

ג. הסימנים רישומים במקביל בעולס, בין היתר באיחוד האירופי, באוסטרליה ובבריטניה. לעניין זה הוצגו תעודות הרישום של הסימן.

ד. ישנו הבדל במשמעות המלים /01.00% ו-21.\\1) והמלים אינן נרדפות. לעניין זה הוגשו

ההגדרות המילוניות של המלים הללו וכן של המלה פטסזסות13נ), אשר 1ח218) מהווה קיצור שלה. שוני נוסף עליו הצביעה המבקשת הינו השוני הפונטי.

4. עילת הדמיון המטעה, בגינה סורב הסימן לרישום קבועה בסעיף 9(11) לפקודה, כדלקמן:

"סימן הזהה עס סימן שהוא שייך לבעל אחד וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותו טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"

5. מניעת ההטעיה האמורה, שתי מטרות לה: הגנה על העוסק מפני מתחריו והגנה על הציבור לבל יוטעה לגבי מקור הטובין, אותו הוא רוכש. ראה לעניין זה בבג"\ 178/57 )4616001386

"נדאה לי, כי הוראת החוק האוסדת רישום סימן, שיש בו משוס סכנת עדבוב עם סימן אחד כבר נדשם מקודם, תכליתה כפולה: ראשית, למנוע נזק מסחרי לבעל הסימן הרשום, עקב טעות הקונה, העלול לקנות סחורה המתחרה בחושבו שהוא קונה את סחורת בעל הסימן הרשום. שנית, פגיעה בציבור הקונים או המשתמשיס בסחורה, עקב אותה סכנת ערבוב בין שני המוצדים המסומנים בסימניס דומיס... בית -המשפט ימנע רישום סימן מסחר העלול להטעות על -פי השיקול השני - של טובת הציבור - אפילו בעל הסימן המתנגד אינו דאוי לסעד להגנת העניין המסחרי שיש לו במניעת דישוס הסימן המתחדה".

מבחני הדמיון נועדו לסייע בקביעה אם מתקיימת סכנת ההטעיה ולפיכך מתייחסים הס הן לטיב של הסימנים (מבחני המראה והצליל) והן לנסיבות המסחריות הקשורות לטובין או לשירותים הנושאים את הסימנים (קהל הלקוחות, צינורות השיווק, סוגי הסחורות ויתר נסיבות העניין). מבחנים אלה כונו המבחן המשולש, ראה, בין היתר, ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט בע"מ נ' ל' פרומין ובניו בע"מ, 278.

בענייננו מצומצמת המחלוקת לשאלת המראה והצליל. אין המבקשת חולקת על הדמיון בקהל הלקוחות וסוגי הסחורות ואולם הודיעה היא כי לא הצליחה לאתר את המוצרים הנושאים את הסימן המצוטט.

מושכלת יסוד היא כי סימנים יש לבחון בכללותם מבלי להפרק לגורמיהם, אף אם כולל הס רכיבים התיאוריים במהותם (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סיופהרב בע "מ ואת', פורסם בנבו (4.2.2003).

ואולם, מקובלת עליי טענת המבקשת כי הרכיב 511.8 בסימן המסחר המבוקש הינו רכיב תיאורי או משבח ביחס לסחורות בגינן נתבקש רישומו, ויש לתת לכך משקל. על כך מעידים המספר הרב ביותר של הרישומים בפנקסים, החיפושים שעשתה במנוע החיפוש ותעודת הרישום של התכשיר במשרד הבריאות, שם מופיע ככולל "תמציות משי טהור".

אולם, לא אוכל לקבל את עמדתה כי מדובר ברכיב גנרי או "שקוף" שיש להתעלם ממנו וזאת בשונה מן הנסיבות שנדונו בעניין ע"א 1677/05 :6\/ 16[68080 6₪6566ע ‎ '‏ !|

(פורסם בנבו 29.6.2006) (להלן: "פרשת =צ1.1א0)") אליו התייחס ב"כ מבקשת בטיעוניו.

באותו עניין נדונה סכנת ההטעיה בין הסימן 5אן.]אס-ד ו- =אז.זאס !₪, כאשר עיסוקם של שני הסימנים בשירותים מקוונים (1.1%5א02), האחד שירותי תקשורת באינטרנט, והשני שירותי טלוויזיה מקוונים. באותו עניין קבע בית המשפט העליון שלנוכח האופי הגנרי של המלה 5א1.1א00) בהקשר של השירותים אליהם מתייחסים שני הסימנים, תשומת הלב

מופנית ליתר חלקי הסימן וזאת גם לנוכח היכרות ציבור הלקוחות עם הרכיב !₪, שהינו מוכר והמובהק עם הערוץ.

אין הנדונה דומה לראיה. בעוד שהרכיב המשותף בענייננו הינו תיאורי או משבח, היה הרכיב המשותף באותה הפרשה רכיב גנרי שהציבור מתייחס אליו כרכיב מבדל אף פחות מלהרכיבים

מתארים או משבחים. כמו כן, בעוד שנקבע שהרכיב !₪ מוכר וידוע בקרב הציבור בישראל,

הרי שלא נטען כך לגבי הרכיב /\21.02) בסימן המבוקש. יתרה מכך, הדמיון בין הרכיבים

השוני לכאורה של שני הסימנים, דהיינו /\כ21.0) ו-21.41), משפיע על הערכת מידת הדמיון בין הסימנים בכללותו.

3. ב"כ המבקשת הפנה בתמיכה לטענותיו להחלטה בעניין סימן המסחר 857 1קסא .1 (התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 146483 51ג.[קסאות.1, .5.8 א53ה]אחגש נ' .₪020 621011 [160168/ 251% (פורסמה בנבו 4.12.2005).

4. השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה בעניין סימן המסחר "1.021.4571 דומיס במידה רבה

לאלה בפסק הדין בעניין !₪. כב' הפוסק בקניין רוחני קבע כי הרכיב המשותף 21.51 הינו גנרי וכי אופן ההגייה של תחיליות הסימנים הינו שונה דיו. יודגש כי בעמ' 10 להחלטה זו נקבע כי "לתחילית הסימן השונה משמעות רבה יותר בעיני הצרכנים" וזאת מאחר ש"בחינת המראה ותשומת לב הלקוח הרלוונטי דווקא לחלק הראשון של הסימנים, הרי שהשוני

בחלק זה, משמעותי הוא". בענייננו מדובר בסיומת (א601/1) שונה, בעוד שתחילת הסימנים

כולל תחילית הרכיב השני בסימן זהה. לפיכך איני רואה כי יש בהחלטה זו כדי לתמוך בעמדת המבקשת.

5. לעניין עריכת ההשוואה בין הסימנים הפנה ב"כ המבקשת לספרו של 160-811 85וחסםד .1

הסוזוז6קותס-) ז191ה12 תג 87%5ות117806 תס עוזיה1/]66 (2008), בעמ' 23-199. באותו עניין סוכמה ההלכה האמריקאית בנושא רכיב משותף "חלש" כך:

[יזסטו 0 15 5 זו פחזז6ו1]ה0ס6 ]0 זה6חז616 הסהזתזס6 6ה) ]1" ".הסז8וו]חס6 ]0 הססה1ז[6!] 16 665ווהסיז וו[ המוז " ]סשעש"

6. קביעה זו מקובלת עליי במידה רבה. ואולם בהמשך הדברים מפרט המלומד (בעמ' 23-202):

הסזזיזסטק 6וזח6ף זס 6שזוק1ז0650/ 0 זסהז 0105 ]וגוז ) [0'ז1-606 6מד" חוויד סז מס ]ףוסש 1655 ח6טוף 06 0 15 א'זםחז 6ו051קהוס6 0 ]ס ]!ועו מ 5יזסחז 6 [ס 5מסזויזסטן ישוס סז אססו [[וע 6ו[מגוקן 6 סז 6 פוון ח1 .זם!ווח51 6יזם פמסוויזסק זסוןזס 16 655!תוו 560ו]חס6 ₪6 5 חסופוו][חס6 ק]6א!]! חב זם!ותזז5 6זסטו פמסזוזסק זסהזס 6

(ההדגשות אינן במקור) " .6חוזס]

7 סבורה אני שהרכיב השני בסימן אינו מבדל אותו במידה מספיקה מן הסימן המצוטט.

מקובלת עליי עמדת הבוחנת כי שתי המלים, 21.1 ו-/\21,00), שייכות לאותו שדה סמנטי,

אותו הגדירה כ"אפקט הזוהר". המבקשת הגישה את הגדרות המילים הללו במללון -ותהו'ת6]/ן כדי להראות כי למלים משמעות שונה וכי אינן מלים נרדפות. ואולם, תרגום המילים לעברית במילון תס1עץ285 דווקא מראה שתרגום שתיהן הינו "זוהר". כך גם מילון 46 (בעריכת יעקב לוי, 1995), בעמ' 182 - 183 מתרגם את המלה שוס₪1 כ"להט, זוהר, סומק" ואת המלה זסות₪18 כ"זוהר, קסס". ממילון זה נעדרת המלה ות₪18, אשר, כפי שציין

ב"כ המבקשת, הינה מלה חדשה יחסית, המהווה קיצור של המלה פטססות₪18/זסוח18ש.

ב"כ המבקשת הדגיש כי שני הסימנים רשומים זה לצד זה במדינות דוברות אנגלית. לטעמי, בכך טמון ההבדל בין הציבור הישראלי, אשר ברובו אינו בקי ברזי השפה האנגלית, לציבור דוברי האנגלית. בעוד שיתכן כי ציבור דוברי האנגלית יבחין בו המשמעויות השונות של

המלים 021.1 ו-\21,02) בעיני הציבור הישראלי המשמעות של המלה הינה זהה.

בין הרכיבים השוני של הסימנים ישנו דמיון רב גם מבחינת המראה והצליל. שתי המלים הינן בנות 4 אותיות ומתחילות ב-.01. למעשה ההבדל ביניהן ובין הסימנים בכללותו הינו

בהברה אחת, האחרונה בשני הסימנים. לא ניתן אף להתעלם מן הדמיון בין האותיות ]א ו-\ מהוות היפוך האחת של השנייה.

אופן הביטוי של המלים ₪131 ו-שס[ש אמנס שונה, אך ואכן במוצרים הנלקחים מהמדף ולפיכך הדמיון במראה הינו רלוונטי יותר מן ההבדל בצליל ההברה האחרונה.

ב"כ המבקשת התייחס לאופן השימוש בסימנים. סוגיה זו נדונה בהחלטת כב' הפוסק בקניין רוחני [כתוארו אז] בעניין טל העדן (התנגדות לרישום סימן מסחר 169507 "טל עדן" מרכז שיתופי לשיווק ותוצרת חקלאית בישראל בע"מ תנובה נ' סיימון סחר בע"מ (פורסמה בנבו 9) ששם נקבע כי אופן השימוש בסימן המתנגד בצירוף סימניס אחריס שלה מפחית את סכנת ההטעיה. בהחלטת הרשם בעניין בקשה לרישום סימן מסחר 216996 אא \,

1 ) 110161085 [ההַס411תע6+ה1 כ150א, (פורסמה בנבו 22.8.2012) התייחס הרשם במסגרת שאלת הדמיון בין הסימנים להבדלים באריזות המוצרים וקבע לבסוף שאין סכנת הטעיה.

לנוכח העדר ראיות מספיקות באשר לאופן השימוש בסימן המצוטט, אין הדיון בטענה זו נדרש לצורך הכרעה בשאלת הדמיון בין הסימנים. עם זאת, כאשר הן הסימן המבוקש והן הסימן המצוטט הינס סימניס מילוליים, קשה לקבל טענה לפיה אופן השימוש בפועל הינו מבדל. לעניין