סימן מסחר 101663

ההחלטה:

₪ ראלי, רשס הפטנטיס, המדגמיס וסימני המסחר

בפני כב' רשם הפטנטים ד''ר מאיר נועם

בקשה לביטול סימן מסחר מס' 101663

מבקשת הביטול: ואמפוס בעיימ עייי בייכ וליגסון, גבריאלי ושותי, עוייד

בעלת הסימן: .5.0.8 602101 01015555 עייי פרל, כהן צדק, לצר ושות'י, עוייד

בקשה לביטול סימן מסחר 101663 לפי סעיף 41 לפקודת סימני המסחר, שהוגשה ביוס 5 בספטמבר 2004 על ידי ואמפוס בעיימ (להלן: יימבקשת הביטול). הסימן 101663 (להלן: ייהסימן) הוגש לרישום ביוס 3 בנובמבר 1995 על ידי ...ק.5 10[1/)א1:) 0210215555 (להלן : ייבעלת הסימן) ונרשם בפנקס סימני המסחר ביוס 5 באוגוסט 1998 לגבי ידברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש, למעט חולצות טי, חולצות ספורט, חולצות הזעה, אפודות וחגורות עס אבזמיס; כולס נכללים בסוג 25".

הסימן מעוצב וכולל את המילה יי?21', כדלהלן:

מבקשת הביטול הגישה את ראיותיה ביוס 5 בנובמבר 2005 ובעלת הסימן הגישה ראיותיה שלה ביוס 16 בפברואר 2006. ביוס 19 ביוני 2006 הגישה מבקשת הביטול ראיות בתשובה. ביוס 1 בנובמבר 2006 נערך בפני דיון במסגרתו נחקרו עדי הצדדים על תצהיריהם.

₪ ראלי, רשס הפטנטיס, המדגמיס וסימני המסחר

בקשה למחיקת בקשת הביטול על הסף

ביוס 18 ביולי 2007 הגישה בעלת הסימן בקשה למחיקה על הסף של הבקשה הנוכחית לביטול הסימן. לטענתה, במסגרת הליך אחר שהתנהל בין הצדדים, ואשר נפתח על ידי

מבקשת הביטול, (הייפ 1233/04, בשייא 4516/07 ואמפום בע"מ נ' | 1)018055₪) ...5 0101 הודיעה מבקשת הביטול כי אין היא פעילה עוד, כי לא תייבא

מוצרי הנושאים את הסימן יי?21' וכי למעשה אין לה עוד עניין בסימן. משכך, טוענת מבקשת בעלת הסימן כי מבקשת הביטול אינה בגדר 'אדס מעונייני' לצרכי סעיף 41(א) לפקודה ואינה רשאית לדרוש את ביטול הסימן.

מוסיפה בעלת הסימן כי לאור זניחתה של מבקשת הביטול את הסימן יי21', בכוונתה לבקש את מחיקת הסעדים צופי פני העתיד שנכללו בתביעת ההפרה שהגישה כנגד מבקשת הביטול בבית המשפט המחוזי בתל אביב (ת''א 2316/04).

מנגד, מבקשת הביטול מכחישה כי הפסיקה את פעילותה המסחרית וטוענת כי עניינה בסימן נותר על כנו וכי ייבוא מוצרי הנושאים את הסימן יי?21' יתחדש לאחר ביטולו. אמנס, מבקשת הביטול ביקשה להפסיק את התובענה שהגישה בבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד בעלת הסימן מאחר ואין לה עניין בסעדים שהתבקשו שם בנוגע לסימן ייץ1/י אולס לטענתה אין להסיק מכך כי אין לה עניין בביטול הסימן.

מוסיפה מבקשת הביטול כי המשך תוקפו של הסימן פוגע בה מאחר והוא עלול להוות מכשול לשתי בקשות לרישום סימן מסחר שהגישה ואשר בחינתן הושעתה עד להכרעה

בהליך וה (בקשה 174501 לסימן ייש02/100/1')יי ובקשה 174502 לסימן ייש21' אהאססי).

כן עומדת כנגד מבקשת הביטול תביעת הפרה של הסימן ייץ21' שהגישה נגדה בעלת הסימן. לטענתה, לא ניתן למחוק את בקשת הביטול על סמך אמירה בעלמא של בעלת הסימן כי בכוונתה למחוק מהתובענה את הבקשה לצו המניעה. ממילא, הדרישה לסעד הפיצויים הכלולה בתובענה תיוותר על כנה ויש בתוצאת בקשת הביטול כדי להשפיע על גובה הפיצויים, אס ייפסקו כאלה. בנוסף, עשויה התוצאה להשפיע על ערעור שהגישה מבקשת הביטול על החלטת בית המשפט המחוזי לחייבה בסך של 50,000 ש"ח לפי פקודת בזיון בית משפט (עייפ 4084/07).

לתגובת מבקשת הביטול מצורף תצהירו של מנהלה מר זאב אהרונסון המפרט עוד את עניינה בביטול הסימן.

רשס הפטנטיס, המדגמיס וסימני המסחר

הכרעה בבקשה למחיקת בקשת הביטול על הסף

די לי בבקשות לרישום סימני המסחר 174501 ו-174502 שהגישה מבקשת הביטול על מנת לקבוע כי היא 'אדס מעונייני' כמשמעותו בסעיף 41 לפקודה. יתר על כן, לא השתכנעתי כי בקשתה להפסקת התובענה כנגד בעלת הסימן (הייפ 1233/04) מעידה על אובדן עניין בסימן ייפ21'. בין היתר, מציינת שס מבקשת הביטול כי הסעדים אותס ביקשה בתובענה אינס נדרשיס לה עוד לאור ההכרעה המתקרבת בהליך ביטול הסימן שבפני, לפיה תדע לכלכל את צעדיה העתידיים בנוגע לסימן.

לאור האמור לעיל, הבקשה למחיקה על הסף של בקשת ביטול הסימן נדחית.

עיקרי טענות מבקשת הביטול

לטענת מבקשת הביטול, בעלת הסימן לא עשתה שימוש בסימנה בישראל במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול, ויותר. מבקשת הביטול סוברת כי נטל הראיה החל עליה להוכחת היעדר שימוש הינו מזערי שכן מדובר בעובדה שלילית. לטענתה, הראיות שהביאה העבירו את הנטל אל כתפי בעלת הסימן.

מוסיפה מבקשת הביטול כי אתר האינטרנט של בעלת הסימן הינו אתר פרסומי וככזה מקביל לפרסום בעיתונות שאינו נחשב לשימוש בסימן לפי סעיף 41/ג)(1) לפקודה.

לטענת מבקשת הביטול, אין לבעלת הסימן עניין בשוק הישראלי ובחירתה שלא לעשות שימוש בסימנה נבע משיקולי מסחר ייס. בעלת הסימן מעוניינת בהמשך רישומו מטעמים הגנתיים בלבד אולס דינו של סימן הגנתי - מחיקה.

לטענת מבקשת הביטול, אי די בכוונה לעשות שימוש בסימן לצרכי סעיף 41 לפקודה וממילא בעלת הסימן לא הוכיחה כוונה שכטו.

עוד טוענת מבקשת הביטול כי בעלת הסימן לא הוכיחה קיומן של נסיבות מיוחדות במסחר, כלשון סעיף 41(ב), המצדיקות אי-שימוש בסימן. לטענתה, הסעיף מתייחס למגבלה המשפיעה על ענף מסחרי שלם ולא לקשיים מסחריים אליהס נקלעה חברה פלונית.

מוסיפה מבקשת הביטול כי שימושה שלה בסימן יי?21' בשוק הישראלי וודאי אינו בגדר נסיבות מיוחדות במסחר, כמשמעותן בסעיף 41(ב), וכי היא לא היוותה מכשול בפני בעלת הסימן לעשות שימוש בסימן מהלך התקופה שקדמה לבקשת הביטול. עוד טוענת מבקשת הביטול כי אף אס היה מוכח כי פעלה בחוסר תוס לב, טענה המוכחשת על ידה, אין בכך משום נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות את אי-השימוש של בעלת הסימן בסימנה.

לטענת מבקשת הביטול, נסיבות סיוס היחסים המסחריים בינה ובין בעלת הסימן אינן יכולות לשמש כנסיבות מיוחדות במסחר לצרכי סעיף 41(ב). יתר על כן, טענות בעלת הסימן בעניין וה מבוססות על עדות שמיעה פסולה של מר זאב אהרונסון, אשר התייחס לדבריס שלא מידיעתו האישית, על סמך קשריו עס אביו עת היה נער.

לטענת מבקשת הביטול, היא בעלת המוניטין והזכויות בסימן יי?21' בישראל ועשתה בו שימוש לגבי מוצרי ביגוד מתוצרתה החל משנות השבעים, לפני שנוצר קשר מסחרי בין הצדדים ולפני שלמדה מבקשת הביטול על קיומה של בעלת הסימן. אף בתקופה בה ייבאה מבקשת הביטול את מוצריה של בעלת הסימן, היוו מוצריס אלו כ-1% בלבד מסך כל

הטובין נושאי הסימן יי?21' אשר נמכרו על ידי מבקשת הביטול.

מוסיפה מבקשת הביטול כי בעלת הסימן אינה מחזיקה במוניטין בינלאומי כלשהו. לטענתה, היקף מכירותיה של בעלת הסימן, בפרט תחת הסימן 'י:21'י', אניח לעומת היקף

המכירות שלה עצמה. היעדר המוניטין של בעלת הסימן ניכר מכך כי אין חנויות בבעלותה בכל מקום שהוא בעולם ואין היא משקיעה בפרסום כלל.

לטענת מבקשת הביטול, מעולם לא קיבלה הרשאה מבעלת הסימן לעשות שימוש בסימן

יי?21'. לטענתה, בעלת הסימן לא העניקה הרשאות לשימוש בסימן באף מדינה אחרת.

עוד טוענת מבקשת הביטול כי לא נזדקה להרשאה שכזו שכן הקשר בין הצדדים התמצא ביבוא ספורדי של מוצרי בעלת הסימן על ידי מבקשת הביטול, ללא כל התחייבות הדדית. הסכס הרשאה, לעומת זאת, כולל התייחסות לנושאים מורכבים רבים כגון מועדי אספקה והתחייבות למחיר. הסכס מסוג זה לא הוצג.

מוסיפה מבקשת הביטול כי אף אס היה מוכח קיומו של הסכם הרשאה בין הצדדים, בעלת הסימן לא רשמה אותה כבעלת רשות לגבי הסימן. כך, בעלת הסימן אינה יכולה להסתמך על החזקה הקבועה בסעיף 50(ג) לפיה שימוש של בעל הרשות כמוהו כשימוש של בעל הסימן.

לטענת מבקשת הביטול, המסמך לגבי הרשאת שימוש בסימן לגבי נעליים שהוצג על ידי בעלת הסימן מעולם לא נחתם ואין בו כדי להעיד על הכרה במוניטין בעלת הסימן או בצורך לקבל ממנה רישיון.

עיקרי טענות בעלת הסימן

לטענת בעלת הסימן, סימנה נהנה ממוניטין בינלאומי רב והוא רשום במדינות רבות. מוניטין וה עולה, לטענתה, ממשך והיקף השימוש בסימן, היקפי הפרסום ורישום הסימן במדינות רבות. כמו כן טוענת בעלת הסימן כי ניסיוו מבקשת הביטול לזהות עצמה עס

הסימן 'י?21'י מעיד על המוניטין שנצבר בו.

לטענת בעלת הסימן, היא בעלת הזכויות בסימן יי?21' בישראל.

לטענת בעלת הסימן, מבקשת הביטול שימשה משך למעלה משמונה שנים (1993-2001) כיבואנית וכמשווקת היחידה בישראל של מוצריה. מבקשת הביטול קיבלה הרשאה

בלעדית לעשות שימוש בסימן 'י:21'', מעוצב ובלתי מעוצב.

לטענת בעלת הסימן, ניכר כי מבקשת הביטול אף סברה בעצמה כי עליה לקבל הרשאה מבעלת הסימן לעשות שימוש בסימן ייש21'. כך, ביקש מר אהרונסון מבעלת הסימן הרשאה לייצור נעלים תחת הסימן 'י:21'יי. כמו כן, מר אהרונסון העיד בחקירתו כי הזכות לעשות שימוש בסימן המעוצב ניתנה לו בחינם, משמע לא הייתה שלו מלכתחילה. מוסיפה בעלת הסימן כי הקשר בינה ובין שימוש מבקשת הביטול בסימן יי"21' נכר

גס מהסיסמא 'י?21 אופנה איטלקית' שהופיעה בפרסומי מבקשת הביטול.

לטענת בעלת הסימן, מבקשת הביטול לא הוכיחה שימוש בסימן יי?21' אשר קדס ליחסים העסקיים שביניהס, אלא בשני תצהיריס של בעלי עניין שאין לתת להם משקל.

בעלת הסימן טוענת כי היא נפלה קורבן למהלך של מבקשת הביטול לגזול את סימנה. לטענתה, היחסים עסקיים מבקשת הביטול הופסקו בשנת 2001, לאחר שזו טענה כי היא נמצאת בקשיים כלכליים המונעיס ממנה באופן ומני את רכישת מוצרי בעלת הסימן. המתנה לשיקומה של מבקשת הביטול, כמו גם סדר עדיפויות מסחרי של בעלת הסימן, הביאו אותה לחפש יבואן חדש למוצריה רק החל משנת 2003. בשנת 2004 נודע לבעלת

הסימן כי שלטונות המכס תפסו מוצרי לבוש אשר יובאו על ידי מבקשת הביטול והנושאים את סימנה באופן בלתי מורשה. רק בשלב וה התברר כי מבקשת הביטול עושה שימוש נרחב בסימנה לגבי תוצרת שאינה מצורתה.

בעלת הסימן טוענת כי מעולם לא איבדה את כוונתה לשווק את מוצריה בישראל, אולס מאז שנת 2004 ניסיונותיה לשוב לשוק הישראלי מסוכנים בשל שימוש מבקשת הביטול בסימן. כך, יבואניס פוטנציאליים עימס נפגשה נרתעיס מהשימוש בסימן כל עוד מחזיקה מבקשת הביטול בחנויות הנושאות אותו שלא כדין. כמו כן, בעלת הסימן ממתינה לסיומס של ההליכים המשפטיים בינה ובין מבקשת הביטול, מול רשס ובבית המשפט המחוזי. כל אלו מהוויס נסיבות מיוחדות במסחר כמשמעותן בסעיף 41(ב) לפקודה. לטענתה, סעיף זה מתייחס לנסיבות חיצוניות לבעל הסימן, ולאו דווקא לנסיבות הנוגעות לענף מסחרי שלם, כטענת מבקשת הביטול.

לטענת בעלת הסימן, סעיף 41 לפקודה נועד להוציא מפנקס סימני המסחר סימניס שאינס בשימוש ואשר לבעליהם אין כל כוונה לעשות בהם שימוש. אין זה ראוי, לטעמה, כי סעיף זה ישמש יבואן לגזול סימנו של יצרן לאחר שנפרדו דרכיהס.

מוסיפה בעלת הסימן כי די בפעולות המעידות על כוונה לעשות שימוש בסימן על מנת למנוע את מחיקתו לפי סעיף 41 לפקודה.

לטענת בעלת הסימן, מבקשת הביטול מושתקת ומנועה מלטעון נגדה טענה של אי-שימוש בסימן, כאשר במשך שניס עשתה מבקשה הביטול שימוש בלתי מורשה בסימן. טענה לאי- שימוש בסימן הינה חסרת תוס לב כאשר היא מועלת על ידי מי שהיה בעל וכות בלעדיות לשימוש בסימן, ועס תוס ההסכס מנסה לנכס לעצמו את הסימן, על המוניטין שנצבר בו.

לטענת בעלת הסימן, במועד הגשת בקשת הביטול, טרס עברו שלוש שנות היעדר שימוש בסימן המאפשרות את ביטולו, ומבקשת הביטול לא הוכיחה אחרת. לטענתה, רישיון תקף לשימוש בסימן מסחר מהווה שימוש לצרכי סעיף 41 לפקודה. למבקשת הביטול הייתה הרשאה בלעדית לשימוש בסימן עד שנת 2003, בה החליטה בעלת הסימן למצוא יבואן אחר לאחר שהבינה כי מבקשת הביטול אינה מתכוונת לחדש עימה קשר, או לכל המוקדם, עד למועד כלשהו בין השניס 2001 עד 2002, עת המתינה בעלת הסימן כי מבקשת הביטול תתאושש מהקשיים הכלכליים להם טענת. בכל מקרה, טוענת בעלת הסימן כי ההרשאה הייתה בתוקף זמן רב אל תוך שלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול.

בעלת הסימן לא רשמה את מבקשת הביטול כבעל רשות לפי סעיף 50 לפקודה אולס לטענתה אין להיעדר הרישום נפקות לגבי מערכת היחסים החוזית בינה ובין מבקשת הביטול. היעדר הרישום שולל את האופי הקנייני של ההרשאה שניתנה למבקשת הביטול, אולס אינו מאפשר לה לטעון להיעדר שימוש בסימן בתקופת ההרשאה.

עוד טוענת בעלת הסימן כי מוצריה נמכרו בישראל גס בשנת 2001, קרי במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול. לטענתה, מדובר במלאי עצום של סחורה שנקנתה על ידי מבקשת הביטול בשנת 2000, ונמכר גס במהלך שנה שלאחר מכן, לפחות.

מוסיפה בעלת הסימן כי אתר האינטרנט של החברה היה פעיל במשך השנים שקדמו לבקשת הביטול והציע את מרכולתה לסוחרים.

לטענת בעלת הסימן, בסמכות רשום להשאיר את הסימן על כנו, לפי שיקול דעתה, אף אס ייקבע כי לא נעשה שימוש בסימן במשך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול וכי לא היו נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו מבעלת הסימן את השימוש בו. לטענתה, אין להקל ראש בנטילת זכותה הקניינית בסימן 'י?21''. זאת, כאשר שמעולם לא זנחה את הכוונה לעשות שימוש בסימן ואל מול התנהגותה חסרת תוס לב של מבקשת הביטול שנועדה לנכס לעצמה את הסימן, תוך הטעיית הציבור.

לטענת בעלת הסימן, מבקשת הביטול לא תינזק מהשארת הסימן על כנו שכן ממילא אין היא וכאית ליהנות מהמוניטין שנצבר בסימן. כמו כן, המבקשת נמצאת תחת צו מניעה

האוסר עליה שימוש בסימן 'י"21'י לגבי הטובין אליהס מתייחס הסימן הרשום.

עיקרי ראיות הצדדים

ראיות מבקשת הביטול הוגשו בדמות תצהירו של בעליה ומנהלה, מר זאב אהרונסון. בין היתר, מעיד מר אהרונסון כדלהלן: א. במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול, לא נמכרה בישראל סחורה מתוצרת בעלת הסימן הנושאת את הסימן. ב. לפני תקופה זו, בעלת הסימן מכרה את תוצרתה באמצעות מבקשת הביטול בלבד. ג. מבקשת הביטול לא מכרה כל פריט מתוצרת בעלת הסימן מאז שנת 2001. הרכישה האחרונה של מוצרי בעלת הסימן על ידי מבקשת הביטול נעשתה בשנת 0. המכירה הקמעונאית של פריטים אלו הסתיימה עד סוף השנה, מלבד 22

פריטיסם שנשארו במחסני מבקשת הביטול, כמפורט בדוייח יתרות פריטיס המצורף לתצהיר.

ד. מבקשת הביטול השתמשה בישראל בסימן ייץ21'י מאז שנות השבעים. היא צברה מוניטין רב בסימן זה ולה 41 חנויות הנושאות את הסימן. מוצרי מבקשת הביטול נושאיס את הסימנים ייץ21'יי ו/או יי:21כ')אכ) זיי או יישז2לה אמאססיי.

ה. לפי אישור רואה חשבון, שהגישה מכירות מבקשת הביטול בשניס 2004 ו-2005 הסתכמו ב-115,670,289 ש"ח והוצאותיה על פרסום ב-6,806,012 ש"ח.

ו. מבקשת הביטול מעולם לא הייתה יבואנית מורשית או סוכנת או נציגה של בעלת הסימן ולא נחתם בין הצדדים כל הסכס מסוג זה בין השנים 1993 ו-2000, עת התקיימו ביניהס יחסים עסקיים.

ז. מבין המוצריס שרכשה מבקשת הביטול מיצרניס שוניס ואשר נמכרו בחנויותיה תחת הסימן 'י:21'י', חלקו היחסי של מוצרי בעלת הסימן הינו וּניח ומסתכם ב- %. מבקשת הביטול צירפה לתצהירה דוייחות חשבוניס לשניס 1999 ו-2000 על מנת להעיד על כך.

ח. לבעלת הסימן אין מוניטין בסימן 'יש21''', בין אם בישראל ובין אם מחוצה לת. ט. לא היה משא ומתן בין הצדדים לגבי שימוש בסימן 'יי21'י' לגבי מוצריס שאינם

מבית בעלת הסימן. המסמך שמציגה בעלת הסימן בנושא זה מתייחס להצעתה לשיווק נעלים מתוצרתה בחנויות מבקשת הביטול, הצעה אשר נדחתה.

י. מבקשת הביטול ניתקה את יחסיה המסחריים עס בעלת הסימן בשל חילוקי דעות עסקיים והעדפת יצרנים זולים יותר.

בנוסף הגישה מבקשת הביטול את תצהירו של מר יוסף שמואלי, יצרן טקסטיל, המעיד כי ייצר עבור מבקשת הביטול ביגוד הנושא את הסימן ייץ21'י מאז שנת 1989. עוד הגישה מבקשת הביטול את תצהירו של מר יששכר פינפטר, רואה החשבון של מבקשת הביטול

(וחבר ילדות של מר ואב אהרונסון) המעיד כי וו עושה שימוש בסימן 'י:21'' מזה כ-16 שנים.

ראיות בעלת הסימן הוגשו בתחילה בדמות תצהירו של בעליה במשותף, מר וַתַח310/8) ותה, אולס בשל מחלתו ובאישור רשום התצהיר זהה של בנו, מר

תותג סותסזת', המשמש כמנהל בעלת הסימן. מר חגזווחות' מעיד, בין היתר, כדלהלן:

א. לבעלת הסימן מערך מוצרי אופנה, ביניהם המותג המוכר יי"21'י.

בעלת הסימן מוכרת ברחבי העולם שני מיליון פריטי לבוש בשנה. מוצריה משווקים בכל רחבי אירופה, וכן יש לה שם נוכחות משמעותית הונג-קונג וטייוואן. לתצהיר מצורפיס מסמכיס המעידים על היקף מכירות בעלת הסימן.

בעלת הסימן משקיעה כספים רבים בפיתוח ועיצוב מוצריה ובשיווקס.

לבעלת הסימן מספר סימניס מוכריס היטב לגבי מוצרי אופנה, ביניהם יי"21'י הרשוס במדינות רבות כגון גרמניה, אוסטריה, בלגיה, מצרים, ספרד, צרפת, ליכטנשטיין, מונקו, פורטוגל, שוויץ ואיטליה, כמו גם בישראל.

ביו בעלת הסימן ולמבקשת הביטול היו יחסים עסקיים משך שנים רבות, החל מתחילת שנות התשעים. בעלת הסימן צירפה לתצהירה מספר רב של קבלות המעידות על מכירותיה למבקשת הביטול.

בעלת הסימן העניקה למבקשת הביטול הרשאה לעשות שימוש בסימן יי"21'י על שלטי חנויות ועל מכתבי פירמה ואף ייצרה עבורה פוסטריס ומוצרים נלוויס הנושאים את הסימן. יחד עם זאת בעלת הסימן לא היתירה כל שימוש הסימן לגבי מוצרי שאינם מתוצרתה. בין הצדדים התקיים משא ומתן לגבי שימוש מוגבל בסימן יי"21'י על ידי מבקשת הביטול לגבי מוצרי שלא מבית בעלת הסימן אולם מגעיס אלו לא הניבו פרי ואישור שכזה לא ניתן.

היחסים העסקיים בין הצדדים הסתיימו בשנת 2000 לאחר שמבקשת הביטול נקלעה לקשיים כלכליים עקב המצב הביטחוני והכלכלי בישראל.

בעלת הסימן מעולם לא התכוונה לזנוח את הסימן בישראל ומתכוונת לשוב ולהשתמש בו לאחר שיוסר המכשול המסחרי שמציגות חנויות מבקשת הביטול.

2. הבקשה שבפני היא לביטול סימן המסחר יי"2/1'י לפי סעיף 41 לפקודה הקובע כדלהלן:

*41. (א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיתם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא הייתה כוונה בתום-לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום-לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אלא הכה שאי-השימוש נבע מנסיבות מייוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.

סעיף זה דורש, ראשית דבר, הכרעה האם נעשה שימוש בסימן במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול. במידה ולא נעשה שימוש שכזה, יש לקבוע האם היעדר השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר. אף אם התשובה לשתי השאלות הינה לאו, רשאי הרשם לקבוע כי הסימן לא יבוטל, בהתקיימות טעמים מייוחדים המצדיקים את הותרתו בפנקס סימני מסחר. ראה דברי כבוד השופט ויתקון בבגי"יצ 302/74 שמואל דוידוביץ נ' מירומית מפעלי מתכת אשקלון בע"מ, פייד כט(1) 703:

*דשות להשתמש בסימן מסחר אינה מקבלת תוקף חוקי, אלא אם נרשמה כחוק (סעיף 50 (ב) בנוסה החדש של הפקודה משנת תשליב), כלומר, גם אם ההסכם המעניק את הדשות הוא חוקי והוא קובע את המועד לתחילת תקפה, אין היא נכנסת בתוקף אלא בשעת רישומה, אם היא נלרשמת. אלא אינה נלשמת מפני שהצדדים לא ביקשו לדשמה, או שהס ביקשו לדשמה ומפני שלא הניחה את דעת הרשם הוא סירב או נמנע מלרשמה, אין הרשות תופסת ואין לה כל תוקף או נפקות משפטית./

נשאלת השאלה האם התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר אשר הצדיקו את היעדר השימוש במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול. מדובר בגורמים חיצוניים לבעלת הסימן, ככלל כאלה הנוגעים לענף מסחרי שלם, בעתיים אין היא יכולה לעשות שימוש בסימן, למרות רצונה. ראה בגייצ 95/54 הרי צבי שנל נ' הרשם הכללי, פייד ט(1) 127; בגייצ

עצס שימושה הרחב של מבקשת הביטול בסימן יי"21'י אינו נסיבה מיוחדת במסחר אשר לא אפשרה לבעלת הסימן לעשות בו שימוש סביר. כמי שהחזיקה בזכות רשומה בסימן, וודאי הייתה יכולה למצוא דרך להפיץ את מוצריה בישראל, ודי אם הייתה עושה זאת באופן מוגבל. מעבר לטענתו בעלמא של מר חגזווחות/. כי בעלת הסימן החלה לחפש יבואן או מפיץ בשנת 2003 או 2004, וכי ניסיונות אלה כשלו בעקבות שימושה של מבקשת הביטול בסימן יי"21'י, לא הוצגו בפני כל ראיות המעידות על היערכות של בעלת הסימן לקראת ניצול מחדש של הסימן. למעשה נראה כי בעלת הסימן איבדה עניין בשוק הישראלי ונזכרה בו רק לאחר שביוס 25 באוגוסט 2004 הודיע אגף המכס לבאי כוחה על עיכוב טובין של מבקשת הביטול עקב הפרה לכאורה של הסימן הרשום. ביוס 2 בספטמבר 2004, שלושה ימים לפני תחילת תקופת שלושת השנים לבחינת השימוש בסימן לפי סעיף 41 לפקודה, הפקידה בעלת הסימן ערבות בנקאית לפי סעיף 200א(ג) לפקודת המכס על מנת לאפשר את המשך עיכוב הטובין ולקראת הגשת תביעת הפרה כנגד מבקשת הביטול (שהוגשה ביוס 26 בספטמבר 2004). ואולם, פעולות אלו של בעלת הסימן מהוות שימוש בסימן כבוכות שלילית בלבד. ואת, בעוד שהרציונאל בבסיס סעיף 41 לפקודה הוא כי תוקפו של סימן מסחר הוא בעצם השימוש בו וניצולו בחיי המסחר. אלא כך, פעולות לעיכוב טובין ותביעות הפרה אינן בגדר שימוש בסימן לצרכי סעיף 41 לפקודה.

כעת נותרת השאלה האם ראוי להשאיר את הסימן על כנו, על אף שבעלת הסימן לא עשתה שימוש בו במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול, מבלי שהייתה מנועה מלעשות כן על ידי נסיבות מיוחדות במסחר. רשם סמכות לעשות כן בהתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות שלא לבטל את הסימן. ראה בגייצ 67/71 פרמו בע"מ נ' דייר שמידגל, פייד כה(1) 802.

ככלל, קשה להשליס עס מצב בו יבואן של יצרן בעל סימןו משתלט על סימנו. ואולם, התמונה העובדתית והנורמטיבית במקרה שבפני מורכבת יותר. בהחלט ייתכן ותקופה מסוימת הייתה בין הצדדים מערכת יחסים סימביוטית, במסגרתה רכשה מבקשת הביטול מבעלת הסימן חלק מכריע מהטובין שנמכרו על מדפיה תחת הסימן יי"21'י. אציין, כי ראיות הצדדים אינן מבססות תמונה עובדתית זו באופן חד משמעי. ראיות בעלת הסימן מצביעות על משלוח של פחות מ-150,000 פריטיס עבור מבקשת הביטול בין השנים 1993 ו-2000, בעוד שמבקשת הביטול רכשה מספקיס שוניס מעל ל-1,300,000 פריטים בשניס 9 ו-2000 בלבד. לעומת זאת, לפחות בחלק מחנויות מבקשת הביטול, בחלק מהזמן, נעשה שימוש בסימן המעוצב כפי שנרשם. בעלת הסימן אף סיפקה למבקשת הביטול פוסטריס ושלטיס לשם כך. עס זאת, לא הוצג בפני כל הסכס בין הצדדים לגבי היתר שימוש בסימן הרשום או לגבי מעמדה של מבקשת הביטול כזכיינית או סוכנת של בעלת הסימן. בעלת הסימן צירפה, אמנס, לראיותיה מכתב מיוס 16 בפברואר 1996 המופנה למר אהרונסון ובו מתווה להסכם לפיו בעלת הסימן מתירה לחברתו דאז, לייצר נעלייס תחת הסימן יי"21'י בתמורה לתשלום של 1000 לירה איטלקית עבור כל זוג נעלייס. עס זאת, מדובר במסמך חד-צדדי, המציין בעצמו כי אינו מהווה הסכם, ולא הוצג בפני כל מסמך בו התייחסות של מר אהרונסון או חברותיו למתווה המוצע. יתר על כן, אין חולק כי מבקשת הביטול, או כל חברה אחרת המקושרת עם מר אהרונסון, מעולם לא מכרו נעלייס תחת הסימן 'יק21'י.

מראיות שני הצדדים עולה כי לפחות החל משנת 1999, רכשה מבקשת הביטול מבעלת הסימן מספר וניח של פריטיס הבטל בשישים אל מול כמות פריטי הלבוש ששווקו על מדפיה תחת הסימן 'י?21'י (כאמור, בשנת 1999 רכשה מבקשת הביטול 576,061 פריטים, מתוכם 2,746 של בעלת הסימן; בשנת 2000 רכשה 777,418 פריטים, מתוכם 4,233 של בעלת הסימן). ואת, עוד בטרס הודיעה מבקשת הביטול על רצונה לסיים את הקשר המסחרי עם בעלת הסימן. בתקופה זו לא ניתן לראות במבקשת הביטול סוכנת של בעלת הסימן, אף לא לפי חוזה כלל והרי הסכם כתוב לא היה בין הצדדים ולא התבצע רישום בעל רשות לפי סעיף 50 לפקודה.

אלא כך, אף אם הדבר לא הוכח דיו, ייתכן ותקופה מסוימת, שהסתיימה לכל המאוחר בשנת 1999, עשתה מבקשת הביטול שימוש בסימן 'י?21'י כסוכנת של בעלת הסימן. זאת, מכוח חוזה כלל עליו ניתן, אולי, ללמוד בדיעבד ממערכת היחסים העסקית שביניהם.

₪ ראלי, רשם הפטנטיס, המדגמיס וסימני המסחר

ואולם, בשאלת ביטולו של סימן מסחר לפי סעיף 41 לפקודה, אין באיס לידי ביטוי רק האינטרסים היחסיים של הצדדים, אלא גם האינטרס של הציבור בכללותו. שימוש בסימן מסחר רשום על ידי צד ג', אף אם הוא נעשה בהיתר, עלול לגרום להטעיית הציבור. דרישת הרישום בפנקס בעל רשות בסימן נועדה להפחית חשש וה. כך, למשל, סעיף 1(1) לפקודה דורש מבעל סימן לדווח לרשם אודות מידת הביקורת שיפעיל על שימוש בעל הרשות בסימן, על מנת שתונח דעתו של הרשם כי מתן הרשות לא יגרום להטעיית הציבור. עובדות המקרה שלפנינו רק ממחישות את חשיבות הרישום. במהלך השנים, סיפקה בעלת הסימן סחורה למבקשת הביטול מבלי להטיל פיקוח כלשהו על השימוש בסימן. בהיעדר הקפדתה של בעלת הסימן על זכויותיה, החלה מבקשת הביטול, בשלב זה או אחר (ואולי, כטענתה, עוד לפני שנצטלבו דרכיהן ובתוס לב), לעשות שימוש הולך וגובר בסימן יי"21'י אף לגבי טובין שאינם של בעלת הסימן. כאמור, הוכח בפני כי לפחות מאז שנת 1999, וה אף היה השימוש העיקרי בסימן. כך למד הציבור לזהות את הסימן עם מבקשת הביטול, ולא עם בעלת הסימן. כעת, דווקא הותרת הסימן הרשום על כנו עלולה לגרום להטעיית הציבור.

יש להדגיש, רישום סימן מסחר אינו נועד לאפשר לאדם לנכס לעצמו מילה, אוסף הברות שרירותי או סימן אחר ולהוציא, סתם כך, לעולמי עד מידי הציבור. סימן מסחר אינו 'פטנטיי'. הגייתו של סימן מסחר אינה דומה לאמצאה המוסיפה ידע לחברה בתמורה למתן זכות מונופולין לתקופה מוגבלת בדמות פטנט, שהוא זכות שלילית שאין חובה לממש. סימן מסחר הופך קניינו של אדם כאשר הוא עושה בו שימוש פוזיטיבי במהלך המסחר וצובר בו מוניטין. אמנס, אין בישראל דרישה ממבקש סימן מסחר להוכיח שימוש או כוונת שימוש בסימן בשלב הענקת הסימן, כפי שנעשה בארצות הברית (ראה (1051)8()3(60 :1150 15). ואולם, כאשר קיים היעדר שימוש בסימן במשך שלוש שנים

לאור כל האמור לעיל, אין אני מוצא כי הסימן הרשום שבפנינו נופל בגדר אותס מקריס נדירות בהס ראוי להשאיר סימן על כנו, על אף שלא נעשה בו שימוש בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.

סוף דבר

6. אשר על כן הסימן 101663 יבוטל לפי הוראת סעיף 41 לפקודה.

7. בעלת הסימן תשלם למבקשת הביטול הוצאות הליך זה ושכר טרחת עורך דין, בסכום כולל של 25,000 ש"ח.

דייר מאיר נועס רשם הפטנטיס, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס: 21 ינואר 2008