סימן מסחר 102733

ההחלטה:

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר יי

בקשה למחיקת סימן

מטחר 102733

מבקשת המחיקה: כז 24 א 00175

באמצעות סנפורד ט. קולב, עוייד

בעל הסימן: 010 10א1אוסתת טסוה

באמצעות כהן-צדק ורפפורט, עוייד

1 ביוס 10 ינואר, 1996 הוגשה בקשה לרישום סימן מסחר מט' 102753 (להלן: "סימן"). הסימן כולל כיתוב מסוגנן של המילים "42.4 א64 017 0015א*" ומעליהן דמות של בונה העומד, או רובצ, על ענפי עץ על רקע נוף הררי. הסימן נרשם ביום 2נים לגבי תפוצת הפרסומים הללו ולא טענה כי המאמריסם הגיעו לישראל, אינני סבור כי הס מהוויס ראיה לטענתה כי הסימן המשולב הינו סימן מוכר חיטב.

הפרסומות שנעשו מטעס מבקשת המחיקה פורסמו בעיתוניס ובכתבי העת במועדיס שלהלן:

116/16 ,סדסק6 הססצשץ11011 716 ,(1980 [גזס\/) 6מ40821וח (20) ,4282126ות 6בתוך* תו /\\) 00ו919108-) ם4506/ 116 , (1993 זסותוע0ו1/\ ,1993 [[8-) 6ה142821ח ה6ק5\/ ,4092106וח 6 22 ,291810006) 0100 ת3]/ , (1992 זסנתבתט5) 1815 6 4065 מ6ק5 ,(1991

5 מ00ת116ת26) ,ת10ם1'35 1,166 ס)מסעס 1 ,2056 [018מבתו 6ב , (1994 טפט ,1994 ע1ט6/1מטו)

.6 6 ,1.116 0)מסעס1 , עְַ16הטכ)

מבקשת המחיקה לא טענה, וממילא לא הראתה, כי הפרסומיס הללו מופצים באופן סדיר בקרב הציבור הישראלי. היא מסתמכת על הטענה כי חלקו מופץ באתרים תיירותיים מאוד כגון: אספן, הוליווד, ניו-יורק, פריס, מילאנו, ואמסטרדס. בהיימ (ת'יא) 748/94 המ' (ת''א) 5526/94 סיטי סנטרל

בעיימ נ. (6ננץחסם\/ 5001666 ם6ם6צי1) [6מ608, תק-מח כרך 1(94) עמי 4(77) אומר כבוד השופט

שטרוזמן:

*יבימינו, כאשר הגבולות בין המדינות אינס מחסס בלתי עביר או קשה מעבר, כת המשיכה שיש ליצרן או למוצר הודות לשס הטוב שיצא לו איננו מוגבל היוס לתחום הכפר, העיר או המדינה, בהם מתנהל עסקו. המעבר ממדינה, למדינה ומיבשת ליבשת וזרימת הסחורות והמוצריס ביניהס נעשים ללא קושי. הפרסוס המלווה את המוצרים ושמעס הטוב איננו נחסם בגבולה של מדינה. אמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית מפרסמיס את היצרנים ומוצריהם הרחק מעבר לגבולות מדינותיהם וצפית תושבי מידנה אחת בפרסוס מוצריס המשווקים במדינה אחרת באמצעות תחנות הטלויזיה הפרושות ברחבי תבל היא מעשה של כל יום. כך, ליצרן בעל השס הטוב או למוצרי הזוכה בהכרת ובהוקרה של תושבי מדינתו יוצאים בימינו מוניטין הרחק מעבר לגבולות מדינתו והביקוש למוצריו איננו מוגבק לתחוס מושבו. יכולתו של היצרן לפרסס את מוצריו ברחבי תבל ולקבל הזמנות למוצריו באמצעות הדואר, הטלפון, הפקס והמחשב ולשלחס ממקום

מושבו אליהם באמצעי התובלה החדישיס והמהירים איננה עוד חלוס אלא מציאות.

10

דכישת מוצריס בחול על ידי תיילים שהס או מקורביהס צפו בהס בטלוויזיה בביתים או ראו אותם בקטלוגים המתפרסמים בארץ מגוריהם, תופעה מקובלת. פסיקה הגורסת את הגבלת כח המוניטין רק לשטח המשתרע בין גבולות המדינה בו מיוצר המוצר או מנוהל עסקו של היצרן איננה הולמת את התפתחות המסחר וגבולות הכלכלה שכ ימינו והלכה משפטית הקובעת כך פוגעת ללא כל הצדקה באלה שזכו למוניטין בינלאומיים'. (הדגשה הוספה) ואומר כבוד הנשיא וינוגרד בהחלטה אחרת שניתנה באותה פרשה, ת.א. 2070/90 המ' 22368/90 (116ץ000\/ 5061616 מסםסזי]) [6תה8?) נ. סילואט, דיניס מחוצי לב(1), 4(297): '*אף אס נצא מנקודת הנחה (רק לצורך דיון בנושא הנוכתי) כי המבקשת אכן לא שיווקה 0 את מוצריה בישראל, הרי יש לה מוניטין בינלאומי. יש שמות שהפכו לשם-דבר בעולם כולו, כגון : קוקה-קולה, פריגיידר או ארידט. שמות כאלה, יש להס פרסום עולמי (ובעולם התקשורת המודרני, כאשר לוויינים מובילים מידע בזמן אמיתי בזמן אמיתי על פני כל התבל - הדבר הופך להיות נחלת הכלל אף בארצות שאין המוצריס משווקים בפועל). מוניטין זה יכול לשמש חברה כזו או שס מסחרי כזה אף במקוס שאין היא משווקת עדיין את תוצרתה. ישנם מוצליס או שמות מסחליים שאינס מופצים או משווקים בארץ ושנפוצים בארץ על-פי הידע של הלקוח הישראלי המקובל מביקוריו בחו"ל, למשכק: השס מקדונלדיס למסעדות למוצרי המבורגר (ראה בנדון זה החלטתי בענין הארד רוק קפה ני פיצריות רימיני, תיא 490/90 המי 2792/90 (לא פורסם)י.

(הדגשה הוספה)

אכן, בתחינת השאלה, האס סימן פלוני רכש מוניטין בקרב הציבור הישראלי, יש להביא בחשבון כי

| הציבור הישראלי, לפתות בחלקו, נע ונד ברחבי העולם והוא חוזר אל כור מחצבתו לאחר שעיניו שופו מראות רבים, שביניהס גם אינספור סימני מסחר. אין די בכך שהתייר הישראלי נחשף לסימן במהלך ביקוריו בחו"ל. כדי שסימן מסחר יגיע למדרגת סימן מוכר היטב, עליו לרכוש מוניטין בקרב הציבור הישראלי (הנוגע לעניין), דהיינו, צריך שלסימן יהא הכח למשוך את הציבור הישראלי לרכוש את המוצר או השירות המשווקים תחתיו, במקוס בו אלה משווקים. שהרי מהו המוניטין המסתתר בין קפלי גלימתו של סימן מסחר, בין אס יימוכר היטביי ובין אס יירגיליי, אם לא היכולת להביא עסקאות עתידיות. עמד על כך כבוד הנשיא שמגר

ברעייא 371/89 ליבוביץ ני אתי. אליהו בעיימ, פייד מד(?) 309, 315 :

*המושג מוניטין קשה להגדרה מדויקת וממצה. הכוונה היא לתדמיתו החיובית של

המוצר בעיני הציבור, אשר הודות לה קיים שוק של לקוחות-בכוח, אשר מעוניינים

ברכישתו של המוצר. אומר 0000/68 6זס/1, בפרשת

(1901) 11781160 סמויוסטיוט/ 20.'9) > ]ות .ץד צ'שמ0ו55ותזומס<) 6וומ66ת מ0ומ1

]16[ 61+ 4

.0606 0 006111 זט ,06507106 10 ע005 עיושע קתוו ₪ 15 11 2?]]וע 6000 5 וס" 7

0 שמס שו 15 ]1 .מז6510 מז פשמדזס [סו!ער ססיזסן שטווססיווום 16 11-35 .655מופו 076 1 ופוס עסו ₪ הזסיזן 0105770655 010-6510011500/ מש 0151105765 !סווער קז

115 1 510"

המוניטין אינו מסתפק במודעות ערטילאית כלשהי לקיוס הסימן. הוא מחייב נקיטת גישה צרכנית חיובית אל המוצר או השירות הנמכר תחת הסימן. עמד על כך כבוד השופט קדמי בעייא 523/91 כהן ואתי נ. נדיר, פייד מט(2) 353 בעמי 359 ו-360 : *במצב דברים זה, מקובל על הכול כי על-מנת להוכיח את ביצועה של העוולה, נדרש התובע על פיה, להוכיח שניים אלה : 0 (א) ראשית - כי התובע רכש לטובין של עסקו '*מוניטיןיי, באופן שהציבור מתייחס אל

מוצריו - קרי: מעדיפם על פני מוצרים אחרים - על בסיס המוניטין האמור".

ייהמושג יימוניטיףי בהקשר הנדון כאן, מתייחס לתדמיתו החיובית של המוצר ולהכרת הציבור בו בתור שכזה ראה עייא 634/89 ריין גי .60 8 צסומסיוססו [[ו1 ואת/3);

וכפי שמציע המלומד גי גינת בתיבורו ייגניבת עיןיי דיני הנזיקין - העוולות השונות (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי על-שם הרי סאקר, גי טדסקי עורך, תשמייב) 5:

שלענייננו, כוכל לראות במוניטין את הרגלם של הצרכנים לשוב ולקנות באותו בית עסק, או אותם טובין. לא ניתן לנתק בין העסק בין המוניטין ויש בהם כדי לציין יתרון מסויים

של בעל המוניטין על מתחריו.

12

אס תבקש מצייר לצייר עבורך ציור נוף של עיר המהווה אתר תיור, דוגמת אלו שהוזכרו עייי מבקשת המחיקה, סביר להניח שתמצא בציור לא פחות סימני מסחר מאשר עצים, פסלים, ובתי כנסיות. ככל שאתר התיירות פופולרי יותר וחומה יותר מתיירים, יגדל מספר סימני המסחר שייראו בתמונה. אס תקליט, במשך יממה, את שידורי הרדיו או הטלוויזיה המשודרים במרבית האתרים המתוייריס ותצפה בהקלטה או תאזין לה, סביר להניח שתלק גדול מזמנך תוציא בצפיה בפרסומות או בהאוּנה להן. לא תוכל להנזר מפרסומות אפילו אס תסתפק בקריאת עיתוניס, ובודאי שתיתקל ברבות מאד מהן אס תדפדף בחומר ההסברה המחולק לתייריס באשר הס. הדרך היחידה שלא להירטב ממבול הפרסומות וסימני המסחר הניתך על התייר, היא להסתגר בדלת אמות חדר ולקרוא ספר (ואס כך מדוע בכלל לצאת לחו"ל). אשר על כן, ההתייחסות אל חשיפת תיירים לסימני מסחר במהלך ביקור בחו"ל, כנתון המוכיח רכישת מוניטין, צריכה להערך בזהירות רבה. אתרי התיירות הפופולריים חושפים, בדרך כלל, את המבקריס בהס להיצע עצוס של מותגים ופרסומות. על מנת שמותג פלוני ירכוש מוניטין באמצעות תיירים, עליהס להיחשף אליו פעמיס רבות או למשך זמן ממושך. בקיצור, לא כל סימן מסחר שתיירים ישראליים נתקלים בו במהלך ביקוריהם בחו"ל, רוכש עקב כך מוניטין בישראל וזוכה בין לילה במעמד של סימן מוכר היטב. לשס כך, על הסימן להתפרסס במינון מאד גבוה המקבע אותו בתודעת אוכלוסית תייריס הגדולה דיה כדי להחשב כייציבור נוגע לעניין', והמעדיפה את המוצר או השירות הנמכר תחת הסימן על פני מוצריס או שירותיס של מתחריס. מבקשת המחיקה הצביעה על פרסומות שהופיעו מספר פרסומים, שחלקם (לא ברור איזה) הופצ לטענתה במועדים מסויימים באתרי תיירות פופולריים. בכך אין די כדי להוכיח רכישת מוניטין בישראל.

מסופקני גם אס הציבור הישראלי הרבה לעלעל בפרסומים שצורפו כנספת ,1 לתצהיר מר גרין, שהם כתבי עת יישפורסמו באסיהיי, הכתוביס בכתב מאונך אשר נראה בעיני כסינית.

נספח 1 לתצהיר מר גרין הוא קטלוג מבקשת המחיקה מהשניס 1988-89. בקטלוג אכן נראה הסימן המשולב פעמיס רבות, אך גס לגבי הקטלוג לא הוכת כי הוא הופצ בישראל באופן סדיר, ולא מוסבר כיצד המתואר בו עשוי היה להגיע אל הציבור הישראלי. סביר להניח כי הקטלוג מצוי בתנויות מבקשת המחיקה, אך היא לא הביאה כל נתוניס בדבר מספר חישראלים שביקרו בחנויותיה. הוא הדין גם בניירת העסקית של מבקשת המחיקה, מוצריה, תגיה ואריזותיה. בכל אלה מופיעיס סימני מבקשת המחיקה, אלא שכדי להיתקל בפריטיס הללו יש לבקר בחנויותיה, ואין בפני שוס הערכה

מהימנה שמנסה לומר כמה ישראלים אכן עשו זאת.

13

(4) בסעי 19 לתצהיר מר גרין נטען כי בנוסף למכירות הקמעוניות, חלק חשוב מעסקי מבקשת המחיקה הן מכירות סיטונאיות ומכירות על פי הזמנה, שמבצעת מחלקת העיצוב שלה, עבור ענפי

הספורט והבידור ועבור חברות מובילות. מבקשת המחיקה מצביעה על מכירות מוצריס שעיצבה עבור חברות כגון 0516 עת80, מ8ז8. 8ממסכ] ו- 6282808 65116צ1, עבור סרטים ,כגון עולמו של

וויין, קיצ אינדיאני ומלקולס א, עבור סדרות טלביזיה, כגון סיינפלד ו - 1,146 +8וצ[ 0810104 , ועבור מחזות כגון מיס סייגון ופנטוס האופרה. כמו כן, עיצבה מבקשת המחיקה מוצריס עבור דמויות ידועות מעולס המוזיקה כגון: דיויד בואי, קית ריצירדס, רובי רוברטסון, גינט ג'קסון,

להקות פינק פלויד, דורן דורן, ואחריס. מבקשת המחיקה טוענת כי הלקוחות הפרסומיס הללו יצרו חשיפה גדולה לשס 4020215 ברתבי העולס. אכן, סביר להניח כי הופעת סימן מסחר בכלי

התקשורת בזיקה לדמויות ידועות, וחשיפתו בהפקות מצליחות, תורמת לבניית המוניטין שלו. השאלה חיא, כמו בסוגית התיירים, של מיקוס, עיתוי ומינון. בנושא זה לא הובאו נתוניס עייי מבקשת המחיקה, ולמרות שרשימת הדמויות הידועות שהזמינו את מוצריה, וההפקות שבהן הופיעו מוצריה, מציגה גלריה נכבדת ביותר, לא ידוע היכן ומתי הוצגו הסימניס בדרך זו, והאס הס ניצפו גם על ידי הציבור הישראלי. למרות שמבקשת המחיקה לא טענה ואת במפורש, יש מקוס לשאול האס עצס העובדה שמספר לא מבוטל של דמויות כה ידועות מחו"ל והפקות ורות כה מצליחות בחרו, או הסכימו, להיראות במוצריה, אינה מעידה כשלעצמה על המוניטין שלה. סבורני כי בתחירה כזו אכן עשויח להעיד על מוניטין, אולס ספק אס היא יכולה לשמש כראיה יחידה לכך שסימן הינו סימן מוכר היטב בישראל.

עוד טוען המצהיר בסעי 19, כי מבקשת המחיקה היא גס ספק רשמי של הנבחרת האולימפית של קנדה, היא העניקה חסויות לאתלטים קנדייס שהשתתפו באירועי ספורט בינלאומייס, כגון אולימפיידת החורף שנערכה ב - 1988 בנגאנו שביפן. במשחקי החורף הללו לבשו האתלטיס הקנדייס בגדיס מתוצרתה שנשאו את הסימן המשולב, ובדרך זו הטימן המשולב נראה לעיני צופי טלוויזיה ברחבי העולם. ניתן לומר, מבלי להסתכן יתר על המידה, כי סביר להניח שמספר ניכר של קנדיס צפו במעללי נבתחרתס האולימפית במשחקי החורף שנערכו ביפן בשנת 1988. אין מקוס להתיל על הציבור הישראלי את אותה הנחה בקשר לנבחרת הקנדית האמורה, מה גס שאין בתצהיר כל רמז לכך ששידורי המשחקיס הללו, או חלק מהס, שודרו בישראל באותה תקופה.

בסעי 20 לתצהיר מספר מר גרין כי למבקשת המחיקה אתר באינטרנט שכתובתו

0018.001ע. אואתש//כ1ם ובו מופיעיס הסימן 000215, הסימן המשולב ותצלומי האתלטיסם 14

שהשתתפו באולימפיידת החורף בנגאנו. אכן, אתר באינטרנט יכול לשמש אמצעי פרסוס יעיל ויש | לפרסום באינטרנט פוטנציאל להגיע לקהל יעד רחב ביותר. אולם, על מנת להוכית מוניטין אין די בפוטנציאל ליצור היכרות עס הסימן, יש להראות כי באתר האינטרנט מתרחשת פעילות היוצרת לסימן הכרה והוקרה. כדי שלראיה על קיוס אתר אינטרנט תהא משמעות כלשהי, צריך, לכל הפחות, להוכיח גם את מספר הכניסות לאתר של גולשיס ישראליים. מבקשת המחיקה לא סיפקה נתוניס בקשר לכך, ובהצבעה על קיוס האתר ועל תוכנו אין די כדי לקדס את הוכחת המוניטין.

בסעי 11 לתצהיר מר גרין הצביעה מבקשת המחיקה על בעלותה במספר רב של רישומי סימני מסחר ובקשות לרישום סימני מסחר, במדינות רבות ברחבי העולס, אשר מתייחסים לסימן

המשולב. הנתונים הללו אינס יכולים לשמש ראיה ישירה לכך שהסימן מוכר היטב בישראל. רישומי סימני מסחר במדינות אחרות אינס מעידים על חיקף השימוש בסימן אפילו באותן מדינות, או על המוניטין שהסימן רכש בהן. במדינות לא מעטות רישום הסימן אינו מעיד על זכויות בעליו מאחר שהסימן נרשם ללא בחינה וללא הליכי התנגדות. יתירה מזו, הזכות בסימן מסחר הינה זכות בעלת אופי טריטוריאלי (למעט מספר חריגים מכח הסכמים בינלאומייס ספציפיים כמו סימן מסחר של האיחוד האירופי), עליה להרכש בכל מדינה בנפרד ורישום סימן מסחר במדינה פלונית אינו יוצר זכויות או מעיד עליהן לגבי מדינה אלמונית (ראהח:

). מאידך, נסיון החיים מלמד כי מי שמחזיקיס באמתתס פנקס עב כרס של רישומי סימני מסחר ובקשות לרישום סימני מסחר במספר רב של מדינות, הס בדרך כלל תאגידים רב לאומיים המנחלים פעילות עיסקית חובקת עולס שבכוחה להכשיר את הקרקע השיווקית שבכוחה לצמוח סימני מסחר מוכריס היטב. סבורני כי תרומת הרישומיס והבקשות בחו"ל , להוכתת הזכויות בסימן מסחר בישראל , היא כתרומת התבלין מדגיש את טעמו התבשיל אך אינו יוצר אותס. תבלין נוסף שפעולתו על התבשיל הראייתי דומה לזו של רישומי סימני מסחר בתו"ל, הוא זה המופק ממשפחה קרובה של חומרים, דהיינו, ההחלטות השיפוטיות שניתנו עייי ערכאות בחו"ל בקשר לאכיפת זכויות בסימן, כגון אלו המובאות בסע' 29 לתצהיר מר גרין. עולה איפוא כי אין בחומר הראיות שהגישה מבקשת המחיקה כדי לבסס את טענתה כי הסימן המשולב רכש מעמד של סימן מוכר חיטב בישראל. כזכור, מבקשת המחיקה אינה את סחורתו בארץ ישראל. (הדגשה הוספה) מחקר שוק אינו תנאי בל יעבור להוכחה כי סימן מסחר הינו מוכר חיטב בישראל. מכל מקום, כאשר בסימן לא נעשה שימוש בישראל והמצהיר יושב בחו"ל, מחקר שוק צריך להיות אמצעי ההוכחה הראשון שעולה על הדעת. על חשיבותו של מחקר שוק כאמצעי להוכחת מוניטין עמדה כבוד השופט

משלא עלה בידי מבקשת המחיקה להוכיח, ולא לכאורה, כי הסימן המשולב הינו סימן מוכר חיטב בישראל, נשמט הבסיס לטענותיה, כי הסימן חסר אופי מבחין, כי הוא גורס להטעיה חיוצרת תחרות בלתי הוגנת וכי בעל הסימן מתעשר שלא כדין על חשבון המוניטין שלה. עדיין יש לבחון את הסימן

מפר את זכויות היוצרים של מבקשת המחיקה, ואיזו השלכה עשויה להיות לכך לגבי תוקף הרישום.

ניתן בירושלים ביוס כייב אלול, תשסייא

0 ספטמבר, 2001

משרד המשפטים מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,

בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק, בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום משרד המשפטים (חתימה מוסדית).