סימן מסחר 105772,3,4

ההחלטה:

רשס הפטנטיס, המדגמיס וסימני המסחר

בפני רשס הפטנטיס, המדגמיס וסימני המסחר

התנגדות לבקשות לרישום

סימני מסחר מס' 105772,3,4

המבקשת: אפעז בעיימ

אבנר מנוסביצ, קורין, קולה, בדנר, ועוד

המתנגדת : הא זאג תפס

ועוד ריינהולד כהן ושות'

ובאמצעות דוד גילת, ועוד

א. רקע עובדתי וטענות בעלות הדין

1. המבקשת, חברת אפעז בעיימ, משווקת, תחת הסימן יי.]/. \/. 0.2.8 זקיישיי, מוצרי חשמל ביתיים, כגון: מכשירי מיקרוגל, טוסטרים, מכשירי חימוס, סדיני חימוס, מגהצים ושואבי אבק. השימוש בסימן יי.]/. .0.2.8 זקיישיי לגבי מוצריים כאמור החל בשנת 1987 עד חברת עוזרס זקייש בעיימ, ונמשך מ-1992 עד המבקשת. בתצהיר המבקשת נאמר כי בכל אחת מהשנים 1995 - 7 מחזור המכירות של מוצרי החשמל שלה, היה 20 מיליון ש"ח, ובשנת 1998 הגיעו המכירות ל-30 מיליון ש"ח.

2 ביום 13 יוני, 1996 הגישה המבקשת שלוש בקשות לרישום סימני מסחר לגבי הצירוף יי.ו\א. .0.2.8 זקיישיי. בקשה מסי 105772 הוגשה לגבי שואבי אבק נטענים ומגהצים, הנכללים בסוג 9. בקשה מס' 105773 הוגשה לגבי מכשירי חשמל ביתיים הנכללים בסוג 11. בקשה מס' 105774 הוגשה בסוג 42 לגבי שירותי הפצה ושיווק של מוצרי חשמל. הבקשות קובלו ופורסמו ביומן סימני המסחר של אוגוסט 1997.

3. המתנגדת ‏ "2/]011) 1 025יי הינה חברה גרמנית העוסקת בייצור ושיווק נורות ואביורי תאורה. המתנגדת נוסדה בשנת 1918. היקף מכירותיה השנתיות מגיע למיליארדי מרק גרמני בשנה. היא החברה השלישית בגודלה בעולם בייצור נורות ואביזרי תאורה, השנייה בגודלה

באירופה והראשונה בגרמניה. סימן המסחר "//\\/0258יי נרשם בגרמניה בשנת 1906 והזכויות בו הועברו למתנגדת בשנת 1919. הסימן "025/\\1יי נרשם בבעלות המתנגדת במדינות רבות. בישראל משווקים מוצרי המתנגדת מזה שנים, עד לדיקו בעיימ וניסקו יבוא חשמל ואלקטרוניקה בעיימ. מכירות המתנגדת בישראל בשנת 1997 התקרבו ל-13 מיליון מרק גרמני.

4. ביום 22 ספטמבר, 1997 הגישה המתנגדת את ההתנגדויות נושא הליכיס אלו. להלן טענות המתנגדת :

א. שמה של המתנגדת הוא יי]א 25₪)* ורשום על שמה בישראל שני סימני מסחר מסי', 2 ו-13444, המורכבים ממילה זו. לטענת המתנגדת הסימן שרישומו מבוקש (להלן: ייהסימן המבוקשיי) דומה עד כדי להטעות לסימניה הרשומים, ולפיכך הוא פסול לרישום מכוח סעיף 9(11) לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ג-1972 (להלן - ייהפקודהיי).סימן מס' 13232 נרשם בסוג 1, בנובמבר 1953, לגבי מתקנים למאור, לחימום, לייבוש ולחיטוי וחלקיה הנכללים בסוג 11. סימן מס' 13444 נרשם בסוג 9, בפברואר 1954, לגבי נורות ושפופרות חשמליות הנכללות בסוג 9, התקנים הקשורים למאור ולפרסומת מאירה, מנורות, התקנים לאיתות, התנגדויות וטרנספורמטורים חשמליים.

ב. מוצרי המתנגדת נמכרים ברחבי העולם, לרבות בישראל, תחת הסימן ייא 025יי, אשר

הפך, לטענת המתנגדת, לסימן מפורסם במובן סעיף 6015 לאמנת פריז. ג. רישום הסימן המבוקש יגרום להטעיית הציבור ולתחרות בלתי הוגנת, לפיכך פסול הוא

לרישום לאור הסעיפים 8(א), 5(11), 6(11), 9(11) ו-12 לפקודה, וכן לאור סעיף 6015 לאמנת פריז.

5. ביום 27 נובמבר, 1997 הגישה המבקשת הודעה שכנגד בה מוכחשות טענות המתנגדת ונטענות הטענות הבאות:

א. עיקר הסימן המבוקש הוא הסימן הידוע, לטענתה, 'זקיישיי, בו עושה המבקשת שימוש מזה שנים, ואשר מזוהה עימה בשוק מוצרי החשמל הביתיים בישראל.

ב. אין דמיון בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת היות והתוספת יי.]/. /.00.2.8יי הינה ראשי תיבות, והפרדת האותיות בנקודות שוללת את הדמיון. ג. המילים "4 053" ו-",]/. ג 2.3.יי נבדלות בצליליהן מאחר שהאות השניה בסימן

המבוקש היא 2 ולא 5, והבדל זה מורגש, היות וסימנה של המתנגדת נקרא כמילה אחת ואילו הסימן המבוקש נקרא כצירוף של אותיות בודדות.

ד. סימניה של המתנגדת רשומים לגבי התקנים ומכשירי חשמל לשימוש מקצועי ואילו הבקשות מתייחסות למכשירי חשמל ביתיים. מוצריים אלה שונים במהותם ממוצרי המתנגדת, הס לא משתרעים את אותן מטרות ואף נמכרים בערוצי שיווק שונים.

ה. לאור האמור לעיל, אין ממש בטענה, כי הסימן המבוקש עלול לגרום להטעיה או לתחרות בלתי הוגנת. כמו כן, הסימן המבוקש אינו דומה עד כדי להטעות לסימניס הרשומים. אשר על כן, יש לדחות את ההתנגדות ולרשום את הסימן המבוקש.

ב. טענות המתנגדת לפי סעיף 6(11), 8(א), 5(11) ו-12 לפקודה 6. סעיף 6(11) לפקודה קובע כדלקמן:

סימנים אלה אינם ראויים לרישום; סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחרות בלתי הוגנת במסחר.

סעיף זה מכיל שתי חלופות רלבנטיות לענייננו:

א. סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור.

ב. סימן המעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר.

7 המתנגדת טוענת כי בסימן המבוקש יי.]/. \/.00.2.8 זקיישיי יש כדי להטעות את הציבור

ולגרום לתחרות בלתי הוגנת, לאור הדמיון בינו לבין סימנה ושמה העסקי יי ]א 0058 יי ולאור הקרבה בין מוצרי המבקשת למוצריה. זהו גס הבסיס לטענות המתנגדת, בדבר העדר אופי מבחין לסימן המבוקש (סעיף 8(א) לפקודה), לטענתה בדבר פגיעה בתקנת הציבור (סעיף 5(11) לפקודה) ולטענתה בדבר דמיון מטעה לשמה המסחרי (סעיף 12 לפקודה).

8 עלינו, איפוא, לבחון בראש ובראשונה האם הסימן המבוקש עלול לגרום לסכנת הטעיה, וזאת לאור הנתונים הבאים: הדמיון הוויזואלי, הפונטי והאסוציאטיבי בין הסימניס, סוג המוצריים או השירותים המשווקים תחת הסימנים, חוג הלקוחות וערוצי השיווק. נהוג גס להזכיר כי בבחינת סכנת ההטעיה חשוב להפעיל את השכל הישר ולהתחשב בשאר הנסיבות הרלבנטיות. ראה: בגייצ 197/51 קוקה קולה ני השותפות ויטה והרשם הכללי, פייד ד ח 772.

בגייצ 178/57 45078/ ]06001806 ני הרשם הכללי ואחי, פייד יב 708.

אותו המבחניס נוהגים גס בבחינת הדמיון המטעה לעניין הפרת סימני מסחר. ראה: עייא 715/68 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בעיימ ני פרומין ובניו בעיימ פייד כג (2) 43; ת.א. ת''א 3868/63 פרומיו ני פרו פרו ופרוביסק, פיימ סה' 352, 371 ; א.ח. זליגסון, דיני סימני מסחר ודיניס הקשורים להס (תל-אביב -1972) (להלן : 'זליגסון") 84-78 .

9 השוואה פונטית וויזואלית מראה כי הסימן המבוקש יי.]/. /.00.2.8 זקיישיי דומה במראהו ובדרך הגייתו לסימן "0253/11". העובדה שהאות השניה ב- ייא.0.2.8.8*" היא

2, ואילו בסימן המתנגדת האות השניה היא 5, אינה שוללת את הדמיון. מדובר באותיות שצליליהן דומים והן מבוטאות לעיתים באופן זהה. גס העובדה שהאותיות בסימן המבוקש מופרדות זו מזו בנקודות, אינה מפחיתה את הדמיון בצורה משמעותית. מצהיר המבקשת, מר

עופר וּקייש, הסביר בחקירתו הנגדית, כי הצירוף יי]/א. /.00.2.8יי נקרא כמילה אחת (עמ' 58 לפרוטוקול). בעניין דומה לשלנו, .884 ..6.ק.₪ [1997], 5.א. ה ס.2.3.5. קרא בית המשפט את

הסימן ".א ה ק. = א ק* בהתעלם מן הנקודות שבין אותיותיו, וקבע כי מדובר במילה מתארת

לגבי חומר לימוד. נראה לי כי גס במקרה הנוכחי אין בהצבת הנקודות כדי לשנות את אופן הגיית

הסימן.

10 כמו כן, טענו בתצהיר מר וקייש, כי בשימוש שעושה המבקשת בסימן, בפירסומיה ועל גבי מוצריה, המילה "יי.]/. ג 2.3.יי נבלעת פיוית על רקע המילה זקיישיי. טענה זו אינה במקומה. כשרות הסימן נבחנת בהקשר הנוכחי, לאור אופן הצגתו בטופס בקשת הרישום ולא בהתאם לאופן השימוש בו על ידי המבקש. בסימן המופיע בטופסי הבקשות המילה יי.]/. ג 2.3.יי בולטת לעין, למרות שהיא כתובה באותיות הקטנות מאותיות המילה 'זקיישיי.

מעבר לנדרש אציין כי גם בקטלוג המבקשת (נספח בי לתצהיר מר וקש) מופיעה המילה ייעוזרס'י באופן בולט לצד המילה 'זקיישיי.

1. ואולם, המבקשת אינה מצמצמת את טענתה לאופן שימושה בסימן. טענתה העיקרית היא, כי המילה "יי.]/. ג 2.3.יי אינה מהווה חלק דומיננטי בסימן. לטענתה זו הי רק תוספת, המופיעה באותיות קטנות. החלק המרכזי והדומיננטי בסימן, לטענתה, הינו הסימן ייזקייש'י שהוא סימן מסחר ותיק, המזוהה עימה בשוק מוצרי החשמל, ולכן הסימן המבוקש אינו דומה לסימן"]/1\/ 02514" ואינו יוצר הטעיה.

12. אינני מקבל את טענת המבקשת כי המילה ייזקיישיי מאפילה על המילה יי.]/. ג 2.3.יי עד כדי שלילת הדמיון בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת. יחד עם זאת, הסימן 'יזקיישיי הינו סימן ותיק ובעל מוניטין המשמש לשיווק מוצרי חשמל ביתיים בשוק הישראלי מזה כ-50 שנה (עופר זקייש, חקירה נגדית, עמ' 35 לפרוטוקול). סבורני כי למרות הדמיון לסימן המתנגדת,

המוניטין שנרכש לגבי הסימן ייזקיישיי ייגלש גס לעבר הסימן יי.]/. ג 2.3.יי, כי הסימן המורכב יי.זא. .0.2.3 זקיישיי רכש לעצמו במרוצת השנים מוניטין עצמאי המזוהיס עם תוצרת זקייש וכי לא נשקפת סכנה כי הציבור יטעה בין המוצרים המשווקים תחת הסימן המבוקש לבין מוצרי המתנגדת. למותר לציין שהאמור לעיל מתייחס לנסיבות המיוחדות למקרה דנן, ואין בו משום קביעה כי זיווג שני סימני מסחר, אפילו כאשר אחד מהס הוא דומיננטי ומוכר הרבה יותר מחברו, שולל את סכנת ההטעיה. נהפוך הוא, לעיתים צירוף הסימניס יוצר רושם מוטעה של קשר או שיתוף פעולה בין בעליהם. ראה: בייש 35447/99 סופר פארס ני רשת הריבוע הכחול, דיניס ועוד; דיניס מחוזי, כרך כז(1) 285;

3. המבקשת הוכיחה כי הסימן יי.]/. .0.2.8 זקיישיי רכש בשוק הישראלי מוניטין לגבי מכשירי החשמל הביתיים המשווקים על ידה. המוצרים הללו משווקים בישראל תחת הסימן המבוקש מאז שנת 1987 (סעיף 5.5 לתצהיר מר זקייש), והמבקשת היציגה נתוני מכירות מרשימים של 20 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 1997-1995 ו-30 מיליון ש"ח בשנת 1998. מקטלוגים שהוגשו על ידי המבקשת (מב/ 1 ו - מב/ 2 ) עולה כי מדובר בעשרות סוגי של מוצרי חשמל ביתיים, החל משואבי אבק וכלה במטחנות קפה. סבורני כי שימוש כה ממושך בסימן בהיקפים כה גדולים,

לגבי מוצרי חשמל במגוון כה גדול המשווק על ידי המבקשת, הפכו את יי.]/. .0.2.8 זקיישיי לסימן המזוהה בישראל עם המוצרים הללו, ואין סכנה כי אלה ייחשבו בטעות כקשורים באופן כלשהו אל

המתנגדת. 4. גס בהביא בחשבון כי מוצרי המבקשת ומוצרי המתנגדת משווקים לקהלים דומים בערוצי שיווק והיסי - חנויות המשווקות מוצרי חשמל (ראה חקירת מר זקייש, עמ' 67 לפרוטוקול), נחה דעתי שלא נשקפת סכנת הטעיה בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת.

5. מסקנתי זו מתחזקת לאור העובדה, שעל אף השנים הארוכות בהן מצוים בשוק, וה לצד זה, הסימנים ייג ג25)יי ו-".]א. ה 0.2.3 זקיישיי, ועל אף שהמתנגדת הודיעה כי היא פועלת במרצ לאכיפת זכויותיה (סעיף ל לתצהירה), לא הצליח המצהיר מטעמה, מר ווילדמוסר, להצביע בחקירתו הנגדית על שום מקרה של בלבול או של קישור מוצרי המבקשת אל המתנגדת, או להיפך (ראה עמ' 23 לפרוטוקול).

6. אינני גורס כמובן כי לשום הוכחת סכנת הטעיה נדרשות ראיות להטעיה בפועל. די במבחניס האמור בפסקה 8 לעיל כדי לבסס טענה בדבר סכנת הטעיה (ראה: בגייצ 181/55 רנובה בעיימ ני שטרן את נוי ואחי, פייד י 447, 479). סכנת הטעיה ניתנת להוכחה גס בטרס יצא המוצר המפר לשוק (ראה: ת.א. 1122/89 המי 5382/89 תשלובת תבורי בעיימ ני טמפו תעשיות בירה בעיימ, (8.8.89) לא פורסם ; ת.א. 3598/57 המ' 4226/57 ינסון את ניקולסון (המזרח הקרוב) בעיימ ני אייגר, פיימ טוי 187). ואולם, בנסיבות הנוכחיות, כאשר הוכח כי הסימן יי.]א. .0.2.3 זקיישיי רכש מוניטין משלו עצמו, העדר ראיות להטעיה במשך שנים ארוכות, מחזק את המסקנה בדבר העדר סכנת הטעיה. ראה: רעי'א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותיס (1991) בעיימ ני שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות 1984 בעיימ, פייד מז(5) 165, 169.

יפים לענייננו דברי כבוד השופט סטרשנוב בת.א. 2949/98 טבע תעשיות פרמצבטיות בעיימ ני ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בעיימ, (24.5.99) דינים ועוד: דיניס מחוזי, כרך לב (3) 744:

גם שאין צורך בהוכחת ההטעיה בפועל, לעמדת התובעת, עדיין נראית לי העובדה שבמהלך התקופה הארוכה יחסית, בה נמכרות שתי התרופות במקביל, מבלי שהוכח כי אירעה טעות כלשהי ביניהן - כתומכת בגישה לפיה לא גרם סימן המסחר ויטלגין לטעות או הטעייה של צרכני התרופה מסוג אופטלגין. ואס לא נגרמה ההטעיה בפועל, הרי לא קיימים בעיני אף חשש או סכנה להטעיה כזו בעתיד.

7. מסקנתי היא כי לא מתקיימת בעיניינו סכנת הטעיה ולא חלה מניעה לרישום הסימן המבוקש מכוח החלופה הראשונה של סעיף 6(11) לפקודה. ייתכן כי אילו היה הסימן המבוקש סימן

חדש שטרס רכש מוניטין משלו עצמו, המסקנה היתה שונה.

(2) תחרות בלתי הוגנת

8. החלופה השנייה של סעיף 6(11) לפקודה רחבה יותר מהראשונה והיא מתייחסת אל מקריס בהס הסימן עשוי לגרום לתחרות בלתי הוגנת במסחר. חלופה זו היוותה בסיס סטטוטורי להגנת סימני מסחר מפורסמים מפני דילול וניצול שלא כדין של המוניטין הגלום בהם. ראה: בגייצ 67/71 מתפרות הדרוס ני 1.₪5, פייד כב(2) 189; בגייצ 476/82 בייש 497/83 אורלוגד בעיימ ני רשם

9. המתנגדת טוענת כי הסימן "4/1 0253יי הינו סימן מפורסם במובן סעיף 6015 לאמנת פריז. על מנת שסימן המתנגדת יזכה במעמד זה עליה להוכיח כי הוא מוכר היטב בקרב הציבור הישראלי (ראה: החלטה בבקשה למחיקת סימן מסחר מסי 102733 .כ ] הכב אג6 עס ₪0015 ני

סו את .1 סאג (15.9.99).

דרישה זו לא הוכחה, למרות שהוכח כי המתנגדת הינה חברה ותיקה שהחלה לייצר ולשווק נורות ואביורי תאורה בשנת 1919, כי היא השלישית בגודלה בעולם בתחומה, כי רשמה את סימן המסחר "1 0253)יי על שמה במדינות רבות וכי מוצריה משווקים בהיקפים נכבדים בישראל ובחו"ל מזה שנים.

0. המתנגדת הצביעה על נתוני מכירותיה בעולם ובישראל ועל היקף הוצאות הפרסום שלה. נספח 412114 לתצהיר שהוגש מטעמה, הוא מסמך המסכם את שנת הכספים 1996/7 ומצביע על מכירות כלל עולמיות בסכומים נכבדים ביותר, שהגיעו בשנת 1996-7 לסכום של 6,327,000,000 מרק גרמני.

ואולם, משבודקי נתוני מכירות אלה לעומק, מתברר מתוך ₪014 , כי 98% ממכירות מוצרי המתנגדת התבצעו בצפון אמריקה, אירופה, גרמניה ואמריקה הלטינית. 2% הנותרים נחלקו בין אוסטרליה, אפריקה והמזרח התיכון. ₪284 מונה 43 מדינות שבהן יש למתנגדת חברות בת או משרדי מכירות. מדינת ישראל אינה נמנית עס המדינות הללו, ואף כי מתצהיר המתנגדת עולה כי היא מיוצגת בישראל על ידי שתי חברות ומוצריה משווקים ביקנה שכאשר המדובר הוא בסעיף 12 האנגלי, שוס שאלה בנוגע למידת השימוש בסימנים המתחרים אינה מתעוררת. וכה אומר השופט כהן (ב-..6..ת 64 ,(1947) ;חס0סו!קק 5 ה6סחי [4], 119 ב-ע' 122): ייהצדדים הסכימו כי חובת ההוכחה, שלא קיימת סכנה ממשית של ערבוב, היא על המבקש, וכמו כן סבורני כי היה מוסכם ביניהם שבדוני בענין זה, לפי סעיף 12, אין עלי לשים לב למידת השימוש; עלי להביט רק על הסימנים, כשהם זה בצד זה...' כן הדבר גם בדיון לפי סעיף 8(ט) שלנו, ולכן אין, לפי הוראה זו, כל משקל לעובדה שבזמן החשוב היה השימוש המעשי בסימן ייקוקה-קולהיי בארץ מועט מאד, אפילו בכלל היה שימוש כזה. סעיף 22 של הפקודה נותן תרופה למי שמבקש למחוק רישומו של סימן מחמת אי-שימוש בו.'י (ההדגשות הוספו - מ.ש.ג.)

עמדתי על כך גם בהחלטות שניתנו בהתנגדות לבקשת סימן מסחר מס' 114236 המכ א\ג את .זב

סמדא ז ס6 פאה אה .טס ני צאה אס מדא ד5 התא ה טס ‎ -‏ זזס2אאחע, (1.8.00) ובקשר לבקשת סימן מסחר מס' 120157 רבקה (קיקי קלייף), (11.10.00).

ראה לענין גם בספרו של המלומד קרלי, בעמ' 144 - 146.

אותו כלל מקובל גם במשפט האמריקאי. כותב המלומד מקארתיי (עמ' 20-41):

... והסחזמם ז* %ז 61510760יז ₪ המסק סו!סז זספסקקס ]1* .66ז]]כ) %ז0ומ006יד1 חס זהסזסת

]0 60 ₪ הזז על מ0ז0י150ט6ז זס [ס וטש 6תז 006% +סהמס6 זהססווקקם

זס] הזו60ז6)תגוס6 0 ]0 66ח0056 6וזז הז אזסחז 60ז1506ט6יז זסוז זסטס עזויזסזיזקת

6ז עס זהסגוסיזס המסםופסקקס ם חז 155006 חס זסח 15 עזזסוזק ,15 701 .מ0ז660 6

"או 61500700 0 ]0 זסחעוס

במבט ראשון, פרשנות סעיף 11 כמקנה עדיפות לבעל סימן רשום על פני מבקש שרכש

מוניטין בסימן בלתי רשום, עשויה לעורר סימני שאלה. ואולס, פרשנות ו מתבקשת לאור החובה

המוטלת על המבקש לבחור בסימן שאינו ייתפסיי (ראה: .\ .6:0 6ותס6!!6ץ/\ פתשטסחט

.(1771-1979) 191 12520 203 .000 זז6 וג [-ז6 תי יש לזכור גם כי ניתן לנקוט בהליכיים למחיקת הסימן הרשום או לביטולו.

4. זאת ועוד, פרשנות המקנה עדיפות לבעל הסימן הרשום מתבקשת גם לאור מדיניות

המחוקק לחזק את מעמד של סימני מסחר רשומים, לעומת סימנים בלתי רשומים, ובדרך זו ליצור תמריץ אפקטיבי לרישום סימני מסחר. כותב מקארתיי (בעמ' 20-41):

... שו זסשםן 0 15 6[גז זג זס] 6|סמסוסיז סמ"

6% 0 ה066101 תו פחס! ססן 061075 ס][שש ז6פו זסוזק 6 00151 ה150"0010סיז

"מז

מדיניות ו מובילה למסקנה כי סעיף 9(11) מקנה לבעלי סימן מסחר רשום עילת התנגדות (או מחיקה) ייחודית, אשר במובנים מסויימים הינה חזקה יותר מעילת ההתנגדות על פי סעיף 6(11). האחרונה אינה דורשת רישום סימן. עניינה בסכנת הטעיה, או תחרות בלתי הוגנת, העשויות להיגרם לאור המוניטין שרכש המתנגד בסימן. 5. עדיפות סימן מסחר רשום על פני סימן בלתי רשום שנעשה בו שימוש, בולטת במיוחד בתחום ההגנה כנגד שימוש בלתי מורשה בסימן. כך למשל, בתביעה על הפרת סימן מסחר רשום אין בעל הסימן צריך להתייחס בהרמת הנטל של הוכחת מוניטין, אשר מוטל על התובע בגין הפרת סימן מסחר בלתי רשום (גניבת עין). ראה: בג"צ 144/89 קליל תעשיות מתכת נרשם הפטנטים, פייד מב(1) 309, 314 ; בג"צ 95/68 מתפרת הדרוסם בע"מ נ* .00 םח .ז .סד מ , פייד כב (1890; ת''א 914/98 עינב ני ברקוביץ, (18.7.91) דיניס מחוזי, כרך לב(1) 419. 6. כמו כן, לאחר חמש שנות רישום, הסימן רוכש חסינות בפני טענות הגנה מרכזיות, כגון טענות כנגד כשירותו לפי סעיף 11 לפקודה (סעיף 39(א) לפקודה). הסימן הבלתי רשום חשוף לטענות שנחסמות עי סעיף 39(א) לפקודה וליחין אינו נס לגביו עס חלוף העיתים. 7. הבדל נוסף המבטא את עליונות הסימן הרשום על פני הסימן הבלתי רשום, נעוץ בהיקף ההגנה שהדין מעניק להם. בעוד שעוולת גניבת עין מכסה לקריאה מקריס של שימוש בלתי מורשה בסימן שבהס עשויה להגרם סכנת הטעיה, לרבות סכנת ייחוס מוטעה (ראה סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות התשנייט - 1999), הזכות בסימן מסחר רשום הוגדרה כזכות קניינית, מונופוליסטית (ראה: בג"צ 228/65 לי פרומין ובניו בעיימ ני חברת פרו פרו בסקויט בעיימ, פייד יט(3) 337, 343; ע''א 715/68 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בעיימ נ' לי פרומין ובניו בעיימ, פייד כג(2) 43, 48), וההגנה על סימן מסחר רשום כנגד שימוש בלתי מורשים אינה מוגבלת, על פי לשון הפקודה, לשימוש מטעיס (ראה הגדרת 'יהפרהיי בסעיף 1 לפקודה וקביעת זכויות בעל סימן מסחר רשום בסע' 46 לפקודה וכן: ת''א 2378/98 אקויימ ני ראובני פרידן, (22.3.%6) לא פורסס; ת''א 67/98, 1710/97 הזז ,אא ני 15 307 05 1, (3.3.98) לא פורסס. כאשר השימוש הבלתי מורשה בסימן מסחר רשום אינו גורם לסכנת הטעיה, על המשתמש להצביע על צידוק כלכלי, חברתי או מוסרי לשימוש שהוא עושה בסימן, כגון במקריס של יבוא מקביל, פרסומת משווה ושימוש המוצדק מכוח חופש הביטוי והאמנות. 8. היקף ההגנה על סימן מסחר רשום רחב יותר מהיקף הגנת הסימן הבלתי רשום, גם מאחר שכמעוול בגניבת עין ייחשב רק מי שהוא ייעוסקיי (סעיף 1 (א) לחוק עוולות מסחריות), דהיינו, מי שמשתמש בסימן לצורך עסקים. רישום סימן מסחר מקנה הגנה גם כלפי שימוש לא עסק יי בסימן.

9. ביטוי בולט להעדפת המחוקק את סימן המסחר הרשום על פני הבלתי רשום ניתן זה

מקרוב במסגרת חוק ההתאמה לטריפס. חוק זה הכניס מספר תיקונים לפקודת סימני המסחר. אחד החשובים שבהם עוסק בהגנת ייסימן מסחר מוכר היטב. תיקון אה מלמד על החשיבות הרבה (יתכן אפילו מופרות) שמייחס המחוקק לעובדת רישומו של הסימן. בעוד שסימן מסחר מוכר היטב שלא זכה להירשום מוגן, עי התיקון, רק כנגד סכנת הטעיה ורק לעניין טובין המשתייכים לאותו הגדר טובין שלגביהס התפרסם הסימן, הרי שההגנה על סימן מוכר היטב שנרשם, רחבה יותר והיא כוללת, בנוסף לסכנת הטעיה, הגנה כלפי סימנים המתייחסים לטובין מהגדר שונה מאלה שלגביהס נרשום הסימן, כאשר תיתכן סכנת קישור לסימן המפורסם ופגיעה בבעליו. לאבחנה המבוססת על עובדת רישומו או אי רישומו של סימן מסחר מוכר היטב, יש השלכה מכרעת כאמור לעיל, הן במישור הגנתו כנגד רישום מתחרה של סימני מסחר (ראה סעיף 11 (13 ) (14) לפקודה) והן במישור הגנתו כלפי הפרה עי שימוש בלתי מורשה (ראה סע' 46 א' לפקודה).

0. מן האמור לעיל עולה בבירור כי המחוקק פקודת סימני המסחר ביקש להקנות לסימן מסחר רשום עדיפות על פני סימן מסחר שלא נרשם. הסיבה לכך ברורה. עידוד של רישום סימני מסחר נחוץ לצורך יצירת ודאות רבה ככל שניתן לגבי הזכויות בסימני מסחר. סימן מסחר, הינו נכס שהיכולת לנצל ולהפיק ממנו תועלת תלויה, בין היתר, בקיוס מידע זמין ואמין לגבי הזכויות המשפטיות המתייחסות אליו. יש לזכור כי החלטה בדבר שימוש בסימן מסחר, השקת מותגים חדשים, בניית מוניטין לסימן מסחר, מכירה ורכישה של זכויות בסימני מסחר ורכישה או הקניה של רשות להשתמש בסימן, כרוכות לא פעס בהשקעת הון עתק ובנטילת סיכונים עסקיים ניכרים. עידוד הרישום של סימני מסחר ביקש המחוקק לצמצם את הסיכונים המשפטיים הטמונים בעיסקאות בסימני מסחר, ובדרך זו להקטין את עלויותיהן. הכלכלה הגלובלית מזמינה בעלי מותגים זריז לפתח את עסקיהס בישראל, להגדיל את היצע המוצרים והשירותים בשוק הישראלי ואת חופש הבחירה של הצרכנים, ובדרך ו להגביר את התחרותיות במשק ולתרום לרווחה החברתית. ליצירת סביבה נוחה להשקעות מקומיות וזרות בפיתוח מוצרים חדשים ובשמירה על איכותם, צריכה להתלוות מדיניות המעודדת רישום סימני מסחר, הואיל והכלי הראשוני לבירור הזכויות בסימנים מקומיים, כמו גס י'יזריס'י, הוא עריכת חיפוש במרשם סימני המסחר.

1. מה לכל זאת ולשאלה, האם יש להתחשב במוניטין של המבקש בסימן המבוקש, בשעה שבאיס לבחון קיומו של דמיון מטעה לסימן מסחר רשום, על פי סעיף 9(11)! התשובה היא כי אם מבקשים לעודד רישום סימני מסחר יש להעניק לבעל הסימן הרשום עילת השגה חזקה יותר מזו המצויה בסעיף 6(11), אשר עומדת גם לרשות מי שלא רשם את סימנו. יתרון וה יוקנה לבעל הסימן הרשום אם המבקש לא יוכל לטעון להעדר הטעיה בהסתמך על השימוש שעשה בסימן.

2. במקרה הנוכחי מתמלאים שני התנאים שדורש סעיף 9(11) (והות בהגדר הטובין ודמיון בין הסימנים). המסקנה היא, איפוא, שהסימן המבוקש דומה דמיון מטעה לסימנים הרשומים של המתנגדת ועל כן אין הוא כשיר לרישום על פי סעיף 9(11) לפקודה.

ד. רישום מקביל

3. המסקנה כי הסימן המבוקש נמצא בלתי כשיר לרישום, על פי סעיף 9(11) לפקודה, לאור דמיונו לסימנים הרשומים של המתנגדת, עדיין איננה סותמת את הגולל על האפשרות לרשום.

סע' 30(א) לפקודה קובע כדלקמן:

ייראה רשום שהיה שימוש מקביל בתום-לב, או שהיו נסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות, לדעתו, רישום סימני מסחר זהים או דומים, לגבי אותם טובין או אותו הגדר טובין, על שמס של בעלים אחדים, רשאי הוא להרשות רישום כאמור בתנאים ובהגבלות שיראה לנכון או בלעדיהם'.

4. סעיף זה מתייחס הן למצב שבו שתי בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר תלויות

ועומדות זו מול זו, והן למצב שבו המניעה לקיבול בקשה נעוצה ברישום קייס של סימן מסחר מאותו הגדר, או דומה דמיון מטעה לסימן המבוקש. מסביר זליגסון בעמ' 55 לספרו:

ייהסעיף הזה מתייחס לשני מקרים : לפלוני רשום סימן מסחר. בא אלמוני ומגיש בקשה לרישום סימן דומה או זהה לגבי אותם טובין או טובין 'ימאותו הגדריי. מקרה שני: שניים הגישו בקשה לרישום סימן זהה או דומה. על אף שלמקרה שני זה נקבע בסעיף 7 (וכעת סעיף 29) כיצד על הרשם לנהוג ועל זה דנו בסעיף 66 למעלה - יש לרמסחר. במהלך השנייה בהן ישנה המתנגדת על טענותיה, בנתה המבקשת לסימן המבוקש מוניטין המשכיס קוניס רבס אל מוצריה.

לא ניתן להתעלס משיקול זה בעת עריכת מאזן הנוחות. 2. לאור האמור לעיל ובהתאם לסעיף 30 לפקודה, אני מורה על דחיית ההתנגדויות ורישום הסימן המבוקש בהתאם לבקשות מס' 105772/3/4. 3. המבקשת הציגה הסבר מטעה לחיזוק גרסתה לגבי בחירתה בסימן המבוקש, ולכן אין היא ראויה שייפסקו לטובתה הוצאות בהליך זה.

משה ש. גולדברג רשם הפטנטים, המדגמיס וסימני המסחר.

נאת בירושלים ביום י"ג אדר, תשסי"א

רשם הפטנטים, המדגמיס וסימני המסחר 8 מר', 2001