סימן מסחר 117035

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' סגן רשם הפטנטים נח שלו שלומוביץ

התנגדות לבקשת פטנט מספר 117035

המבקשת: [OCR Junk Removed] ע"י ב"כ לוטי ושות', עו"ד

המתנגדת: אוניפארם בע"מ ע"י ב"כ עדי לויט, עו"ד

זוהי בקשה למתן פטנט, והתנגדות לה. אציין כבר בראשית דברי כי הצדדים שבפני התדיינו בנושא ההמצאה, נשואת בקשה זו לפטנט, גס בפני בית המשפט המחוזי, בתיק מחוזי - (ת"א) ת"א 2417/00 1.6.ן 1266631 6מג[1)114וה5. נ' אוניפארם בע"מ דיניס מחוזי, כרך לו (4), 251. אשר אף נתן את פסק דינו בעניין ביוס 25/4/2006 (להלן: "פסק הדין").

סיפורה של ההמצאה נשוא התיק, מגוללת בהרחבה בפסק הדין, ואיני רואה מקום לשוב ולחזור על כל פרטיה בהחלטה. לענייננו אומר כי עניין לנו בחומר פעיל המשמש את הצדדים להליך בהכנת תרופות אשר התוויתן דומה או זהה. שס החומר פרוקסטין הידרוכלוריד (להלן : "צַזק"). כחומר רב אחריס גס חומר זה יכול להתגבש במספר צורות גבישיות. תכונה זו של התגבשות חומר בצורות שונות מכונה פולימורפיזם, וכל צורה גבישית כשהיא לעצמה נקראת פולימורף. הפולימורפים השונים נוצרים כחלק מיצור החומר הפעיל והכנתו כך שיתאים לשימוש בתרכובת רוקחית. שני הפולימורפיס בהם עוסק תיק זה, שניהם צורות של 11ע, האחד נשוא בקשה ואו הוא ה-אנהידראט (להלן גם: "113ת"), והשני הוא ההמיהידראט (להלן גם : "דק").

ה-27118 מאופיין בעיקר בכך שלאחר ייצורו לא נותרות בו מולקולות מיס הקשורות לחומר, מה שאין כן ב-חחץ.

פעמים מתגלים הבדלי תכונות בין פולימורפיזם שונים של אותו החומר. הבדלים אלה נוגעים בין השאר ליציבותו של החומר בסביבות שונות. בין המחלוקות שניטשו בתיק זה, עלתה גס השאלה מיהו הפולימורף היעיל יותר לצורך ייצור התרופה, אולם שאלה זו אינה מעיקרי ההתנגדות ואיני נדרש להכריע בה.

בבקשת הפטנט דנן נתבע החומר 2714 עצמו, וכן נתבעת שיטה לייצורו. טענתה העיקרית של המתנגדת כנגד מתן פטנט להמצאה נסובה אודות פטנט בריטי 26407 (להלן: "407"). ב-407 אשר הוגש על ידי המבקשת עצמה, נתבע 211 ואף מופיעה שיטה ליצורו. אלא שהמבקשת טוענת כי בסמוך לפני הגשת 407, נעלם ה-2118 וחזרה על השיטה שייצרה אותו עד אז, שוב לא הניבה אותו אלא 2111. ואלה הדברים בלשון המבקשת כפי שהופיעו בסיכומיה:

"בשנת 1985 גילתה המבקשת לתדהמתה כי תהליך הייצור בו השתמשה במפעל הניסוי לייצור פרוקסיטי (הידרוכלוריד אנהידראט חדל מלייצר את האנהידראט ובמקום זאת מצר פולימורף חדש ההמיהידראט. המאמצים הרבים שעשתה המבקשת לחזור ולייצר את אנהידראט נכשלו, ובשל כך היא נאלצה בלית ברירה להחליף, בעיצומסם של המסויים הקליניים, את הפולימורף בו השתמשה. רק כעבור כעשור שנים, לאחר מאמצי פיתוח גדולים ומסיונות כושלים נוספים, הצליחו מדעני המבקשת לייצר שוב את החומר וזאת באמצעות תהליך חדשני ומפתיע אותו המציאו של סילוק באמצעות מים של הממס הקשור לחומר, וזאת לגבי חומר שהוא דווקא רגיש למים".

תופעה זו לפיה שיטת ייצור של חומר מניבה פולימורף מסוים, וכעבור זמן מתגלה כי היא מייצרת פולימורף אחר, כונתה בהליך שבפני תופעת "הפולימורף הנעלם". תיאוריה זו מופיעה במאמר בעל שס דומה.

טוענת המבקשת כי השקיעה מאמצים רבים, אשר נפרשו על פני זמן רב, ואשר היו מעורבים בהם מיטב המומחים שעמדו לרשותה כדי לשוב ולייצר את ה-2718 כשלבסוף מצאה את הדרך לעשות זאת, היה באמצעות שטיפת הממס במים. לעומתה טוענת המתנגדת כי אין בשיטה זו כל התקדמות המצאתית והיא הייתה ידועה גם מכבר.

העובדה כי על מנת לקבל תוצר שהוא נקי מכל מולקולות מיס (כמשתמע משמו אנהידראט) לא יעלה על דעת בעל המקצוע הממוצע לשטוף את התמיסה במים, נראית הגיונית לאדם הפשוט.

אולם בכך אין די. כבוד הנשיא (כתוארו או) שמגר קבע בע"א 345/87 נ' מדינת ישראל, פ"ד מד (4) 45: "אשר לנמען אליו מופנית שאלת ההתקדמות, הרי זהו, כאמור בחוק, "בעל המקצוע הממוצע", היינו, אדם (או צוות אנשים, מקום בו נדרש כזה: ע"א 665/94 הנ"ל, [109] בעמ' 747 -720) הבקי ברזי התחום המדעי הנדרש, אולם אינו מפעיל כושר מחשבה אמצאתי.

דמות פיקטיבית (או "סבירה") זו עשויה להתמלא תוכן שונה בענף מקצועי או בתחום מדעי אלה או אחרים".

פעמים, ובמיוחד בתחום הכימיה, פעולה שאינה נראית מובנת מאליה להדיוט, היא אכן כוו כשמדובר באיש מקצוע. לפיכך התעמקתי היטב בשלל העדויות שהובאו בפני, וסיכומי הצדדים, והשתכנעתי כי גס בעל המקצוע הממוצע, היה נזהר מלשטוף ממס מיס שעה שהוא מבקש לקבל תצורת חומר שהיא אנהידראט, ובמקרה שלנו גם חץ.

השתכנעתי גם כי המבקשת אכן ביקשה דרך לשוב ולייצר 2118, וניסתה דרכים שונות במשך זמן רב עד שהגיעה לדרך המאפשרת זאת, והמגולמת בתהליך נשוא הבקשה דנן.

משכך, ומבלי להאריך שלא לצורך אני קובע כי התהליך נשוא הבקשה דנן, הוא תהליך חדש המגלם התקדמות המצאתית.

אלא שבכך לא סגי. בבקשה שבפני עותרת המבקשת לפטנט על החומר עצמו רק. בטענה כי החומר עצמו צריך שיחשב כחדש וזאת על שוס העובדה שעובר להגשת הבקשה, לא ניתן היה לייצר אותו באמצעות הידע הקודם. אקדיס ואומר בשלב זה כי מודע אני לפסיקתו של בית המשפט המחוזי לפיה החומר שבבקשה זו אינו זהה לחלוטין לחומר שב- בפרק 2ג' לפסק הדין:

"אולם, בין שנבעה "היעלמות" האנהידראט מזריעה שאפשר וניתן היה להתגבר עליה ובין אלאו, נדאה כי אין חפיפה בין ההמצאה הנתבעת בבקשה לפטנט ישראלי לבין ההמצאה שנתבעה בבקשות קודמות לפטנט שהגישה ביצ'ם, וקיים לכאורה חידוש בבקשה לפטנט ישראלי בהיבט של תהליך הייצור והבהיבט של החומר הנוזל",

בכל הכבוד אין בידי להצטרף לקביעה זו. הן מדברי המבקשת בסיכומיה, והן מחומר הראיות שהובא בפני, ברור כי החומר שבבקשה זו, והחומר שבבקשה 407, והוא החומר אותו הצליחה המבקשת להפיק עד לשנת 1985 באמצעות התהליך המופיע ב-407. חומר והאותו הפיקה המבקשת מצוי היה במשך שלבים שונים במחסניה של המבקשת. כאמור כך הודתה המבקשת וכך התייחסו לדבר עדיה ועדי המתנגדת. ומכאן אני קובע כי החומר עליו מבקשת המבקשת הגנת פטנט הוא אותו החומר המופיע ב-407, אליו הגיעה המבקשת על ידי ביצוע התהליך האמור ב-407 ואשר כמויות כאלה או אחרות הימנו, מצויות היו בחצריה של המבקשת שעה שהוגשה בקשה זו לפטנט.

ככלל אומר, כי עצס הימצאותו של חומר במקום מסוים, שעה שהידע כיצד לייצר את אותו החומר אינו מצוי בנחלת הכלל, יצדיק התייחסות לחומר כאל חדש והענקת פטנט בגינו (ר' לעניין והדברי השופט ם11011188 כפי שהובאו בסיכומי המבקשת סעיף 2.2.16). יתר על כן, לו יצויר מצב לפיו הידע לייצור חומר מסוים אבד, או שתנאים השתנו, באופן בו בעל מקצוע ממוצע אשר יבצע פעולות, שבעבר הביאו ליצירת החומר ועתה אין בידו

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

באמצעות פעולות אלה לייצר שוב את אותו החומר, יתכן ויצדיקו אף הס מתן פטנט על החומר עצמו כחומר חדש. יפים אף יותר לעניין אלה הדברים שהביאה המבקשת בסיכומיה מהספר 2816018 01 1.8 מז1006/ 1116 (סעיף 2.2.16 לסיכומים) ובו התייחסות למקרה שבפני לגופו:

"בחקירתו הנגדית של דוניץ, התברר כי התופעה של היעלמות פולימורפים הינה אכזמנית ומקומית, וכי ניתן לשוב ולייצר פולימורפים שנעלמו: (עמ' 309 לפרוטוקול מול הש' 22-24)

משנשאל דוניץ אם היה מבוצע התהליך המתואר בדוגמא 1 לבקשה לפטנט בריטי במקום אחר, האם ניתן היה לקבל אנהידראט על-פיו, ענה כי הדבר ייתכן: (עמ' 326 מול הש' 8-12)".

לאחר שהכרעתי בשאלה זו, שוב מתייתר הצורך להכריע בשאלה העקרונית, האס תהליך שהפסיק להפיק חומר מסוים יכול לגרור מתן מונופול על החומר עצמו. משום שכאמור לא הוכח בפני כי התהליך לא יפיק לעולם את החומר האמור. נהפוך הוא, אני משוכנע כי בסביבת עבודה חדשה יירב הסיכוי שגם החומר יופק.

במצב דברים זה, גס אש לא הייתי משתכנע שמירב הסיכוי שגם החומר יופק, הרי שדיכי קיימת אפשרות מסוימת ואפילו קלושה כי התהליך יפיק את החומר על מנת שלא לאפשר מתן פטנט על החומר עצמו.

ארחיב גם בנקודה זו. כאשר ניתן פטנט על חומר חדש ועל שיטה לייצורו, אין חולק כי גס מי שימציא שיטה חדשה להפקת אותו החומר יימצא מפר את הפטנט. כאשר חומר ושיטה לייצרו ידועים יכול מבקש לקבל פטנט על שיטה חדשה לייצור החומר, ושלא די שהפיקה בעבר את החומר אלא שקיים סיכוי ולו כלשהו שהיא תפיק שוב את החומר, מהווה מתן מונופוליו שאינו ראוי. שהלא, אס יקוס אדס וייצר את

החומר 211 בהתאם לתהליך המופיע ב-407 הוא יימצא מפר את הפטנט אותו תובעת המבקשת בעצם ייצורו של החומר, וזאת על אף שהשתמש בידע שהיה בנחלת הכלל ויצר באמצעותו חומר שהיה בנחלת הכלל, ולא השתמש כלל באמצאה עליה התקבל הפטנט, ביתרונותיה ודאי שלא בהתקדמות ההמצאתית שבה. תוצאה זו היא בלתי נסבלת ואינה עולה בקנה אחד עס עקרונות שיטת הפטנטיס.

משכך, הרי שאני מוצא את האמצאה דנן, כפי שנתבעה, דהיינו גס למתן מונופוליו בחומר וגס בתהליך ייצורו, אינה כשירת פטנט.

במאמר מוסגר אציין, על אף כי אין הדבר מחייב משנה או משפיע על החלטתי זו, כי גס בתי המשפט באנגליה הגיעו למסקנה דומה. אלא שבניגוד לנעשה שם, אין אני רואה לנכון להפריד את השיטה מהחומר ולאשר למבקשת פטנט על חלק מהתביעות לבד.

אמנס בסיכומיה פרטה המבקשת את הדין החל באשר להפרדה בין תביעות הראויות להגנת פטנט ולכאלה שאינן. ואכן פעמיס ניתן, בתביעת הפרה או אף בבקשת ביטול לפטנט להפריד חלק מן התביעות ולקבוע כי כשירות הן לפטנט בעוד אחרות אינן כשירות פטנט. ולעניין וה אין מניעה אף לבטל תביעה בלתי תלויה ולהותיר על כנן תביעות התלויות בה. (לעניין וה מוצא אני לנכון להעיר כי שני הצדדיס התייחסו לפסיקתי בעניין בקשה לביטול פטנט מס' 142049 ע"ש מלינק, שם נאמר כי ביטול תביעות שאינן תלויות יגרור מאליו ביטולן של התביעות התלויות בהן. הדבריס שנאמרו שס אינס אלא טעות קולמוס שנפלה תחת ידי. באותו המקרה אכן היו התביעות התלויות דוגמאות פרטיות של הכלל המובע בתביעה הראשית, וככאלה בטלו עס ביטולה, במקריס אחרים ייתכן כי תביעות תלויות יוסיפו על הרכיביס שבתביעה הראשית באופן בו ביטולה לא ישפיע על כשרותן.

אולס לעניין זה לא דין תביעת הפרה או בקשת ביטול, בהן יש לה למבקשת פטנט והצד שכנגד עותר לביטולו, כדין התנגדות לבקשת פטנט, אז נבחנת הבקשה ככטו, ונשקלת השאלה מהי האמצאה ומהס השינוייס שניתן לעשות בה.

גם מדיניות ראויה היא שמבקש הרואה כי בקשתו רחבה מדי, יודרז וכבר בעת התגבשותה של חזית המחלוקת בהתנגדות יבקש לתקן את בקשתו, באופן שיאפשר לצד שכנגד להביע דעתו על התיקון המבוקש ועל פרטיו.

ואכן רק לעיתיס נדירות יבצע הרשס מיוזמתו תיקון פירוט, שעה שהמבקשת עצמה לא טרחה לעשות כן, בענייננו אינני רואה כי התקיימו התנאיס לעשות כן. המבקשת אמנס הוכירה וטענה לאפשרות כזו, אולס לא עתרה לסעד זה כסעד חליפי, ודאי לא באופן מפורט שיאפשר דיון רציני וענייני בו. זאת ועוד מוצא אני שינוי כזה בפטנט כשינוי

משמעותי ומהותי מעבר לה שניתן לבצעו בבקשה ולהותירה על כנה, ואין לה למבקשת אלא לשאת בתוצאת חמדנות בקשתה.

בדבריס האמוריס די כדי לקבל את ההתנגדות, אולס לא אוכל שלא להעיר מספר הערות באשר לטענת תוס הלב וחובת הגילוי.

טענה המתנגדת לפני כי המבקשת לא עמדה בחובות הגילוי המוטלות עליה בדין.

קובעת תקנה 20 (א) (1) כי הפירוט צריך לכלול "מבוא המסביר את *יעוד האמצאה ותיאור תמציתי של מצב הידיעות בשטח המקצועי שבו כעשתה האמצאה...". בנוסף קובע סעיף 8 לחוק כי הבוחן רשאי לדרוש מן המבקש בין השאר רשימות של אסמכתאות עליהן הסתמכו רשויות פטנטים ורות, כמו גם "דשימה של פדסומים שפורסמו לפני תאליך הבקשה, הידועים למבקש והנוגעים במישלין לבקשה". סעיף 18ג לחוק קובע כי במקרה בו המבקש לא עדכן ביודעיו את הלשכה רשאי הרשס בעת התנגדות שלא ליתן פטנט על הבקשה.

לענייננו המבקשת לא כלל בפירוט את דבר קיומו של פטנט 407, ולא הביא את דבר קיומו לידיעת הבוחן בכל שלב שהוא במהלך הבתינה.

טוענת המבקשת לעניין וה כי ראשית, ציינה היא בבקשתה את דבר קיומו של פטנט אירופאי המבקש דין קדימה מ-407, ועל גביו מצוין דבר קיומו של 407. דבריס אלה

במקרה הטוב אינס אלא היתממות. מסיפור המעשה כפי שהופיע בסיכומי המבקשת עולה כי הבקשה שצוינה ושהובאה לידיעת הבוחן היא בקשה שאמנם נסמכת על 407 כעל מסמך

בכורה, אולס עקב היעלמות הפולימורף הושמטו ממנה הן ה-2113 כחומר והן התהליך שהביא בשעתו ליצירתו.

מבקשת שעותרת לקבל פטנט על חומר כחומר חדש, שעה שחומר זה היה קייס בעת הבקשה ודרך ליצירתו הייתה קיימת, אלא שהוא נעלס, חייבת לציין בפירוט בקשתה כי החומר שנתבע כחדש קייס היה, ושדרך ליצירתו קיימת הייתה, אלא שדרך זו אינה יעילה עוד. ודאי שחייבת הייתה להביא לידיעת הבוחן את דבר קיומו של מסמך 407 ולציין בפניו את השוני המהותי והרלבנטי כל כך לענייננו, שבינו ובין הפטנט שגולה ללשכה ושנסמך עליו.

בע"א (נצ') 14/92 פלסאון מפעלי מעגן מיבאל בע"מ נ' פרדי פריינט, דינים מחוזי, כרך לב (1), 843, דן בית המשפט המחוצי בטענת חוסר גילוי, ומונה אותה בין הטענות שניתן לטעון כנגד תקפותו של פטנט (פסקה 21 לפסק הדין) :

"הטענות הכלליות כנגד תקפותם של הפטנטים זהות לגבי כולם: חוסר חידוש (סעיף 4 לחוק), העדר התקדמות אמצאתית (סעיף 5 לחוק), תיאור לקוי וחוסד תימוכין נאות של התביעות בפירוט הפטנט (סעיפים 12 ו- 13 לחוק), חוסר תועלת וחוסר גילוי מלא מצד הממציא של המידע

שהיה בידיו במועדים הרלבנטיים, לבוחנים בלשכת הפטנטים. אני מוכן, עם זאת, לדון גם בעילה האחדונה, על סמך ההנחה שאין חוק הפטנטים כולל רשימה סגודה שכ עילות הגנה... לחילופין נלאה לי, שניתן לפדש את סעיף 18 לחוק הפטנטיס כך שהעלמת מידע מהדשס הינה בגדר עילת התנגדות המצדיקה דחיית בקשה למתן פטנט."

עוד ציין בית המשפט (פסקה 23 לפסק הדין) כי:

"בארצות הברית קמה חובה שכ גילוי מלא ומקיף של מבקש פטנט כלפי לשכת הפטנטים מצד אחד, והפדת חובה זו כעילה לביטול פטנט שניתן מצד שני, בדרך של הקיקה שיפוטית. בתי המשפט אמדו כי על מבקש פטנט מוטלת חובה של תום לב וגילוי מוחלט ביחסיו עם לשכת הפטנטים. הסנקציה כנגד בעל הפטנט שהפל חובת הגילוי הנאות ותום הלב כלפי לשכת הפטנטים עומדת בעינה גם אס בדיעבד מתברר שהחומר שלא מלה כאמוד לא היה בו כדי להשפיע על מתן הפטנט..,

"חובת תום הלב מוטלת גם אצלנו על בעל דין, מכוח הכלקל שעיקרון תום הלב משתרע גם על פעילויות משפטיות שאינן חוזה וגם על חיובים שאינם נובעיס מחוזה...

"בוודאי שיש להחיל החובה הנדונה מקום שנלון עניינו של בעל דין המבקש לקבל מונופולין בתחום מוגדר, בתמודה לאמצאה לה הוא טוען בבקשת הפטנט."

5. לא למותר להזכיר כי דברים אלו של בית המשפט נאמרו עוד בטרס חוקק סעיף 18ג לחוק, המסדיר את הסנקציה בגין העדר גילוי, וכך קובע בית המשפט (פסקה 27 לפסק הדין):

"אני עד לכך שסעיף 18 לחוק הפטנטיס, אינו כולל סנקציה להפרת החובה המוטלת לפיו, הסנקציה ברורה, לדעתי, מקיומה של חובת תום הלב המוטלת על מבקש פטנט בשלב הגשת בקשתו לפטנט ללשכת הפטנטים, ועל בעלים של פטנט בשלב דיון בהליכי הפדה בית המשפט. לא יכול להיות ספק בכך שמבקש מונופולין חייב בגילוי מלא של המידע שבידיו בעיקר בשים לב לכך שההליך, באותו שלב, הוא הליך חד צדדי. הזכות המוענקת בתום בתינת הפטנט היא זכות קניינית, שבתנאים מסוימים עשויה להקנות כוח דב עצמה לבעליה. מן הראוי, לכן להקפיד עס מי שמבקש זכות זו."

לסיכום דבריו קבע בית המשפט כי באותו המקרה אכן הופרה החובה לפי סעיף 18 והוא ביטל את הפטנט.

6. בנסיבות העניין דנן אני קובע כי עצם אי גילויו של מסמך 407 בפירוט ובמיוחד בחליכי הבחינה, מהוויס נורמה שאינה ראויה ומצדיקים אף הס שלילתו של פטנט מאת המבקשת. גסם מסיבה זו, אני מקבל את ההתנגדות.

7. סוף דבר אני מקבל את ההתנגדות. המבקשת תשלס למתנגדת הוצאות בקשה גו בסך 0 ש"ח.