סימן מסחר 122546

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 122546 (בקשת תיקון פירוט)

המתנגדות : 1. חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע "מ ע"י ב"כ ש. הורוביץ ושות'

2 315 61110 ויזה 11 606% /ר ע"י ב"כ לוטי ושות'

המבקשת: אז זומת ע"י ב"כ ליעד וטשטיין ושות'

1. בקשת פטנט 122546 (להלן: "בקשת הפטנט" או "בקשה 546)") הוגשה ביוס 28.6.1996 מטעם 1.8007800165 000%. הבקשה היא שלב לאומי של בקשה בין-לאומית ו ותובעת דין קדימה מבקשות פטנט בארה"ב 60/003849 115 מיוס ו ו- 60/000654 115 מיוס 29.6.1995. ביוס 18.6.2013 הועברה הבעלות בבקשת הפטנט ל - 18.6.16/\סט.

2 בקשת הפטנט שכותרתה "שילוב של ריטונאויר ותרופה העוברת מטבוליוס על-ידי ציטוכרוס מונואוקסיגנאז ותרכיבים רפואייס של השילוב דנן" פורסמה להתנגדויות ביוס 2. ביום 29.4.2012 הוגשו הודעות התנגדות מטעם המתנגדת 1 ומטעמת המתנגדת 2.

3 ביוס 12.11.2012 הגישו המתנגדת 1 וכן המתנגדת 2 כתבי טענותיהן במסגרת הליך ההתנגדות. טרס הגשת כתב הטענות מטעמה הגישה המבקשת ביוס 2.1.2013 בקשה לתיקון תביעות הפטנט (להלן: "הבקשה לתיקון פירוט" או "הבקשה"). ביוס 3.3.2013 הגישו שתי המתנגדות התנגדותן לתיקון המבוקש, כל אחת מטעמה. כתבי הטענות של שתי המתנגדות לא נתמכו בראיות, שכן לטענתן, מבוססות ההתנגדויות על טיעונים משפטיים (ר' לעניין זה סעיף 26 לכתב טענותיה של המתנגדת 1 וסעיף 27 לכתב טענותיה של המתנגדת 2). המבקשת הגישה טענותיה בתשובה ביוס 3.7.2013 בלווי חוות דעת מומחה שנערכה על ידי פרופ' אברהם דנון (להלן: "חוו"ד דנון"). ביוס 3.10.2013 הודיעה המתנגדת 1 כי אין בכוונתה להגיש ראיות בתשובה. ביוס 18.11.2013 הגישה המתנגדת 2 ראיות בתשובה מטעמה באמצעות חוות דעתו של פרופ' יוסף קרקו.

בהתאם להוראות חוזר רשם מ.ג. 35 "תיקון פירוט פטנט בהליכי התנגדות" שעמד בתוקפו במועד הגשת הבקשה לתיקון פירוט, הוקפאו הליכי ההתנגדות לבקשת הפטנט עד שתוכרע הבקשה לתיקון הפירוט שבפני (חוזר הרשם בוטל בהודעת הרשם מיוס 20.12.2015).

בהחלטתי מיוס 28.1.2014 נדחתה בקשה למחיקת ראיותיה בתשובה של המתנגדת 2 שהגישה מבקשת הפטנט. בהתאם להחלטתי מיוס 31.12.2013 נערך בפני דיון במעמד כל הצדדים הצדדיים ביוס 11.3.2014 בו נחקרו פרופ' דנון ופרופ' קרקו על חוות הדעת שהוגשו במסגרת הליך זה. לאחר דבריה אלה הוגשו סיכומי הצדדים - סיכומי המתנגדת 1 וסיכומי המתנגדת 2 ביוס 12.6.2014, סיכומי המבקשת ביוס 23.11.2014 וסיכומי מטעמת המתנגדת 1 ביוס 12.4.2015. ולאחר שביום 15.3.2015 הודיעה המתנגדת 2 כי אין בכוונתה להגיש סיכומיס בתשובה במסגרת ההתנגדות לתיקון פירוט.

לאחר אלה התבקשה מחיקת סיכומיה בתשובה של המתנגדת 1 בנימוק כי הסיכומים הראשים וחורגיים בהיקפם מהיקף מתקבל על הדעת של סיכומי בתשובה. לחלופין נתבקש כי ישהו הסיכומים בתיק ההליך יותר למבקשת להגיש תגובה קצרה לסיכומי אלה. בפני גו תשובת המתנגדת 1 לבקשה למחיקה ותשובה נוספת מטעמת המבקשת.

בטרס אדון בבקשה לתיקון לגופה אציין כי לאחר עיון בבקשה ובתשובות לה החלטתי להותיר את סיכומי המתנגדת 1 בתשובה בתיק ההליך. יצוין שבעיקרו של דבר סיכומי המתנגדת 1 היו על דרך התשובה וכי המבקשת בעצמה בגוף בקשתה למחיקת הסיכומים התייחסה לטיעונים ספציפיים שהועלו במסגרת הסיכומים ואף השיבה להם. כן אין לטעמי להוסיף ולהעמיס על תיק ההליך בכתבי טענות נוספים ועל כן נדחית בקשתה החלופית של המבקשת. המבקשת מלינה בעיקרו של דבר על היקף הסיכומים - עניין שניתן להביאו בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בהליך זה.

בתמצית, עניינה של האמצאה הוא שילוב של תרופה העוברת מטבוליזם על ידי ציטוכרוס מונואוקסיגנאז או מלח רוקחי מקובל של התרופה, בשילוב עם התרופה ריטונאויר לשיפור הפרמקוקינטיקה של התרופה האמורה בהכנת תכשיר רפואי, כאשר מאלה מוחרגות

מספר תרופות כמפורט בעמוד 28 לפירוט:

3 ]0 הסוזהח101 60 3 01 ₪56 116 10 1613105 ת10)ת6טחו 1ה56סינכן 6גיד" 5 161 1107601 5816 7+82[6ק3666 ץ[[660116הּוהזהתק 3 עס שטץ עוטהת1)0ץ [0חה 56ח26 לאססתסוו 2450 6והסי 6706 ץכ 30011260ז6ות קהוטסצקותו 10% 1167601 5311 3666208016 ע[[6601168הּוהזהתק ה עס 3 )0 תסהּזהק6זק 116 תו שטז0 5816 01 60165ת601בהזבּו[כן 116

-]א ההג 56-52151 ,114-639 5שוז 1116 תו6י161] ו ;61 60163ות

.10

.1

.12

6ב 272 מטרת האמצאה היא עיכוב ובפרט את הפרוטאז של עזת.

בקשת הפטנט בנוסחה כפי שקובלה (גירסא 2 של התביעות) כללה 62 תביעות, בהן 3 תביעות בלתי תלויות (תביעות מס' 1, 33 ו- 46).

עיקר התיקון המבוקש הוא הוספת אנזיס ספציפי מסוג 344 ללשון חלק מהתביעות. לטענת המבקשת, אנזיס 384 הוא אטו-אנזיס ספציפי מתוך אנזימי 2450 ותסעת6)06

ו המהווה חלק מהשילוב הנתבע בתביעה 1 בבקשה כך:

ץ[[116ט66הודזהק ה עס קטז0 3 01 תסואהתוסות60 ה ]0 ₪56 6תד" 6 0ו[67+06 ץכ 6)00[1:260ו 15 6ו[טו 167601[ )581 6660180[6בּ ץ[[11168ו6 )ההזה וכ ב יס זוטהּתס)1ץ ה 2/\4 860856 ץאססתסום 450 1 6018611065ה וזה כן 116 שתוטסצקותו ע0] 1167601 5316 6660+8016בּ 6 תן!6ע6עו ;1ה6ותה6ו60ות 3 ]0 תסוזהעהק6עק 16 תג קטז0 5816

"6 6ב 141-272 מה 52151--56 ,114-639 פשטו (ההדגשה הינה התוספת המבוקשת בבקשה לתיקון).

תיקון והנתמך לטענת המבקשת בעמוד 2 לפירוט הבקשה. התיקון המצוין מבוקש גם לגבי תביעות,5 - 7, 10, 17, 26, 33 ו-34.

כן מבוקש, כי תתקונהּ תביעות 2, 3, 11, 18, 19, 27, 35, 36, 49 ו- 54 באופן דומה, על ידי הוספת המגבלה של איזו-אנזּיס 384 כמו גס במחיקת חלק משמות התרופות שהופיעו ברשימת התרופות שנתבעו שכן. לטענת המבקשת מדובר בצמצום רשימת התרופות העוברות מטבוליזם על ידי האיזו-אנזיס 344 למספר תרופות ספציפיות ועל כן נתבקשה מחיקתן של חלק מהתרופות שנתבעו.

בנוסף, מבוקש כי תימחקו מהבקשה תביעות תלויות 4, 12, 20, 28, 37, 50 ו- 55 בכללותן וכן יימחקו ההפניות לתביעות אלה בתביעות שנותרו על כנן.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

3. בנוסף מבוקש תיקון תביעה בלתי תלויה 46, כך:

6 8 פתטסזקותו +10 6081205100 [6600168ההעהתק | 3" 3 ע0 שטז0 תס0זוכוהת! 016856?ק /117 3 ]0 60166ת60/1הוהזהּמק 1 15 116[1]ע האנזימיס 38 7צ6 (פרוטוקול הדיון בעמוד 30, שורות 7-8).

כן העיד פרופ' דנון כי אומנס לא ציינה המבקשת בפירוט המקורי כי התרכובות המוזכרות עוברות מטבוליזם על ידי 344 ולש בחרה בתרופות שלמעשה מפורקות על ידי 344 (ר' פרוטוקול הדיון בעמוד 140, שורות 17-18, עמוד 144, שורות 1-3).

מהאמור עד כה עולה שאלה לגבי הבנתו של בעל מקצוע בתחוס את האמור בבקשה והאס מהכתוב בפירוט ניתן היה להסיק כי המבקשת התכוונה להליכים המתרחשים ב"השתתפות" של 34 צ0) בלבד.

ודוק, בפירוט הבקשה נעשה שימוש במללים "ץ650661811" ו- "זתא08תטפּ" ביחס לאיזו-אנזיס 4. מאלה ניתן ללמוד כי עד פרס בקשת התיקון הנוכחית הועלתה בפירוט הבקשה האפשרות להפנות לאיוו-אנזים 3.4 הספציפי.

בחקירתו הנגדית ניסה פרופ' דנון לעמוד על ההבדלים שבין המונח "זתַהח1רת00 1051 16" למונח- "זת08ת80 105 116" המופיע בלשון הפירוט. המונח האחרון למד כי יחסית ליתר האנזימים תחולתו היא הגדולה ביותר (ר' לעניין ווה סעיף 13 לחוות דעתו). פרופ' קרקו לא התנגד לכך אך עמד על ההבדלים אלה בהסבירו כי דומיננטיות של 344 בהקשר זה תיבחן ביחס ליתר האנזימיס בתוך משפחת ה- 23 צ6 (ר' פרוטוקול הדיון, עמוד 17, שורות 8-12).

בעניין התנגדות לבקשה לרישום פטנט מס' 101537 (בקשה לתיקון פירוט ובקשה להגיש ראיות נוספות) .16 .6020 86 166% נ' אוניפארם (פורסמה באתר רשות הפטנטים,

3) (להלן: "עניין אוניפארם") התייחס סגן הרשס (כתוארו או) לדרישה המוגדרת בסעיף 66 לחוק בקובעו כי הוספת רכיב לתביעות יכול שתהא לגיטימית במסגרת בקשה לתיקון פירוט של פטנט. ר' בסעיף 22 להחלטה כמו גס בסעיף 27 כדלהלן:

"כל האמור לעיל מביאני למסקנה כי, על פי סעיף 66 לחוק הפטנטים, ניתן לתקן פילוט של פטנט וגם של בקשה לפטנט אשר פודסמה לפי סעיף 26 לחוק, על דרך של הוספת רכיב נוסף לתביעות, ובלבד שאותו רכיב נזכר בעיקרו בפירוט עובר לתיקון, גם אם לא הוזכר בתביעות כפי נוסחן שלפני התיקון. הדבר עולה בקנה אחד עם לשון הסעיף, עם ההגיון שמאחורי האפשרות לתיקון תביעות של פטנט בלי להרחיב את היקף ההגנה של

תביעות המקוריות, ועם פסיקות בתי המשפט בארץ ובחו"2."

בשל כך שלכתחילה כלל הפירוט התייחסות לאיזו-אנזיס 344 אשר גס בעל המקצוע בתחוס ידע באותו מועד שהנו דומיננטי ונפוץ בגוף האדס, ומשמעשה יצומצס היקף התביעות בהוספת התייחסות זו, הנני מסיק כי יש בתיקון המבוקש כדי לצמצם את הפירוט.

יחד עס ואת, יש לשים לב לכך שבתיקון שנתבקש עבור תביעה 46 לא צומצמה קבוצת ציטוכרומ 2450 לאיזו-אנזיס 384 בלבד. המתנגדות טוענות כי העדר צמצום זה מעיד על חוסר אחידות וחוסר עקביות. אין חולק כי יש בתיקון המבוקש לתביעה 46 כדי לצמצם את התביעה ביחס לנוסחה הקודם. על כן, על פניו, אין מניעה לאשרו. היבטים אחרי של תיקון זה יכול שייבחנו כחלק מהליך ההתנגדות לבקשת הפטנט עצמה.

מעבר לכך, במחיקת רשימת התרופות שנתבעו ביתר התביעות אין אלא כדי לצמצם את התביעות ועל כן התיקון מאושר בהיבט זה בעומדות בדרישות סעיפי 65-66 לחוק הפטנטים.

אתייחס גם ליתר הטענות שהועלו כנגד המבקשת ביחס לתיקון המבוקש.

המתנגדות טענו כי בפסקא שצוטטה מעמוד 2 לפירוט לא נטען כי ההמצאה מהווה שילוב של ריטונאויר עס תרופה העוברת מטבוליזם על ידי איזו-אנזיס 344 דווקא. כן טענו כי לא ניתן ללמוד מהבקשה על הנסיבות בהן שילוב של ריטונאויר עס תרופות שעוברות מטאבוליזם על ידי איזו-אנזיס 3.4 משפר את הפרמקוקינטיקה של תרופות אלה, או כיצד לזהות את אותן תרופות. בהמשך לכך ציינה המתנגדת כי הבקשה אינה מלמדת זאת בהתייחס לתרופות העוברות מטבוליזם על ידי ציטוכרוס 2450. בהקשר וה למעשה טוענות המתנגדות שאין

ההמצאה הנתבעת יעילה, כלומר שאינה מבצעת את המטר לה (כמפורט לעיל לעניין טענותיהן לגבי סעיף 12 לחוק הפטנטים ותקנה 20 לתקנות הפטנטים).

בהחלטה בהתנגדות בעניין רפא"ל, נקבע בפסקא 39 להחלטה:

"כל עוד מוגשס יעוד מאלה המפורטיס בסעיף 65 ותנאי המגבלות שבסעיף 6 לחוק הבאים להבטיח שהתיקון לא ישנה מהמצאה המקורית שהיה צריך לתבוע לכתתילה, הרי שלא צריכה להיות מניעה מלאשר את התיקון."

גם בנסיבות ענייננו זה איני סבור כי יש בטענות אלה לעניין יעילות ודיות התיאור כדי לשנות משאלת עידתו של תיקון הפירוט המבוקש בתנאיס סעיפים 65-66 לחוק. על פי רוב שאלות היעילות או דיות התיאור דורשות בירור עובדתי ענייני (שממילא לא לובן דיו בראיות הצדדיות כאן), מקומן להתברר בהליך ההתנגדות העיקרית ולא בשלב התיקון. שהרי, גם לו גילתה מבקשת הפטנט שונות בהשפעות אנזימיס נוספים מתוך הקבוצה על מטבוליזם ולגבי הפרמקוקינטיקה של תרופות, הרי שהורדת מרבית אנזימיס אלה מהתביעות פירושו צמצום בענייננו. מובן שאין באמור כדי לקבוע מסמרות כלשהן באשר לשאלת היעילות או כל שאלה אחרת אשר תידון במסגרת ההתנגדות למתן הפטנט עצמו.

כאמור, בפי המתנגדות טענות לשיהוי במועד הגשת הבקשה לתיקון. לטעמן המבקשת ידעה על כי אין ההמצאה יעילה במלוא טווח התרופות והאנזימיס כבר במועדים מוקדמים יותר (1998, 2001 ו-2005) וגם לאור הליכים לגבי בקשה מקבילה שהתנהלות במשרד הפטנטים האירופי. למעשה טענת היעילות כרוכה במקרה זה בטענת השיהוי. כאמור, עניין זה טעון בירור ענייני ועדיף שזה ייעשה לגבי מערך תביעות מצומצם מאשר רחב.

טענה לשיהוי בהגשת בקשה לתיקון פירוט כפי שו הועלתה כנגד המבקשת, נדונה כבר בעבר ולגביה נקבע כי בקשה לתיקון פירוט לא תסורב רק בהתחשב במועד הגשתה, אלא יש להתחשב בניקיון כפיו של המבקש ובטענותיו לגבי היקף התביעות. ר' בעניין אוניפארס בסעיף 4 להחלטה:

"צודק ב"כ המבקשת בטענתו כי, בדרך כלל, לא תדחה בקשתו של המבקש לתיקון פירוט, רק בגלל שהבקשה הוגשה בשלב מאוחר, חסית. רק במקרה בו המבקש בא בחוסר ניקיון כפיים, או שהוא עמד, באופן בלתי סביר, על כך שהתביעות תשאדנה בהיקפן המקורי - רק במקרים כאלה יש לסרב על הסף לבקשה לתיקון. ראה לעינין זה בפסה"ד בעניין אמריקאן סיאנמיד שם, בעמ' 801 -802."

(ר' גם: התנגדות לבקשת פטנט 153229 (התנגדות לתיקון פירוט ובקשה לסילוק על הסף של בקשת התיקון) טבע תעשיות פרצבטיות בע "מ נ' :6 ]אא זע 15 צסצ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 10.12.2014)).

האם חלוף הזמן ממועד הגשת הבקשה מתן פטנט בישראל בשנת 1996 ועד מועד הגשת הבקשה לתיקון בשנת 2 עשוי לעורר שאלות באשר למידת תוס לבה של מבקש פטנט שלא פעל לקידוס בחינת בקשתו לאורך זמן. אולס, משביעי בקשה לתיקון אשר כאמור לעיל עומדת בתנאי הוראות סעיפי 65 ו-66 לחוק הפטנטים נראה כי התיקון משיג את המטרה למענה נתבקש, כמצוות סעיף 2(68) לחוק. בנוסף, ומשולמה הבחינה בקיבול ולאור תשובותיה של המבקשת לעניין משמעות של הפרסומיס הקודמים בקשר עם מועלית טענת השיהוי והבירור הנוסף שיש לעשותו בהקשרה של שאלת היעילות, הרי שלא שוכנעתי שבשלב זה בפני סיבה אחרת לפיה אין להתיר את התיקון בהתאם לסמכותי שבסעיף 1(68) לחוק הפטנטים מטעם זה.

השאלות האמורות העשויות לעלות באשר למידת תוס לבה של המבקשת, יוכלו לבוא לכלל בדיקה וחשבון בשלב ההכרעה בהתנגדות או במסגרת הליכים מתאימים אחרים (ר' ת"א

1 אוניפארם בע "מ נ' 53011 ואח' (פורסם בנבו, 8.10.2015)).

4. סוף דבר, הבקשה לתיקון מתקבלת. התיקון יפורסם בהתאם להוראות תקנה 97 לתקנות הפטנטים.

5. לאור קרבת חלוף התקופה על פי סעיף 52 לחוק אשר תחול במידה ויינתן פטנט על הבקשה דכאן, על הצדדים להודיע בתוך 10 ימים כיצד הנס סבורים ניתן להמשיך בניהולה של ההתנגדות למתן הפטנט דנן ובכלל והאם מוסכם עליה שבהתאם לסמכות הנתונה לרשם בתקנות 102(ה) ו-(ו) לתקנות הפטנטים ניתן להמשיך בניהולה של ההתנגדות העיקרית אף בטרס חלוף מלוא תקופת ההתנגדות לתיקון.

6. הוצאות בקשת התיקון דנן וההליכים שהיו כרוכיס בה יבואו בחשבון פסיקת הוצאות במסגרת הליך ההתנגדות העיקרי ועל פי תוצאותיו כפי שייקבעו.

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס | כ"ד ניסן, תשע"ו 2 מאי, 2016