סימן מסחר 125724 ו-125725

ההחלטה:

מבקשת הביטול:

בעלת הסימנים:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

וי4 ג'י בע"מ

ביטול סימני מסחר ע"י ב"כ: מ. פירון ושות', עו"ד

1 5017/1005 חב 6פַההּ)

ע"י ב"כ: ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

1. לפניי בקשה למחיקת סימני מסחר שמספריהם 125724 ו-125725 (להלן: "סימני אורנג'") בגין העדר שימוש, על פי סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"). הסימנים מתייחסים לצבע הכתוס.

2 60\₪|.] 56701665 386 6שַת3זכ) ("בעלת הסימנים או אורנג'") הגישה את הבקשות לרישום הסימנים ביוס 12.2.1999 והסימנים נרשמו ביוס 7.11.2000 בסוגים 9 ו-38.

מספר סימן סימן המסחר הערה

14 "הסימן הוא הצבע כתום (פנטון 151) הנראה בסימן"

15 "הסימן הוא הצבע כתוס (פנטון הנראה בסימן"

סוג 3 רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

סוג 9: התקנים ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים לתקשורת ולטלקומוניקציה; התקנים ומכשירים לתקשורת ולטלקומוניקציה; התקנים ומכשירים חשמליים ואלקטרוניים כולל לעיבוד, רישום, אחסון, העברה, אחזור או קבלת נתונים; התקנים ומכשירים להקלטה, העברה או שחזור של קולות, דמויות או מידע מקודד; התקנים ומכשירים לטלוויזיה; מחשבים; ציוד היקפי למחשבים; מעגלים אלקטרוניים נושאי נתונים מתוכננים; תוכנות מחשב; תוכנת מחשב; דיסקים, סרטים מגנטיים וחוטיס כולל נושאי מידע מגנטי; כרטיסי מגנטים ריקים ומוקלטים מראש; משדרים ומקלט לוויני;

סוג 38: שירותי טלקומוניקציה, תקשורת, | טלפון, | פקסימיליה, טלקס, איסוף ושידור הודעות, זימונית ברדיו ודואר אלקטרוני; שידור וקבלת נתונים ומידע; שירותי מידע מקוונים הקשורים לטלקומוניקציה; שירותי חילוף מידע; העברת נתונים באמצעות טלקומוניקציה; שירותי תקשורת לווינית; שידור או העברה של תוכניות | רדיו או טלוויזיה; שכירות, חכירה או השכרה של התקנים, מכשירים, מתקנים או רכיבים לשימוש בהספקת השירותים המפורטים לעיל; שירותי ייעוץ, מידע והכוונה בנוגע לכל השירותים המפורטים לעיל; הנכללים כולל בסוג 38.

חוטיס וכבליים חשמליים; חוטי נגד; אלקטרודות; התקנים ומכשירים טלפון-רדיו, זימונית וזימונית-רדיו אלחוטיים; טלפונים, טלפונים ניידים ומערכות לטלפון; אביזרים לטלפונים ולמערכות טלפוניים; מתאמים לשימוש עס טלפונים; מטעני סוללות לשימוש עס טלפוניים; יחידות לשולחן או לרכב הכוללות רמקול לשימוש עס טלפון ללא עזרת ידיים; עריסות טלפון לרכב; תיקים ונרתיקים מותאמים להחזקת או לנשיאת טלפונים ניידיים ומכשירים ואביזרים לטלפונים; ארגוניות ממוחשבות; אנטנות; סוללות; מיקרו-מעבדים; מקלדות; מודמים; התקנים ומכשירים למעקב (לא לשימוש בגוף החי); התקני ומכשירים רדיו; חלקים ואביזרים עבור כל המוצרים המפורטים לעיל; הנכללים כולל בסוג 9

חברת וי4 ג'י בע"מ ("מבקשת הביטול") הגישה את הבקשה למחיקת הסימנים ביוס 23.1.2019. ביוס 28.2.2019, הגישה בעלת הסימנים בקשה לסילוק על הסף. בדיון שהתקיים לפניי ביוס 9, קבעתי כי בקשת המחיקה אינה מגלה עילה ביחס לטענת חוסר תום לב ברישום הסימנים. סימני צבע יכולים להירשם בפנקס בתנאים המתאימים ולא הובאה לפניי כל ראיה לכך שהרישום נעשה בחוסר תום לב. לפיכך קבעתי כי ההליך יתמקד בטענה כי יש למחוק את הסימנים בשל העדר שימוש. למרות ההחלטה, מבקשת הביטול חזרה בסיכומיה במשך שישה עמודים על הטענה כי סימני המסחר לא היו ראויים להירשם בשל כך שסימני צבע. כבר דחיתי טענה זו ואין מקום לדון בה יותר בהליך זה.

ביוס 28.2.2021 הגישה בעלת הסימנים בקשה לתקן את תשובתה לבקשת המחיקה, אשר התקבלה ביוס 7.3.2021. ביוס 17.3.2021 הגישה מבקשת הביטול בקשה לגילוי מסמכים, אשר נדחתה ביוס 1. ביום 3.8.2021 התקיים דיון לפניי, ולאחריו הגישו הצדדים את סיכומיהם.

ראיות בעלת הסימנים כללו שני תצהירים על נספחיהם מאת הגברת רייצ'ל מרקס מהמחלקה המשפטית של אורנג' באנגליה, וראיות מבקשת הביטול כללו תצהיר מאת מר ניסים גז, סמנכ"ל השיווק בתחברת אקספון על נספחיו.

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

6. להשלמת התמונה אציין כי בין הצדדים מתנהל כעת הליך בבית משפט המחוזי, ת"א 57003-11-18. בהליך ניתן צו מניעה זמני המונע ממבקשת הביטול לעשות שימוש "בתבנית הייחודית של המבקשת, היינו "רקע שחור/אפור ולבן יחד עם אלמנטים בצבע כתוס ולבן בהיותה קניינה של המבקשת כסימן מסחר מוכר היטב בתחום בו עוסקות שתי החברות

(סעיף 75 להחלטה בעניו צו מניעה זמני, נספח כ) לראיות בעלת הסימנים).

דיוןו והכרעה

7 הצדדים נחלקו אם הסימן הוא ריבוע בצבע כתוס (עמדת מבקשת הביטול) או שהוא הצבע הכתוס כשלעצמו, ללא הגבלה לצורה כלשהי (עמדת בעלת הסימנים).

8 אני מקבל את עמדת בעלת הסימנים בעניין זה. בבקשה לרישום הסימן הופיעה ההערה "הסימן הוא עבור הצבע כתוס (כך במקור - א.א) ככזה" ובאנגלית 60107 6שתהזס 1116 זס1 15 אהת 6יך" "56 067 (151 006זת28). בנסח סימן המסחר נכתב במפורש "הסימן הוא הצבע כתוס (פנטון 151)

הנראה בסימן". מכאן עולה כי הסימן נועד להגן על הצבע כשלעצמו ולא על ריבוע בצבע מסוים.

9. משנית את יתר עילות המחיקה בהחלטתי בדיון מיוס 24.6.2019 נותר לדון בעילת הביטול של העדר שימוש, הקבועה בסעיף 41(א) לפקודה. הסעיף קובע:

1 א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא הייתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.

0. בית המשפט העליון עמד על תכליתו של סעיף 41 לפקודה בעניו ע"א 7038-04 מיס אל אופנה עילית

לנשיא 1992 בע"מ נ' 755 607 ג.זזק זאג תפטצנזכז זאתם דג (פורסס בנבו, 11.3.07) ("עניין מיס לגוט"):

"הנה כי כן, תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטותו היא מניעת האפשרות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם."

1. התקופה הקובעת לעניין בקשת ביטול זו היא בין התאריכים 23.1.2016 ועד ליוס 23.1.2019 שהוא המועד בו הוגשה בקשת הביטול ("התקופה הקובעת").

בסעיף 43 לסיכומיה טענה אורנג' שתקופת 3 השניס היא תקופה מינימלית. ככל שכוונתה של אורנג' הייתה כי לרשום שיקול דעת שלא למחוק מהפנקס סימן שלא נעשה בו שימוש גס לתקופה ארוכה יותר, הרי שעמדה זו מעוגנת בדין (ר' עניין מיס-לגוט הנ"ל). ואולם נקודת המוצא היא כי אם לא נעשה שימוש בסימן במשך 3 שנים, ולא הוכחו נסיבות מיוחדות המצדיקות את אי-השימוש, יימחק הסימן.

מן הראיות (מב/1 - בקשת פטור מאישור הסדר כובל שהוגשה לממונה על ההגבלים העסקיים ביוס 6) עולה כי ביוס 26.6.2015, חתמו בעלת הסימנים וחברת פרטנר שהייתה בעלת הרישיון לשימוש במותג אורנג' בישראל, על הסכם פרידה. ההסכם כלל איסור על אורנג' לעשות שימוש במותג אורנג' וכן לתת רישיון שימוש במותג לצד שלישי למשך 25 שנים. להסכם גה קדמה הודעה של מנכ"ל אורנג' באמצע שנת 2015 כי אורנג' מבקשת לסיים את קשריה העסקיים עם פרטנר.

הממונה על ההגבלים העסקיים אישר בהחלטתו מיוס 18.9.2016 "איסור שימוש של אורנג' במותג "66ת8זכ)" למשך ארבע שנים, ולא לעשרים וחמש שנה, כפי שנתבקש. תקופת "הקפאה" שאושרה הסתיימה בשנת 2020 (סעיף 5 לתצהירה של גברת מרקס מיוס 24.3.2021). למרות זאת, נכון ליוס הדיון, בעלת הסימנים טרחה חזרה לפעילות בטלקומוניקציה בארץ (ראו עמ' 64 -65 לפרוטוקול הדיון מיוס 3.8.2021 ("הפרוטוקול")).

בעלת הסימנים טענה שהדו"חות השנתיים שהגישה פרטנר לבורסה מוכיחים כי היה שימוש בסימן לפחות עד 16.2.2016 ואילו בקשת הביטול הוגשה ב-23.1.2019, שלושה שבועות לפני חלוף 3 שניס מיוס הפסקת השימוש בסימנים.

אין בטענה זו כדי לסייע לבעלת הסימנים. גס לשיטתה, ששלוש השנים מאז הופסק השימוש בישראל חלפו רק ב-16.2.2019 ולא במועד הגשת בקשת המחיקה והביטול (23.1.2019), הרי שלא הובאו כל ראיות לשימוש בין התקופה שבין ה23.1.2019 ל16.2.2019, וממילא אורנג' כלל לא יכולה הייתה לעשות שימוש בסימנים על פי הסכם הפרידה עם פרטנר. כך גס אישרה העדה מרקס בחקירתה הנגדית (עמ' 64- 65 לפרוטוקול, שורות 15-2 );

"עו"ד פרזנטי:

רייצ'ל דבורה מרקס:

עו"ד פרזנטי: אורנג' טענה כי נעשה שימוש בסימנים בישראל בתקופה הקובעת במסגרת שתי פעילויות של אורנג'

בישראל. 1850016 86ַתַ8עכ) שתואר כך בנספח ת :

וח 10 5וחוהּ +13 אחהג+ אהו | סו 3 5 זו פה | 6 חבז ס" וז 5 הסה עסחחו |3זו ו 13 65חה 6 ובו סז זס+ סקס וכ ו6חהּ "50616 |60א וסשוס סח זווס סז

ו-ות8ץשסז2 [15786 30 6שַת8זכ) שתוארה כך כנספח ):

31005 [ל0!)[1 205% 6+ 65זס וסוכ 0חהּ 5+וסכןק5 ,05ח11 סטחבּז ס" הו !0556003 5 החש סעו] ||וש סש עבש 6+ 66הסחו |!ושו סחצו סז 0 00606 "וטס ,56| םב = 6חהו 0 וטו וש ... שסזו'וסוהסץ 16| וטס 6 0+ וס הו 15736 ח! 25 +53 6 הו 6306 !61056 56 | 076 /6א< 6ה7 .07306 הוחו הססהּטסהחו

66016300..."

השימוש בסימנים בקשר לפעילויות כגון מכון מחקר וקשר עס חברות הזנק כדי להאיץ חדשנות בתוך אורנג' אינו בקשר לסחורות או שירותים הכלולים בפרטות הסימנים, ולפיכך אינו מהווה שימוש בישראל "בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום" כנדרש בסעיף 41 לפקודה.

גם יתר הראיות שהובאו אינן מתייחסות לשימוש בסימנים בישראל עבור סחורות או שירותים הכלולים בפרטות הסימנים בתקופה הקובעת. כך לדוגמה נספחיסם 12-5 אינס מתייחסים לשימוש בישראל, נספחיס 1-1 מתייחס לתקופה שקדמה לתקופה הקובעת, עד 2016, ודו"חות שנתיים

בנספח 2 אף הסינס מתייחס לתקופה הקובעת.

בעלת הסימנים טענה כי יש לראות בשימוש של ישראלים בחוץ לארץ בשירותי סלולר של חברת אורנג' דרך חבילה מקומית ("שירותי נדידה") כשימוש בישראל.

איני מקבל כי שימוש וה מהווה שימוש בסימני אורנג' על פי דרישת סעיף 41(א) לפקודה. מעבר לכך שכלל לא ניתן לדעת כי השירותים שנרכשו על ידי הצרכנים בחו"ל היו מסומנים בסימנים (ולא למשל בסימן המילולי אורנג'), איני סבור כי ניתן לראות בשימוש בסימן בשירותי נדידה כשימוש בסימן בישראל, בדיוק כפי שלא ניתן לראות בשימוש בסימן 2.818 על בגד שנרכש בחו"ל על ידי צרכן ישראלי כשימוש בסימן בישראל.

נספחיס מ*וחדות

נותר לשקול אם כן האם קיימות נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות הותרת הרישום על כנו. סעיף 1 ב) לפקודה קובע;

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי-השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.

בעניין ע"א 2209-08 ...5 2101 א00 0101155 נ' ואמפוס בע"מ (פורסם בנבו 23.3.10), סעיף 27 קבע בית המשפט העליון:

"תנאי זה, הקבוע בסעיף 41(ב) לפקודה, מציב למעשה שני מבחנים מצטברים: האחד - קיומן של נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש מבעל הסימן; והשני - כי בעל הסימן התכוון לעשות שימוש בסימן המסחר. משום כך ציינתי בסעיף 21 לעיל, כי כוונה לעשות שימוש בסימן המסחר רלוונטית רק ככל שיתקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש בסימן המסחר"

על נסיבות מיוחדות אלו להיות אובייקטיביות ובלתי תלויות במעשיה של בעלת הסימנים (ראו בעניין והסעיף 17 לבקשה לביטולצבע הכתוס כשלעצמו. יש לנהוג בהירות בהפקעת סימני צבע מהציבור.

אורנג' טענה כי נקודת המבט החשובה היא נקודת מבטו של הצרכן, וכי קיים חשש להטעיית הצרכן ובשל כך יש להותיר את הרישום על כנו. המענה לחשש זה אינו מצוי בהותרת הרישום על כנו, אלא בהגנה שמספק הדין לשימוש מטעה בסימן המוכר היטב הבלתי רשום או בסימנים הדומים לו, וכן בהגנה שמספקת עילת גניבת עין לסימנים בעל מוניטין שאינו רשום בפנקס.

אף לגופו של עניין, הראיות שהביאה אורנג' בהליך שלפניי אינן מוכיחות כי במועד הגשת הבקשה, כ-3 שניס לאחר שהופסק השימוש בסימני אורנג' בישראל, הציבור בישראל ועשה שימוש בצבע הכתוס כשלעצמו עס מוצרי ושירותי סלולר של אורנג'.

הראיות היחידות הישירות שהוגשו על ידי אורנג' כהוכחה לכך שהצבע הכתוס מזוהה עם אורנג' בישראל הם נספחים לתצהיר מרקס הכוללים חוות דעת שנערכה על ידי מר יהודה חפשי (נספח) וחוות דעת ביחס לסקר שנערך על ידי גברת דפנה גולדברג-ענבי (נספח א') והוגשו בהליך בבית המשפט. אורנג' בחרה לא להגיש סקירות אלה בהליך שלפניי באמצעות המומחים שעריכו אותם, והמומחים שעריכו אותם לא נחקרו על תוכנם. ללא חקירת עדים אלו, איני סבור כי ניתן לייחס לעדויות אלו משקל ממשי.

למעלה מן הצורך אעיר כי מעיון בחוות דעת חפשי עולה כי היא עוסקת בזהות המותג אורנג' כולו המורכבת ממספר אלמנטים, בפרט בשילוב הצבעים שחור-לבן-כתוס, ולא בשימוש בצבע הכתוס כשלעצמו. גם הסקר של המומחית ענבי בחן את הקשר בין מודעות פרסום של חברת ן4 ג'י וביו מודעות של חברת אורנג', ולא את הקישור של הצבע הכתום עצמו עם אורנג'.

העתקת הסימנים על ידי מבקשת הביטול

מוצג בע]5 הוא הודעת דוא"ל מאת משרד הפרסום של מבקשת הביטול לגורמיס שוניס במבקשת הביטול ובה נכתב:

"בהמשך לפגישתנו המוצלחת אתמול, להלן סיכום הפגישה "יש להחליף את צבעוניות הלוגו לצבע הכתום כמו של אורנג'"

בעלת הסימן טענה כי תכליתה של בקשת המחיקה היא להכשיר את גזילת סימניה על ידי מבקשת הביטול, ואין לשאת לבקשה שבאה בחוסר ניקיון כפיים. אורנג' הפנתה בעניין והלהחלטה בבקשה לביטול סימן מסחר 169665 רכב רחובות נ' 10078 ואח', (פורסמה באתר הרשות, 16.4.2021) (להלן: "עניין 08ע10") שנקבע כי בקשת הביטול הוגשה כבקשה טקטית ולכן אין לקבלה.

החלטה זו אינה רלוונטית למקרה שלפניי. בעניין 10708 לא הייתה מחלוקת כי היה שימוש בפועל בסימן, ואולם השימוש לא נעשה בידי בעל רשות רשומה בפנקס. במקרה שלפניי, אורנג' לא עשתה שימוש בפועל בסימנים בתקופה הקובעת.

מר גו הסביר בחקירתו הנגדית (פרוטוקול, עמוד 42 שורות 15 -22) כי עבור מבקשת הביטול לצבע הכתוס היו יתרונות וחסרונות, כאשר הדמיון לאורנג' שהייתה בעלת תדמית שלילית בישראל באותה תקופה, היה דווקא שיקול שלא לבחור בצבע הכתוסם. קשה לקבל את הסבריו של מר ג כאשר ההצעה הייתה לבחור בכתוס כמו של אורנג', להבדיל מסתם צבע כתום. לו ביקשה מבקשת הביטול להתרחק מאורנג', יכולה הייתה לבחור גוון כתוס אחר.

למרות זאת, איני סבור כי שעה שהוכח כי אורנג' אינה עושה שימוש בסימן העובדה שמבקשת הביטול ביקשה לעשות שימוש בצבע כתוס הדומה לכתוס של אורנג' צריכה להביא לדחייתה של בקשת הביטול. הפניה לביטול סימן מסחר רשום שלא נעשה בו שימוש על ידי עוסק המבקש לעשות שימוש בסימן או בסימן הדומה לו עד כדי הטעיה היא כדין, וזכותה של מבקשת הביטול הייתה לפנות בבקשה לביטול ולמחיקת הסימן.

אם מבקשת הביטול תעשה שימוש בסימן בניגוד לדין, זכויותיה של אורנג' שמורות לה כפי שאף עשתה, ואף קיבלה סעד זמני (גם אם חלקי) מבית המשפט המחוזי. כך אם אורנג' תוכיח שסימניה הם סימנים מוכרים היטב בישראל היא תהיה זכאית למנוע רישום של סימן מסחר מאותו הגדר

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

סימנים דומים עד כדי הטעיה בהתאם לסעיף 13(11) לפקודה וכן לסעד במסגרת תביעת הפרה של סימן מסחר מוכר היטב בלתי רשום או במסגרת של תביעה בעילה של גניבת עין.

אורנג' הפנתה להחלטה בעניין בקשה לביטול סימן מסחר 169665 רכב רחובות נ' :170071 ואח' (פורסמה באתר הרשות, 16.4.2021) בה נקבע כי בקשת הביטול הוגשה כבקשה טקטית ולכן אין לקבלה. החלטה זו אינה רלוונטית למקרה שבפניי. בעניין 11008 לא הייתה מחלוקת לגבי מעמדו של הסימן 1107018 כסימן מסחר מוכר היטב ולגבי השימוש בפועל בסימן אך נטעןו כי שימוש נעשה בידי בעלי רשות אשר לא נרשמו בפנקס. במקרה שלפניי, אורנג' לא עשתה שימוש בפועל בסימנים בתקופה הקובעת.

סוף דבר

לנוכח האמור, בקשת הביטול מתקבלת. רישום הסימן 125725-125724 בפנקס יבוטל בשל העדר שימוש.

אורנג' תשלם שכ"ט עורכי דין והוצאות מבקשת הביטול בסך 7,000 ₪. בקביעת סך ההוצאות התחשבתי בכך שחלק משמעותי מטענותיה של מבקשת הביטול נדחו בהחלטתי מיום 24.6.2019 וכו בהתנהלות העד מטעמ מבקשת הביטול, מר ניסים גז, שהועד בהיוועדות חזותית לאחר שמבקשת המחיקה טענה ערב הדיון כי יש לו חשש לקורונה, ואולם בחקירה הנגדית שנערכה למחרת התברר כי הוא מעיד ממשרד עורכי דין, ולא הייתה כל מניעה כי ייצא מביתו.

אופיר אלון

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום כ"ז בסיוון תשפ"ב 6 יוני 2022