סימן מסחר 150380 "61/2 1-6/ערי

ההחלטה:

רישום הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני פוסק בקניין רוחני

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 150380 "61/2 1-6/ערי

מבקש הרישום: ניר כהן ע"י ב"כ עו"ד מאיר דהאן (להלן: "המבקש")

המתנגדת: .16 ,ק28) 6 ע"י ב"כ סנפורט ט. קולב ושות' (להלן: "המתנגדת")

החלטה

רקע וטענות הצדדים

1. כבר בפתח הדברים אומר, כי טוב היה עושה המבקש אילו הסיק מסקנות מהחלטת רישום סימני המסחר הנכבד בעניין בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר "המע סא*

ומהחלטתי בהתנגדות לרישום סימן המסחר "52502", שתי החלטות בהליכים אשר המבקש היה צד להם, ישירות או באמצעות חברה בבעלותו ובהנהלתו. בקשות המבקש או החברה "ענק האופטיקה" לרישום סימני המסחר "תע סצ*" ו- "סמפפ", כמו גם הבקשה נשוא החלטתי זו, מצביעות על שיטה שסיגלו לעצמו המבקש וחברתו, בנסותם לאמ לעצמו ולרשום על שם סימני מסחר של אחרים, לאחר שאלו האחרונים זכו למוניטין רב ואף אף זכה לתואר הנכסף של "סימן מוכר היטב", כהגדרתו של מונח זה בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972.

2. בהחלטתו מיוס 22 באוקטובר 2003, בעניין בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר מס' 8 ו-126755 ענק האופטיקה בע"מ נ. ..6א1 ₪ סא קבע רישום סימני המסחר הנכבד כי חברת ענק האופטיקה, חברה שבבעלותו ובהנהלתו של המבקש, בחרה את הסימן "88 כסא* שלא בתוס לב, לאחר ששיט באינטרנט ותוך העתקת סימנה של

המתנגדת באותו הליך, סימן אשר רישום קבע לגביו כי הוא מוכר לציבור בני הנוער באר ומחוצה לה.

בעניין בקשה לרישום סימן מסחר מס' 150122 "522" אשר הוגשה ע"י המבקש,

נדונה התנגדותה של חברת /.5 05)צכ.101 5220 לרישום הסימן. סימנה של המתנגדת באותו ההליך היה סימן אשר זכה למוניטין רב בישראל ובעולס, ובהחלטתי מיוס 31 במרץ 2004 קבעתי כי זהו סימן מוכר היטב כהגדרתו בפקודה. באותו המקרה, כמו במקרה דנן, לא נתן המבקש כל הסבר לבחירת הסימן המבוקש דווקא, כך שלא ניתן היה לקבוע כי הסימן נבחר בתוס לב, ונטל השכנוע בעניין גם מוטל היה על כתפי המבקש.

קשה להתעלס מן הדמיון בנסיבות של שלשת המקרים. אין אף כי על המבקש וחברתו לפעול ולטעון לעצמו סימני מסחר משלהם, ולהימנע מלנהוג בשיטה הנפסדת על העתקת סימני מסחר של אחרים או בחירת סימן דומה ביותר לאלה, מתוך מטרה להיבנות מן המוניטין אשר אתס המתחרים טרחו כה רבות בבנייתו.

מן הראיות שבפני עולה כי המתנגדת הינה חברה שנוסדה בקליפורניה בשנת 1969. סימן המסחר הראשון שלה נרשום בארצות הברית בשנת 1978. בשנת 1974 הוצלה המתנגדת להשתמש בסימן לגבי בגדיס. בשנת 1988 אימצה המתנגדת את סימנה בצורתו דהיינו, דהיינו, באותיות מוארכות, ווריאציות שונות, ומאז היא עושה שימוש בסימן זה. השימוש בסימן המסחר של המתנגדת הוא בתחומים רבים ומגוונים: בגדיס לכל הגילים, מוצרי עור, אביזרים, משקפי שמש, מוצרי בישום וקוסמטיקה, מוצרי אמבט, מוצרים לבית, מוצרי נייר, תכשיטים, צעצועים, חנויות, פרסום באתרי אינטרנט. במהלך השנים, הרחיבה המתנגדת את תחומי עיסוקה ואת תחומי המוצרים הנושאים את הסימן.

עוד עולה מחומר הראיות כי ביטאון אופנה ועיתונים כלכליים מן המובילים בעולס, פרסמו כתבות מהן ניתן ללמוד כי המותג "62/2" מוצב בשורה אחת, הן מבחינת הפרסום

שלו, הן מבחינת היקפי המכירות והן מבחינת העתיד הצפוי לו, עם המותגים המובילים בעולס.

בשנת 2002, הפעילה המתנגדת 4256 חנויות, מתוכן 2839 נושאות את הסימן "0/7 וריאציות שונות, ואת בארה"ב, בקנדה, באנגליה, בצרפת, בגרמניה, וביפן. בנוסף, נמכרים מוצרים המתנגדת בעוד 35 מדינות. בישראל, נמכרו מוצרים הנושאים את סימן המתנגדת בהיקפים משתנים, בין 127,000% ל-407,000% בשנה. העיתון הכלכלי שנזדסי, במהדורה משנת 1998, ציין כי המתנגדת הפכה מרשת חנויות מקומית, למותג כלל עולמי. היא הושוותה ל חברות ענק כגון ג'ילט, קוקה קולה, ודיסני.

חברות וגורמים עסקיים ישראליים רבים פנו אל המתנגדת בהצעה להיות מפיצים בלעדיים של מוצרי המתנגדת בישראל.

מוצרי המתנגדת כוללם, מלבד אלה המשווקים תחת הסימן "2 2)", גם כאלה הנושאים את סימני המסחר "16 [ם !קת האג אש" ו- "צצתצ פס זס".

היקפי המכירות של המתנגדת הגיעו בשנת 2001 לסך של 13.8 מיליארד דולר, ובשבעת החודשים הראשונים של שנת 2002 ל- 6.1 מיליארד דולר. בשנת 1999 דירג הביטאון

\ 151%355 את המתנגדת במקום שלישי מתוך 500 חברות, על פי התוצאות העסקיות. באותה שנה אחזה המתנגדת ב-5.1% משוק הבגדיס בארצות הברית.

החברה המתנגדת רשמה מאות סימני מסחר ברחבי העולס. בישראל רשומים על שס המתנגדת שלשה סימני מסחר, בתחומי הביגוד, חגורות, כובעים, נעליים, עניבות,

תחומים, כפפות, דברי קוסמטיקה ובישום, שירותי בית מסחר קימונאי, תיקים שוניס 1

וכד.

בשנת 1998, נרכשו מוצרים בחנויות "6:7" ווריאציות השונות שלהן ברחבי העולס, באמצעות כנזק למתנגדת, ברמה גבוהה של וודאות. ולעניין זה עלי להתחשב במגמה הרווחת אצל יצרני אופנה ידועים, להרחיב את עסקיהם לתחומים נוספים, כגון למשקפי שמש, ואף לתחומים שהמרחק ביניהם לבין תחום הביגוד גדול עוד יותר מן המרחק בין תחום משקפי השמש לתחום הביגוד. המתנגדת דנן מציגה ראיות ברורות לכך שבמהלך השנים, היא הרחיבה מאוד את תחום עיסוקיה ומוצריה, דבר המגדיל את החשש להטעיה, הנדרש לקיומה של עילת הפסילה שבסעיף 14(11) לפקודה.

7. לאור האמור, עלי לקבוע כי הסימן המבוקש פסול לרישום, בשל היותו דומה ביותר לסימן המתנגדת, שהוא סימן מוכר היטב ורשום בישראל.

סכנת להטעיית הציבור ולתחרות בלתי הוגנת במסחר - סעיף 6(11) לפקודה

8. ומשהגעתי למסקנה כי הסימן המתנגדת וכן למוניטין רב בישראל ומחוצה לה, וכי בנסיבות העניין קיים חשש כי הציבור יטעה לחשוב, בראותו את הסימן המבוקש מתנוסס על סחורתו של המבקש, כי קיים קשר בין אותה הסחורה או המבקש לבין המתנגדת, הרי בהכרח מגיע אני, במקרה זה, אף למסקנה כי רישום הסימן המבוקש עלול להטעות את הציבור, במובן סעיף 6(11) לפקודה.

9. אותן קביעות בדבר קיומו של מוניטין עולמי לסימן המתנגדת והיות סימניו בגדר סימן מוכר היטב, כמו גם הקביעה בדבר קיומה של סכנת הטעיית הצרכנים, מביאות אותי למסקנה כי הסימן המבוקש מעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר. ראה לעניין וה בספרו של המלומד עמיר פרידמן, סימני מסחר, דין, פסיקה ומשפט משווה, בהוצאת פרלשטיין - גינוסר, בע' 115 עד 117. מבחן עור לקיומה של עילת הפסילה הנדונה הוא מבחן תוס הלב. כאמור, אני סבור כי המבקש בחר סימו שלא בתוס לב, הן מהבחינה הסובייקטיבית והן מהבחינה האובייקטיבית ועל כך יעידו נסיבות העניין: אין זו הפעשה הראשונה שהמבקש מנסה לאמץ לעצמו סימן מסחר מפורסם של אחרים, הוא לא הוכיח (ונטל השכנוע הוא עליו) כי הסימן נבחר על ידו בתוס לב, והוא לא המציא ראיה, ואפילו לא הסבר, לבחירת

המילה "6.2" דווקא, כמרכיב דומיננטי בסימנו.

10. לאור האמור לעיל, עלי לקבוע כי רישום הסימן יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר ולכן הוא פסול לרישום.

תקנת הציבור

עלי לדון בטענתה של המתנגדת כי הסימן המבוקש עלול לפגוע בתקנת הציבור.

המונח "תקנת הציבור" משקף מערכת של ערכים ועקרונות יסוד של החברה. הוא משקף תפיסת עולם רצויה אשר חברה מעוניינת לשמור עליה ולטפחה, מבחינת נקודת ראותו של הציבור הנאור. ראה לעניין זה בספרו של עמיר פרידמן בע' 109, והאסמכתאות שס.

סימן אשר נבחר תוך חיקוי ברור של סימן אחר ומתוך כוונה להטעות, פסול הוא לרישום בהיותו נוגד את תקנת הציבור. ראה החלטת ראש סימני המסחר הנכבד בעניין סימן המסחר "015)", מס' 67972, בית"ר לסריגה (1981) בע"מ נ. ‏ 6א1 ? 611555. נסיבות המקרה דנן מצביעות על כך כי המבקש בחר לו סימן מוכר היטב, את סימןה של המתנגדת, מתוך כוונה לחקות אותו וליהנות מן המוניטין שלה בישראל. לאור זאת, פסול הסימן לרישום בשל היותו נוגד את תקנת הציבור.

ואולם, גם אם לא הייתי בדעה כי הסימן נבחר מתוך כוונה לחקות ולהטעות, אני סבור כי בנסיבות בהן מוכח בפני ראש סימני המסחר כי מבקש הרישום עשה לעצמו נוהג, או שיטה, למסימני מסחר ידועים בישראל ובחו"ל של אחרים, תוך ניצול העובדה שאותם סימנים המפורסמים נרשמו בישראל לגבי הטובין שגביהם מבוקש רישום הסימן החדש, או תוך עריכת שינויים כאלה או אחרים בסימן על מנת לנסות להבתין, כביכול, מסימנים המפורסמים הרשומים, ואף כאשר ברור מן הנסיבות כי הכוונה הוא להיבנות מהמוניטין של אחרים - בנסיבות אלה, מן הדין לקבוע כי הסימן המבוקש נוגד את תקנת הציבור. כך הס פני הדברים במקרה שבפני. המדובר הוא בשיטת ניהול עסקיהם נפסדת ויש להוקיעה.

ואסכם נקודה זו: הסימן המבוקש נבחר על ידי המבקש כחלק משיטה בלתי מקובלת בחיי המסחר ובלתי הוגנת, ולכן פסול הסימן המבוקש לרישום. אפנה כאן למקרה דומה ביותר למקרה דנן, בו החליט ראש הפטנטים באנגליה לעשות שימוש בסמכות שבשיקול דעת ופסל לרישום סימן, בשל שיטת בחירת סימני מסחר על ידי המבקש שבפניו: הסימן

"קז (020* בעניין 00605 [מזוח\/ 65ה231), 312 6. .₪ [1958].

טוב יעשו המבקש וחברתו אם ישקיעו מאמציהם ומשאביהם בבחירת סימני מסחר משל עצמם ובבניה ובטיפוח מוניטין עבורם, תחת העתקה וחיקוי סימני מסחר של אחרים וניסיון להיבנות מן מוניטין אשר פותח בעמל רב על ידם.

שימוש בשמה של המתנגדת - סעיף 12 לפקודה

7. הסימן המבוקש דומה לשל המתנגדת ולשל עסקה. הוא אף מכיל שלו דומה כאמור. בשל כל המסקנות אליהן הגעתי בעניין הטעיית הציבור, היעדר תוס לב וחשש לתחרות בלתי הוגנת, עלי לסרב לרשום את הסימן לאור הוראות סעיף 12 לפקודה.

סוף דבר

8. אני מקבל את ההתנגדות ומורה כי הסימן המבוקש לא יירשום.

9. בהתחשב בהיקף חומר הראות שהוגש מטעמי המתנגדת, וגם בכך שלא התקיים דיון ולא נחקרו עדים, אני מחייב את המבקש לשלם למתנגדת את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 23,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ישראל אקסלרד פוסק בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום ט"ו אייר, תשס"ד 6 מאי, 2004