החלטות שיפוטיות | שילון צוקרשטיין ושות'

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' הפוסק בקניין רוחני נח שלו שלומוביץ

התנגדות לרישום סימן מסחר 152815

"5005 111 ₪() 16 16% " (מעוצב)

המבקשת: חברת רדכו לנעליים ע"י ב"כ עוה"ד מוראד אבו עובידה

המתנגדות: 1 חברת באק פייר תעשיות וסחר בדברי הנעלה בע "מ

2 חברת באק פייר שיווק נעליים בע "מ

שתיהן, ע"י ב"כ עוה"ד נביל אזחימאן

ה ח ל ט ה

1. בפני התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 152815 "58065 0208110 6זנ 186%" בסיווג 5 - נעליים, (להלן: "הסימן המבוקש" או "סימן המסחר המבוקש"). הבקשה לרישוס הסימן הוגשה ביוס 18.10.2001. הסימן המבוקש מעוצב ונראה כך:

2 על פי דרישת מחלקת סימני מסחר, המציאה המבקשת הודעת הסתלקות בזו הלשון: "רישוס סימן זה לא ייתן וכות לשימוש ייחודי במיליס 51065 ע1ז0811() אלא בהרכב הסימן".

עיסוקם של שני הצדדים בייצור ובשיווק מוצרי הנעלה. אין מחלוקת כי המתנגדת 1 היא בעלת סימן המסחר 185 208 (מעוצב) הרשוס במשרד סימני המסחר של הרשות הפלסטינית ברמאללה- , ואילו המבקשת היא בעלת סימן המסחר תאזק א)אג.זם

5 ץצ (מעוצב) הרשוס במשרד סימני המסחר של הרשות הפלסטינית, שמקוס מושבו ברצועת עזה.

המתנגדות הגישו כבר בשנת 1999 בקשה לרישום סימן מסחר "145 2/4008" בישראל אולס בקשה זו הוזנחה על ידן והתיק העוסק בה, נסגר. בקשה נוספת לרישום אותו סימן הוגשה על ידי המתנגדת ביוס 15.7.2002. הטיפול בבקשה זו הושהה לצורך בירור ההתנגדות שבפניי.

סימנה של המתנגדת (הרשוס ברשות הפלסטינית) נראה כך:

הסימן המבוקש קובל לרישוס על ידי בוחנת סימני המסחר, ופורסמה להתנגדויות ביוס 2,. ביוס 30.12.02 הגישו המתנגדות שבפני, חברה הרשומה ברשות הפלסטינית, היא המתנגדת 1, וחברה ישראלית, היא המתנגדת 2, התנגדות לרישום הסימן.

תשובת המבקשת להתנגדות הוגשה ביוס 24.4.2003. הצדדים הגישו ראיותיהם ומספר דיונים התקיימו, בשעתם, בפני כבוד הפוסק בקניין רוחני (כתוארו או), ישראל אקסלרד.

לאחר תהפוכות רבות ומשפרש כב' הפוסק מתפקידו הועבר תיק וה אליי למתן החלטה. בהתאם לתקנה 73א לתקנות סימני המסחר, 1940, ומשנתם לצדדים הודמנות להשמיע טענותיהם בעניין וה, ניתנת החלטתי בתיק גה תוך התייחסות לראיות שנשמעו בפני כב' הפוסק אקסלרד, כאילו נשמעו בפניי.

דמיון בין הסימנים

הדמיון בין הסימנים איננו מוטל בספק. השוואה בין שני הסימנים מגלה כי המוטיב החוזר בשניהם הוא דמות סרט ועליו מודפסות האותיות באנגלית - 185 21.00% או -

₪0 (בהתאמה). האותיות נחצות לאורכן וצבועות חציין בשחור וחציין בצבע הרקע שהינו צהוב בסיימן המבוקש לרישוס וכתוס בסימנה של המתנגדת. הסרט בשני

0. הסימנים מקופל בקצותיו וקצהו גזור בצורת משולש. אכן, לסימן המתנגדת נוסף גם

1. עיגול, במרכזו, אולס מבט כולל בסימנים אינו יכול שלא להוביל לקביעה כי אכן קיים דמיון ביניהם, דמיון הנובע, כאמור, מזהות כמעט מוחלטת בחלק הסימן הנושא את השם.

2. הדמיון הרב שבין הסימנים משמעותי בעיקר, אם מביאיס בחשבון את עובדת זכרונו הבלתי מושלם של הלקוח (ר' רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, | פ"ד נו(2) 438: "אין מדובר בהשוואה מדוקדקת של כל הברה בנפרד, שהרי אדם המכיר היטב את שני הסימנים ממילא איננו צפוי להתבלבל ביניהם. תחת זאת יש ליתן משקל לרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים תוך מתן דגש לכך שזיכרונו של הצרכן הממוצע אינו מושלם."). לכך יש להוסיף את ההלכה כי הסימנים נבחניס בשלמותם וגם אם קיימים הבדלים קטנים ביניהם הרי שלא תמיד די בכך כדי להימלט מ"אימת" הדמיון (ר' לעניין זה א.ח. וליגסון בספרו "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם", בעמ' 82, וכן 17866 6תה 1385 18066 01 1.3 16" שא

0 .כ ,תסז 01 3/5 ,"65 הזה א).

3. מעבר לדמיון הוויזואלי בין הסימנים, קיים גם דמיון במצלול: בק פייר לעומת בלק פייר. שני הסימניס מבוטאים באופן דומה: ?(8-)11' 18%פ' ו- ז(:8-)11' 8%ט' מספר ההברות בהס

זהה, וההבדל של עיצור אחד בלבד, שהוא עיצור חיכי המצוי בתוכה של הברה זהה, אינו הבדל גדול.

4. קיים יתר מבחני הדמיון היינו, סוג הטובין, סוג הלקוחות, צינורות השיווק, השכל הישר ויתר הנסיבות מצביעים על הדמיון הרב בין הסימניס. שני הצדדים מעידים על כך שהם פונים לקהל יעד של צעירים בעיקר. המכירה מתבצעת באמצעות חנויות נעליים לא- ייעודיות, כך שבהחלט ייתכן שלקוח ייתקל בסימן האחד ויטעה לחשוב כי הוא רואה את משנהו ומשכך, יטעה אף במקור הטובין.

5. יש לציין כי המבקשת לא הוכיחה מכירות בתחומי ישראל, אלא אך ורק בתחומי הרשות הפלסטינית בעוד שלמתנגדות יש חנות פעילה בתל אביב אשר כתובתה מצוינת על גבי פנקסי החשבונות של המתנגדות.

6. משכך אני קובע כי שני סימני המסחר, המבוקש לרישום וזה בו עושות שימוש המתנגדות דומים עד כדי להטעות.

הכשירות לרישום

7. למרות קביעתי גם בדבר הדמיון שבין הסימנים, אל לנו לשכוח כי סימןם של המתנגדות אינו סימן רשום בישראל. משמעות הדבר היא כי ההגנה שתינתן לו במסגרת פקודת סימני המסחר היא הגנה פחותה, ובדומה לכך גם כוחו למנוע רישומו של סימן אחר, פחות הוא. בעוד שסימן מסחר רשום, נהנה מהוראת סעיף 9(11) לפקודת סימני מסחר [נוסת חדש], התשל"ב- 1972 (להלן: "הפקודה"), הרי על סימן בלתי רשום לעבור משוכות רבות יותר על מנת להוות עילה רלטיבית לרישום סימן אחר, בהתאם להוראות סעיף 6(11)

לפקודה. על ההבדלים בין שני תתי-סעיפיס אלה כבר עמד בית המשפט בבג"צ 197/51 קוקה קולה נ' ויטה, פ"ד ח 772, בעמ' 777 ובהחלטות שבאו אחריו.

סעיף 6(11) לפקודה קובע כדלקמן:

"סימנים אלה אינם כשרים לרישום :

(6) סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור, סימן המכיל ציון מקור כוזב וסימן המעודד התחדות בלתי הוגנת במסחר;"

נציין לעניין וה, כי עיקר הפסלות לפי סעיף 6(11) הוא בשאלת טובתו של הציבור, ומתמקדת היא בסימן המסחר כמשרת את השוק ואת כלול התחרות שבו. על פי העילות שבסעיף זה, שאלת האינטרס הקנייני של צדדים אחרים, כגון בענייננו גם של המתנגדות, היא שוליית. זאת בהבדל מסירוב לרשום סימן מסחר על פי סעיף 9(11), שאו משמעים להם יחדיו האינטרס הכללי של הציבור ואלו הקנייני של בעל הסימן הרשום הקודס.

המתנגדות ניסו להראות כי המבקשת בחרה בסימן אותו בחרה מתוך כוונה להטעות את הציבור כך שיחשוב שהתוצרת של המבקשת הינה בעצם תוצרתן של המתנגדות ובדרך זו, ליהנות מהמוניטין אותו צברו המתנגדות.

להוכחת המוניטין של המתנגדות בסימןם, הביאו המתנגדות ראיות בדבר היקף המכירות בישראל וברשות הפלסטינית, הציגו קבלות על השקעה כספית בתחום הפרסוס ועל שימוש בסימן המסחרי בישראל. הוצגו חשבוניות מהשנים 1997 - 1999, זמן-מה לפני תחילת השימוש בסימן 188 1.00% על ידי המבקשת, אשר לפי עדות מנהלה ראה את הסימן לראשונה בשנת 1998 או 1999 בתורכיה.

אציין, כי בעוד שעל גבי החשבוניות המונפקות על ידי המתנגדת 1 מופיע הסימן המעוצב בשחור לבן, הרי שעל גבי החשבוניות של המתנגדת 2, החברה הישראלית, לא מופיע הסימן כלל.

עם זאת, המתנגדות הציגו מכירות גם לחנויות בישראל ועל פי עדותו של מנהל המתנגדות בתצהירו, הרי שעל גבי קופסאות הנעלים ולעיתים על הנעליים עצמן מוטבע סימןם של המתנגדות. יוער כי מנהל המתנגדות לא נחקר בחקירה נגדית לעניין זה. גם מתוך עדות מנהל המבקשת מסיק אני שאין כל מחלוקת, כי המתנגדות משתמשות בסימןם גם בישראל וגם ברשות הפלסטינית.

לעומת המתנגדות, המשווקות את כל נעליהן תחת סימן המסחר 138 %-40/, שהוא גם שמן המסחרי, או 'סימן הבית' שלהן, בבעלות המבקשת מספר סימני מסחר, ביניהם סספזתע, א6שאד, 67גדא 0 א1806. מנהל המבקשת העיד כי המפעל שבבעלותו מייצר נעליים תחת כל סימני המסחר הנקובים לעיל, וזאת בהתאם לדרישה בשוק.

מנהל המבקשת העיד בתצהירו כי השקיע רבות בפרסוס סימן המסחר ‏ 148ת 1.00% וכי השתמש בסימן זה במשך שנים ארוכות ואף הוריו השתמשו במותג גם במסגרת מפעלם. פרט לכך, המבקשת לא הביאה כל ראיות בדבר השימוש בסימן המבוקש.

המבקשת הגישה את הדו"חות הכספיים של החברה ואולס מנהלה סירב להיחקר על ו ו ו ו 0 ו , הדו"חות ויש בכך כדי להשליך על המשקל הראייתי שיש ליתן למסמכיס אלה. יתרה מכ הדו"חות אינם מפולגים לפי סימני המסחר השונים שבשימוש המבקשת ולכן לא ניתן ללמוד מהם מהי מידת השימוש בסימן המבוקש והיקף המוניטין שנרכש בו, אם בכלל.

על מידת תוס ליבה של המבקשת בבחירת סימן המסחר המבוקש ניתן ללמוד מעדותו של מנהלה, לשאלת כב' הפוסק הקניין הרוחני כהאי לישנא (עמ' 113 לפרוטוקול):

"כב' הפוסק: מר קוסטילדו, אני מציג לך את השדוט כמו שהגשת לרישום, כמו שביקשת לרשום פה בלשכת סימני המסחר פה בישראל, ואני רוצה לדעת למה בחרת, איך ולמה בחרדת דווקא את הציור הזה? איך דווקא את הציור הזה הוא זה שאתה בחרת לדשום פה בישראל?

ת:אני ראיתי את העיצוב הזה במפעל בתורכיה איפה שמייצרים את הקופסאות ואת התמונות וכל העיצובים.

כב' הפוסק: ולקחת את זה משם? ת:כן. כב' הפוסק:באיזה שנה?

ת: אולי 9 -1995,

באשר לכוונותיו של מנהל המבקשת ברישום הסימן העיד בעמ' 111 לפרוטוקול:

"עו"ד אזחימאן: כלומר, אתה רוצה עכשיו למנוע מחברת באק פייר להשתמש בשם המסחרי באק פייר, זה מה שאני מבין מדבריך.

ת: אם אלוהים יעניק לי את הכוח והחוק יאפשר לי אני כן אמנע ממנו."

מנהל המבקשת נשאל על אופן בחירת סימני המסחר האחריס שרשומיס על שמו ברשות הפלסטינית ותיאורו היה דומה לתיאור נסיבות בחירת הסימן המבוקש. לגרסתו, מדובר בסימנים שהועתקו כולס, בהבדלים כאלה או אחרים, ממוצריס שראה בחו"ל, ביניהם גם נעליים, והחליט להדביק על הנעליים שייצר במפעלו.

המבקשת אמנס הביאה סוחרי נעלים אשר העידו כי הס מכירים את סימן המסחר

1.0 ומוכריס נעליים תחת סימן זה מזה כ- 3-4 שנים. עם זאת, העד מטעם

המבקשת, מר אבו חשיש, בעל חנויות נעליים בחברון, העיד כי מכר סחורה תחת הסימן של המתנגדות לפני שהחל למכור נעלי 145 21.02% (עמ' 160 לפרוטוקול).

2. מעדותו של מנהל המבקשת עולה באופן ברור כי ניסה להיבנות מן המוניטין של המתנגדות ולצורך כך גם הגיש בקשה זו לרישום סימן מסחר הדומה עד כדי להטעות לסימן המתנגדות. לכך מתווספות הראיות בדבר דפוס התנהגות שבו נוקטת המבקשת גם בסימניס אחריס בהם היא משתמשת, קרי, ביצוע שינוי קטן בסימן מסחר ואימוצו או רישומו על שמה.

3. בהתחשב בחוסר תוס ליבה של המבקשת ובשל כך שסימןם הוא סימן שיש בו כדי להטעות את הציבור והוא סימן המעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר, הרי שסימןם אינו כשיר לרישום על פי סעיף 6(11) לפקודה. משכך מתייתר הצורך לדון בשאר עילות ההתנגדות.

6. לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את ההתנגדות וקובע כי סימן המסחר של המבקשת לא ירשם. המבקשת תשלם למתנגדות הוצאות בקשה זו ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 35,000 ש"ח, בצירוף מע"מ.

נח שלו שלומוביץ, פוסק קניין רוחני ניתן בירושלים ביום 30 ינואר, 2007 י"א שבט, תשס"ז נח שלו שלומוביץ 54678313-152815