סימן מסחר 153229

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 153229 (התנגדות לתיקון פירוט ובקשה לסילוק על הסף של בקשת התיקון)

המתנגדת: חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ע"י ב"כ ש. הורוביץ ושות'

המבקשת: :)ה ]א זע 15דת ה צסא ע"י ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

1. בקשת הפטנט שבכותרת פורסמה להתנגדויות הציבור ביוס 24.7.2007 וההתנגדות בגינה הוגשה ביוס 23.10.2007.

2 לאחר הגשת כתב טענות המתנגדת בהליך, הגישה מבקשת הפטנט בקשה לתיקון פירוט הפטנט, ביוס 8.9.2008. המתנגדת לא התנגדה לתיקון המבוקש ובעקבותיו הגישה כתב טענות מתוקן מטעמה, ביוס 21.2.2010. כתב טענות מבקשת הפטנט וראיות הצדדיס הוגשו במהלך השניס 2011 ו-2012. ראיות המתנגדת בתשובה הוגשו ביוס 20.6.2012.

3 ביוס 10.4.2014 הגישה המבקשת בקשה לתיקון פירוט. בבקשתה עתרה למחיקת תביעה 1 ואת תביעות 2 - 5 התלויות בה ולתיקון תביעות 6 ו-7, כפי שיתואר להלן. בבקשתה טענה כי התיקון מתבקש בעקבות החלטה שניתנה בבית המשפט לערעורים באנגליה, אשר ביטל את הפטנטים האנגליים המקבילים לבקשה הישראלית הנדונה. לטענתה, הפטנטים האנגליים בוטלו על בסיס נימוקים פורמליסטיים וטכניים, אך המבקשת מעוניינת לקדם את הדיון בהתנגדות בישראל ועל כן עותרת לתיקון הפירוט.

4. המתנגדת הגישה התנגדות ובקשה לסילוק על הסף של הבקשה לתיקון פירוט. לטענתה, לוקה הבקשה בשיהוי ובחוסר תוספות לנוכח הגשתה מספר רב של שניס לאחר הגשת כתב טענות המתנגדת. עוד טוענת המתנגדת כי גס אס הוגשה הבקשה בעקבות פסק הדין האנגלי, הרי שוה ניתן מחמת נימוקים השומטים את הבסיס תחת תאריך הבכורה של הבקשה ולא מנימוקים פורמליסטיים. ממשיכה וטוענת המתנגדת כי פסק דינה של הערכאה הראשונה באנגליה ניתן למעלה משנה לפני הגשת בקשת התיקון בישראל ושיקול וה הינו שיקול חשוב

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בשאלה האם להיעתר לבקשת התיקון אם לאו. בטענה זו מסתמכת המתנגדת על החלטת כב' הרשם (כתוארו אז) בעניין בקשת פטנט 32844 5ע6ץ]/ 12118001 .ט 1060חז1. 1 140568 )

וקו 0 ) ואח' (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 6.3.1979) (להלן: "עניין 3280518ז2)"). לבסוף טוענת המתנגדת כי בקשת התיקון לא נתמכת בתצהיר וגס מסיבה זו יש לדחותה.

המבקשת טענה בתשובתה לבקשה לסילוק על הסף כי רק לאחרונה, ביוס 10.7.2014, ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון באנגליה, אשר דחה את בקשת רשות הערעור על החלטת הערכאה הנמוכה יותר. לפיכך, לטענתה, אין הבקשה לתיקון פירוט לוקה בשיהוי או בחוסר תוספות לב. עוד טוענת המבקשת כי משעומדת בקשת התיקון בהוראות סעיפים 65 ו-66 לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967 (להלן: "החוק") יש להיעתר לה. לבסוף טענה מבקשת הפטנט כי במידת הצורך היא מוכנה להגיש תצהיר התומך בבקשת התיקון.

המתנגדת הגישה תגובתה לתשובה האמורה. היא טענה כי טענותיה בדבר הפגמים שנפלו בפירוט הבקשה הועלו כבר בכתב הטענות הראשון ועל כן לוקה הבקשה לתיקון פירוט בשיהוי של למעלה מארבע שנים. עוד טוענת המתנגדת כי על מבקשת הפטנט מוטלת החובה לתקן את הפירוט במועד המוקדם ביותר האפשרי.

עיקר המחלוקת בין הצדדיס הינה בשאלה האם יש לסרב לבקשה לתיקון פירוט לאחר קיבול הבקשה מן הטעס שלוקה היא בשיהוי. המתנגדת, הטוענת לקיומה של סמכות כאמור, מסתמכת בעיקר על החלטתו של כב' הרשם בעניין 32780518). המבקשת, הטוענת להיעדרה, מסתמכת, בין היתר, על החלטת כב' סגן הרשם (כתוארו אז) בעניין התנגדות לבקשה לרישום פטנט מס' 101537 (בקשה לתיקון פירוט ובקשה להגיש ראיות נוספות).

.16 נ' אוניפארם (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 30.4.2003) (להלן: "עניין אוניפארם").

התנאים לתיקון בקשת פטנט לאחר קבלתו ופרשנותם של סעיפים 29, 65 ו-66 לחוק נדונו בשורה של החלטות של ערכאה זו ובהרחבה יתרה ולפיכך איני מוצאת לחזור על הדברים כאן (ראה לאחרונה התנגדות לבקשת פטנט 178249 (התנגדות לתיקון פירוט) טבע תעשיות

פרמצבטיות בע"מ נ' בּוַע213 516135 (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 19.5.2014

והתנגדות לרישום פטנט מס' 188066 (התנגדות לתיקון פירוט) רפאל מעוכות לחימה מתקדמות בע"מ נ' אלתא מערכות בע "מ (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 11.5.2014).

לא יכולה להיות מחלוקת כי חובתו של צד להליך לנהוג בתוספות הן כלפי הצד השני והן כלפי הערכאה השיפוטית שבפניה הוא מתדיין (ראה, בין היתר, רע"א 4976/00 בית הפסנתר נ' מור, פ"ד נו(1) 577, 590).

.10

.1

.2

.3

.4

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

עס זאת, ניצול יתרונות דיוניים שניתנו לצד על פי דיו אינו יכול כשלעצמו להוות חוסר תוס פות. כבר הבעתי עמדתי כי במתן האפשרות למבקש הפטנט לתקן את הפירוט במהלך התנגדות גלוי יתרון, שהרי יש לעתיס בתיקון כדי לצמצם את הפלוגתאות בין הצדדים. ואולי תקנה 102 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכיס ואגרות), התשכ"ח - 1968 מאפשרת לקיים "משפט זוטא" בשאלת התיקון, אשר עלול לעכב את הדיון בהתנגדות גופא ואף להשיבו לתחילתו. תיקונים חוזרים ונשנים גורמים להתמשכות הליכי ההתנגדות, כפי שקרה בהליך שבפניי, שהחל, כאמור, בשנת 2007.

בקשת התיקון שבפניי הינה הבקשה השנייה המוגשת במסגרת הליך זה. הבקשה הוגשה לאחר שהוגשו ראיות הצדדיס והתיק בשל לדיון הוכחות. מבקשת התיקון הצדיקה את מועד הגשת הבקשה בכך שהחלטת בית המשפט באנגליה בערכאת הערעור ניתן בשלהי שנת 2013 ורק לאחרונה, ביוס 10.7.2014, נדחתה בקשת רשות הערעור על החלטה זו.

נראה כי בקשת התיקון בשלה מספר חודשים לפני הגשתה. להמתנה זו לא ניתן הסבר ברור ואולי איני סבורה כי בשל כך בלבד יש לדחותה. מקובלת עליי עמדת המתנגדת כי התמשכות הליכי ההתנגדות מגדילים את חוסר הוודאות בקרב הציבור באשר לזכות שתינתן למבקשת הפטנט בסיוס ההליך, אם תינתן, ולהיקפה. חוסר הוודאות האמור עלול להרתיע את ציבור המתחרים ופסיקת הוצאות לזכות המתנגדת מהווה תשובה חלקית בלבד לקושי זה.

בעניין 32780518) נדונה בקשה לתיקון פירוט שהוגשה חמש שנים לאחר שהתעורר הצורך בתיקון ולא היה בפי המבקשת התיקון כל הסבר לעיכוב. בנסיבות קיצוניות אלה סבר כב' הרשם (כתוארו אז) כי יש לדחות את בקשת התיקון הן מחמת שיהוי והן לגופה, לאחר שקבע כי התיקון אינו משיג את מטרתו.

בהחלטה בעניין אוניפארס קבע כב' סגן הרשם (כתוארו אז) כך:

"צודק ב"כ המבקשת בטענתו כי, בדרך כלל, לא תדחה בקשתו של המבקש לתיקו[ פירוט, רק בגלל שהבקשה הוגשה בשלב מאוחד, יחסית. דק במקדרה בו המבקש בא בחוסר ניקיון כפיים, או שהוא עמד, באופן בלתי סביר, על כך שהתביעות תשארנה בהיקפן המקורי - רק במקרים כאלה יש לסרב על הסף לבקשה לתיקון.

דאה לעינין זה בפסה"ד בעניין אמדיקאן סיאנמיד שם, בעמ' 801 -802."

5. אף אם לא נס ליחה של הפסיקה בעניין ת1780518), איני סבורה כי נסיבות המקרה שבפניי הינן כה קיצוניות עד כי יש בהן כדי להצדיק את דחיית בקשת התיקון על הסף. איני רואה סיבה לפקפק בטענת המבקשת כי הסיבה לתיקון הינה הפסיקה שניתנה באנגליה. לפיכך

.6

7

.8

.9

.0

1

אין מדובר בשיהוי של ארבע שנים בהגשת הבקשה אלא בעיכוב שנמשך מספר חודשים, בגינו יש מקום לחייב בהוצאות.

אשר לעמידת הבקשה בהוראות סעיפים 65 ו-66 לחוק, המתנגדת אינה חולקת על כך שיש בתיקון כדי לצמצם את תביעות בקשת הפטנט. תביעות 1 - 5 נמחקו וכן תביעות 6 ו-7 המתוקנות מצומצמות בהיקפן מתביעות 6 ו-7 המקוריות.

במערכת התביעות ערב התיקון המבוקש נתבע שימוש בחומצה זולדרונית, או מלח שלה הקביל רוקחית, או הידראט כלשהו שלה (להלן לשס הקיצור: "החומר הפעיל") להכנת תרופה לטיפול בהידרדלות העצם, כאשר התרופה ניתנת באופן פרנטרלי והחומר הפעיל בה הינו בין 1 ל- 10 מ"ג ומשך הזמן בין מתן למתן הינו כשנה לפחות (תביעה 6 לפני התיקון המבוקש). בתביעה 6 המתוקנת השימוש הנתבע הינו לטיפול באוסטאופורוזיס בגיל המעבר אצל נשים, במתן תוך ורידי וטווח כמות החומר הפעיל בתרופה צומצם והועמד לבין 2 ל-10 מ"ג ומשך הזמן בין מתן למתן הינו כשנה. התיקון הינו מצמצם ונסמך על הפירוט (בעמ' 18, דוגמא 5, ובעמ' 12). לפיכך תיקון אה עומד בדרישות סעיפים 65 ו-66 לחוק.

תביעה 7 לפני התיקון המבוקש הינה תביעה תלויה בתביעה 6 בה כמות החומר הפעיל הינה בין 2 ל-10 מ"ג והמתן הוא פעס בשנה. כעת הועמדה כמות החומר הפעיל על 4 מ"ג. תיקון זה הינו מצמצם ונתמך בעמ' 18 בתיאור הבקשה, בדוגמא 5. לפיכך עומד התיקון בדרישות סעיפים 65 ו-66 לחוק.

אציין, למעלה מן הצורך ומבלי להכריע בדבר, כי לפחות לכאורה ובניגוד לעמדת המבקשת, תביעה 7 המתוקנת והיא בלבד מצומצמת לדוגמא 5 ואילו תביעה 6 רחבה יותר מדוגמא זו.

עוד טענה המתנגדת כי היה מקום לתמוך את בקשת התיקון בתצהיר. משאין הבקשה נסמכת על טענות עובדתיות שבמחלוקת איני רואה הכרח לתמוך אותה בתצהיר, שהרי מועד מתן ההחלטות באנגליה אינו מצוי במחלוקת. תקנה 95 לתקנות אינה מחייבת הגשת תצהיר אלא לצורך השאלה העובדתית האם יש הליך תלוי ועמד אותה שעה בשל פרת הפטנט או ביטולו (ראה תקנה 95(ג) לתקנות). ברי כי תצהיר כאמור אינו רלוונטי בשעה שטרס ניתן הפטנט ובקשת התיקון מוגשת במסגרת הליך התנגדות.

לבסוף טענה המתנגדת כי היה על המבקשת לנמק כיצד יש בתיקון "כדי להסיר מעל סדר היוס את הליקוייס שנפלו בבקשת הפטנט." סבורה אני כי משעומדת בקשת התיקון בלפחות אחת מן המטרות המנויות סעיף 65 לחוק וכן בתנאי התיקון שבסעיף 66 לחוק, אין מוטלת על המבקשת חובת הנמקה נוספת.

סוף דבר

2. התיקון המבוקש מאושר לפרסום להתנגדויות הציבור. בתוך חודש ימים מתוס התקופה הקבועה בסעיף 67 לחוק ובהיעדר התנגדויות תגיש המתנגדת כתב טענות מתוקן. אם אין בדעת המתנגדת להגיש כתב טענות מתוקן תודיע על כך בתוך אותה תקופה וההליך ייקבע לדיון הוכחות.

3. לנוכח העובדה שזוהי בקשת תיקון הפירוט השנייה בהליך והוגשה מספר חודשים לאחר שהתעורר הצורך בתיקון, סבורה אני כי יש לחייב את מבקשת התיקון בהוצאות המתנגדת בגין התיקון בסך 3,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 30,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. אבהיר כי אם תבחר המתנגדת להגיש כתבי טענות וראיות מתוקנים, תחויב המבקשת בהוצאות נוספות בגין כך וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס | ט"ו אלול תשע"ד 0 בספטמבר 2014