סימן מסחר 162949 "בננה ביצ'" לא מעוצב

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה למחיקה על הסף (במסגרת הליך למחיקת סימן מס' 162949

"680 התהּתהםע" "בננה ביץ'"- לא מעוצב) המבקשים בהליך 1. שלום עמר (ת.ז. 06780098) המחיקה על הסף: 2. נבו דוקטורי (ת.ז. 28875185)

שניהם, ע"י ש. הורוביץ ושות', עו"ד

3. רוני מזרחי (ת.ז. 321455087)

המשיבה בהליך קורל מודל (ח.פ. 20 -320010 -51) המחיקה על הסף: ע"י ב"כ יעקב וחנה קלדדרון, עו"ד

א. הסימן הרשום והרקע להליך:

1. המבקשים 1-3, מר שלוס עמר, מר נבו דוקטורי ומר רוני מזרחי, בעצמם ובאמצעות חברות שבשליטתם הינם המפעילים של קטעי חוף יס בתל אביב ובאכזיב ובין היתר, ניתנים על ידי באזוריס אלה שירותי חוף מקיפים הכוללים, ניהול ארגון והפעלה של פאב- מסעדה, אירועי בידור, תרבות, ספורט, מוזיקה, משחקי חוף ועוד (להלן: "המבקשים").

2. המשיבה, חברת "קורל מודל" הינו תאגיד המאוגד על- פי חוק ואשר עוסק בייצור ושיווק של בגדי יס ובגדי חוף לנשים וכן הלבשה תחתונה (להלן: "המשיבה").

ב.

המבקשים הינם בעלי של סימן מסחר מספר 162949 "13086 2808888" "בננה ביצ'" לא מעוצב בסוג 25 לגבי: "דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; כולל כלולים בסוג 25." (להלן: "הסימן"). הסימן הוגש לרישום ביוס 24 בפברואר 2003, ובלישום ביוס 24 באוגוסט 3 ונרשם בפנקס סימני המסחר ביוס 3 בפברואר 2004.

ביוס 10 באפריל 2006 הגישה המשיבה בקשה לביטול רישום הסימן מחמת אי שימוש בהתאם להוראת סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב- 1972 (להלן: "הפקודה") או מחיקה של רישום הסימן בשל חוסר תום לב ביוס הגשתו בהתאם להוראות סעיפים 38 ו- 39(א1) לפקודה.

ביוס 4 ביולי 2006 הוגשה בקשה מטעם המבקשים 1.2 למחיקה על הסף של הבקשה למחיקת סימן המסחר (להלן: "הבקשה למחיקה על הסף") וביוס 25 ביולי 2006 הוגשה תגובת המשיבה לבקשה למחיקה על הסף.

עיקרי טענות המבקשים:

בראשית דבריי אציין כי חרף העובדה שהבקשה למחיקה על הסף הוגשה על- ידי המבקשים 1.2 בלבד, אתייחס אל המבקשים 1-3 כמקשה אחת בייחוד לאור העובדה שהבקשה כורכת, רובה ככולה, טענות שבמשפט ולא שבעובדה.

המבקשים טוענים כי טרם עברו שלוש שנים מיום רישום הסימן בפנקס סימני המסחר ומשכך, אין עילה לביטול סימן המסחר מחמת אי-שימוש בהתאם להוראת סעיף 41 לפקודה. לפיכך, טוענים המבקשים, הבקשה למחיקת הסימן נעדרת עילה ויש למוחקה על הסף.

ונוסיף וטוענים המבקשים כי אין ממש בטענות המבקשת לפיהן למבקשים לא היתה כוונה בתוס לב להשתמש בסימן. להוכחת טענתם זו מצריף המבקשים החלטתו של כב' סגן הנשיא, כב' הש' ופט מבית המשפט המחוזי בתל- אביב מיום 24 בנובמבר 2005 במסגרת הבקשה לסעדים זמניים שהגישו המבקשים כנגד המשיבה ת.א. 2364/04, בש"א 21991/05 נבו דוקטורי ואח' נ. קורל מודל בע"מ ואח', תק-מח 4(2005) 10047. מקביעות כב' הש' ופט בהחלטה זו טוענים המבקשים, ניתן ללמוד כי בידי המבקשים ראיות על שימוש בסימן אשר צורפו להליך בפני בית- המשפט המחוזי והוכחו בפניו.

ואת ועוד טוענים המבקשים כי יש למחוק את הבקשה למחיקת הסימן על הסף גם מן הטעמים שהבקשה למחיקה הוגשה בחוסר תום לב של המשיבה ותוך הפרה בוטה של הסכם

ג.

הסכם גישור שנחתם בין המבקשים לבין המשיבה ואשר קיבל תוקף של פסק-דין במסגרת הליך גישור שני הצדדים ואשר הביא את המחלוקות שביניהם בתיקים שונים שנוהלו בערכאות שונות, לכדי סיום (להלן: "הסכם הגישור"). לטענת המבקשים, הסכם הגישור אשר נחתם ביוס 5 במרץ 2006 וקיבל תוקף של פסק-דין ביום 9 במרץ 2006 קובע בסעיפים 5-7 בו את התחייבותה של המשיבה שלא להתנגד לשימוש של המבקשים או מי מטעמם בסימן או לרישומו של הסימן וכן לא להעלות כל טענה ביחס לשימוש שעושים המבקשים בסימן.

עיקר טענות המשיבה:

המשיבה טוענת כי יש לדחות את טענות המבקשים בבקשה למחיקה על הסף. ראשית טוענת המשיבה, מצייגת המבקשים מצג כאילו בקשת מחיקת הסימן נסמכת רק על הוראות סעיף 41 לפקודה מחמת העדר שימוש ולא כך היא שהרי, לטענת המשיבה, בקשת ביטול הסימן או מחיקתו מושתתת אף על עילות של העדר כוונה ו/או שימוש בפועל בסימן בתוס לב וכן כי הסימן נרשם מלכתחילה על שמס של המבקשים בחוסר תום לב כסימן הגנתי.

עוד טוענת המשיבה כי מחיקת בקשה לביטול סימן מסחר הינה צעד חריף שנעשה בו שימוש רק במקרי קיצוניים וכי הלכה היא שרצוי להימנע ממחיקה על הסף אפילו ניתן מבחינה דיונית-פורמליסטית להגיע לתוצאה זו, מה שממילא, לטענת המשיבה, לא חל במקרה זה. הדבר נכון במיוחד, לטענת המשיבה, כאשר מדובר בהליך המתנהל בפני רשם סימני המסחר האמור על שיקולי צדק וטוהר הפנקס ולפיכך, מוקנה לו מרחב נכבד של שיקול דעת.

לעיניו הסכם הגישור טוענת המשיבה, כי הסכם זה אשר נחתם בהסכמה על-ידה, הופר הפרה בוטה על- ידי המבקשים ובשל הפרה זו שלחה המשיבה למבקשים הודעת ביטול של הסכם הגישור והגישה המרצת פתיחה לבית- המשפט השלוש בירושלים על- מנת שזה יצהיר על הפרתו של ההסכם. לפיכך, טוענת המשיבה, אין בהסכם הגישור כדי לשמוט את הקרקע מתחת רגלי הבקשה למחיקת הסימן ויש לדון בטענות הבקשה למחיקת הסימן לגופה.

דיון: ראשית דבר, הפרוצדורה בה מתנהל הליך ביטול או מחיקת סימן מסחר, קבועה בתקנה 3. לתקנות סימני המסחר, 1940 אשר מפנה לתקנות הפרוצדורה בדבר התנגדות לרישום סימן מסחר במשיבים. לפיכך, על המבקשים היה להגיש הודעה

שכנגד בכתב לבקשת מחיקת הסימן וזאת, בתוך חודשיים מיום הגשת הבקשה למחיקת הסימן. אדגיש כבר כאן המהלך בו נקטו המבקשים, שלא להגיש בתוך 60 ימים בהתאם לתקנה 37 לתקנות סימני המסחר הודעה שכנגד וכן לא להגיש בקשה לאורכה להגשת ההודעה שכנגד, אלא בחרה להגיש בקשה למחיקה על הסף, אין בו כשלעצמו, טעם לפגם. מאידך, המבקשים נטלו על עצמם סיכון בדחיית הבקשה למחיקה על הסף.

פקודת סימני המסחר אינה מתייחסת מפורשות לשאלת מחיקה על הסף של הליך המתקיים בפני רשם סימני המסחר. ידוע הוא כי מקומות בו הפקודה שותקת בנוגע לסדרי דין המוסדרים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "תקסד"א"), רשאי הרשם להיוקק להסדרה הקבועה בתקסד"א כל עוד הדבר עולה בקנה אחד עם הוראות הפקודה והתקנות שהותקנו על- פיה וככל שיש בהסדרה זו משום עזרה לרשם בהגעה לתוצאה הנכונה מבחינת תקינות פנקס סימני המסחר, עליה אמון הרשם. בשאלת שילתן של הוראות מתקסד"א על הליכים המתקיימים בפני רשם סימני המסחר דין כב' רשם סימני המסחר (כתוארו אז), עו"ד משה גולדברג, בהחלטתו בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר מס" 69909 (בקשה לחיוב בהפקדת ערובה להוצאות) אקטרינה גוטמן נ. שלמה מיום 14 בדצמבר 1998 (פורסמה באתר האינטרנט של רשות הפטנטים). שכן נקבע בסעיף 24:

"אם זו הפעם הדאשית שתקנות סדר הדין משמשות כמקור להשלמת סדרי הדין בהליכים המתנהלים בפני הרשם. תקנות סדר הדין הוצאת השנים האחדות ממנה שאוב לשם הסדרים שהיו נחוצים בכדי למלא חללים פרוצדורליים שמבעו בחקיקה, הספציפית לפטנטים, מדגמים וסימני מסחר."

תקנה 100 לתקסד"א הנוגעת לענייננו קובעת את העילות בשלן ניתן יהיה לקבלו על מחיקתו על הסף של כתב תביעה (ובענייינו, בקשת מחיקת סימן מסחר). הנימוקים אשר לעיניו בית- המשפט או הרשם בואו לדון בבקשת מחיקה על הסף המבקשים אחד מכל אלה:

"(1) אם הכתב מדאה עילות תביעה;

(2) נדאה לבית המשפט או לדשס מתוך הכתב שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית;

(3) שוני של נושא התובענה נישא בהסדר והתובע לא תיקן את הכתב תוך הזמן שנקבע לכך;

(4) שולמה אגדה בלתי מספקת והתובע לא שילם את האגרה הנדרשת תוך הזמן שנקבע לכך,"

לעינינו, העילה אשר עשויה הייתה אולי להיות רלוונטית, לאור הנטען בבקשת המבקשים, גם שלא נטען כך במפורש הינה בהתאם לתקנה משנה 1(100) כי בקשת מחיקת סימן המסחר אינה מגלה עילה ולפיכך, יש למוחקה על הסף.

9. בית המשפט העליון בנו בסוגיה דומה, קבע כי אף כשמדובר בבקשה למחיקה על הסף, שלגביה לא נוצר מעשה בית דין יש לנקוט בוהירות ראויה. לעניין זה ראה ע"א 2452/01 דרור אורן עו"ד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נח(1) 577, 582 :

"סילוק תובענה על-סך - בין בדרך של מחיקה ובין בדרך של דחייה - הוא אמצעי שאינו ננקט כדבר של מה בכך, ובדרך-כלל עדיף בית המשפט,

במידת האפשר, שלא לנקוט באמצעי הדרסטי של שליחת התובע מעל פמו בטרם דמן ענלני בתובענה."

0. הדברים יפים לעניינו ביתר שאת שהרי ככל שמדובר בהליך שתוצאותיו משפיעות על כלל הציבור (וז6ז-0, יש לנקוט במשנה והירות. בין היתר מדובר בהליכיס המשנים את הרישום בפנקסי הזכויות המתנהלים בפני רשם סימני המסחר. לעניין זה ראה החלטתו המלומדת של כב' סגן רשם הפטנטים (כתוארו אז), עו"ד ישראל אקסלרד, בעניין התנגדויות לבקשות פטנט מס' 122118, 122161, 122162 (בקשה לדחייה או מחיקת

ההתנגדויות על הסף) צא\ג%א60 דמג ] אתאתבגז\ נ. אוניפארס בע"מ

מיום 21 במאי 2001 (פורסם באתר האינטרנט של רשות הפטנטים). כך נקבע שכן בסעיף 3:

"אס בהליכי סילוק על הסף בתובענה אזרחית על בית המשפט לנקוט משנה זהירות לפני קביעתו כי דין ההליך שבפניו סילוק על הסף, הדי הדברים הס בבחינת קל וחומר כשמדובר בהליכי התנגדות לפטנט".

1. על- מנת שבית- המשפט או הרשם ישתכנע כי אין הכתב (הבקשה למחיקה מטעם המשיבה) מגלה עילת תביעה- מחיקת סימן המסחר, עליו להניח כי כל האמור בבקשת מחיקת הסימן הינו נכון. רק במקרה בו ישתכנע הרשם כי גם כל האמור בבקשת מחיקת הסימן הוא נכון- יהיה מקום לדחות את הבקשה, רק במקרה כזה יעשה הרשם שימוש בסמכותו וימחק את בקשת מחיקת הסימן על הסף. בשלב זה, אין הרשם נכנס לעובי הקורה בדבר סיכויי המשיבה להוכיח טענותיה בבקשה למחיקת הסימן. ודוק, אף כי ייטען שהחומר הראייתי עליו מבוססת בקשת מחיקת הסימן נחשב להיות קלוש, ואף היתכנות לכשלון הבקשה למחיקת הסימן- אין בכל אלה כדי להצדיק מחיקת הבקשה למחיקת הסימן על הסף.

2. אכן נכון הדבר כי בהחלטתי בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מס' 157739- "00(8טט זג" בהתאם להוראת סעיף 41 לפקודה (בקשה לדחייה ולמחיקה על הסף) 00086.5

.5.8 א110 הג 5 \ נ. בודהה בר תל אביב בע"מ מיום 18 במאי 2006 (פורסם באתר האינטרנט של רשות הפטנטים), קבעתי כי יש לקבל את הבקשה למחיקה על הסף של בקשת מחיקת סימן המסחר מאחר וטרם חלפו שלוש שנים מיום רישום הסימן, הוא המועד לפיו יש להכריע בעילה שמקורה בסעיף 41 לפקודה. ואולם, יש לזכור כי מדובר בהליך בו עילת ביטול סימן המסחר הינה העדר שימוש בהתאם להוראת סעיף 41 והיא בלבד. הדבר אינו דומה לענייננו שכן, כפי שניתן לראות בנקל מבקשת מחיקת סימן המסחר, למשיבה עומדות עילות שונות בגינן מתבקשת המחיקה ובתוכן, אף עילות מכוח סעיפים 38 ו- 39(א1) לפקודה.

אכן, לו המשיבה היתה משתיתה את בקשתה למחיקת הסימן רק על הוראת סעיף 41 לפקודה בדבר העדר שימוש ועליה בלבד, הייתי, קרוב לוודאי, מקבל את בקשת המבקשים למחיקה על הסף שכן, בהתאם למבחן שקבעתי לעיל בדבר מחיקתה על הסף של בקשת מחיקת סימן, גם לו הניחה המשיבה תשתית עובדתית נכונה של חוסר שימוש בסימן, לא הייתה צומחת לה עילה לפי סעיף 41 אשר דורש שלוש שנים של אי שימוש על- מנת להפעילו.

ואולם, יתר טענותיה של המשיבה בדבר רישום הסימן בחוסר תום לב וללא כוונה להשתמש בו בקשר לטובין לגביהם נרשם הסימן וכן כי הסימן הוא כביכול, סימן הגנתי האסור ברישום על- פי הדין הישראלי, כל אלה טרם נדונו בפניי וכיצד אוכל להפעיל סנקציה כה חמורה של סילוק טענותיה אלה של המשיבה על הסף שעה שטרם ניתנה תגובתם של המבקשים לטענות אלה וטרם התקיים כל בירור בנוגע לצדקתן.

לעניין זה, טענת המבקשים כאילו טענות המשיבה בבקשה למחיקת הסימן לפיהן היו המבקשים חסרי תום לב בהגשת הבקשה לרישום הסימן ולא הייתה להם כביכול כל כוונה לעשות בו שימוש לגבי הטובין, הינה טענה "קלאסית" להודעה שכנגד כפי שהיה על המבקשים להגיש בתגובה לבקשה למחיקת הסימן. מדובר בטענה לגופה ולא בטענה שעניינה העדר עילה. באופן דומה, אף הטענה בדבר הסכם הגישור לו טענו המבקשים כי הוא יוצר כביכול השתק כלפי המשיבה מלטעון כנגד רישום הסימן, גם זו טענה שיש לה מקום בהודעה שכנגד בקשת