סימן מסחר 172221

ההחלטה:

מבקשת הסימן:

המתנגדת י

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר בפני כב' הפוסקת לקניין רוחני, יערה שושני כספי

בקשה למחיקת ראיות (התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר מס' 172221

א.מ.ל.פ. יבוא ושיווק בע"מ

ע"י ב"כ יעקב קלדרון, עו"ד

= צז 0 ב ע"י ב"כ גילת ברקת ושות' עו"ד

בפני מונחות שלוש בקשות בעיניס במסגרת תיק ההתנגדות לסימן מסחר מספר 172221.

א.

בקשת המתנגדת מיום 28 אוגוסט 2008 למחיקת חוות הדעת של הגב' מינה צמח, אשר הוגשה מטעם המבקשת ביום 28 מאי 2008 (להלן: "חוות הדעת"). לחילופין, ביקשה המתנגדת להורות על הגשת תצהיר מטעם עורכת הסקר, אשר יכלול עובדות הקשורות לעריכת הסקר וכן על הגשתו של כל מסמך אשר שימש את עורכת הסקר בעת עריכת חוות הדעת (רשימה מדויקת של המידע והמסמכים המבוקשים צורפה ע"י המתנגדת בבקשתה מיום 28 אוגוסט 2008). תשובת המבקשת לבקשה זו הוגשה ביום 2 אוקטובר 2008.

בקשת המתנגדת מיום 28 אוגוסט 2008 להורות על מחיקת נספחים "ו1"-"ו4" לתצהיר ראיות המבקשת (להלן: "נספחים ו1-ו4"), אשר נערכו בשפה האיטלקית/ספרדית ואשר הוגשו ביום 27 מאי 2008. לחילופין, נתבקשה השגת הגשתם בכפוף לצירוף תרגום לעברית מאומת כדין. תשובת המבקשת לבקשה זו הוגשה ביום 2 אוקטובר 2008.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ג. בקשת המבקשת מיום 12 נובמבר 2008, למחיקת תצהיר מר (תאריך מקוטע) שהוגש מטעם המתנגדת ביום 1 מרץ 2008. תשובת המתנגדת לבקשה זו הוגשה ביום 25 נובמבר 2008.

בקשת מחיקת חוות הדעת מטעם המבקשת:

המתנגדת גורסת כי סקר הצרכנים המוגש במסגרת חוות דעת ובהעדר תצהיר כנדרש בסעיף 67 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] תשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה"). אינו מהווה ראיה תקפה, ולפיכך דינו להימחק. כמו כן, נטען כי הגשת סקר הצרכנים במקרה שלפנינו לא הוגש על ידי עורכו וככזו פסול כראיה. לעניין זה ציטטה המתנגדת את החלטת הרשם בעניין

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 158670, יובל גורלי נ' און ליין סחר ושיווק בע"מ, מיום 15 פברואר 2006 (להלן: "החלטת רשם בעניין סימן מסחר 158670 "). לחילופין טענה המתנגדת כי על המבקשת להגיש תצהיר המפרט באופן מלא את כל המסמכים הרלוונטיים והעובדות הנוגעות לעריכת הסקר ולתוצאותיו.

להגנתה, טוענת המבקשת כי חוות הדעת ניתנה ונערכה בהתאם לתקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 (להלן: "תקנות סד"א") ולפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א 1 (להלן: "פקודת הראיות"). בנוסף, נטען על ידי המבקשת, כי הדרישה לצרוף מסמכים

הרלוונטיים לסקר הצרכנים בשלב זה של ההליך הינה בלתי ראויה. המקום לגילוי מסמכים, כך נטען, הוא בשלב חקירתו הנגדית של העד המומחה.

סעיף 67 לפקודה קובע כי ראיות בפני הרשם יוגשו, כדבר שבשגרה, בצירוף תצהיר בכתב, אלא רשא הרשם גביית עדות בעל פה. וזו לשונו של הסעיף:

"בכפוף לכל תקנה לפי פקודה זו, יהיו הראיות בהליכים לפני הרשם בתצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א 1971 -, או בהצהרה שניתנה בחוץ לארץ לפי דיני מקום נתינתה - כל עוד לא הורה הרשם אחרת, אולם רשאי הרשם, אם נראה לו הדבר, לגבות עדות בעל פה במקום ראיה שבכתב או בנוסף לראיה כאמור, וכן רשאי הוא להרשות שהמצהיר ייחקר חקירה שכנגד. "

סעיף זה, וממילא תקנה 39 לתקנות סימני המסחר 1940 הנובעת ממנו (להלן: "תקנות סימני המסחר"), מהווה הוראה ספציפית הגוברת על ההוראה הכללית הקבועה בתקנות 164,168- 9 לתקנות סד"א. על פי תקנות אלו, ראיות במסגרת מתן עדות ראשית ימסרו בעל-פה, אך לבית המשפט הסמכות להורות על הגשתן בכתב. מכאן כי סעיף 67 לפקודה בא להתוות כלל הפוך לזה המעוגנת בתקנות סד"א. הווה אומר, כי דרך הגשת העדויות הראשיות בהליכי התנגדות לסימן בפני הרשם, יוגשו בכתב, אלא אסורה הרשם אחרת.

דרך המלך להגשת ראיות בכתב בהליכים בפני הרשם, היא אכן באמצעות הגשת תצהיר. זאת זאת, סבורני כי אין מטרת סעיף 67 לפקודה להגביל את הרשם ולחייבו לקבל תצהירים בלבד.

מן ההיגיון מתחייב, כי הרשם רשאי להתיר הגשת כל סוג של עדות בכתב, המותרת כראיה ראשית על פי תקנות סד"א.

החלטות הרשם רבות אימצו את תקנות סד"א והחילו אותן על מספר רב של הליכים בפני הרשם. לעניין אה ראה החלטה בעניין בקשה למחיקת סימן מסחר מס' 69909 "במבינו", (בקשה לחיוב בהפקדת ערובה להוצאות), אקטרינה גוטמן נ' שלמה עיני מיום 29 מר 2004; החלטה בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 149319, 2000 114% נ' אם סיסטמס מיום 9 ינואר 2007 , החלטה בעניין בקשה לביטול מדגס מס' 32886 דומיסיל נ' בועז בהן, מיום 27 יוני 2006 ועוד. בענייננו, הריני להפנות במיוחד לדברי הרשם בהחלטה בעניין בקשה למחיקת סימן 162949, שלום עמר נ' קורל מודל מיום 30 יולי 2006 :

"ידוע הוא כי מקום בו הפקודה שותקת בנוגע לסדרי דין המוסדרים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקסד"א"), רשאי הרשם להיזקק להסדרה הקבועה בתקסד"א כל עוד הדבר עולה בקנה אחד עם הוראות הפקודה והתקנות שהותקנו על- פיה וככל שיש בהסדרה זו משום עזרה לרשם בהגעה לתוצאה הנכונה מבחינת תקינות פנקס סימני המסחר, עליה אמון הרשם. "

בעניינו, סבורני כי יש לקבל את חוות הדעת כעדות ראשית, ואין לחייב את המבקשת בהגשת תצהיר בנוסף או במקום חוות הדעת. ראשית, בדומה להגשת תצהיר, גם הגשת חוות דעת בשלב הראיות נחשבת כעדות בחקירה ראשית הנמסרת בכתב (ראה: י. קדמי בספרו: "על הראיות" מהדורה תשס"ד 2003, חלק שני, עמ' 815). בנוסף, אין מניעה להעיד את עורך חוות הדעת ולמעשה הגשתה כפופה לזכות היריב לחקירה שכנגד של עורכה (קדמי, שם). מכאן שזאת הגשת חוות הדעת לא פוגעת בוכותו של הצד שכנגד לחקור את המומחה בחקירה נגדית.

עוד יודגש כי לגבי חוות דעת מומחה קיימת "חזקת חתימה" בהוראת סעיף 21 לפקודת הראיות. היינו, חתימת המומחה תחשב מהימנה, אלא אלא יוכח אחרת. כמו כן, קובעת הוראת סעיף 25 (א) לפקודת הראיות כי חוות דעת אשר הוגשה כראיה לבית המשפט, כדין עדות בשבועה, וכי חוות דעת כאמור תגרור בעקבותיה הבאה לדין פלילי בהגשת עדות שקר. מכל האמור לעיל ניתן להסיק כי אין להקל ראש במעמדה המשפטי של חוות הדעת, באשר היא מחייבת את עורכה לשקול היטב את אשר הוא מצהיר עליו.

אינני מוצאת מדוע ראתה לנכון המתנגדת לצטט את החלטת רשם מס' 158670 כתימוכין לטענתה כי סקר הצרכנים לא הובא באמצעות עורכתתו. בהחלטה הנ"ל, לא הותר הסקר

כראיה תקפה מאחר שהוגש על ידי אדם שלא ערכו ובכך היוו דבריו עדות על פי השמועה. לעומת זאת, בעניין שלפנינו מובא סקר הצרכנים על ידי עורכת הסקר עצמה, אשר כאמור ניתן יהיה להעידה בחקירה שכנגד על הסקר שערכה.

המתנגדת לא טענה כי חוות הדעת אינה עומדת בדרישות תקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי או בדרישות סעיפים 20-28 לפקודת הראיות. לפיכך, איני רואה צורך להידרש לטענה זו בגוף ההחלטה.

לענייני דרישת המתנגדת לקבל לידיה מסמכים הרלוונטיים ופירוט כלל המידע הקשור לביצוע הסקר ולתוצאותיו, מקבלת אני את טענות המבקשת. ראשית, יצוין כי מרבית החומר הנדרש על ידי המתנגדת כבר צורף לחוות דעתה של עורכת הסקר וכן לתשובת המבקשת מיום 2 אוקטובר 2008. בנוסף, לא מן המקובל כי המתנגדת תציג רשימה מפורטת וגורפת של דרישות באשר למידע ו/או המסמכים הקשורים לסקר בשלב ההליך, וזאת אף מבלי לפרט את נחיצותו של כל פרט מידע ו/או מסמך. מן הראוי הוא כי הצגת מידע ומסמכים אלו תתבקש בעת החקירה הנגדית של העדה המומחית מטעם המבקשת. דרישה זו תיבדק על ידי הרשם בעת הדיון ביחס לכל מסמך המתבקש, תוך בחינת נחיצותו והיותו שייך לחקירה. למען הסדר הטוב, וביחס לאמור לעיל, הריני מורה לב"כ המבקשת להצטייד במידע והמסמכים הרלוונטיים לסקר, להצגתם בעת הדיון.

לסיכום, איני מוצאת מקום להורות על מחיקת חוות הדעת מתיק ראיות המבקשת או על הגשת תצהיר מפורט מטעמה. זאת, אין בהחלטתי כי לקבוע דבר באשר למשקלה של חוות הדעת. עניין זה יוכרע לאחר קיום דיון ראוי לגופו של עניין בתיק ההתנגדות.

בקשת למחיקת נספחים "ו1"-"ו4" לתצהיר ראיות המבקשת:

טוענת המתנגדת כי נספחים "ו1"-"ו4" לתצהיר ראיות המבקשת אשר הוגשו באיטלקית ו/או ספרדית אינם מהווים ראיות כשרות מאחר שלא צורף להם תרגום מאומת לעברית כדין, בהתאם לתקנה 43 לתקנות סימני המסחר.

לכך משיבה המבקשת, כי המדובר בתעודות סימן מסחר ומכתב קצר בנוגע לרישיון לשימוש בסימן מסחר אשר ערוכים בשפות האיטלקית והספרדית - שפות אשר אליהן יש למתנגד נגישות ברורה מאליה - ולפיכך לא נדרש תרגומן לעברית. לטענת המבקשת, גם המתנגדת בחרה לצרף לראיותיה חומר הכתוב בשפה שאינה עברית ולא צירפה לו תרגום כדין. אי לכך מתבקש הרשם להחיל דין אחד לשני הצדדים. היינו לדחות את בקשת