סימן מסחר 179840

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט מספר 179840

המתנגדת: עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ באמצעות ב"כ סנפורד ט. קולב ושות

המבקשים ענת ומשה גבאי בעצמס

1. בפניי התנגדות לבקשת פטנט 179840 (להלן: "בקשת הפטנט") אשר הוגשה על ידי ענת ומשה גבאי (להלן: "המבקשים") ביוס 5.12.2006. הבקשה נבחנה, קובלה ופורסמה ביומן הפטנטים להתנגדויות הציבור ביוס 30.12.2010. הודעת ההתנגדות הוגשה ביוס 29.3.2011 על ידי עמינח תעשיות רהיטים ומזרונים בע"מ (להלן: "המתנגדת").

2 שמה של ההמצאה "התקן למיטת תינוק למניעת תסמונת מוות בעריסה" ועניינה מזרון מחורר המאפשר מעבר אוויר דו כיווני הבנוי משלוש שכבות: שכבה תחתונה קשיחה בעלת תעלות רוחביות, שכבה אמצעית קשיחה אף היא בעלת חללים ריבועיים ושכבה עליונה הזגהה לאמצעית אס כי רכה יותר. עוד כוללת ההמצאה סדין מאריג רשת הנמתח בחזקה מעל המזרון.

3 בבקשת הפטנט חמש תביעות. התביעה הראשונה הינה בלתי תלויה ויתר התביעות תלויות בה. תביעה מס' 1 מגדירה את היקף ההמצאה כדלקמן:

"התקן הבא לסייע במניעת תסמונת מוות בעריסה, הכולל מזרון למיטת תינוק סטנדרטית במימדי מזרון תינוקות סטנדרטי, שמעליו נמתח בחוזקה סדין עשוי מדיג-דשת, מודבק משלוש שכבות מודבקות זו לזו לכדי יחידה אחת כאשר:

א. לשכבה התחתונה של המזרון, שהיא דחוסה בהדבקה ומהווה מצע קשיח, יש תעלות רוחביות המאפשרות מעבר אופקי של אוויר מקצה אחד של המזרון לקצהו השני

ב. לשכבה האמצעית של המזרון, הזהה בדחיסותו לשכבה התחתונה, יש חללים ריבועיים לאורכה ולרוחבה, המאפשרים זרימת אוויר אנכית דרכם

ג. גם לשכבה העליונה של המזרון יש חללים ריבועיים לאורכה ולרוחבה, בזהה לשכבה האמצעית, אך היא פחות צפופה בהרכבתה ודקה יותר למע

כך ששילוב שתי השכבות העליונות של המזרון עם השכבה התחתונה של המזרון מהווה מזרון יציב ונוח שמעליו נמתח ונקשר אל סורגי מיטת תינוק סדין מדיג-דשת,

אשר דרכה מתאפשר גם מעבר אוויר לנשימה וגם ניקוז פליטות מזון אל תוך התעלות שבשכבה התחתונה, ובכך מתאפשרת סירקולציה אוויר דו כיוונית

ולציפה לתינוק היש ( על בטנו על גבי ההתקן."

ביוס 28.4.2011 הוגש כתב טענות על ידי המתנגדת וביוס 17.7.2011 הוגש כתב הטענות מטעם המבקשים. ראיות המתנגדת הוגשו ביוס 22.12.2011. על המבקשים היה להגיש ראיותיהם ביוס 22.3.2012. ביוס 13.2.2012 הגישו המבקשים תגובה לראיות המתנגדת. עצ זאת, לנוכח העובדה שזו לא הוגשה בתצהיר לא ניתן היה לראות בכך ראיות מטעמ המבקשים. ביוס 2 התקיים הדיון בפני במסגרתו נחקרו עדי המתנגדת, והצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. במסגרת זו ביקשו המבקשים לראות במסמך שהגישו ביוס 13.2.2012 כחלק מסיכומיהם בהליך.

טענות המתנגדת:

ראשית טוענת המתנגדת כי לנוכח הכנסת תיקונים מהותיים בבקשת הפטנט שהוגשה ביוס 6, השיש לשנות את תאריך הבקשה ולקבעו ליוס 16.1.2007, מועד הגשת הגרסה השנייה לראשות, וזאת מכוח הוראת סעיף 23 לחוק הפטנטים תשכ"ש-1967 (להלן: "החוק").

עוד טוענת המתנגדת, כי המבקשים הפרו את החובה המוטלת עליהם על פי סעיף 18א לחוק לעדכן את הרשות ברשימת הפרסומים והאסמכתאות שצוטטו כנגד בקשות מקבילות בכך שלא עדכנו בדבר הפרסומים הקודמים שהובאו בדו"ח הבחינה של הבקשה המקבילה שהוגשה בארה"ב. לטענת המתנגדת, על אף מכתב הרשות בו נדרשו המבקשים לעדכן אותם אודות רשימת האסמכתאות לא עשו כן וזאת חרף העובדה שדו"ח הבחינה מארה"ב התקבל אצלם כ-7 חודשים לפני קבלת בקשת הפטנט בישראל.

כו טוענת המתנגדת כי התביעות אינן בהירות, כי הן מנוסחות באופן דו משמעי וכי הן אינן מבהירות באופן תמציתי וברור את ההמצאה.

ומשיכה וטוענת המתנגדת כי ההמצאה אינה כשירה לפטנט שכן היא נעדרת חידוש והתקדמות המצאתית, נוכח הפרסומים הבאים:

א. מאמר 10 מסטה8טסתת1 זסוחטי'] 85ח1ם 300055]/ 26016-נד ,116511610 הסותו5 ב. פטנט אמריקאי 6,055,690 מיום 2.5.2000 (להלן: "פטנט 690").

ג. פטנט אמריקאי 4,866,800 מיום 19.9.1989 (להלן: "פטנט 800").

ד. פטנט אמריקאי 6,866,915 מיום 15.3.2005 (להלן: "פטנט 915").

ה. קטלוג למזרוני 318506 6011 שַח141 מ-2002 (להלן: "קטלוג קינג קויל").

כמו כן מוסיפה המתנגדת כי סדין הנקשר באמצעות שרוכיס לסורגי מיטת תינוק עשוי אריג רשת, אשר דרכו מתאפשר מעבר אוויר פורסם לפני המועד הקובע ומובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע בתחום, בין היתר, לאור פטנט 690.

לבסוף, היא טוענת כי ההמצאה אינה יעילה, שכן אין בבקשת הפטנט דבר המעיד כי ההמצאה אכן מסייעת במניעת תסמונת מוות בעריסה.

טענות המבקשים:

לטענתם, תאריך בקשת הפטנט הוא יוס הגשת הבקשה הראשונה, דהיינו 5.12.2006, שכן התיקונים שהוכנסו לאחר מכן אינם מהותיים.

המבקשים טוענים כי במהלך בחינת הבקשה בישראל נדרשו לדווח על כל ציטוט ודו"ח ממדינה ורה. המסמך האחד שהיה ברשותם הוא דו"ח החיפוש הבינלאומי החיובי שבוצע ברשות החיפוש האמריקאית, ואותו אכן שלחו למחלקת הפטנטים.

כמו כן, התביעות, לטענתם, מנוסחות בצורה בהירה ומובנת והשרטוטים הנלווים לבקשה מסירים ספק וממחישים היטב את ההמצאה.

בנוגע לטענה בדבר היעדר חידוש והתקדמות המצאתית, מצביעים המבקשים על מספר הבדלים בין הפרסומים הקודמים לבין ההמצאה, אליה ייחס בהמשך.

לעניין יעילות ההמצאה, טוענים המבקשים כי המזרון המתואר בבקשה בצירוף סדין הרשת מסייע במבנהו הייחודי לאספקת אוויר רציפה לתינוק השוכב מעליו וזו עיקר ההמצאה. זאת נוכח מחקר רפואי שפורסם והובא בהקדמה לבקשת הפטנט אשר ממצאיו מצביעים על כך שתופעת מוות בעריסה נגרמת כתוצאה מחוסר אספקת חמצן לתינוק השוכב על בטנו ופניו כלפי המזרון.

ראיות הצדדים

א. תצהיר מטעמ מר יצחק רגב, מנהל אגף הנדסה ופיתוח בחברה המתנגדת.

ב. חוות דעת רפואית מטעמ פרופ' יעקב סיון, מומחה ברפואת ילדים. בחוות דעתו התייחס פרופ' סיוון לשאלת יעילות ההמצאה.

המבקשים לא הגישו ראיות מטעמם. ביוס 13.2.2012 הגישו המבקשים "תגובה" לראיות המתנגדת. לנוכח העובדה שתגובה זו אינה מהווה תצהיר ערוך כדין בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א - 1971 ותקנה 13 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח - 1968, לא ניתן לראות בתגובה זו ראיה בהליך.

תאריך הבקשה

סעיף 23 לחוק קובע כדלקמן:

"הוכנסו בפירוט תיקונים בעלי אופי מהותי, רשאי הרשות לקבוע לעניין הסעיפים 4 -

(1) אס מתן להבחין בין אותם תיקונים לבין הפירוט הקיים - כי תאריך התיקון הוא התאריך שבו הוגשו לדשות;

(2) אס לא ניתן להבחין בין התיקונים לבין הפירוט הקיים - כי תאריך הבקשה כולה הוא התאריך שבו הוגשו התיקונים לרשות."

בגרסה הראשונה של פירוט הבקשה, שהוגשה ביום 5.12.2006 תוארו מזרון מחורר לאורכו ולרוחבו כאשר גודל המרווחים מותאם למידות איברי הנשימה של התינוק. כן תוארה מסגרת בסיס קשיחה להנחת המזרון וסדין רשת הנפרש על גבי המזרון.

בגרסה השנייה של הפירוט, שהוגשה ביוס 16.1.2007, תואר לראשונה מזרון העשוי שלוש שכבות תוך פירוט המבנה של כל שכבה ושכבה.

תיקון זה לפירוט הינו תיקון בעל אופי מהותי, שכן הוא נוגע למהות ההמצאה, אותו מזרון תלת-שכבתי, ומשנה לחלוטין את מבנהו, כפי שהוא מתואר ונתבע בפירוט. יתרה מכך, מבנהו התלת-שכבתי של המזרון הוא גורם המבדיל אותו, לטענת המבקשים, מן הידע הקודם.

נוכח העובדה שעסקינן בתביעה בלתי תלויה אחת בלבד ובה נתבע המזרון אשר תואר לראשונה ביוס 16.1.2007, נראה כי אין מנוס אלא ליתן לבקשה כולה את התאריך שבו הוגשה הגרסה השנייה לרשות, היינו 16.1.2007.

ב. חובות הגילוי והעדכון

3. חובת הגילוי המוטלת על כתפי מבקש הפטנט קבועה בסעיף 18 לחוק הפטנטים, לאחר משלוח דרישה לכך מאת הרשות. אחריו קובע סעיף 18א לחוק כי שוםה על המבקש לעדכן את לשכה אודות כל שינוי שחל ברשימת האסמכתאות או הפרסומים כאמור בסעיף 18 לחוק. סעיף 18ג לחוק קובע כי במקרה בו המבקש לא עדכן ביודעין את לשכה רשאי הרשות בעת התנגדות שלא ליתן פטנט על הבקשה.

4. במקרה שבפניי אכן, נשלחה למבקשים ביוס 9.2.2009 דרישה ממחלקת הפטנטים לדווח על רשימת אסמכתאות. מעיון בתיק הבחינה של בקשת הפטנט עולה כי למכתב התשובה של המבקשים שנתקבל ביוס 13.5.2009 צורף דו"ח החיפוש הבינלאומי מרשות החיפוש בארה"ב. בדו"ח זה צוטטו פרסומים קודמים שלא היה בהס לדעת הבוחן הבינלאומי כדי לשלול את החידוש או ההתקדמות ההמצאתית.

5. ביום 3.3.2010 נשלח למבקשים דו"ח בחינה של הבקשה המקבילה האמריקאית שהינה שלב לאומי של בקשת ה-201 שדו"ח החיפוש לגביה הוגש לרשות. בדו"ח הבחינה, נספק 3

לתצהירו של מר רגב, הובאו כנגד ההתקדמות ההמצאתית של ההמצאה שלושה פרסומים קודמים שלא צוינו בדו"ח החיפוש הבינלאומי.

6. ביוס 2.6.2010 שלחה הבוחנת ברשות הפטנטים למבקשים דו"ח ליקויים. בדו"ח התייחסה הבוחנת לפרסומים שונים מאלה שציטט הבוחן האמריקאי.

7. סעיף 18ג לחוק קובע כדלקמן:

"נמסר בתשובת המבקש לדרישה על פי סעיף 18 פטנט מטעה, או שהמבקש לא עדכן ביודעין את הרשות על כל שינוי משמעותי ברשימת האסמכתאות או הפרסומים שהוא חייב לעדכון לפי הוראות סעיף 18א, וניתן פטנט על הבקשה, או שהבקשה קובלה - (4) דשאים בית המשפט או הרשם, בהליך המתקיים בפניהם, לעשות אחד או יותר מאלה: (א) לבטל את הפטנט או לא לתת פטנט; (ב) לתת רשום לניצול הפטנט לכל התפשט בו כאילו בית המשפט או הרשם בא במקומו של בעל הפטנט, בתנאים שייקבעו בהסכמה בין הצדדים, ובהעדר הסכמה בידי הרשם או בית המשפט, לפי העניין; (ג) להורות על קיצור תקופת הפטנט. 2)..."

8. בענייון ע"א 2972/95 יוסף וולף ושות' בע"מ נ' דפוס בארי שותפות מוגבלת, פ"ד נג(3), 472, 8 (להלן: "עניין דפוס בארי") דו בית המשפט העליון בשאלה האס הופרה החובה הקבועה

בסעיף 18ג לחוק בכך שהמבקש דשס לא עדכן את לשכה בדבר פרסומים שצוטטו כנגד הבקשה האירופית המקבילה. בית המשפט קבע כי למרות שהדין החל על המקרה הינו זה הקודס לחוק הפטנטים (תיקון מס' 2), התשנ"ה - 1995, ס"ח 1538 מיום 10.8.1995, עמ' 402, במסגרתו הוסף סעיף 18ג לחוק, הרי שגם על פי אמות המידה הקבועות בסעיף 18ג לחוק לא הופרה החובה בנסיבות דשם, ובכך קיבל את קביעת בית המשפט המחוזי בעניין. כעולה מפסק דינו של בית המשפט המחוזי (ת.א. (ת"א) 1662/89 דפוס בארי (שותפות) נ' יוסף וולף בע"מ, פ"מ תשנ"ח(2) 265, 285), המבקש לא היה מודע לחובתו לעדכן את לשכה בדבר פרסומים שצוטטו כנגד בקשות מקבילות ולפיכך נעשתה הטעות בתוס לב.

בהעדר ראיות מטעמ המבקשים קשה יותר לקבוע מדוע לא עדכנו המבקשים את הרשות בדבר דו"ח הבחינה האמריקאי. גם מהתייחסות לשאלה זו בסיכומיהם עולה חוסר הבנה לטענה המועלית על ידי המתנגדת. נכון כי המבקשים הס שבחרו שלא להיות מיוצגים בהליך הבחינה ובהליך ההתנגדות ובכך נטלו על עצמם את הסיכון כי טענותיהם לא יובאו בצורה המיטבית. עצ זאת, תנאי להפעלת הסנקציה הקבועה בסעיף 18ג הינה כי העדר העדכון נעשה "ביודעין" והפרשנות שניתנה לכך בעניין דפוס בארי הינה כי טעות בתוס לב אינה מקיימת אחר תנאי זה.

למען הסר ספק אציין, כי הנסיבות בענייננו שונות מאלה שפורטו בעניין התנגדות לבקשת פטנט 117035 ו-16כן 136681 6מג[11111%ה5 נ' אוניפארס בע"מ, פורסמה בנבו (16.4.2009). באותו עניין דובר בפטנט של המבקשת עצמה בו נתבע אותו חומר שנתבע בבקשת הפטנט

הנדונה. טענתה בפני סגן הרשם (כתוארו אז) כי בבקשתה הזכירה את דבר קיומו של פטנט אירופאי המבקש דין קדימה מאותו פטנט נדחתה כ"היתממות".

לאור האמור אני קובעת כי הפרת חובת העדכון בידי המבקשים לא נעשתה ביודעין ולפיכך איני רואה לחיל על המבקשים את הסנקציות הקבועות בסעיף 18ג לחוק.

העדר חידוש

2. דרישת החידוש קבועה בסעיף 4 לחוק, הקובע בהאי לישנא:

"המצאה נחשבת לחדשה, אם לא פורסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה -

(ג) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;

(2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו."

3. פרסום פומבי השולל הגנת פטנט עקב חוסר חידוש, הכוונה, פרסום הכולל את ההמצאה במלואה, באופן שבעל מקצוע יוכל לבצע על פי המתואר בו. ראה בעניין אה: ע"א 345/87

"כלל ראשון הוא, כי על מנת להוכיח פרסום קודם, אשר יש בו כדי לשלול חידוש, יש להצביע על מסמך המכיל את ההמצאה כולה, ואין ליצור פסיפס של ציטוטים המלקטים מתוך מסמכים שונים ונפדדים לגיבושה של תמונה כוללת אחת..."

ובמשפט האנגלי:

".זז חזזס][זסק 10 הספ'זשטן 5011160 זויוס 6הז 616 (9 .זכ ,19 .6 ק. 3 [2008] 5זכ) :86 .1.10 (11%) 62061165 .ץ 5/\: 66%ס0םט.] .31)

פסק דין זה מצוטט בהסכמה בספרס של ,₪155 תו[0) ,1[אט קט 1116 סזהתסות 6.כ ,(2011) .60 17% ,"תה 01 עוה.1 16 תס [[6 ד" [[ס6סקרת8) 1855קטסכ (להלן: "[[6י ").

4. רכיבי ההמצאה כפי שהוגדרה בתביעה מס' 1 הינס כדלקמן: א. מזרון למיטת תינוק בעל שלוש שכבות מודבקות זו לזו לכדי יחידה אחת: (1) שכבה תחתונה דחוסה בעלת תעלות רוחביות; (2) שכבה אמצעית דחוסה בעלת חללים ריבועיים לאורכה ולרוחבה;

(3) שכבה עליונה רכה יותר בעלת חללים ריבועיים לאורכה ולרוחבה המתכלים עם החללים של השכבה האמצעית.

ב. סדין עשוי אריג-רשת, המאפשר מעבר אוויר ופליטות מזון, הנמתח מעל המזרון;

ג. סיוע במניעת תסמונת המוות בעריסה.

מעיון בכלל הפרסומים, שהובאו על ידי המתנגדת עולה בבירור כי אין בהם כדי לשלול את החידוש בהמצאה הנדונה.

מנספילד מתאר מזרון ספוג גמיש המתאים עצמו לגוף האדם השוכב עליו ולאחר מכן חוזר לצורתו, המורכב משלוש שכבות, כאשר כל שכבה רכה יותר מזו שמתחתיה. המזרון מאפשר מעבר אוויר דו כיווני באמצעות חורי אוורור בשתי השכבות העליונות ותעלות רוחביות בשכבה התחתונה. מטרת החורים הינה להפחית את כמות החוס המצטברת על גבי המזרון. פרסום זה אינו מתאר חללים ריבועיים במזרון. מהשרטוט הנלווה לו עולה כי מדובר בחוריים קטניים יחסית לשטח הפניס של המזרון. לנוכח העובדה שאין במאמר פירוט מספיק בעניין יחס וּה, הרי שהשרטוט שצורף הינו המקור היחיד להבנת מבנה המערון. כאמור,ל מנת להקטין את הסיכון למוות בעריסה. פטנט זה בבירור אינו שולל את החידוש שבהמצאה. כפי שטוענים המבקשים בצדק, אין מדובר במזרון אלא במשטח שינה כאשר קורות התמיכה הן חלק מהמיטה עצמה ולא מהמזרון, כך שלמעשה המזרון בפטנט 690 הוא בעל שכבה אחת. העד מטעס המתנגדת טוען כי ניתן לשלב את הידע הגלוס בפטנט 690 עם פרסומים נוספים. מכאן שגם המתנגדת אינה טוענת כי יש בפרסום זה כדי לשלול את החידוש שבהמצאה הנדונה.

9. ביחס לפטנט 800 ולפטנט 915 טוענת המתנגדת כי ניתן היה לשלב את הידע המתואר בהס עם פרסומים נוספים. לפיכך אדון גס בפרסומים אלה במסגרת טענת המתנגדת כי ההמצאה נעדרת התקדמות המצאתית.

ד. התקדמות המצאתית

0. סעיף 5 לחוק הפטנטים קובע התקדמות המצאתית מהי:

"התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4."

דרישה זו הינה רחבה יותר מדרישת החידוש, במובן זה כי ניתן לצרף כמה פרסומים יחד כך שבעל מקצוע ממוצע יוכל להגיע להמצאה וזאת בתנאי שגם פעולת הצירוף הינה מובנת

מאליה לבעל המקצוע הממוצע (ראה לעניין וה פס"ד 1108[165, פסקה 49).

מר רגב העיד כי מובן היה מאליו לצרף את פרסום מנספילד את הסדין העשוי אריג מרשת כדי להגיע להמצאה הנדונה. בפרק הדן בשאלת החידוש הגעתי למסקנה כי ישנס הבדליס נוספיס בין פרסום מנספילד לבין ההמצאה הנדונה ובאשר למילוי פעריס אלה לא נתן העד כל הסבר. הלכה ידועה היא כי טענת העדר התקדמות המצאתית יש לפרט ואין די בהפניה לפרסומים קודמים (ראה לעניין ה החלטת הרשם בעניין התנגדות לבקשת פטנט מס' 137053 אשר חביב נ' המפתח המסתובב בע "מ, פורסמה בנבו, 17.2.2009).

כן טען מר רגב בתצהירו כי היה והמובן מאליו לצרף את פטנט 690 הדן במשטח שינה המיועד לתינוקות לפטנט 800 שעניינו משטח תמיכה לאנשים מוגבלים בניידות, שמטרתו להפחית את היווצרות של כיביס הנובעי מישיבה או שכיבה ממושכות, באמצעות פיזור אחיד יותר של המשקל על גבי המזרון ואוורורו (ראה פסקה 1 ושרטוט 3 לפטנט 800). המשטח המתואר בפטנט 800 מורכב משלוש שכבות. על פני השכבה העליונה שקעים ותלוליות, כאשר במרכזו של כל שקע חור אוורור, שצורתו עגולה. צורת השקעים מזכירה תבנית ביציס וגודלס 1,5 אינצ' על 1.5 אינצ' (ככל הנראה בחלק הרחב ביותר). בתחתית השכבה התחתונה של המשטח תעלות רוחביות. בשכבה האמצעית חיתוך מרובע ובו מותקן מאוורר חשמלי.

המתנגדת מסכימה כי אין בשני פרסומים אלה תיאור של מידת קשיחות שונה של שלוש השכבות של המורונים ולעניין אה מציעה היא לחבר בין שני פרסומים אלה לבין פטנט 915. פטנט 915 מתאר כרית תמיכה מורכבת משלוש שכבות כשהעליונה מביניהן רכה יותר מהשתייס התחתונות. השכבה העליונה דקה יותר מהשתייס התחתונות וחלקה העליון של השכבה התחתונה המתחבר לשכבה האמצעית אינו מישורי אלא מורכב משקעים. מבנה זה של הכרית תורס, לדעת הממציאים, לפיוור נכון יותר של המשקל על גבי הכרית, אשר יכולה לשמש הן במצב ישיבה (כמשענת) והן במצב שכיבה.

הלכה ידועה היא כי חיבור בין פרסומים קודמים לשס שלילת ההתקדמות ההמצאתית לעולס אינו טכני. על הטוען לחיבור כאמור להראות מדוע צירוף הפרסומים הינו מובן מאליו לבעל

מקצוע ממוצע (ראה פס"ד 110₪65, בעמ' 108). בענייננו טענה המתנגדת כי בעל המקצוע הממוצע בתחוס עוסק בפיתוח מגוון רחב של מוצריס מתחוס השינה למטרות שונות ועל כן

זה מובן מאליו לשלב פרסומים שאינס עוסקים בהכרת במזרוניס. גם אם אקבל טענה זו, היה על המתנגדת להראות מדוע בעל המקצוע הממוצע יחפש את השילוב של פטנט 690' דווקא עם כריות ומשטחי תמיכה ששס מטרת השכבות הינה אחרת, דהיינו, פיזור נכון יותר של המשקל. לעניין וה יש לזכור כי שימוש חדש במוצר ידוע מספק את דרישת ההתקדמות ההמצאתית. התנאים לכך פורטו בע"א 804/89 לנפלסט (1971) בע"מ ואח' נ' ברקמן ואח', פ"ד מו(2) 295, 304 :

"סעיף 3 לחוק קובע, כי אמצאה כשירת פטנט היא "אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש בה בתעשיה או בחקלאות ויש בה התקדמות המצאתית...". במקדה שלפנינו מתעוררת השאלה, אם גילוי שימוש חדש או יעוד חדש למוצר - אשר יוצר כבר בעבר לפי תהליך ייצור ידוע ולצורך שימוש מסוים (השונה מהיעוד החדש)- יש בו משום אמצאה כשירת פטנט. שאלות דומות מתעודרות, אגב, ביחס לגילוי שימוש חדש לחומר

לדוע, למכשיר ידוע, לתהליך ידוע וכיוצא באלה.

... משנהג כאמור, הדין הוא, כי אם בשימוש החדש יש משום צעד המצאתי, והוא שונה באופן מהותי מן השימוש הקודם, הרי שניתן לקבל הגנת פטנט על התהליך או על המוצר בייעודם החדש. אולס אס אין בשימוש החדש משוסם פריצת דרך בהשוואה לשימוש הקודם, היינו, אם מדובר בשימושיס אנאלוגיים ותו לאו, הדי שאי בנמצא כל מוצר או תהליך המהוויסם אמצאה כשידת פטנט,

...אולס זאת יש לזכור, כי די בכך שהרעיון בדבר השימוש החדש הינו רעיון חדש והמצאתי, ואין הכדח כי גם הוצאתו מן הכוח אל הפועל תהלה כזו."

כאמור, בענייננו השימוש בשלוש שכבות בעלות מידת קשיחות שונה נועד למטרה שונה מזו שתוארו בפטנטים 915 ו-800.

יתרון ההמצאה הנדונה על פני הידע הקודס ובעיקר על פני פטנט 690 הינו האפשרות לנייד את המזרון הכולל את כל שלוש השכבות ממיטת תינוק אחת לאחרת. יתרון נוסף הגלוס בהמצאה, הינו הקשיחות השונה של השכבות במזרון באופן שהתמיכה הניתנת לתינוק השוכב עליו רבה יותר מאשר בפטנט 690. פטנטים 915 ו-800 עוסקיס אף הס במתן תמיכה לשוכב על גבי המשטח ואולס שילוב התכונות של ריבוי שכבות שהינו למעשה חיבור בין המזרון בפטנט 690 לקורות התמיכה המתוארות בפטנט 690 אינו נגזר, לדעתי, באופן מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע מהפטנטים 915 ו-800.

הלכה לעניין אה הינה כי הצעד ההמצאתי הנדרש אינו גדול ופשטותה של ההמצאה אינה

בעוכריה (פס"ד 110₪₪65, עמ' 109, פסקה 49).

לנוכח האמור אני קובעת כי יש בהמצאה הנתבעת התקדמות המצאתית.

דרישת היעילות

המתנגדת טוענת כי ההמצאה אינה עומדת בדרישת היעילות. לתמיכה בטענה זו הגישה המתנגדת את חוות דעתו של פרופ' יעקב סיוון, מומחה לרפואת ילדיס ולטיפול נמרצ ילדיס. בחוות דעתו התייחס פרופ' סיוון לשכיחות תסמונת "מוות בעריסה" בישראל והתנאיס על פיהס יקבע כי אכן מדובר בתסמונת זו; לגורמי הסיכון השונים לתסמונת "המוות בעריסה". לעניין זה ראוי לפרט כי על פי חוות הדעת גורם הסיכון המרכזי למוות בעריסה הוא השכבת התינוק על בטנו, ואולס ישנס גורמים נוספים כגון עישון בהריון או בבית אחרי לידה, שינה על מזרון שאינו קשיח או במיטת ההורים, חוס סביבתי גבוה מהמומלצ וכן לידה מוקדמת.

עוד טוען פרופ' סיוון בחוות דעתו כי יעילות ההמצאה לא הוכחה בשום ניסוי קליני וכי קביעת מבקשי הפטנט כי החללים והתעלות במזרון מאפשרים לתינוק ישן על בטנו אספקה תמידית של אוויר, נטולת בסיס מחקרי ועובדתי. כן טוען פרופ' סיוון כי יעילות ההמצאה מוטלת בספק עקב העובדה שהמזרון נושא ההמצאה אינו מתאים לעריסת תינוק קטנה אשר הוריס רביס נוטיס להשכיב בה את ילדיהס מפאת חוסר מקום, וכן אין אפשרות לרכוש מזרוניס כאלה למעונות בהס יש תינוקות קטניס או אפילו לעגלות תינוק.

סדין הרשת הנקשר אל סורגי המיטה עלול אף הוא להוות גורם סיכון כשלעצמו. מוסיף וטוען פרופ' סיוון כי ההמצאה עלולה לסכן תינוקות בכך שהיא עלולה לעודד הוריסם להשכיב תינוקות על הבטן בומן השינה, בניגוד להמלצות.

ההמצאה תחשב ליעילה במימוש "ההבטחה" כפי שהיא מוצגת ומפורטת בבקשת הפטנט נכון למועד הגשת בקשת הפטנט. הגדרת יעילות ברוח זו אף מובאת בספרו של 1360 ...ד

... (Skipping garbled citation block) ...

4. אס מה שהבטיח הממציא (בין במפורש ובין מכללא) כהשגתה של מטרה מסוימת וזו אינה מתקבלת, או מה שהוצהר על ידיו כמטרתה העיקרית של ההמצאה וזו לא הושגה, אין להעניק פטנט לבקשה, ראה בעניין וה ע"א 665/84 סאנופי בע"מ נ' אוניפארם בע"מ, פ"ד מא

(4) 729 (להלן: "עניין סאנופי"), וכן 16 /\ 60ם318, פסקה 403:

... (Skipping garbled citation block) ...

5. ראה גס את החלטת בית המשפט העליון הקנדי בעניין | ע1/26]ק .ט .1.10 080808 הע6ך 0 500 2012 ,.1₪6 630803 (פסקה 38 לפסק הדין):

... (Skipping garbled citation block) ...

6. ובית המשפט האמריקאי הביע עמדתו כי היעילות הינה בסיס לשיטת הפטנטים;

... (Skipping garbled citation block) ...

,43 0 .5 86 ,69 20 .₪0 .1 16 ,519 .12.5 383 ,תספתגּ1א .ץ זסהת6זם) ((1966) 74 .291 זץ'ותות0;) .1266 1966

כן ראה 1365 30./ 421 ,1.318001 ./\ ה1התט3 80 15067 .1% 6ההכז ₪6 הז.

7. השאלה האס מתקיימת הדרישה שבסעיף 3 לחוק הפטנטים בדבר יעילות ההמצאה ומה חובה על המבקש לפרט בבקשתו בהקשר והנדונה על ידי כב' השופטת נתניהו בעניין סאנופי, שס נקבע כי:

"בשלב הגשת הבקשה חייבת היא לכלול הבטחה בדבר היעילות. בכך מתקיימות בדרך כלל דרישות סעיף 3 לחוק. הוכחתה של ההבטחה זו תידרש בשלב ההתנגדות, אס תוגש כזו, או בבקשה לביטול הפטנט בתביעה בגין הפדתו. בהליכי ההתנגדות היה נטל השכנוע על מבקש הפטנט, שטרם נדשם; בהליכי ביטול או הפדה של פטנט שנרשם יהיה הנטל על מבקש הביטול או על הנתבע בתביעת הפרה."

8. קביעתה זו של כב' השופטת להסתפק בהבטחה בלבד בדבר היעילות בשלב הגשת הבקשה שתעמוד למבחן רק בשלב התנגדות או בקשה לביטול, התבססה על שיקולי מדיניות משפטית, כדבריה:

"הדעה, כי רישום מוקדם של פטנט, בטרם הוכחה יעילותה של ההמצאה, כמוהו כרישום לצוד ציד " מ6א6ז1 ש6אזדאט"", אינה מקובלת עלי, המדיניות הלצויה של החוק מצדיקה בעיניי דישום מוקדם של הבקשה. מטרת הפטנט אינה רק מתן תגמול לממציא כתמודה להמצאתו שתביא תועלת לציבור. המטרה היא גם לעודד מחקד. חילופי דעות, מידע ומחשבה הכרחיים הם להפרייתו ולקידומו של המחקד. אך כל עוד לא הוקנתה לממציא הגנת הבלעדיות, אך טבעי הדבר שיבקש לשמוד את אמצאתו בסוד, תוך חיפוש אחרי השימוש היעיל בה."

כן ראה התנגדות לבקשת פטנט מספר 115188 6012081108 [6-161168) 1,365 621081 נ' תרכובות ברום בע "מ, מיוס 16.4.2009 (פורסס באתר רשות הפטנטים):

"באשר ליעילות ההמצאה, הלא זו מפודשת באופן מסורתי על דרך הצמצום. דהיינו: אין לההמצאה אלא להביא לתוצאה הנטענת בפירוט."

9. בענייננו נטעו בבקשת הפטנט כי ההמצאה מסייעת בהפחתת תסמונת ה"מוות בעריסה" בכך שהיא מטפלת בגורם סיכון ספציפי אחד - הצטברות של דו-תחמוצת בפחמן בסביבת איברי הנשימה של התינוק. הפתרון המוצע על ידי מבקשי הפטנט הינו לאפשר רימת אוויר בסביבה זו באופן שבכל עת נמצאים פיו או אפו של התינוק מעל חלל של המזרון. לשס כך גם הציעו מבקשיס הפטנט כי גודל החללים יהיה מסויס וצורתם ריבועית באופן שיאפשר כמות חמצן גדולה. ההבטחה הגלומה בהמצאה אם כן הינה כי "צורת החורים וגודלם, המרווחים ביניהם (ראה שרטוט מס' 3) בשתי השכבות העליונות (3 ו-4), בשילוב התעלות הרוחביות בשכבה

התחתונה (2), מאפשרים מעבר אוויר תמידי לתינוק ישן על בטנו על המזרון. כמוכן, מתאפשר ניקוז הפליטות של התינוק אל תוך התעלות (ראה שרטוט מס"5). " (עמ' 3 לבקשת הפטנט).

יודגש כי מבקשי הפטנט לא ביקשו לטפל בכל גורמי הסיכון של התסמונת אלא באחד מהם בלבד העולה ממחקר שבוצע בתחוס אליו הפנו במבוא לבקשת הפטנט (המחקר פורסם ב- 6

(2124-2132 ,17 סא ,296 .1סע ,2006 ,ח10ז4550618/ 1601681 תה168ז6רת\/ 16 01 [המטס1 שמות המאמר ומחברו אינס מופיעיסם בבקשת הפטנט). פרופ' סיוון פירט בחוות דעתו גורמי סיכון נוספים, ביניהס עישון בסביבת התינוק וחימוס יתר של החדר בו התינוק ישן. ברי כי איו ההמצאה מטפלת בתופעת העישון בסביבת התינוק או בתקופת ההריוו. כמוכן אין ההמצאה עוסקת בוויסות החוס הסביבתי. לפיכך גס איןו המבקשיס מתיימריס למנוע את התסמונת לחלוטין באמצעות ההמצאה הנדונה.

לנוכח ההבטחה הצנועה יחסית הגלומה בהמצאה אתייחס לאותו חלק בחוות דעתו של פרופ' סיווו המתייחס לייעוד המוצהר של ההמצאה בלבד:

"יעילות המזרון במניעת הפרעה בחילוף גזים (חמצן ודו-תחמוצת הפחמן) או בשיפור כלשהו בחילוף הגזים לא הוכחה בתנאי מעבדה. עצם קיוס החללים והתעלות וסדין רשת מעליהס אינו מהווה הוכחה לכך שללא אמצעי עזר מכני אשר יביא לזרימת אוויר תתקיים זרימת אוויר ו"סידקולצית אוויר" מספקת ומתאימה באופן עצמוני דרך התעלות ודרך חודי הרשת הצפופה המהווה התנגדות לזרימת אוניד," (עמ' 7 לחוות הדעת).

ובהמשך:

"בתשובתס (סעיף מס' 1 בסיכום, עמ' 5) טוענים הממציאיס שמדובר בהמצאה "שהינה בעלת חשיבות רבה להצלת חי תינוקות" (ההדגשה במקור). טענה כזו חייבת להיות מבוססת על תוצאות של מחקר מבוקר אשר עמד בסטנדדטים מחקדיים ולא על תיאודיות "הגיוניות" לכאורה אשר לאדס שאינו עוסק בתחום אולי נראות "הגיוניות" אך למי שמכיר את הנושא ואת הספדות ברוד שאין מדובר בדבר שהוכח אי פעם."(עמ' 7 לחוות הדעת).

2. גס בחקירתו הנגדית לא שינה פרופ' סיוון את דעתו (עמ' 21, שורו5-11 לפרוטוקול הדיון מ יום 18.7.2012):

"אבל אני אומד, לא הוכח שהמזדון הזה, ההמצאה שלו, מביאה לשיפוד באיזה שהיא צידקולציה, כמו שהטענה כאן בבקשה, בתיאור של ההמצאה, לא, אין הוכחה, שום הוכחה שזה באמת עושה את מה ש, מה שלכאודה, הוא לכאורה

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

תכננתם אותו בשביל זה. ואני אומר, הלוואי שתוכיחו את זה, אני אשמח *ותד מכל אחד. אבל אני אומר, אין שום הוכחה שבמידה ובחלק מהתינוקות ששוכבים עם הפנים למטה ויש איזה שהוא גודם תודס בנושא של הצטבדות דו תחמוצת הפחמן, שהמזרון הזה פותר את זה. איך זה קורה?"

כנגד טענות אלה מפיו של איש מקצוע בתחום הרפואה לא הוצגו ראיות או תוצאות של מחקר או בדיקת מעבדה. כפי שנקבע בעניין סאנופי, הנטל להוכיח את יעילות האמצאה בהליך ההתנגדות מוטל על מבקש הפטנט. בהעדר פירוט ממצאי ניסוי כלשהו בבקשת הפטנט ובהעדר ראיות לניסוי כאמור במסגרת הליך ההתנגדות עליי לקבוע כי מבקשי הפטנט לא הרימו את הנטל. אכן הצעותיהם של מבקשי הפטנט נראות הגיוניות, אך אין בעלי מקצוע בתחום. בהעדר ראשית הוכחה ולו תיאורטית פיסיקלית לא אוכל לקבוע כי האמצאה אכן מקיימת את שהבטיחה, דהיינו ּגרימת אוויר תמידית לתינוק השוכב על בטנו.

לנוכח האמור אני קובעת כי האמצאה אינה כשירה לפטנט שכן המבקשיים לא הוכיחו את יעילותה.

סיוף דבר והוצאות

המתנגדת טענה כי אופן ניסוח התביעות לקוי. לטענתה, התביעות אינן מגדירות באופןו ברור את גבולות האמצאה ונעשה במסגרתן שימוש במושגים שאין להם פירוש מקובל בתחום וזאת ללא הסברים בתיאור. לנוכח התוצאה אליה הגעתי לא מצאתי להתייחס לטענה זו.

המתנגדת עתרה לפסיקת הוצאות ריאליות בהליך. לעניין זה העידה עו"ד נבות-אייונטל בדיון והצהירה כי סך ההוצאות ושכר הטרחה מסתכמים ל- 140,268 ₪. כן הגישה המתנגדת חשבוניות אשר לגביהן נטענה טענת חסיון. לטענת המתנגדת, מכיוון שמדובר בפירוט של הייעוץ שנתן לה בא כוחה, הרי שהמסמכים הינס סודיים.

באי כוחה של המתנגדת היינס משרד עורכי דין ועורכי פטנטים. אין מחלוקת כי החוק אינו מטיל חובת חסיון על עורכי הפטנטים כלפי לקוחותיהם. כמו-כן לא חליס על עורכי הפטנטים כללי אתיקה מקצועית מחייבים. עורך הפטנטים מוסמך לייצג את לקוחו בכל הליך בפני הרשם או רשות הפטנטים ובתנאים מסוימים בפני בית המשפט (סעיפים 154 - 155 לחוק). ניתן לסווג ענייניהם אלה כשירותיהם משפטיים אשר הרציונל של דיני החסיון חל עליהם באותה מידה כמו על השירותים הניתנים על ידי עורכי הדין. לפיכך קבע בית המשפט בעניין ת.א. (ת"א) 2284/83 מפעל מתכת נען נ' הידרופלן הנדסה, פ"מ תשמ"ד(2) 397, 407 כי אין הצדקה להבחנה בין עורכי הדין לבין עורכי הפטנטים לעניין החסיון בינם לבין הלקוח (ראה גם ג. קלינג "אתיקה בעריכת דין", תשס"א - 2001, בעמ' 408, להלן: "קלינג")).

היקף החסיון בין עורך הדין לבין לקוחו נקבע בסעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א - 1, כדלקמן:

"דברים ומסמכים שהוחלפו בין לקוח לבין עורך דין ויש להם קשר ענייני לשידות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, לא יגלה אותם עודך -הדין בכל הליך משפטי, חקירה או חיפוש, מלבד אס !יתד הלקוח על חס:נותם".

כמובהר בספרו של קלינג בעמ' 410, הוראה זו מכוונת אל עורך הדין ואילו סעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א - 1971 המעגן אף הוא את החסיון מכוון "לבית המשפט לא לכוף על עורך הדין את מתן העדות. "

לעניין מטרת החסיון אומר קלינג בספרו בעמ' 407 :

"חסונו של המידע, שמקבל עורך דין מלקוח, נועד להבטיח כי הלקוח *וכל למסור לו את כל המידע שברשותו ללא חשש, שמידע זה *גיע לידי אחרים. מסירת המידע המלא נחוצה למתן שידות מקצועי נאות ללקוח."

אין ספק כי החשבוניות אינן מכילות מידע שקיבלו עורכי הדין מן המתנגדת. המידע המופיע בהן מתייחס למספר השעות שהושקעו על ידי עורכי הדין המייצגים ויתר עובדי המשרד בהכנת הליך ההתנגדות, לרבות כתבי הטענות והראיות שהוגשו. אין החשבוניות מפרטות את תוכנו של הייעוץ המשפטי שניתן ללקוח אלא רק את עצס מתן הייעוץ למתנגדת ואת נושא הייעוץ. לעניין והיותו של הלקוח כבר נקבע כי אין היא חסויה (ראה לעניין ה ב"ש (י-ם) אליהו מירון, עו"ד נ' מדינת ישראל, פ"מ תשמ"ה (א) 62, 79) והחשבוניות כוללות את המידע כי עורך דין מסויס נתן ייעוץ משפטי ללקוח מסויס ותו לא. לעניין נושא הייעוץ הרי שהוא ברור וידוע שכן גס לטענת המתנגדת הייעוץ ניתן לה במסגרת ההליך דנן.

לעניין וה נראה כי ההבחנה שערך כב' סגן הרשם (כתוארו אז) בין עניינים טכניים לבין ענייניהם שאין כאלה תקפה גם בענייננו. בעניין התנגדות לרישום פטנט 135,286 (בקשה לגילוי מסמכים) ..6א1 0061 0 00 נ' מיטרוניקס בע"מ, פורסמה בנבו (6.8.2008) קבע כב' סגן הרשם כך:

"דבר דגיל ומקובל הוא שעורך דין מצהיר לגבי עניינים טכניים הנוגעים להגשת מסמכים או מחדל בהגשתם, אשר יש לו ידיעה אישית בהס אף י*ותר מאשד ללקוחו, משום שכדרך הדברים הם התנהלו במשרדו. כשם שעורך דין המצהיר תצהיר טכני שכזה לא נדרש להתפטר מן הייצוג ופהפוך לעד כך אין לומר שיש במתן תצהיר כזה משום !יתור על הת:ס:ון."

3. יתרה מכך, אין חסיונן של החשבוניות ממלא אחר מטרת החסיון בדבר מסירת מידע לעורך הדין ללא חשש. לפיכך אין בחשבוניות דבר המצדיק כי יחסו תת מעטה הסודיות.

4. עוד יש לציין כי חשבוניות כגון דא מוגשות לערכאה זו חדשות לבקריס במסגרת בקשות לפסיקת הוצאות. כבר נקבע בשורה של החלטות כי בהעדר חשבוניות מפורטות לא ניתן יהיה לקבוע את היקף ההוצאות, סבירותן ונחיצותן לניהול ההליך (ראה, בין היתר, בקשה לביטול

סימן מסחר מס' 208871 (בקשה לפסיקת הוצאות) דנשר (1963) בע "מ נ' 06מה3 8ע16/

6 6 (5) (פורסם באתר רשות הפטנטים, 7.8.2012). ואת ועוד, צד המבקש כי ייפסקו הוצאותיו חייב לאפשר הן לבית המשפט והן לבעל דינו לבחון את אותן הוצאות. לפיכך בטענה טענת חסיון על החשבונות מסכלת המתנגדת את האפשרות להכריע בבקשה שלה עצמה לפסיקת הוצאותיה.

5. לנוכח העלאת טענת החסיון במסגרת הדיון לא התאפשר למבקשי הפטנט להשיב לבקשה לפסיקת הוצאות. לפיכך החלטתי לפסוק למתנגדת את הוצאותיה בהתאם להצהרתה של עו"ד נבות לפרוטוקול במסגרתו פירטה את ההוצאות המסתכמות לסך של 5,597 ₪. אשר לשכר טרחת עורכי דינה, משלא התאפשר למבקשי הפטנט לבחון את סבירותן ונחיצותן של הפעולות שערכו עורכי הדין, אני פוסקת למתנגדת שכר טרחת עורך דין בסך של 40,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. בקביעת שכר הטרחה נלקחו בחשבון הראיות וכתבי הטענות שהגישה המתנגדת, העובדה כי המבקשים לא הגישו ראיות מצדס, ואת החסכון הניכר בכך שהסיכומים בפניי נערכו בעל פה. הסכומים שנפסקו יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום המצאת החלטתי לצדדים ועד מועד תשלומם בפועל.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביום | ו' כסלו תשע"ג 0 נובמבר 2012