סימן מסחר 179995

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

התנגדות לבקשת פטנט 179995 (הליך בהתאם לסעיף 34 לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967)

מבקשת הפטנט: אורבוטק בע"מ ע"י ב"כ: ראובן בורקובסקי ושות'

1. בקשת פטנט 179995 (להלן: "בקשת הפטנט") הוגשה בישראל ביוס 11.12.2006 על ידי אורבוטק בע"מ (להלן: "מבקשת הפטנט") כשהיא תובעת דין קדימה מבקשת פטנט אמריקאית שמספרה 11/339835 מיוס 26.1.2006. בקשת הפטנט קובלה ופורסמה להתנגדויות הציבור ביוס 31.10.2010.

2 שם האמצאה מושא בקשת הפטנט הינו "שיטה ומערכת לבדיקת מכשירים עס מוליכים מיקרוסקופיים בעלי תבניות" ועניינה בשיטה ומערכת הכוללת תאורה שתפקידה לסווג פגמים מהסוגים חתך וגרס זר המצויים על גבי מוליכים מיקרוסקופיים.

3 ביוס 31.1.2011 הגישה חברת קמטק בע"מ (להלן: "המתנגדת") התנגדותה לבקשת הפטנט.

4. ההתנגדות לבקשת הפטנט נתקבלה בהחלטתי מיוס 20.7.2014 לאחר שקבעתי כי האמצאה נעדרת חידוש בהסתמך על כל אחד משני הפרסומים קודמים דלקמן:

> פטנט ישראלי 81450 .11 (להלן: "פטנט 450") שבבעלות מבקשת הפטנט;

* מערכת סופרויוז'ן ששווקה על ידי מבקשת הפטנט.

5. על החלטה זו הוגש ערעור וביוס 6.12.2015 ניתן פסק דין בערעור (עש"א (ת"א) 5307-10-14 אורבוטק בע"מ נ' קמטק בע"מ (פורסם בנבו, 8.12.2015) (להלן: "פס"ד המחחי")) לפיו בוטלה ההחלטה המקבלת את ההתנגדות. בית המשפט המחוזי הורה על החזרת התיק לדיון

מחדש בפניי כדי לאפשר למבקשת הפטנט להוכיח את טענתה כי אין בפרסומים הקודמים, פטנט 450 ומערכת סופרויוז'ן, כדי לשלול את כשירות האמצאה לפטנט.

ביוס 11.1.2016 הגישה מבקשת הפטנט בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

ביוס 15.3.2016 הודיעו הצדדים לבית המשפט העליון כי בין הצדדים נחתם הסכם פשרה. הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 21.3.2016 (רע"א 275/16 אורבוטק בע"מ נ' קמטק בע"מ (פורסם בנבו, 21.3.2016)). הצדדים הסכימו להודיע על דחיית ההתנגדות ולבקש כי יינתן הפטנט, ללא צו להוצאות.

ביוס 27.3.2016 הודעתי למבקשת הפטנט על כוונתי שלא ליתן פטנט על פי בקשתה, וכי אני שוקלת את הפעלת הסמכות הקבועה לרשם הפטנטים בסעיף 34 לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 7 (להלן: "החוק") (ראה התנגדות לבקשת פטנט 179995 (כתב מנומק בהתאם לסעיף 34 לחוק הפטנטים, התשכ"ז - 1967) קמטק בע"מ נ' אורבוטק בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 27.3.2016)).

ביוס 9.6.2016 השיבה מבקשת הפטנט על הכתב המנומק מיוס 27.3.2016. בתשובתה ביקשה מבקשת הפטנט להשמיע את טענותיה בפניי.

ביוס 20.12.2016 התקיים בפניי דיון בהתאם לתקנה 74(ג) לתקנות הפטנטים (נהלי הרשות, סדרי דין, מסמכי ואגרות), התשכ"ח - 1968 (להלן: "התקנות").

עיקר טענות מבקשת הפטנט

מבקשת הפטנט טוענת כי אין רשם מוסמך להפעיל את סמכותו בהתאם לסעיף 34 לחוק במקרה שבפניי. לטענתה, בשונה ממצב שבו צד חוזר בו מהתנגדותו לבקשת פטנט, הגיעה המתנגדת להסכמה עם מבקשת הפטנט לאור פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שכאמור החליט כי הערעור מתקבל והתיק יחזור לדיון מחדש אצל הרשם.

מבקשת הפטנט טוענת כי הסמכות המוענקת לרשם הפטנטים בסעיף 34 לחוק תופעל רק במקרה בו ההתנגדות לבקשת הפטנט "בוטלה". לטענתה, במקרה בו הליך ההתנגדות התברר עד תום אין מקום להפעיל סמכות זו.

מבקשת הפטנט טוענת כי בית המשפט המחוזי שגה בהחלטתו להחזיר את תיק ההתנגדות לעיוני. לפיכך לטענתה, הגישה את בקשת רשות הערעור לבית המשפט העליון.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. מבקשת הפטנט טוענת כי במהלך בקשת רשות הערעור שהוגשה לבית המשפט העליון, סברה

המתנגדת כי סיכוייה בתיק ההתנגדות קלושים ועל כן הסכימה לחזור בה מההתנגדות.

5. מבקשת הפטנט טוענת כי הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין מבית המשפט העליון

מחייב את רשם הפטנטים לפעול כאמור בו. לפיכך נשללת בו סמכות הרשם בהתאם לסעיף 34

לחוק.

סמכות הרשם בהתאם לסעיף 34 לחוק

6). סעיף 34 לחוק קובע את סמכות הרשם שלא להעניק פטנט אף אם בוטלה ההתנגדות,

7

כדלקמן:

"הוגשה התנגדות כדין לפי סעיף 30 ובוטלה לאחר מכן, רשאי הרשם שלא לתת את הפטנט המבוקש, אגב ההתנגדות נתגלה לו חומר שלפיו לא היה מקום לקבל את הבקשה מלכתחילה."

הליך ההתנגדות נתפס כהמשך להליך בחינת הבקשה לפטנט. במסגרת הליך ההתנגדות נבחנת מחדש כשירותה של האמצאה לפטנט והוא נועד לשרת את טוהר הפנקס כהליך המשלים את הליך הבחינה המנהלי, ראה התנגדות לבקשה לרישום פטנט מס' 136482 תרכובות ברום

בע"מ נ' ג/175 הסזז013כ6:01 410611116 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 07.11.2010 :

"[...] הנני סבור כי תפיסה זו של בתי המשפט השתנתה מאז, והיום רואה בית המשפט העליון בהליך ההתנגדות הליך שמשלים את הליך הבחינה המנהלי, במובן זה שהוא נועד לשרת גס את האינטרס הציבורי לטוהר הפנקס."

(ראה גם רע"א 2826/04 רשם הפטנטים נ' 1.1116 0ב[126 6009001א, פ"ד נט(2) 85).

ההליך לפי סעיף 34 הינו משוכה נוספת העומדת בפני מבקש הפטנט טרם יוענק לו הפטנט. במסגרת הליך אה רשאי הרשם לבחון את מכלול החומרים שבפניו, שנפרשו בהליך ההתנגדות, ולהכריע בשאלה אם להותיר את החלטת הבוחן על כנה או לשנות ממנה. מטרת הליך וה אינה שונה ממטרת הליכי הבחינה וההתנגדות והיא שמירה על טוהר הפנקס והאינטרס הציבורי שלא יוענקו פטנטים על אמצאות שאינן עומדות בתנאי החוק.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

החלטת בית משפט מחוזי

9. כב' השופטת יהודית שיצרה סבורה כי המתנגדת לא העלתה את הטענה שפרסום סופרויוז'ן מהווה פרסום קודם השולל חידוש מהמצאה הנתבעת :

"מעיון בהתנגדות שהגישה המשיבה לפוסקת לעיל, שאכן המשיבה לא העלתה בהתנגדותה את הטענה כי סופרויוז'ן מהווה פרסום קודם השולל את החידוש מהמצאה המבוקשת. יש איפוא ממש בטענת המעדערת כי בשל כך גם לא התייחסה לטיעון זה בתשובתה להתנגדות."

0. כב' השופטת קבעה כי פירוט בקשת הפטנט, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה, מכיל את יכולת ההבחנה בין כיווני התאורה השונים. ועל כן, למרות שיכולת זו לא פורטות בתביעות, ניתן לראות בה כחלק מהחידוש שבבקשת הפטנט:

"הפוסקת קבעה כי מאחר שהדרך להבתין בין כיווני התאורה השונים לא פורטות בתביעות הבלתי תלויות שאין חידוש בהמצאה המבוקשת לעומת הסופרויוז'ן. אינני מוצאת בעדות סביר הודאה מפורשת כפי שהסיקה הפוסקת, ביחס לזהות שתי ההמצאות. עוד ציינה הפוסקת בהתלטתה כי ככל שהשיפוד ביכולת לסווג הפגמים נובעת מאלגוריתם משופר של המסווג, הרי שגם אלגוריתם זה לא צוין בתביעות הבלתי תלויות. אולם, לפי החוק והפסיקה את הפירוט ניתן לכלול בתיאור שהוא חלק בלתי נפרד מבקשת הפטנט ומהתשובות."

1. בנוסף, כב' השופטת שיצרה סבורה כי פטנט 450 אינו מהווה פרסום קודם בהתאם לסעיף 14) לחוק :

"לא ניתן לשלול את ההיגיון שבטענת המעדערת כי מאחר שלא מוזכרים בהגדרת פטנט 450 שני הרכיבים הנ"ל שנמצאים בהגדרת הפטנט המבוקש, יש להסיק מכך כי רכיבים אלו אינם רלוונטיים לפטנט 450. ליתד דיוק ניתן לומר כו הם אינם חיוניים לחידוש שבפטנט 450. אכן, רק מקקדאת פטנט 450 ספק אם בעל מקצוע סביר היה וידע לייצר את האמצאה המבוקשת, מאחד ששני הרכיבים הנ"ל שחיוניים להגדרת האמצאה המבוקשת אינם נמצאים במסמכי בקשת פטנט 450. לפיכך לא מוכח כי מתקיים בתביעת פטנט 450 פרסום קודם לפי סע' 1/4) לחוק- "על ידי תיאור, בכתב ... באופן שבעל מקצוע יכול לבצע

וו

אותה לפי פרטי התיאור".

עוד סבורה כב' השופטת כי פטנט 450 אינו שולל את החידוש מבקשת הפטנט:

"ואולם לא זו בלבד שלא בהכרח מתקיימים בענייננו פרסום קודם במסמכי פטנט 0 (לפי סע' 1/4) לחוק- "תיאור"), אלא גם בהצגת פטנט 450 לא הוכח כי מתקיימים פרסום קודם, באופן המוגדר בסע' 24) לחוק - "על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו". זאת משום שהפוסקת קבעה קביעה מדעית-טכנולוגית כי שני הדכיבים הנ"ל בהכרה קיימים בפועל במוצר של פטנט 450, כך שבעל מקצוע סביר שיתבונן במוצר של פטנט 450 יראה מאפיינים חשובים אלו ויבצע מתוכם את הפטנט, אולם קביעה זו היא עניין שבמומחיות שלא הוכחה לפני הפוסקת ע"י ניסוי או חוות מומחה."

2. לבסוף, כב' השופטת שיצרה והורתה על החזרת תיק ההתנגדות לדיון מחודש בפניי. כב' השופטת קבעה כי היא מקבלת את ערעור מבקשת הפטנט על החלטתי העיקרית, בכך שהיא מאפשרת למבקשת הפטנט לנסות ולהוכיח את טענותיה לגבי שני הפרסומים עליהן הסתמכתי בהחלטתי העיקרית כאמור:

"אשר על כן, אני מקבלת את הערעור, במובן זה שאני מורה להחזיר את הדיון לפוסקת, על מנת שתאפשר למערערת ומה בערכאה הדיונית, באשר לשני הפרסומים הקודמים שנקבע כי מהווים את האמצאה המבוקשת. אין באמור כדי להביע דעה באשר לתוצאות ההכרעה המחודשת. המערערת תהיה רשאית לנסות להוכיח טענתה ע"י מומחה או בכל דרך אחת שתמצא לנכון. במידת הצורך הפוסקת תהיה רשאית למנות מומחה מוסכם על הצדדים, או למנות מומחה מטעמה לבדיקת הדמיון שבין שני הפרסומים הקודמים, לאמצאה המבוקשת." (הדגשה אינה במקור)

החלטת בית המשפט העליון

3. בית המשפט העליון אישר את הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים לפיו ההתנגדות תידחה. אולם, בית המשפט העליון לא הביע עמדה בשאלה אם כשירה האמצאה לפטנט, אלאו ואף לא קבע דבר באשר להפעלת הסמכות בהתאם לסעיף 34 לחוק. להלן נוסח הסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים:

"1. הצדדים הסכימו כי הם יפנו לכבוד רשם הפטנטים (יודיעו על הסכמתם לדחיית התנגדות המשיבה לבקשת פטנט 179995, ובהתאם ייבקש כבוד רשם הפטנטים להעניק למבקשת פטנט, בבקשת פטנט 5, ללא צו להוצאות.

2. כל צד על בהוצאותיו.

3. בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה זה שבין הצדדים, ללא צו להוצאות."

אין בידי לקבל את טענת מבקשת הפטנט כי הסכם הפשרה ואפילו אם קיבל תוקף של פסק דין, יכול לכבול את ידי רשם הפטנטים מלהפעיל את הסמכות שמוקנית לו בסעיף 34 לחוק. החלטת בית המשפט העליון מסדירה את מערכת היחסים בין הצדדים להליך. כלומר, הסכס הפשרה יש בו להשתיק את הצדדים מלפנות לבית המשפט באותו עניין (ראה לעניין וה את דבריה של המלומדת נ' ולצמן בספרה "מעשה -בית -דין בהליך אזרחי" (1991), בעמוד 331).

ואולם אין לקרוא לתוך פסק הדין את מה שאין בו. במסגרת פסק הדין לא נתן בית המשפט העליון לרשם צו המורה לו להעניק את הפטנט, אלא אישר את הסכמת הצדדים לפנות לרשם בבקשה ליתן את הפטנט. הסכמות כאלה אינן מחזה נדיר בערכאה זו והן המזנק (הטריגר) המפעיל את סעיף 34 לחוק. סבורה אני כי אם היה ניתן צו על ידי בית המשפט, אשר לא רק מאשר את הסכמת הצדדים אלא מורה על מתן הפטנט לא יכול היה הרשם להפעיל את הסמכות הקבועה בסעיף 34 לחוק.

זאת ועוד, אין בידי לקבל את טענת מבקשת הפטנט כי יש לפרש את סעיף 34 לחוק בצמצום. לטענת מבקשת הפטנט, המונח "בוטלה" אינו חל בעת שהסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין. התיבה "בוטלה" שבסעיף 34 כוללת קשת של מצבים, ביניהם חזרת המתנגדת מההתנגדות מסיבה כלשהי והסכס בין הצדדים לעניין ההתנגדות. כאשר מוגש הסכם פשרה בין הצדדים לרשםם, הרשם מקבל את ההסכם ונותן לו תוקף ואולם אין בו כדי לאיים את הרשם מסמכותו לפי סעיף 34 לחוק. במילים אחרות, אין הרשם מתערב בתוקפו של הסכם הפשרה - הסכם הפשרה נמצא במישור משפטי אחר - הוא כובל את ידי הצדדים ומסיים את הליך ההתנגדות.

סעיף 34 לחוק מאפשר לרשם לפעול אגב להסכם הפשרה, אך לא בניגוד לו, דהיינו, הרשם מכיר בחופש הצדדים להגיע להסכמה ביניהם ואינו מתערב במהות ההסכם. ואולם, ובכך שונה ההליך בפני הרשם מהליך אזרחי רגיל, מכוח חובתו של רשם הפטנטים לשרת את האינטרס הציבורי לטוהר הפנקס, מאפשר לו החוק לבחון את כשירות הפטנט לרישום, ראה למשל, את החלטת בית המשפט המחוזי בעש"א 645-06-13 אוניפארם בע "מ נ' 1605 ץווו (פורסם בנבו, 26.1.2014), בפס' 48 :

"כמו כן, היה והוגשה בקשת התנגדות, והיא בוטלה מכל סיבה שהיא (כפי שארע בענייננו, עת המשיבה וחברת טבע חתמו על הסכם פשרה), רשאי הרשם

להפעיל את סמכותו לפי סעיף 34 לחוק, ולא לאשר את בקשת דישוס הפטנט, אגב ההתנגדות נתולה לו חומר אשר על פיו לא היה מקום לקבל את הבקשה מלכתחילה. לפי הוראות תקנה 74 לתקנות, אם סבר הדרשם כי אכן יש :סוד להפעלת סמכותו לפי סעיף 34 לחוק, ישלח הודעה למבקש וייתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו. כמו כן יש למצוא בחוק מספר החלטות נוספות של הרשם אשר ניתן לערער עליהן (כדוגמת סעיפים 24,21, ו-32 לחוק, ועוד)."

8. בענייננו חתמו הצדדים על הסכם פשרה, לפיו ההתנגדות מבוטלת. בית המשפט העליון נתן להסכמה זו תוקף. בית המשפט העליון לא נתן צו לרשם ליתן פטנט. לשון הסכם הפשרה הינה כי הצדדים או מי מהצדדים יפנו לרשם ויבקשו כי יינתן פטנט על פי הבקשה. בהיעדר ממצא פוזיטיבי בהחלטת בית המשפט העליון הנוגע להליך ההתנגדות, ובהיעדר התייחסות לסמכות בהתאם לסעיף 34 לחוק, איני סבורה כי ניתן להסיק מן ההסכם כי אין מקום להפעיל את הסמכות הקבועה בסעיף 34 לחוק.

9. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את טענות מבקשת הפטנט בעניין הפעלת הסמכות בהתאם לסעיף 34 לחוק.

0. בתשובתה לכתב המנומק לא מצאה מבקשת הפטנט לנכון לטעון לגוף כשירות האמצאה לפטנט אלא בחרה לטעון רק בשאלה אם ניתן להפעיל את סמכות הרשם בסנסיבות אלה. אמנס הייתה בידי מבקשת הפטנט ההזדמנות הנאותה לטעון גם בשאלת כשירות הפטנט הן בטענותיה בכתב והן בהשמעת הטענות בפניי, ואולם על מנת שתהיה בידיה מלוא ההזדמנות להציג את עמדתה, אני מתירה לה לעשות כן כעת, תוך 30 יוס.

ז'קלין ברכה

סיגנית רשם הפטנטים

ניתן בירושלים ביוס כ"ן אייר תשע"ז 2 מאי 2017