סימן מסחר 197111

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר ד"ר מאיר נועם

התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 1 דמות ובקשה לפסיקת הוצאות בהתנגדות לסימן מסחר 197110 דמות

המתנגדות י מפעל הפיט

ע"י ב"כ עו"ד אייל פרייס ו/או שלמה גולה

המבקשת: 6 050175 :8 1101615 [006ע5181

.6חז

ע"י ב"כ עו"ד ד. מירקין ושות'

ה ח ל ט ה

1. בפניי התנגדות לרישום סימן מסחר 197111 (להלן: "הסימן"). הסימן הוגש לרישום על ידי חברת .6ה1 ,106ש\10ס/\ 65015 86 110165 0ססשת2גז5 (להלן: "המבקשת") ביוס 7 ופורסם להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר ביוס 31.5.2007. הסימן הינו לשירותים בסוג 43 - שירותים של בתי מלון, מוטלים, מלונות נופש, פונדקי דרכים, שירותים של מסעדות, מזנונים ועוד. מפעל הפיס (להלן: "המתנגדת ") הגיש התנגדות לרישום הסימן ביוס 30.8.2007. הסימן נראה כך:

2

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

2 במקביל הגישה המתנגדת התנגדות לרישום סימן מסחר 197110 שהוגש לרישום על ידי המבקשת. סימן 197110 הינו ּהה לסימן 197111 אך התבקש רישומו בסוג 41 לשירותי בידור כולל שירותי מופעי בידור חייס; קזינו ושירותי משחק. הדיון בשני התיקים אוחד על פי החלטה מיוס 16.1.2008 ובהסמכת הצדדים. לאחר הגשת כתבי הטענות של הצדדים בתיק וּה, הסכימה המבקשת ביוס 12.6.2008 למחיקת בקשתה זו ולא הגישה בה ראיות. על כן נותרה בעינה בקשת המתנגדת לפסיקת הוצאות בהתנגדות זו, בה אדון בסוף החלטתי.

3 ראיות המתנגדת הוגשו ביוס 16.3.2008. ראיות המבקשת הוגשו ביוס 12.6.2008. דיון וחקירת המצהיר התקיים בפניי ביוס 29.1.2007. סיכומי המתנגדת הוגשו ביוס 9, סיכומי המבקשת הוגשו ביוס 5.8.2009. וסיכומי המתנגדת בתשובה הוגשו ביוס 21.9.2009.

טענות המתנגדת בכתב הטענות ובסיכומים מטעמת

4 המתנגדת טוענת כי הינה הבעלים של סימן מסחר מוכר היטב בישראל בדמות "כוכב המול". הסימן משולב בסימני המסחר הרשמיים של המתנגדת (בין היתר, סימנים

רשמיים מס' 56315, 56316, 115837, 115838). העוגר (ר). מפנול הפיט

18 17 66 5

5 עוד טוענת המתנגדת כי הסימן אומצ על ידיה כבר בשנות ה- 50 והיא עושה בו שימוש נרחב מאז ועד היום ואף השקיעה רבות במשך 0 שנות השימוש בו.

6. לטענת המתנגדת, הסימן המבוקש לרישום הינו דומה עד כדי זהות לסימן כוכב המזל של המתנגדת ורישומו עלול לגרום להטעיה ובלבול בקרב הציבור. קהל הלקוחות הרלוונטי, הינו, לטענת המתנגדת, הציבור הרחב המכיר את סימני המתנגדת. לטענתה, החשש להטעיה מתגבר עקב העובדה שהמתנגדת מבצעת פעילויות שונות בבתי מלון והסימן המבוקש הינו לשירותי מלונאות.

עוד טוענת המתנגדת כי הסימן המבוקש לרישום מעודד תחרות בלתי הוגנת, מכיל ציון מקור כוזב ודומה עד כדי הטעיה לסימני של המתנגדת שהינס סימנים מוכרים חיטב. כמו- כן יש בסימן כדי להצביע על קשר בין המתנגדת לבין השירותים בגינס התבקש הסימן על ידי המבקשת והמתנגדת עלולה לחיפגע כתוצאה משימוש בסימן המבוקש.

כן טוענת המתנגדת כי הסימן מדלל את המוניטין שרכשה בסימן כוכב המזל. דילול הסימן מתקיים, לטענתה, אף בהעדר הטעיה. מוסיפה וטוענת המתנגדת כי תוכן ליבה של המבקשת אינו רלוונטי לעניין והכי המבחן לדילול הינו אובייקטיבי.

עוד טוענת המתנגדת כי רישום הסימן של המבקשת יגביל אותה בעתיד ווגם מגביל אותה כיוון בשימוש בסימן כוכב המזל.

בסיכומיה טענה המתנגדת כי סימןו "כוכב המזל" אינו האות 5 וכי וגם הסימןו המבוקש

לרישום אינו האות "פ" אלא סימן המתקרא בפי המבקשת 1זעופ.

עוד טענה המתנגדת בסיכומיה כי המבקשת לא הרימה את הנטל הרוב עליה כאשר הגישה תצהיר בודד הערוך בידי עורכת דין במשרד המייצג אותה בישראל. כן טוענת המתנגדת בסיכומיה כי התצהיר מהווה עדות שמיעה.

המתנגדת טוענת עוד כי אין כל ראיות לשימוש בסימן המבוקש לרישום בישראל וככל הנראה אין למבקשת כוונה כנה להשתמש בסימן המסחר בישראל והפרסומיס של הסימן מחו"ל אינס רלוונטי לסוג זה, לטענתה.

עוד טוענת המתנגדת כי אין נוצר בלבול בפועל בין הסימנים, הרי שהדבר נובע מכך שלא היה שימוש בסימן המבוקש לרישום בישראל.

טענות המבקשת בכתב הטענות ובסיכומים מטעמת

.4

.5

.6

המבקשת טוענת כי הסימן המבוקש לרישום וסמני המתנגדת הינס בסוגים שונים ומגניסים על שירותים שונים - סימן המבקשת עוסק במלונאות, מזון ומשקאות ואילו סימני המתנגדת - במשחקי מזל, הימורים והגרלות. משכך, טוענת המבקשת, כי הסימנים מיועדים לספק צרכים שונים אצל קהל הלקוחות ואין כוונה למבקשת "לחסות בצילה" של המתנגדת.

עוד טוענת המבקשת כי סימני המתנגדת כוללים את המלה "פיס" או את המלים "מפעל הפיס", בנוסף לסימן כוכב המזל. על כן, כך טוענת המבקשת, סימן שאינו נושא מילים אלה אינו יכול לגרום הטעיה עם סימני המתנגדת.

ממשיכה וטוענת המבקשת, כי למעשה, הקו המפותל בסימנה של המתנגדת הוא האות "פ" ואין אף צודק להעניק הגנה לשימוש באות "פ" למתנגדת ועל כך למנוע מאחרס

.7

.8

.9

.0

.1

להשתמש בפיתול, אף אם קיים דמיון, אין כי מקרי, בין שניהם. גם הכוכב שהינו חלק מן הסימן של המתנגדת אין בו כדי למנוע מאחרס שימוש בכוכב בסימניס.

עוד טוענת המבקשת כי הסימנים הללו לצד ה במשך שנים רבות. לטענתה, סימן הזאהה לסימן המבוקש היה רשום בישראל בסוג 42, מלונאות, (סימן מסחר מס' 122924) במשך שנים רבות ונמחק בשל טעות משרדית בלבד. כן היה רשום סימן והה בסוג 41 הכולל קוינו ושירותי משחק (סימן מסחר מס' 122923). לטענת המבקשת, אילו היו הסימנים הם מפריעים למתנגדת, הרי שחייתה פועלת למניעת רישום או למחיקתס מן הפנקס.

בסיכומיה טוענת המבקשת כי אף לפי טענת המתנגדת ההתנגדות מבוססת על סימן "כוכב המזל" אשר איננו רשום. לפיכך מעניק סימן מוכר היטב בלתי רשום וה הגנה רק לטובין שלגביהם מוכר הסימן או לעניין טובין מאותו הגדר. ממשיכה המבקשת וטוענת כי עיסוקה של המתנגדת בהימורים ולא במלונאות ועל כן אין ההגנה מתייחסת על שירותיס מסוג זה.

עוד טוענת המבקשת בסיכומיה כי כוכב המזל הינו האות "פ" ואילו הסימן המבוקש ו לרישום הינו של המבקשת, חברה אמריקאית, ואין בינו לבין האות "פ" שוס קשר למעט המראה.

בשאלת הדמיון בין הסימניס מציינת המבקשת כי ישנם הבדלים וייעולים בין הסימניס, קהלי הלקוחות שונים, סוגי הטובין והשירותים שונים. עוד מציינת המבקשת כי כוכב המזל לעולם אינס מופיעים לבד בלי מילים נוספות כגון לוטו, מפעל הפיס, פיס וכדומה.

עוד טוענת המבקשת בסיכומיה כי טענותיה של המתנגדת על כוונתה לעסוק בתחום מלונאות הופרכו בחקירה הנגדית.

טענות המתנגדת בסיכומים בתשובה מטעמה

.2

.3

.4

המתנגדת טוענת כי טענת המבקשת בדבר השוני בהגדר השירותים לא הוכחה בראיות. לטענתה, בתי המשפט נתנו פרשנות מרחיבה לביטוי "טובין מאותו הגדר" והיא כוללת גם טובין שהס שונים במידה וקייס חשש שקונה שרואה את סימן המסחר על סחורה מסוג אחד, יחשוב שהסחורה מן הסוג האחר היא מאותו מקור, הנושאת סימן מסחר דומה.

המתנגדת מסבה את תשומת הלב לכך שהמבקשת מודה בכך שכוכב המזל הינו סימן מוכר היטב.

לעניין הדמיון הוויזואלי בין הסימנים, טוענת המתנגדת כי זכרונו של הצרכן אינו מושלם והשוני בין הסימניס הינו בפרטים הטפלים בלבד.

ראיות הצדדים

.25

מטעס המתנגדת הוגש תצהירו של מר דורון אנגל, סמנכ"ל השיווק במפעל הפיס. מר אנגל העיד בתצהירו כדלקמן:

.6

מפעל הפיס מפעיל מזה עשרות שנים הגרלות ומשחקי מזל מסוגים שונים. "כוכב המזל" והמלים "מפעל הפיס" הינס סימני המסחר הראשיים של המתנגדת והס מלוויס אותה עשרות שנים.

"כוכב המזל" עוצב על ידי המעצב לנצ'נסקי ונבחר לשמש כסמל של המתנגדת. עם חלוף השנים, עבר מתיחת פניס אך שמר על חזותו הכללית. מבחינה

היסטורית הנטיב הגרפי של הסימן הוא האות "פ", אולס המתנגדת אינה

מדגישה את האות "פ" והגרפיקה מתמקדת בכך שמדובר בזנבו של כוכב המזל.

מר אנגל הביא נתוניסם אודות היקף ההכנסות של המתנגדת בין השנים 1998- 6 וציין כי במשך כל השניס הללו עשתה המתנגדת שימוש בכוכב המזל בפעילותה. עוד מציין מר אנגל כי הסימן מופץ גם באמצעות פרסומים של המתנגדת והן במקומות בילוי שונים ומגוונים. כן הובאו נתוניס אודות מבצעיס לקדום מכירות בהם נעשה שימוש בסימן "כוכב המזל".

המצהיר מציין כי ב- 1540 מתוך 2400 נקודות המכירה של מפעל הפיס בישראל נמכרים גם מזון ומשקאות, כגון קיוסקים, בתי קפה ועוד.

מועדון הלקוחות של מפעל הפיס מונה כחצי מיליון לקוחות בישראל.

מפעל הפיס אינו מפעיל בתי מלון וקזינו כיום. עם זאת, בכוונתו לעסוק בקזינו ובתחומיים המשיקים למלונאות עס קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. המתנגדת הגישה למדינת ישראל תכנית להקמת קומפלקס בידור משולב באילת הכולל בתי מלון, קזינו ועוד.

המצהיר הביא דוגמאות לכך שהסימן "כוכב המזל" מופיע ללא הכיתוב "מפעל הפיס" לצידו.

מטעס המבקשת הוגש תצהירה של גב' גלית בונה-יונה, עו"ד במשרד עוה"ד המייצגת את המבקשת. המצהירה העידה כי נעשה שימוש על ידי המבקשת בסימנים 122923 ו- 122924 זהים לסימניס המבוקשים לרישום וכי סימניס אלה נמחקו בשל אי תשלומי אגרת חידוש. עוד הצהירה עו"ד בונה-יונה כי לא חל בלבול בין מפעל הפיס לבין המבקשת כתוצאה מן השימוש בסימניס אלה. עוד נאמר בתצהיר כי ישנו גורם נוסף המשתמש באות

[כ

כסימן המסחר שלה. כן הביאה המצהירה לתשומת לבנו כי הסימן 56315 של

המתנגדת נרשום עם הודעת הסתלקות בזו הלשון: "רישום סימן מסחר זה לא יתן וכות לשימוש ייחודי באות אלא בהרכב ובצורה המופיעים בסימן. "

7. כאמור, העדים נחקרו על תצהיריהם בדיון בפניי ביוס 29.1.2007.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר דיו

8. אין מחלוקת כי הסימן "כוכב המזל" המתנגדת הינו סימן מוכר היטב בישראל. המחלוקת ביו הצדדים הינה האם יש להתייחס אליו כסימן רשום, למרות שהוא לא נרשום בעצמו אלא רק כרכיב אחד בסימניס הרשומים, אם לאו.

9. לטעמי, על פי מבחני הדמיון המקובלים בפסיקה יש להגיע למסקנה כי הסימן שרישומו מבוקש דומה לסימניס הרשומים של המתנגדת.

0. על פי מבחן העין, "כוכב המזל" הינו הרכיב הדומיננטי בסימני המתנגדת הרשומים. מבט בסימני המתנגדת, שחלקם הוצגו לעיל, מביא למסקנה כי רכיב ה הוא הבולט בסימנים. לעתיס קרובות הרכיב מופיע בגודל העולה בהרבה על גודל האותיות. החזרה על הרכיב בכל סימני המתנגדת מסייעת לו להישאר בתודעת הצרכן (לעניין רכיב דומיננטי בסימן מסחר ראה החלטת הפוסק בקניין רוחני בעניין בקשות מתחרות מס' 156477, 156478, 2, 158153, 160900, 160901, לרישום סימני מסחר הכוללים את צירוף האותיות

"דאץ", טלבר פופ בע"מ נ' הניגמן ובניו בע"מ, פורסם באתר כבו הקסע 60.1/051%8. סטסת.עטשוצ//:קחם). ‏ ראה גס תאא\

7 -5 01.2/\ ,5את ]אס 13 אס א0ס5.זז) ,פסאס.זג.1 אס5.זז:

1 05 5אזחז 6חהזהז0א6 0 15 5100000 661ידזס6 16[ וטו!ז 5611160 15 זז"

16 5006 1116 41/ .06 60מזם[קא6 05 |זשו[וס 606 וזש 6[סגעו

]0 "זס 6יזסעו 06 זז 6570011560 |[6טו 15/01בסימן מסחר ואין כל הטעיה או חשש להטעיה עס המתנגדת. מקובלת עליי טענת המתנגדת כי השימוש של חברת וו וו

פסגות באות "פ" כסימנה המסחרי אינו רלוונטי לענייננו. השימוש של חברת פסגות הינו בתחומי המחשוב ושוק ההון, הרחוקיס ביותר מתחומי העיסוק של המתנגדת.

איו בידי לקבל גס את טענת המבקשת כי הסימניס חיים זה לצד ה ללא כל טעות מצד ציבור הלקוחות. המבקשת לא הציגה בפניי כל ראיות על שימוש בסימן המבוקש לרישוס בישראל. הסימן היה אמנס רשוס בפנקס בעבר (ונמחק, כאמור, משוס שלא חודש במועד) אך אין כל ראיות לכך שנעשה בו שימוש.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

יתרה מכך, כידוע, בהליך ההתנגדות הנטל מוטל על כתפי המבקשת להוכיח את כשירות הסימן המבוקש. המבקשת רחוקה מלעמוד בנטל וּה, וזאת לנוכח מיעוט הראיות שהגישה בפניי והמשקל אשר ניתן לייחס להן. כאמור, המבקשת הגישה תצהיר בודד של עורכת דין ממשרד באי כוחה בישראל. בחקירה הנגדית הובהר כי חלק מן המידע הכלול בו נמסר למצהירה באמצעות נציג החברה האמריקאי וחלק אחר נמסר לעדה באמצעות בא-כוחה של המבקשת (עמ' 24-25 לפרוטוקול הדיון). לפיכך גס אם התצהיר הינו קביל, לא ניתן לייחס לאמור בו משקל רב, אף לאחר שהעדה נחקרה בחקירה נגדית.

לנוכח האמור הנני קובע כי הסימן אינו כשיר לרישוס על פי סעיף 14(11) לפקודה.

כוכב המזל כ"שם המשפחה" של סימני המתנגדת

לתוצאה דומה ניתן להגיע על פי דוקטרינת ה- 1/1366 01 ץ11וחג, שעניינה שימוש במוטיב חוזר בשורה של סימני מסחר שמשייכים את הטובין למקור משותף. (לדוקטרינה זו ראה 8 -5 701.2\ ,5את2/אתקגת1 אס א1.50) ,פסאס.:זה.1 אס5.זנ) פאאג. והחלטת הפוסק בקניין רוחני בעניין התנגדות לרישוס סימן מסחר 177118 רחימי נ' זהּח211) ...6

המתנגדת עמדה בנטל להוכיח כי הרכיב המשותף "כוכב המצל" הינו בעל אופי מבחין מספיק כשלעצמו אף במנותק מיתר המרכיבים בסימני המתנגדת ואף קבעתי לעיל כי זהו הרכיב הדומיננטי בסימני המתנגדת. יתר על כן, פרסוס מספר סימני מסחר מהמשפחה יחד ושיווקס זה לצד זה יוצריס את השיוך של הסימניס לאותה משפחה ולאותו מקור

(ראה 5-68 .כ ,ח021150)). המתנגדת הוכיחה בראיותיה כי היא משווקת ומפרסמת את מוצריה ושירותיה זה לצד זה במשך שנות פעילותה הרבות.

לנוכח האמור, אני מקבל את ההתנגדות ודוחה את הבקשה לרישוס סימן מסחר מס' 1. המבקשת תשלם למתנגדת את הוצאות ההליך בסכום כולל של 30,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיוס ועד לתשלום בפועל.

בקשה לפסיקת הוצאות בהתנגדות לסימן מסחר 197110

המתנגדת הגישה בקשה זו לפסיקת הוצאות בהתנגדות לסימן מסחר 197110 לאחר שהמבקשת לא הגישה ראיותיה בהתנגדות זו וחזרה בה מבקשתה לרשוס את הסימן. המתנגדת עתרה לפסיקת 62,772 ש"ת בגין הוצאות ושכר טרחת עורך דין.

לבקשה צורף תצהירו של מר דורון אנגל ופירוט חשבון שכר הטרחה ששולם לבאי כוח המתנגדת. על פי הראיות לא בוצעה הפרדה בין החיוביס בגין כל אחת מן ההתנגדויות. יתרה מכך, לאחר שאוחד הדיון, המתנגדת הגישה תצהיר אחד בנוגע לשני הסימניס. מקובל עליי כי מאחר ודובר היה בהתנגדות לשני סימניסם, האחד לשירותי הימוריס והשני לשירותי מלונאות, נערכה המתנגדת ל"מלחמה בכמה חזיתות" והשקיעה מאמצים מרובים יותר להתנגדות ממה שניתן היה לצפות לו דובר היה בהתנגדות אחת בלבד.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

מקובלת עליי טענת המבקשת כי אין זה סביר להשית את מלוא ההוצאות של המתנגדת בגין בקשה 197110 לנוכח ניהול שתי ההתנגדויות יחד.

לא נטען בפניי שההוצאות לא היו הכרחיות להליך, סבירות ומידתיות (ראה החלטת בג"צ 5 תנובה נ' משרד התעשיה והמסחר, פורסס באתר נבו). כן יש לזכור כי נקודת המוצא הינה כי יש לפסוק את ההוצאות הריאליות ואין לגרוס למתדיין שזכה בדינו חסרון כיס (שם, בעמ' 15). ואף, לא מצאתי טעם לפגם בכך שהמבקשת לא חזרה בה מבקשתה לרישוס הסימן טרם הוגשו הראיות, שהרי ממילא אוחד הדיון בשני הסימנים וכן יש להניח כי נוסח התצהיר לא היה משתנה בהרבה, אלא היה מתייחס לבקשה 197111 בלבד.

לאחר ששקלתי את השיקולים לכאן ולכאן ולנוכח העובדה שפסקתי למתנגדת הוצאות בתיק 197111, הריני מחייב את המבקשת לשלם למתנגדת בנוגע לתיק סימן מסחר 0 את הוצאותיה ושכר ט"ו עורך דין בסכום כולל של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין ובתוספת הפרש הצמדה וריבית כחוק, מהיוס ועד התשלום בפועל.

ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטיס המדגמים, וסימני המסחר

ניתן בירושליס ביום 1 ינואר, 2010

כ"ה טבת, תש"ע