סימן מסחר 206680

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר

מבקשת סימן מסחר מס' 206680 ו-266683 (מבקשת 1): ע"י ב"כ זליגסון גבריאלי ושות' מבקשת סימן מסחר מס' 255526 אבו שקרה יצוא יבוא ושיווק בע"מ (מבקשת 2): ע"י ב"כ מוחמד מעלואני, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. עניינו בבקשות מתחרות לרישום סימני המסחר שבכותרת. ביוס 2.5.2013 הגישה חברת אבו שקרה יצוא יבוא ושיווק בע"מ (להלן: "המבקשת 1"), בקשה לרישום סימן מסחר מספר 6 בסוג 30 עבור "דברי מאפה" (להלן: "סימן המבקשת 1"). סימן וּה, הוגש כסימן מעוצב, ונראה כך:

2 ביום 16.7.2014 הגישה חברת ...2 0₪5ת00. 1155 5118 (להלן: "המבקשת 2") שתי בקשות לרישום סימני מסחר: האחת, בקשה לרישום סימן מסחר מספר (26668 עבור: "קפ ; קפה קלוי; קפה קלוי וטחון; תחליפי קפה; הנכללים בסוג 30" ; השנייה, בקשה לרישום סימן מסחר מספר 266683 עבור: "קפה טורקי; קפה קלוי טורקי; קפה קלוי וטחון טורקי; תחליפי קפה טורקי; הנכללים בסוג 30" (להלן: "סימני המבקשת 2"). הסימנים המבוקשים, הוגשו כסימנים מעוצבים, ונראים כך:

יצוין, כי ביוס 22.7.2014 הגישה המבקשת 2 בקשה לבחינה על אתר, בין היתר עבור שני סימניה הנ"ל, לבקשה צורף תצהירו של מר רונן קירט, מנהל הכספים במבקשת 2 (להלן: "קירט").

ביוס 22.7.2014 נוכח הדמיון בין הסימנים המבוקשים הודיעה מחלקת סימני המסחר לצדדים כי בהתאם להוראת סעיף 29 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"), הסימנים המבוקשים אינם כשרים לרישום.

להשלמת התמונה יצוין כי בהודעה ששלחה מחלקת סימני המסחר למבקשת 1 הופיעה השגה נוספת בהתאם לסעיף 9(11) לפקודה ואילו בקשר לסימן המבוקש של המבקשת 2 מספר 0 הופיעה השגה בהתאם להוראות סעיף 8(א) לפקודה. כן הופיעו, כלפי הסימנים המבוקשים של המבקשות 1 ו-2, הערות בקשר עס רשימת הסחורות.

נוכח הדמיון בין הסימניס המבוקשים, ומשלא הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר זכויותיהם בסימנים, הודיעה מחלקת סימני המסחר לצדדים על החלת הליך התחרות לפי סעיף 29 לפקודה.

ראיות הצדדים בהליך הוגשו כדלקמן:

א. ביוס 1.4.2014 הוגש מטעם המבקשת 1 תצהירו של מר ראפת אבו שקרה, בעלים עיקרי ומנכ"ל המבקשת 1. תצהיר זה כלל בין היתר, העתק מחשבוניות המתייחסות לעיצוב הגלופה וייצור העטיפות עליהן הוטבע סימן המבקשת 1 וכן תשע אריזות קפה שונות הממחישות כנטען, 1 קו עיצובי מקובל בשוק מוצרי הקפה.

ב. מצד המבקשת 2 הוגשו ראיות הכוללות את תצהיר קירט, אשר כאמור הינו מנהל הכספים במבקשת 2. בתצהיר זה הוצגו, בין היתר, נתוניס הקשורים לפעילותה המסחרית של המבקשת 2 והיקף השימוש בסימניה לאורך השנים. כמו כן, הובא מידע הקשור לפעילות שיווקית ופרסומית של המבקשת 2 ביחס לסימניה המבוקשים ובכלל.

עוד הגישה המבקשת 2 את חוות דעת מר ישראל אוליניק (להלן: "אוליניק"), מנהל הנציגות הישראלית של חברת המחקר "תזוסעם 6עהּצו[81/א". חוות הדעת כללה ממצאיס אודות שני סקירות אינטרנטיים אשר נערכו על ידו (להלן: "הסקרים"). הסקירות מעידים, לטענתו, כי לסימניה המבוקשים של המבקשת 2 שפה עיצובית ברורה, המזוהה עם המבקשת 2 כמו גם ממצאיס בדבר דמיון מטעה הקיים בין סימן המבקשת 1 לסימניה של המבקשת 2.

ראיות בתשובה מטעם המבקשת 1 הוגשו ביוס 14.6.2015 וכללו תצהיר נוסף של מר ראפת אבו שקרה. ראיות המבקשת 2 בתשובה הוגשו ביוס 15.6.2015 וכללו שני תצהירים: האחד, תצהיר נוסף של מר רונן קירט; השני, תצהירו של מר ציון כהן, איש טכני בתחוס הקפה הקלוי במבקשת 2. תצהיר ה כלל, בין היתר, העתק סיכומי ביקור נציגי המבקשת 2 במפעל המבקשת 1 מיוס 15.6.2003 והעתק נוסף ובו סיכומי ביקור הגומלין של נציגי המבקשת 1 במפעל המבקשת 2 מיום 2.12.2003 (להלן: "סיכומי הביקורים").

ביוס 1.5.2016 התקיים בפניי דיון הוכחות ולאחריו הוגשו סיכומי הצדדים וכן סיכומי המבקשת 2 בתשובה. עוד יצוין כי במסגרת הדיון הגישו הצדדים, ביו היתר, 3 אריזות קפה נוספות.

השאלות המשפטיות

ניתן למצות ולומר כי השאלות המשפטיות העיקריות העומדות במוקד החלטה זו הן אלה: האם היה מקום להפעיל הליך תחרות לפי סעיף 29 לפקודה? במידה שכן, וכויותיה של מי מבין המבקשות עדיפה על האחרת, לנוכח הדין ומבחני הפסיקה לשס ההכרעה לפי סעיף 29 לפקודה. לבסוף, האם כנטען על ידי המבקשת 1 קיים צידוק ראוי להורות על רישום סימן זה לצד סימני המבקשת 2 לאור סעיף 30 לפקודה.

עיקר טענות המבקשת 1

טוענת המבקשת 1 כי סימן זה אינו דומה כדי להטעות לסימניה של המבקשת.

בסיכומיה עמדה המבקשת 1 על מספר ההבדלים הווואליים בין הסימניס המבוקשים וטענה כי לא קיים חשש לדמיון מטעה בין הסימנים. בהקשר וה, עמדה המבקשת 1 על המבחנים שנקבעו בפסיקה לשם הוכחת טענתה בדבר העדר ההטעיה בין הסימנים המבוקשים ובהס מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הלקוחות והמוצרים ומבחן יתר הנסיבות.

כן טוענת המבקשת 1 כי מחיר מוצרה עליו מוטבע סימן זה נמוך משמעותית ממחיר מוצרה המקביל של המבקשת 2, דבר היוצר בידול בין סימן זה לבין סימני המבקשת 2.

עוד נטען כי השקיעה משאביס רביס בפרסוס סימן עדן ויצור אריזת קפה עליה מוטבע הסימן וכי רכש לפיכך אופי מבחין הנבדל מסימני המבקשת 2.

הוסיפה וטענה המבקשת 1 כי סימן זה נבחר בתוס לב ואין ניסיון להבנות ממוניטין המבקשת 2. כראיה לכך, טענה המבקשת כי קהל היעד העיקרי הוא המגזר הערבי, בעוד שמוצרי המבקשת 2 מיועדים בעיקר לדוברי עברית.

מוסיפה המבקשת 1 כי נציגי המבקשת 2 ערכו ביקור במפעל המבקשת 1 בשנת 2010, באותו ביקור טוענת המבקשת 1 כי נחשפו נציגי המבקשת 2 לסימן זה המבוקש לרישום. לפיכך, טוענת המבקשת 1 כי מכוח דיני ההשתק והמניעות, מושתקת המבקשת 2 מהעלאת טענה בעניין השימוש של המבקשת 1 בסימן זה המבוקש.

עוד טענה המבקשת 1 כי הסקרים עליהס הסתמכה המבקשת 2 לקויים ופגומים בס. בסיכומיה הפנתה המבקשת 1 את תשומת הלב לדברי המומחה מטעם המבקשת 2 מר אוליניק כי הסקירות אינס כוללים ייצוג מייצג של האוכלוסייה הערבית בישראל. לפיכך, טוענת המבקשת 1 כי הסקרים אינס מלמדים על חשש לדמיון מטעה או כל שכן תחרות בין סימן זה לבין אלו המבוקשים מטעם המבקשת 2.

עיקר טענות המבקשת 2

טוענת המבקשת 2 כי במבחן מידת ההיקף והשימוש, יש להעדיף את סימניה המבוקשים. מוסיפה המבקשת 2 כי משנת 2009 עושה היא שימוש באריזות הקפה הטורקי נושאת הסימניס המבוקשים. ואת בעוד שהסימן המבוקש של המבקשת 1 נוצר רק בשנת 2010. לגישתה, כבר משנות ה-60 הגתה המבקשת 2, את אריזות הקפה הטורקי אשר עיצובן נשתמר לאורך השנים, ואלו משתקפים בסימניה המבוקשים בעניינו. בהקשר זה מציינת המבקשת 2 כי סימניה המבוקשים מוכרים היטב לציבור הצרכנים הרחב ומזוהים עמה.

מוסיפה המבקשת 2 וטוענת להיקף שימוש נרחב הכולל השקעות של עשרות מיליוני שקלים לשס קידוס ושיווק סימניה. ואת בעוד שהמבקשת 1 לא הוכיחה את היקף שימושה בסימן המבוקש, לא ספקה נתוניס בדבר השקעתה בפרסוס הסימן וכן לא הוכיחה כי אכן קהל היעד שלה הוא אכן המגזר הערבי.

עוד נטען כי המבקשת 2 בחרה את הסימן המבוקש והיא עושה בו שימוש בתוס לב, ואת כמשך לקו העיצובי שאפיין את אריזותיה במשך חמישה עשורים. לעומת זאת, נטען כי המבקשת 1 התנהלה בחוסר תוס לב, כשבחרה לעצמה סימן הדומה עד להטעות לסימני המבקשת 2, וזאת במטרה להבנות מן המוניטין של האחרונה.

ביחס למועדות רבות בתקשורת באריזות קפה נושאות סימניה המבוקשים (נספח 5 לתצהיר קירט). כמו כן, הציגה המבקשת 2 בראיותיה רשימה ובה למעלה מ-30 אירועי ספורט להן נתנה חסות בשנת 2014 אשר

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

במסגרתה הופיעו אריזות הקפה הטורקי הנושאות את סימניה המבוקשים (סעיף 21 ונספח 6 לתצהיר קירט). יש לציין כי המבקשת 2 הציגה, בן היתר, בראיותיה מספר תחרויות בהן את הקפה הטורקי של המבקשת 2 והפרסומות הקשורות אליו (באריזות נושאות הסימן המבוקש) בדרוגים גבוה בתחרויות בהן השתתף המוצר (נספח 7 לתצהיר קירט). עוד ניכר מראיותיה כי המבקשת 2 השיקה קמפיינים לקידום המותג נושא סימניה המבוקשים ובהס פרסומת ואפליקציה המציגות את אריזות המוצר נושאות הסימן המבוקש (נספח 8 לתצהיר קירט). כמו כן, צירפה המבקשת 2 לראיותיה תדפיס תוצאות חיפוש קפה טורקי ב"גוגל" המציג את סימנייה של המבקשת 2 לדורותיהן.

8. מן הצד השני, אף פעילותה של המבקשת 1 לפרסום סימנה המבוקש כמו גם האמצעים שהשקיעה ביצירת קשר בין הסימן לתודעת הציבור, מסתכם במספר תצהירות בעלמא, שנשמעו מאת מר אבו שקרה, אך לא הוכחו בפניו, כי המוצר נושא הסימן המבוקש ולהצלחה בשוק הרלוונטי (סעיף 22 לתצהיר מר אבו שקרה) וכי הקפה הטורקי נשוא הסימן המבוקש מטעמי המבקשת 1 פורסס בכפרים ערביים:

"יצאנו בפרסומות בכפרים ערביים... הסתובבנו בין הכפרים עם דוגמאות קפה של 100 גרם וחילקנו לאנשים לבתים כמסע פרסומת. אנשים הגיבו בצורה מאד חיובית למסע פרסומת זה"(ס'16 לתצהיר אבו שקרה).

וכשנשאל אבו שקרה, בדיון בפניו, לגבי הצהרה זו השיב:

"אני לקחתי אנשים משלי ורכב השכיוו רכב והסתובבו בכפרים כמעט שבוע ימים. חילקו 100 גרם גם טורקי וגם קפה ערבי, חילקו את זה לכל להכיר את זה בשוק, זה הדרך היחידה מעבר לזה היה לי גם פרסומת בעיתונות." (עמוד 31 לפרוטוקול הדיון).

בקשר להצהרתו וכך המוצר להצלחה העיד בפני מר אבו שקרה כי:

"יש לי בארץ מעל 100 סוכנים וסוחרים בסיטונאות, בכל רחבי הארץ, גם ערבי, יהודי, גם בעזה היום." (עמוד 31 לפרוטוקול הדיון).

9. אין בהצהרות אלו ובעדותו של מר אבו שקרה שלא נתמכות בראיות, כדי ללמוד על היקף הפעילות הנטען ולבטח אין נתוני אלה משקפים פעילות רחבה יותר מזו אותה הציגה המבקשת 2 בראיותיה.

באשר להיקף מכירות המוצרים שעליהם מוטבעים סימני המבקשת 2 הצהיר קירט, ועדותו זו לא נסתרה, כי זו מחזיקה באופן קבוע בחלקו הגדול של שוק הקפה הקלוי והטחון כאשר בין השנים 2011-2014 הקפה הטורקי (באריזות נושאת סימניה של המבקשת 2) החזיק בנתח שנתי ממוצע של 75% מנתח השוק הכספי ו-72% מנתח השוק הכמותי (סעיף 18 לתצהיר קירט הראש). כתמיכה לטענה זו צירף קירט לתצהירו דו"ח של חברת סקרי השוק סטורנקסט (נספח 3 לתצהיר קירט הראש).

לעומת זאת, לא הביאה בפני המבקשת 1 כל ראיה בדבר היקף מכירות מוצריה נשוא הסימן המבוקש מטעמה, אם כי באשר להיקף ההוצאות לו נדרש בקשר עס עיצוב סימנה הצהיר מר אבו שקרה כי הושקעו כספים רבים בעיצוב וייצור האריזות. לתמיכה בטענה זו צירף מר אבו שקרה לתצהירו שתי חשבוניות על סך עשרות אלפי שקלים אשר שולמו על ידי המבקשת 1 עבור עיצוב גלופה וייצור עטיפות נשוא סימנה המבוקש (ראו נספח 4 לתצהיר אבו שקרה). בנקודה זו אציין כי אותן חשבוניות אינן מפרטות מהו טיב השירות עבורו שילמה המבקשת 1, יינו האם עוצב הסימן על פי דרישת המבקשת 1, ואם כן על פי אלו הנחיות וכיו"ב.

לאור האמור לעיל, נראה כי היקף השימוש של המבקשת 2 עולה על גו של המבקשת 1 בסימנה המבוקש. מסקנה זו מתחזקת לאור תוצאות הסקר אשר הוצג מטעמי המבקשת 2 במסגרת ראיותיה. כן מלמד הסקר כי 97.8% מהצרכנים אשר קונים קפה שחור לביתם גיהו והכירו היטב את המוטיב העיצובי הניכר בסימני המבקשת 2.

כאמור, טענה המבקשת 1 כי הסקרים שעליהם הסתמכה המבקשת 2 לקויים ופגומים ולפיכך תקופתם עומדת בספק. ולא לגישת המבקשת 1, מאחר שהסקרים אינם כוללים מדגם מייצג של האוכלוסייה הערבית בישראל הסקריים אינם מלמדים על התחרות בין סימניהן המבוקשים של המבקשות. בהקשר זה מצאתי מהימנה את עדותו של המומחה אוליניק אשר אישר כי הסקרים אינם מהווים ייצוג מייצג של האוכלוסייה הערבית בישראל (עמוד 5 שורות 38-37 לפרוטוקול). אולם אינני מוצאת באמור כדי לשלול את המסקנה העולה מאחד הסקרים, לפיה הקו העיצובי המופיע בסימניה המבוקשים של המבקשת 2 אכן רכש אופי מבחין באופן בו הציבור הישראלי ברובו מזהה את סימני המבקשת 2, ומקשר אותו עמה, או לפחות משייך לו נופך של איכות ויו