סימן מסחר 216996

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימן מסחר מספר 216996

מבקשת הרישום: 6 1101011085 [3 116181100 כ 5]א

באמצעות ב"כ ד"ר שלמה כהן ושות'

מונחת בפני בקשה לרישומו של סימן מסחר מספר 216996 - "אז א ", שהוגש לרישום ביוס (להלן: "הסימן המבוקש") במקור מטעס. [מספרים וקיצורים מקורבלים] אשר העבירה זכויותיה למבקשת הרישום דלעיל. רישום הסימן נתבקש בגין טובין מסוג 5 - תכשירי רוקחות, כאשר פרטת הסחורות מוגבלת ל: "חומר נגד גודש לאף, קרס לחות לאף, תרסיסים לאף המכילים מלח, תכשירי טיפות לאף ותכשירים נגד גודש".

הסימן המבוקש נבחן על ידי מחלקת סימני המסחר ונמצא כבלתי כשיר לרישום לאור דמיון לסימן אשר כבר רשום בפנקס. בעקבות סירוב המחלקה הגישה המבקשת בקשה להשמיע טענותיה בפני הרשם.

בהחלטה מיוס 24.11.2012 דחה כב' הרשם (כתוארו אז) דר' מאיר נועס את הבקשה לרישום ואת על בסיס הטענות והחומר שהומצא לו ומבלי שהתקיים דיון. סיבת הדחיה הייתה בשל היות הסימן המבוקש דומה לסימן רשום מספר 50,430 "21181 - אפריו" שהוא סימן דומה תחת אותו סוג המשמש לטיפול בעיניים (להלן: "הסימן המצוטט"). נקבע שם כי בדמיון בין הסימנים "יש בו כדי להטעות", וזאת על פי סעיף 9(1) לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"). על החלטה זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב. הערעור התקבל (עש"א 48527-02-11 סיד.1 דז6 0 זם א נ' רשם הפטנטים (החלטה מיוס 12 בדצמבר 2011)) והחלטת הרשם בוטלה מאחר שהתברר שהמערערת ביקשה להביא ראיות נוספות לביסוס עמדתה בתמיכה לבקשת הרישום. הדיון הוחזר אל רשם סימני המסחר על מנת שיאפשר למבקשת להביא בפניו ראיות נוספות, הן אלה שהגשתן התבקשה בשלב הערעור והן כל ראיה נוספת, לאחריהן ייתן הרשם החלטה מחודשת.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4. ראיות מטעס המבקשת הוגשו ב- 12.6.2012 (להלן: "הראיות הנוספות"). לבקשת המבקשת החלטה זו ניתנת על סמך מלוא החומר המצוי בתיק בשלב זה.

5. הראיות הנוספות הוגשו באמצעות תצהירו של מר ג'ון פיפלס, סגן נשיא השיווק העולמי בחברת [שם חברה מקורבל], כ 15 (הבעליס של מבקשת הסימן).

6. בתצהירו מציין מר פיפלס כי מכירות ברחבי העולם של מוצרים הנושאים את הסימן המבוקש היו למעלה מ- 86 מיליון דולר בממוצע לשנים 2006-2010, ולמעלה מ- 95 מיליון דולר בממוצע לשנת 2010. הסימן המבוקש הוגש וברוב המקרים אף נרשם במדינות רבות בעולם ולתצהיר צורפה רשימה הכוללת את שמות המדינות שבהן הוגש או נרשם הסימן המבוקש. הוא מוסיף כי המוצר נמכר כספריי לאף ללא מרשם רופא, לכך הוא צרף דוגמאות לפרסומים באמצעי תקשורת שונים ברחבי העולם וכן צילומי מגוון אריזות של מוצרים נושאי הסימן. כבר עתה יוער כי בראיות הנוספות לא צירפה המבקשת כל ראיה באשר למכירות או פרסומים בישראל המתייחסים לסימן המבוקש או למוצר הנושא אותו.

7. המצהיר מדגיש, כי המוצר הנושא את הסימן המצוטט והמכונה לעיתים "אז א" הינו טיפות עיניים, המשמש לרפואה מקצועית כמסייע באבחון ומרחיב אישוני לפני בדיקת עיניים ובישראל הוא מאושר לשימוש רק על פי מרשם רופא. צורפו העתקים מדף האינטרנט בעברית של חברת דר' פישר המשווקת את המוצר בישראל.

8. בהחלטתו הקודמת קבע הרשם דא כי על פי סעיף 9(1) לפקודה הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום (להלן: "ההחלטה הקודמת"). החלטתו התקבלה לאחר שבחן את הסימן לאור ה"מבחן המשולש" כפי שנקבע בפסיקה, מבחן המשמש להכרעה בשאלת קיומו של דמיון בין סימנים העלול לגרום להטעיה, ראה: לע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ ' אמבלוזיה סופהרב בע"מ ואח', נו (2) 438 (להלן: "עניין טעם טבע"). מבחן זה כולל מספר מבחני משנה: מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות וסוג הלקוחות, מבחן יתר נסיבות העניין וכן מבחן השכל הישר. (ראה לעניין זה, בין היתר, ע"א 261/64 פדו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ ואח' נ. חברת פדומין (בניו בע"מ, פ"ד י"חה(3), 275; פ"ד י"ט(2), 673; ע"א 10959/95 [מספרים מקורבלים], תק-על 4(2006), 2). הבדיקה שנעשתה על ידי הרשם דאז ואשר הביאה לתוצאה האמורה הייתה כאמור על פי החומר שהוגש והיה בפניו. כאמור, ההחלטה הקודמת בוטלה על ידי בית המשפט המחוזי וכעת, עלי לבחון את העניין מחדש, בין היתר לאור הראיות הנוספות כפי שהוגשו על ידי המבקשת.

9. מבחן המראה והצליל: הוא המבחן המרכזי מבין שלושת המבחנים הנ"ל. ההכרעה בשאלה אודות דמיון המטעה בין הסימנים מבחינת החזות והצליל תיעשה תוך השוואת הסימנים בשלמותם ותוך מתן משקל לרושם הראשוני של הצרכן אשר אינו מתעכב להבחין בין הסימנים לפרטי פרטיהם (ר' א. ח. וליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם 81 (1972) (להלן: "זליגסון"). בהחלטה הקודמת נקבע כי הסימן המבוקש עלול להטעות את הצרכן דובר העברית לחשוב כי מדובר במוצר השייך לסימן המצוטט. בראיות הנוספות הובאו דוגמאות מתוך פרסומות בעיתונות ובטלוויזיה (צילומי מסך בלבד) וכן צילומי אריזות של המוצרים נושאי הסימן המבוקש. עוד הובאו בראיות צילומי מסך מתוך אתר האינטרנט של דר' פישר המשווק מוצרים נושאי הסימן המצוטט.

באשר למבחן המראה, כאשר נבחנים הסימנים זה מול זה על גבי האריזות, הרי שיש שוני במראה ביניהם. הסימן המצוטט נכתב בגופן שונה מהסימן המבוקש ותופס מקום קטן מאוד על גבי האריזה, לעומת הסימן המבוקש שנכתב בגופן בולט וגדול התופס מקום נרחב על גבי האריזות. כך שגם הצרכן אינו מחזיק בידו את המוצרים זה לצד זה, סביר להניח כי יוכר את ההבדל ביניהם.

באשר למבחן הצליל, הרי שכאן אין בראיות הנוספות לשנות את הקביעה בהחלטה הקודמת לפיה: "אופן הגיית השם התכשיר בשני הסימנים הינו דומה עד כדי הטעיה. ההגייה של האותיות ת ו-י הינה והה ואף השמטת האות "ס" בסוף המילה אינה משנה במאוד את אופן הגיית השם התכשיר. ההבדל היחיד בצליל הינו ק' לעומת ₪ בסימן המצוטט. הבדל זה הופך מינורי בעת ההגייה". אמנם בנספח לתצהירו של מר פיפלס הובא צילום מסך של פרסומת בטלוויזיה, אך אין הדבר מספיק. לא ניתן ללמוד מצילום המסך כיצד נאגה הסימן המבוקש. אף לא דווח אם פרסומות טלוויזיה אלה משודרות בישראל, או אם קיימות תשדורות ברדיו הישראלי לפרסום התכשיר, שאז אולי היה בכך כדי להשפיע על תוצאת מבחן הצליל.

מבחן סוג הסחורות והלקוחות: הן הסימן המבוקש והן הסימן המצוטט הוגשו לרישום תחת סוג 5 כאשר פרטת הסחורות היא שונה. הסימן המבוקש נרשם כתכשיר לטיפול בגודש באף ואילו הסימן המצוטט נרשם כתכשיר לטיפול בעיניים. בתצהירו טוען מר פיפלס כי המוצר נושא הסימן המבוקש נמכר ללא מרשם רופא, לעומת מוצרים נושאי הסימן המצוטט הנמכרים באמצעות מרשם בלבד. תדפיסי אתר האינטרנט של חברת דר' פישר מאששים את דברי המצהיר כי מוצר זה נמצא תחת קטגורית "תרופות מרשם".

בתצירו מדגיש מר פיפלס כי שימוש בטיפות העיניים המשווקות תחת הסימן המצוטט הינו על פי מרשם רופא בלבד. נוסף על כך, עולה שהמוצר הנושא את הסימן המצוטט משמש למעשה ברפואה מקצועית בלבד על מנת להרחיב את אישוני המטופל לפני בדיקת עיניים.

על כך ניתן ללמוד מהתדפיס שצורף לתצהיר מתוך אתר האינטרנט של חברת דר' פישר שנרשם: "עשס!סוח][מספרים מקורבלים]". מכאן שציבור המשתמשים במוצר נושא הסימן המצוטט הינם אנשי מקצוע, אופטומטריסטים, רופאי עיניים, או בתי חולים או מכוני עיניים הנעזרים בטיפות לפני ביצוע בדיקת עיניים.

לעומת דברים אלה המוצר הנושא את הסימן המבוקש הוא מוצר לרכישה מהמדף על ידי הצרכן המבקש לטפל בעצמו בגודש האף.

ככל שמדובר בחוג לקוחות מצומצם ומובחן כך פוחתת סכנת ההטעיה (ר' ענייו טעס טבע בעמ' 453; וכן התנגדות לבקשות לרישום סימני מסחר מס' 180337, 180338 [מספרים מקורבלים] נו' מעבדות מטרנה בע"מ (17.06.2010), פורסם באתר רשות הפטנטים). לא כל שכן כך המצב כאשר מדובר בציבור לקוחות מקצועי אשר ימנע מלטעות בין טיפות העיניים ובין טיפות האף. הוא המצב גם לגבי ציבור הצרכנים הרגיל אשר לא יוכל לרכוש את טיפות העיניים בטעות ללא מרשם שממילא מיועדות לשימוש מקצועי.

מבחן יתר נסיבות העניין: בהחלטה הקודמת הושם הדגש על העובדה כי מדובר בתכשיר רפואי, ובשעה שעולה חשש לבלבול בתחום התרופות, בקרב קהל הצרכנים, על הרשם להקפיד הקפדת יתר בבחינת "בית שמאי" בפסיקותיו. אולם מהראיות הנוספות עולה שהמוצר הנושא את הסימן המצוטט אינו נרכש על-ידי הצרכן הסופי, אשר עלול להתבלבל בין מוצרים בעלי סימנים הדומים בחזותם, כשהוא ניגש למדף ומבקש לרכוש את המוצר, או בין מוצרים בעלי סימנים הדומים בהגייתם, כשהוא ניגש אל המוכר (הרוקח) ומבקש בפיו לרכוש את המוצר. אפשרות זו איננה כאשר אוכלוסיית היעד של המוצר הנושא את הסימן המצוטט הס רופאיים בעלי מומחיות מיוחדת (ר' לעניין זה בש"א (י-ם) 4355/04 [מספרים מקורבלים] נ' מעבדות רפא בע"מ, (23.3.2004) (פורסם בפדאור) (להלן "עניין מעבדות רפא"), בפסקא 2 להחלטה). מה גם שלגבי מוצרים המונחים על המדף שהצרכנים נוטלים אותן באופן חופשי יש לשים דגש על הדמיון החזותי, בעוד שלגבי מוצרים הנמכרים מעבר לדלפק יש מקום לתת משקל לדמיון בצליל דווקא (ר', פסקא 7 להחלטה בעניין מעבדות רפא).

בסיכום המבחנים לעיל עולה שהחשש להטעיה העולה במבחן הצליל יתאיין לאור ההבדלים בציבור הלקוחות השונים ולאור יתר נסיבות העניין.

לפיכך, אני מורה כי הסימן ירשם והתיק מועבר למחלקת סימני מסחר על מנת שיושלמו ליכי הרישום בהתאם.

ניתן בירושלים ביוס

סימוכין: ד' אלול תשע"ב 2 אוגוסט, 2012

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר