סימן מסחר 221005

ההחלטה:

התנגדות לבקשת פטנט 221005 (התנגדות לתיקון פירוט)

המתנגדת: אדמה מכתשים בע"מ ע"י ב"כ: גילת ברקת ושות עו"ד

המבקשת: )זז )צאזץ ע"י ב"כ: ליעד וטשטיין ושות'

ה ח ל ט ה

1. בקשה לפטנט 221005 שעניינה "שיטה לסינתזה של 5-אמינו- 1-פניל-3-ציאנו-4-טריפלואורומתיל סולפיניל פירוול" מהווה שלב לאומי של בקשה 182011/052304 /20.1 מיוס 26.5.2011 ותובעת דין

קדימה מפטנט 252010//000118 (איטליה) מיוס 7.7.2010. הבקשה נכנסה לשלב הלאומי ביוס 2 וקובלה ביוס 31.7.2014 (להלן: "בקשת הפטנט"). ביוס 30.10.2014 הוגשה התנגדות לבקשת הפטנט.

2 ביוס 8.3.2015 הגישה המתנגדת את כתב טענותיה בהתנגדות כמו בקשה לביטול קיבול בקשת הפטנט. לאחר הגשת תגובת המבקשת לעניין אה ותשובה נוספת מטעמה המתנגדת, נדחתה בקשת המתנגדת לביטול קיבולה של בקשת הפטנט בהחלטתו של כב' רשם הפטנטים (כתוארו אז) קלינג מיוס 16.9.2015.

3 ביום 20.9.2015 הוגש כתב טענות בתשובה מטעמה מבקשת הפטנט וביוס 20.7.2016 הוגשו ראיות המתנגדת בהליך. בין היתר, ביוס 19.6.2017 הגישה המבקשת בקשה להארכת מועד להגשת ראיותיה, בה ציינה כי בכוונה להגיש בקשה לתיקון תביעות בקשת הפטנט. הבקשה לתיקון הפירוט שבפני הוגשה ביוס 29.6.2017 (להלן: "הבקשה"). בפני גם התנגדות לתיקון הפירוט שהגישה המתנגדת בהליך וה ביוס 28.8.2017 וכן תשובה נוספת מטעמה המבקשת מיוס 7.9.2017.

4. ביום 14.11.2017 ניתנה החלטה בה נתבקשה המבקשת לשקול את תיקון התביעה כך שתוגבל למצב בו הגורס המחמצן יהיה 26.4ק. כמו כן, התבקשו הצדדים לשקול את עמדתם בנוגע להמשך ההליך בהתאם להוראות תקנה 102(ו) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות),

התשכ"ח-1968 (להלן: "התקנות"). ביוס 26.12.2017 התקיים דיון בו המבקשת הסכימה להגביל את התביעה ברוח ההחלטה מיוס 14.11.2017.

בדיון, המתנגדת עמדה על התנגדותה לבקשת התיקון, אך הסכימה שכי כל שיותר התיקון יתנהל בהמשך הדיון בהתאם להוראות תקנה 102(ו) לתקנות.

בקשת הפטנט

בתמצית, עוסקת בקשת הפטנט בשיטה להכנת תרכובת כללית ובפרט להכנה (סינתזה) של פיפרוניל. כפי שעולה מפירוט בקשת הפטנט, המצאה הנתבעת בבקשה מכוונת לשיטה חדשה להכנת התרכובת באמצעות שיטת חימצון חסכונית יותר ביחס לידע הקודם שניתנת ליישום תעשייתי (עמ' 5 לפירוט הבקשה, שורות 8-12).

בקשת הפטנט כפי שקובלה כוללת 15 תביעות, כאשר תביעה מס' 1 הינה עצמאית וכל יתר התביעות תלויות.

על פי הבקשה, מבקשת הפטנט ביקשה לתקן את תביעה מס' 1 בבקשת הפטנט כפי שקובלה, ולהוסיף לה רכיב שהופיע בתביעה תלויה מס' 4 בנוסחה הקודסה (השינויים המבוקשים מודגשים בקו תחתון).

כמו כן, בדיון הסכימה המבקשת להוסיף לתביעה כי הגורס המחמצן את תרכובת ]1 לתרכובת 1 הוא

6 (מסומן בכתב נוטה הצידה):

שתנצ\0110] 1116 שתנטהּ\] תנוסקות 60 116 01 התסהה הככ 16 יזס1 6100 .1

:(1) ה[נונ101 [₪6617'8

השטסיזו[1 ;ה131066[ עס המ6ש סע ע[1ה016ת01606ח1 סיה 12 ג 111 הוסינס תע 6 תו (11) ב[טוחצ0] [678ת₪6 6+ שתנטהם )תטסקות60 ה ]0 תסבּ6ואס

:ה 8ה1לו10אס מה 01 ]ותב 3610 11611101:36616) 01 5666יוכן

5 תואס 116 6 סט ,0096ב 35 06118601 6יזהּ 112 תב 1 הוסינסת [זט5001 ,1605א60כ [26207 01 ₪ת51501ת60 קטסעש 116 ומ0ע) ]56166060 הוסיז6 הו חב ,106א60כן מ6שסנ עו עס/תהּ 1065אסי6כ [17טוס-1 ,1065אסיסק 6 ה שטסזו!) ‏ 3616 1161101026366116) 10 04101266 15 3616 1610036616 ]0 הסוו00ואס 601518 5066165 661601 6ז הזסיזס הו 0חם +חסשהּ שהולוהואס [0יזח6 ]0 נחווסקחזס6 6הז 0 11 ם[ווחזדזס] |סיז6ח6ף 6וז ]0 נהגוסקוחס6 6זז 85 ת0וז108א0 186 ת!ו6ע6הטו תה 0016 686סז6קסזס!6ו 1-15 ה[וחדזס] 6 ;01/0 1116[1100366116 01 3125666 1116 1 600106166

2011

ץס 6תוזס[ו[6 שה 112 מה 111 הו6ע6ו][ו ,1 ות6[31 10 שַתו66010בּ 60100 .2

0 +0- +0%168- -3-- 15 -8616- 160100001360016- ה01ז6ת- המב 6הווהסיצס ו

(התוספת המסומנת בקו חוצה נתבקשה בבקשת התיקון, אך התייתרה לאור התיקון בתביעה מס' 1 שנעשה במהלך הדיון).

בבקשה מסבירה המבקשת, כי תביעה מס' 1 בבקשת הפטנט עניינה בשיטה להכנת תרכובת בעלת נוסחה כללית 1 (המוצגת לעיל), כאשר 81 ו- 82 הס באופןו בלתי תלוי מימן או הלוגן; על ידי חמצון של תרכובת בעלת נוסחה כללית 11 (גס היא מוצגת לעיל) בנוכחות חומצה דיכלורואצטית וחומר

מחמצן; כאשר 81 ו- 82 מוגדריס, והחומר המחמצן נבחר מתוך רשימה של חומריס (המפורטת בתביעה), וכאשר החימצון מתבצע בהעדר חומצה טריכלורואצטית ו/או חומצה טריכלורופראצטית (להלן: "00.3" ו- "02 ", בהתאמה).

עיקרו של התיקון המבוקש הוא הוספת תביעה תלויה מס' 4 לתביעה בלתי תלויה 1 וצמצום של תביעה תלויה מס' 2 על ידי הוספת רכיב נוסף. התיקונים נתמכים, לטענת המבקשת, בעמוד 6-7, פסקאות 22-28 לפירוט. עוד טוענת המבקשת כי התיקונים של תביעות מס'1 ו- 2 מצמצמים למעשה גם את תביעה מס 3, ומייתרת את תביעה מס' 4, שנמחקה ושולבה בתביעה 1.

לטענת המבקשת, התיקון נדרש על מנת לייעל ולמקד את ההתדיינות, בין היתר, לאור חוות הדעת שהגישה המתנגדת כראיותיה בהליך ההתנגדות (עמ' 3 לבקשה).

עוד ציינה המבקשת כי בין הצדדים להליך התנהל הליך 128 בפני ה- [68קק\/ 0מב [7118 זתסזגק

6 במשרד הפטנטים ארה"ב, במסגרתו התקבלה החלטה כי תביעות הפטנט האמריקאי המקביל נעדרות תוקף, וכי המבקשת ערערה על ההחלטה שם. תיקון תביעות בקשת הפטנט, לטענתה, נדרש גם לאור ההחלטה בארה"ב וכן לאור הפרשנות השגויה שנתנה המתנגדת לתביעה מס' 1 בכתבי טענותיה בהתנגדות.

לשיטת המבקשת, התיקון המבוקש עומד בסעיפים 65-66 לחוק הפטנטים, התשכ"ו-1967 (להלן: "החוק"). כן מבוקש כי ההליך ההתנגדות לפטנט 221005 יושהה עד להשלמת הליך תיקון הפירוט.

המתנגדת טוענת, בתמצית, כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב תוך שיהוי כבד, כי אי הבהירות של התביעות עלה כבר בכתב הטענות של המתנגדת לפני שנתיים וחצי, וכי אין כל קשר להחלטה בין

התיקון להחלטה שניתנה על ידי ה- ג דס.

דיו סבורני כי הצדק עם המבקשת וכי התיקון עומד בתנאי שנקבעו לכך בסעיפים 65 ו- 66 לחוק.

בכתבי הטענות היו הצדדים חלוקים בקשר להיקפה של תביעה מס' 1. בין היתר, המתנגדת טענה במפורש כי:

א. תביעה מס'1 אינה מחייבת כי ה- 20.4 יהפוך ל- כ :

"תביעה מס' 4 הנה תביעה התלויה בכל התביעות הקודמות לה ותיא

מצדה אותן בכך שהחומר 1204 מתחמצן לחומד בכ על ידי החומר המחמצן מתביעה מס' 1"

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(חוות דעתו של פרופ' אישן, שהוגשה כראיות המתנגדת בהליך ההתנגדות, סע' 52 ור' גם סע' 64.1 (להלו: "חוות הדעת"))

ב על פי התביעה לא מתחייב כי ה- 26:24 הינו הגורס המחמצן את תרכובת ]1 לתרכובת

1 (סעיפים 35.2, 36.4 לכתב טענות המתנגדת וסעיף 64.2 לחוות הדעת).

7. המבקשת לעומת ואת טענה (סע' 55 לכתב הטענות בתשובה) כי:

"55. כמתואר בהרחבה לעיל, המבקשת המציאה תהליך חדשני לחמצון ה- 006ו60וזזסוחו 06]]וו5 לסולפיניל עם חומצה דיכלורופראצטית המתקבלת מחומצה דיכלודואצטית ומי חמצן. הפידוט של בקשה מס' 5 מלמד כי באופן הדשמ המדם המחתמצן הוא חומצה

דיכלודופראצטית (" 8חזפווס60 5066165 [60ווח6ו][6 6 ,קוסטוונטיסחחז 8 0616ז6קסזס1ת16- 15 מסנוטטואס") הנוצרת מהגבה של חומצה דיכלורואצטית עם ה- זח6חָ0 ףחולוםואס (" ]ס הסנוםטואס עמ ב6חזיזס] 0 שהולוטואס 6וז הףווסיזז [0610 16ו66ססיזס!וז6ו] 610 בכ" (עי 6 פסקה 22). בהתאם, פרשנותה הפתלתלה של המתנגדת על פיה תביעה מס' 1 של בקשה מס' 221005 תובעת המצון של ה-- 50066 יזור על ידי כל פדרחומצה, היא אבסולדית ומנוגדת ל - פחוו[606ו המפורש של בקשה מס' 221005",

8. בסעיף 56 לכתב טענותיה של המבקשת, מוסיפה היא וטוענת כי בעל מקצוע בתחוס אשר היה קורא את פירוט המצאה ביחד עס התביעות, לא היה מפרש את התביעה כפי שמפרשת המתנגדת.

9. מן האמור עולה כי הצדדים היו חלוקים בנוגע להיקפה של תביעה מס' 1 ופרשנותה. בתיקונים המבוקשים בתביעה מס' 1 יש בכדי לצמצם את התביעה וגם להבהיר כי התביעה מוגבלת לתהליך בו

ה- :26 מתחמצן ל- 6.2. בתיקון לו הסכימה המבקשת בדיון יש כדי להבהיר כי ה - 628

הוא הגורס המחמצן את תרכובת 11 ובכך מביא ליצירת תרכובת 1. על כן התיקונים עומדים בתנאי סעיף 65 לחוק.

0. סבורני כי אין בתיקונים כדי להרחיב את היקף התביעות וכן כי נתמכים התיקונים בפירוט ובכך אינם מוסיפים לו ועל כן עומדים גם בתנאי סעיף 66 לחוק.

לטעמי, צודקת המתנגדת כי היה מקום להגיש את בקשת התיקון כבר לאחר כתב הטענות מטעמה, שכן טענות דומות לאלה שנדונו בהחלטת ה- 21788 כבר עלו בכתב טענות המתנגדת, כפי שנאמר

לעיל. יתרה מכך, כאמור לעיל המבקשת עצמה הסבירה שהתיקון נובע, בין היתר מראיות המתנגדת שהוגשו כשנה לפני בקשת התיקון.

כיוון שממילא טוענת המבקשת שמדובר אך בהבהרת היקף המונופולין, לא היה שום צורך להמתין עם ההבהרה כשנתיים וחצי לאחר הגשת כתב טענות המתנגדת, וכשנה לאחר הגשת הראיות, אם אכן סבורה המבקשת כי יש צורך בהבהרה. אם לא סבורה המבקשת כי יש תועלת בהבהרה, יכולה הייתה להימנע מהגשת התיקון, גרימת ההוצאות לצדדים ועיכוב הדיון.

הגשת בקשות לתיקון פירוט אשר מצמצמות את היקף התביעה ומבהירות אותו, הינה דבר רצוי. עם זאת, הגשת בקשה לתיקון פירוט באיחור מעכבת את ההליך שלא לצורך, ומחייבת את הצדדים להוצאות מיותרות בשל הצורך לתקן ולהגיש מחדש כתבי טענות וראיות שכבר הוגשו.

על אף שלטעמי אין בפגם זה בכדי לדחות את בקשת התיקון, כפי שנפסק כבר בעבר, אני סבור כי יש להטיל על המבקשת הוצאות בשל השיהוי הניכר בו הוגשה הבקשה (ר' לעניין זה: התנגדות לבקשה

לרישום פטנט מס' 101537 (בקשה לתיקון פירוט ובקשה להגיש ראיות נוספות) .6020 36 166%

.16 נ' אוניפארם (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 30.4.2003); התנגדות לבקשת פטנט 153229 (התנגדות לתיקון פירוט ובקשה לסילוק על הסף של בקשת התיקון) חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ נ' 62 ]זא זז 5זד ג א (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 10.9.2014)).

בנסיבות העניין, בהן המבקשת הגישה את בקשת התיקון באיחור ניכר, המבקשת תשלם הוצאות המתנגדת בסך 1500 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪, וזאת על אף שהתנגדות המתנגדת לתיקון נדחתה והתיקון אושר. אציין כי בקביעת סכום ההוצאות התחשבתי בעובדה שההתנגדות לתיקון נדחתה, ובנכונותה של המבקשת לצמצם את התביעות על מנת לצמצם את גדר המחלוקת. הסכום יישא הפרשי ריבית והצמדה אסי לא ישולם תוך 14 יום מיום מתן ההחלטה.

הדיון יימשך בהתאם להוראות תקנה 102(ו) לתקנות כפי שהסכימו הצדדים. כאמור לעיל, הנושאים שבמחלוקת ידועים לצדדים מזה זמן רב, ועל כן הדיון ימשך לפי המועדים הבאים:

א. המתנגדת תגיש כתב טענות מתוקן, תוך 30 יום מיום מתן החלטה זו. אם אין בכוונת המתנגדת לתקן את כתב טענותיה, תודיע על כך תוך 7 ימים מיום מתן ההחלטה.

ב. המבקשת תגיש כתב תשובה מתוקן תוך 30 יום מקבלת כתב הטענות המתוקן או ההודעה כאמור בסעיף א' לעיל, לפי המוקדם. אם אין בכוונתה להגיש כתב תשובה מתוקן, תודיע על כך תוך 7 ימים מיום קבלת כתב הטענות המתוקן או ההודעה כאמור בסעיף א' לעיל.

המתנגדת תגיש ראיות מתוקנות תוך 30 יום מקבלת כתב טענות המבקשת או ההודעה בסעיף ב' לעיל, לפי המוקדם. אם אין בכוונתה להגיש ראיות מתוקנות תודיע על כך תוך 7 ימים מיום קבלת כתב הטענות המתוקן או ההודעה כאמור בסעיף ב' לעיל.

המבקשת תגיש ראיותיה תוך 30 יום מקבלת ראיות המתנגדת או מיום ההודעה כאמור בסעיף ג', לפי המוקדם.

ראיות בתשובה יוגשו על ידי המתנגדת תוך 30 יום מיום קבלת ראיות המבקשת או הודעתה כאמור בסעיף ד'.

הצדדים יודיעו למזכירות תוך 30 יום מיום מתן החלטה זו על מועדים מוסכמים לשמיעת הראיות בהתנגדות במהלך חודש יולי 2018.

7. פרסום התיקון יעשה בהתאם להוראות תקנה 102(ו)(2) לתקנות.

אופיר אלון