סימן מסחר 224383

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

בקשה לביטול סימן מסחר 3 צתצידזאם"

מבקשת הביטול: אויל דה לאמור בע"מ

ע"י ב"כ: גלסברג, אפלבאוס ושות', עורכי דין ופטנטים

בעלת הסימן: 5 צתאדזתת

ע"י ב"כ: ד"ר שלמה כהן ושות'

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לביטול הרישום של סימן מסחר מספר 224383 "52/45 צםתאוד1תם", על שמה של 5.85 צתאדדזתם (להלן: "בעלת הסימן"), עבור הסחורות הבאות : סבוניס, תחליביס לניקוי העור, בשמים, שמנים אתריים, תמרוקיס ותכשירים לטיפוח העור שאינס תרופתיים;

כולם נכללים בסוג 3 (להלן: "סימן המסחר" או "הסימן"). סימן המסחר הוגש לרישום ביוס 11.10.2009, ונרשם ביוס 09.01.2011.

ביוס 12.11.2017 הגישה חברת אויל דה לאמור בע"מ (להלן: "מבקשת הביטול" או "המבקשת") בקשה לביטול סימן המסחר (להלן: "בקשת הביטול" או "הבקשה").

ראיות הצדדים כללו את תצהירו של מר אמיר ארצי שהינו בעל מניות ומנהל במבקשת הביטול. מטעמי בעלת הסימן הוגש תצהירו של מר לורנס רודולף על נספחיו (להלן: "תצהיר רודולף").

לאחר שהצדדים הגישו את ראיותיהם, התקיים דיון בפני ביוס 02.11.2020 אשר כלל את חקירות המצהירים. סיכומי שמ מטעמי מבקשת הביטול הוגשו ביוס 13.01.2021. ביוס 1 הוגשו סיכומים מטעמי בעלת הסימן, וביוס 24.06.2021 הוגשו סיכומים בתשובה.

להשלמת התמונה יצוין כי במקביל להליך דנן, תלוי ועומד בין הצדדים הליך בבית המשפט המחוזי ת"א 54008-07-17, בתביעה אותה הגישה בעלת הסימן כנגד מבקשת הביטול בגין הפרת סימניה הרשומים (להלן: "תביעת ההפרה").

כל ההדגשות בהחלטה הוספו אלא אם צוין אחר.

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

טענות הצדדים

עיקר טענות מבקשת הביטול:

מבקשת הביטול טוענת כי יש לבטל את הסימן הרשום בעילה של "העדר שימוש" הקבועה בסעיף 41(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").

המבקשת טוענת כי בעלת הסימן אינה עושה שימוש בסימן בישראל בעצמה אלא אך ורק באמצעות חברת .16 ,ח106/ 3128061 (להלן: "ארדן"). מבקשת הביטול סבורה כי מכיוון שאין קשר תאגידי או בעלות משותפת בין ארדן לבעלת הסימן אין אפשרות לזקוף את השימוש שעשתה ארדן בסימן לטובת בעלת הסימן. לטענתה, בקשת הרשות לשימוש בסימן לטובת חברת ארדן נרשמה רק לאחר כחצי שנה מהגשת בקשת הביטול דנן, וכי המדובר ברישום ריק מתוכו אשר הוגש ללא כל כוונה לשימוש בו תוס לב.

לדעת מבקשת הביטול אין בטענה כי בעלת הסימן מפרסמת את הבשמיס נשוא הסימן כדי לענות על דרישת השימוש בסימן המסחר.

טענה נוספת אותה מעלה מבקשת הביטול הינה כי יש למחוק את הסימן הרשום מחמת חוסר תוס לב בהגשת הרישום של הסימן וזאת מכוח הוראת סעיף 39(א1) לפקודה. לטענת מבקשת הביטול נאמני בעלת הסימן ובאי כוחה הסתירו את מצבה הבריאותי והמשפטי של בעלת הסימן בעת רישומו. המבקשת טוענת כי בשעה שמדובר בסימן הזהה עס שמה של בעלת הסימן נדרשה הסכמתה התקפה לרישומו של הסימן.

עיקר טענות בעלת הסימן:

בתשובה לטענות המבקשת טוענת בעלת הסימן כי נעשה שימוש רב בסימן הרשום בישראל ובעולס לרבות בשלוש השניס שקדמו לבקשת הביטול וכי מדובר בסימן מסחר מוכר היטב הזכאי להגנה רחבה.

לטענתה בסימן המסחר הרשום נעשה שימוש הן במישרין על יד המשיבה בפעילותה כפרזנטורית של סדרת הבשמיס הנושאת את שמה/סימן המסחר שלה והן בשיווק מוצרי הבשמיס בישראל.

לטענת בעלת הסימן, די בפעילות השיווקית של המוצרים הנושאים את הסימן הרשום כדי לקיים את דרישת ה"שימוש המינימאלי" בסימן. לטענתה אף ראוי להכיר בשימוש שנעשה מחוץ לישראל כשימוש המונע את ביטול רישום הסימן, על מנת למנוע הטעיה של צרכנים.

עוד טוענת בעלת הסימן כי לא מדובר בסימן "שאבד עליו הכלח" אלא סימן שנעשה בו שימוש בפועל בישראל. לטענתה, אף אס יבוטל הסימן לא יוכלו צדדים שלישים לעשות בו שימוש.

לאור הוראות 13(11) לפקודה ולאור העובדה ששימוש כזה יהווה הפרה של הזכות לרישום של בעלת הסימן. לפיכך נטען כי בקשת הביטול דנן חסרת תוחלת.

בעלת הסימן מוסיפה כי העובדה שרשות השימוש בסימן לא נרשמה בפנקס עובר להגשת בקשת הביטול אינה מצדיקה את ביטול הסימן. ביטול על רקע עובדה זו אינו עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי שתכליתו למנוע הטעיה של צרכנים ועם תכליות רישום רשות שימוש ברוח הפקודה.

דיון והכרעה

רקע נורמטיבי

סעיף 41 (א) לפקודה קובע כדלקמן:

"41.,(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השניס שקדמו לבקשת הביטול,"

סעיף 41(א) לפקודה קובע כי אס יוכח שבעל סימן המסחר לא השתמש בסימנו בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום, במשך שלוש השניס שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול, יבוטל רישומו של הסימן כאמור. בענייננו, התקופה הקובעת לפי סעיף 41(א) לפקודה היא החל ביוס 4 ועד ליוס 12.11.2017, עת הוגשה הבקשה לביטול הסימן הרשום (להלן: "התקופה הקובעת").

תכליתו של סעיף 41 לפקודה, כדברי השופט ויתקון ב בג"צ 67/71 "פרמו" בע"מ נ' ד"ר א' ו- ל' שמידגל, פ"ד כה(1), 802 (להלן: "עניין פרמו") היא:

"... בראש ובראשונה, אס לא רק ודאי, לטיהוד הפנקס מסימני מסחר, שאין כוונה להשתמש בו או לא השתמשו בו בפועל. זהו, קודם כל, ענינה שק המדינה שלא יכבידו על פנקסיה רישומים תיאורטיים גדידא." [עמוד 811]

"אילו אפשר היה לרשום באדץ סימן מסחר ולא להשתמש בו, ... לא זו בלבד שהיינו מדקנים את הסעיף מכל תכנו, אלא והיינו מכניסים בדלת האחורית מוסד שבמתכוון נמנע המחוקק הישראלי מלקבלו, הוא המוסד של סימן מסחר הגנתי" [עמוד 809].

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

וכך בפסק דינו של המשנה לנשיאה א' ריבלין (כתוארו דאז) )בפסקה 5 בע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' ד60 הוטגק א!ו288 ז65אטפו5:|אן85 5דדס6גק 6 אפ ופ55 ד (פורסם ב"נבו", 11.3.2007) (להלן: "עניין מיס לאגוט");

"תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשרות של דישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר, ושל הישלדות סימנים שאבד עליהם הכלה במרשם."

0. מן האמור עולה כי מטרתו של סעיף 41 לפקודה היא לשקף את המציאות המסחרית על ידי טיהור פנקס סימני המסחר מסימניס הרשומים לשווא. היינו, סימני מסחר אשר לא נעשה בהם כל שימוש מסחרי ואשר יש בהם כדי למנוע שלא כדין מהציבור הרחב את השימוש בהם.

1. ככלל, לצורך דיון בבקשה לביטול סימן מסחר לאור האמור בסעיף 41 לפקודה, על הפוסק היושב בדין לחידרש לשלוש השאלות הבאות (כפי שפורטו בפסקה 2 לפסק דינו של כב' השופט

ויתקון בבג"צ 302/74 615035ש2) 6[10185וצ1 נ' פרמינגר (פורסם בנבו, 6.1.1975) :

"השאלה הראשונה היא, אס היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השניה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואס לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אס אף על פי כן על הרשום להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן".

(ראה גם פסקה 5 לפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין בע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ'2)-חתא 1:5 ד20) .זט ג אזחמ/ זפטאטפנ זא זע אדדסגק (פורסם בנבו, 11.3.2007)).

סימן המסחר שביטולו מבוקש הינו סימן מסחר מוכר היטב

2. בטרס אדון בשאלת השימוש בסימן המסחר שביטולו מבוקש מן הראוי לדון במעמדו של הסימן. אין חולק כי הסימן הרשום מוכר היטב בישראל כהגדרתו בפקודה ביחס לטובין בהם הוא רשום, (ראה למשל, סעיף 63 לסיכומי מבקשת הביטול). ולפיכך מעמדו זה חייב לשמש כרקע בבחינת בקשת הביטול.

3. ההגנה המוקנית לסימן מסחר מוכר היטב בין אם רשום או לאו היא רחבה, אף אס כלל לא נעשה שימוש בסימן בישראל (ראה סעיף 27 בבקשה לביטול סימני מסחר

3 א./. רכב רחובות בע"מ נ' ]1305114 בההפספז1 בה דסצסד

(אסזד\ תסקת 60 תסדסז/ ב 07צ170 3 שמוג 3150) 15113 א (פורסם בנבו 0) (להלן: "עניין טויוטה")).

לאור האמור, בעניינו אף אס איעתר לבקשת הביטול, ורישומו של הסימן יבוטל, הרי שבהתאס להוראות סעיף 13(11) לפקודה יישאר סימן והמוגן ולא יהיה פתוח לשימוש הציבור בסוג 3 ולגבי טובין באותו הגדר. כך שזכותה של בעלת הסימן לשימוש ייחודי בסימן בהתאס לסעיף 6 א(א) לפקודה לא תיפגע.

בניגוד לטענת מבקשת הביטול (סעיף 31 לסיכומיה בתשובה) איני סבורה כי במידה והסימן יבוטל סוחריס יוכלו לרשום סימן הדומה לסימן המסחר, כיוון שמדובר בסימן מסחר מוכר היטב אשר נעשה בו שימוש בישראל על ידי בעל רשות רשומה (נכון למצב הנוכחי). לכן גם במידה והסימן יבוטל, בהתאם לסעיף 46 א(א) לפקודה, לא תהא בכך תועלת לעניין רישום סימניס דומיס אלא לכל היותר בעלת הסימן תאלץ לבקש לרשמו מחדש.

סבורה אני כי ההכרעה בתיק גה עשויה לשנות לכל היותר את הרישום הפורמלי של הסימן בפנקס אולס לכך לא תהא השלכה מהותית על חיי המסחר, הציבור לא ייהנה מביטול הרישום וגם זכויותיה של בעלת הסימניס לא יפגעו הלכה למעשה. משכך, ספק אם יש תוחלת לדיון בבקשה זו.

בתקופה הקובעת היה שימוש בסימן המסחר על ידי בעלת הסימן ובעלת רשות לא רשומה

איו מחלוקת כי בתקופה הקובעת נעשה שימוש בסימן בישראל וכי אין המדובר בסימן שנרשום שלא במטרה לעשות בו שימוש, או בסימן שהשימוש בו הופסק לחלוטין, או בלשונו של כבוד השופט ריבלין בעניין מיס לאגוט "סימניס שאבד עליהם הכלח במרשם". מבקשת הביטול אינה טוענת אחרת. טענתה כאמור, מתמקדת בכך שבעלת הסימן לא עשתה שימוש בסימן בעצמה, ושהשימוש אשר נעשה על ידי ארדן מבלי שרשות השימוש נרשמה, אינו בגדר שימוש על ידי בעלת הסימן.

סעיף 41 לפקודה אינו מגדיר מה נכלל בגדר שימוש בסימן מסחר. המחוקק הגדיר את השימוש באופן רחב וקבע מה אינו נכלל בגדר שימוש בסימן מסחר לעניין סעיף 41 לפקודה, ומשכך יש לפרש את המונח "שימוש" במובנו הרחב ביותר (עניין טויוטה, סעיפים 34-35). סבורה אני כי כל פעולה בסימן המסחר אשר נועדה לזהות את מקור הטובין למעט המוחרג בסעיפים 41 (ג)(2) ו-41 (ג)(1) הינה בגדר שימוש בסימן מסחר. כך מגדיר המלומד וליגסון "שימוש" בעמ' 15 לספרו:

"לדעתי שימוש בסימן מסחר בישראל פירושו כל פעולה מסחרית שממנה קהל מסוים בישראל יכול להיווך שסימן פלוני קשור לסחודה אלמונית וכי סחודה זו קיימת ועלולה להתקבל."

בעלת הסימן הציגה בתצהיר רודולף, סקירה של פעילויות שיווק וקידום מכירות בישראל לרבות בנקודות מכירה ברשתות פארס שונות, באתר האינטרנט ובאפליקציה של סופר-פארס

וברשתות חברתיות המכוונות לציבור בישראל, לרבות פייסבוק, אינסטגרס ויו-טיוב, וכמו כן באמצעים נוספים, אולס לא ניתן לייחס פעילות לו לבעלת הסימן אלא לחברת ארדן אשר קיבלה הרשאה מבעלת הסימן אך זו לא נרשמה בתקופה הקובעת.

בעלת הסימן טוענת כי היא עושה ישירות שימוש בסימן לרבות בשלוש השניס שקדמו לבקשת הביטול, היות שבעלת הסימן (הומרת 526815 עס6חז1זם) היא הפרזנטורית של סדרת הבשמים הנושאת את שמה ומופיעה בקמפייניס פרסומייס בישראל וברחבי העולס (תצהיר רודולף, סעיף 0 ונספחת :6 לתצהיר). לשיטתה של בעלת הסימן, די בכך כדי לענות על דרישת השימוש המינימלי שנקבעה בפסיקה.

לטענת מבקשת הביטול אין בעובדה שבעלת הסימן מפרסמת את הבשמים נשוא הסימן כדי לענות על דרישת השימוש בסימן המסחר. הפרסומים בוצעו ע"י חברת ארדן ולא על ידי בעלת הסימן. אינני יכולה לקבל טענה זו. אמנס הפקודה קובעת באופן מפורש שפרסום אינו בגדר שימוש, אולס לטעמי לבעלת הסימן אינה רק בגדר מפרסמת את מוצריה אלא לוקחת חלק משמעותי בשיווק המוצרים תחת הסימן.

האגודה האמריקאית לשיווק מציעה הגדרה רשמית למונח שיווק!:

".6שזם] 01 50610 חס ,5זסחזיזסק ,611015 ,5זסוה5)0וו6 יזס]

כלומר, שיווק הוא פונקציה ארגונית ומערך של תהליכים ליצירה, לתקשור ואספקה בעלת ערך ללקוחות, לארגון ולחברה בכללותה. שיווק אינו רק מכירת מוצר או פרסומו, תוצאת השיווק צריכה להיות "לקוח שמוכן לקנות" לאור הערך שרכש המוצר כתוצאה מפעולות השיווק.

בעלת הסימן ציינה כי הזמרת 506815 שסחזוזם (בעלת הסימן) היא הפרזנטורית של מוצריה. אולם, אני סבורה שחלקה בשיווק המוצרים חינו מעבר לתפקידה כפרזנטורית של החברה. פרזנטור (המונח שקבעה האקדמיה ללשון העברית: "נָצגֶן") הוא ידוען המשתמש בפרסומו כדי להשתתף במסעי פרסום של תאגיד תמורת תשלום. 506815 ק6חזוזם אינה פרזנטורית במובן המקובל של המונח, היא ואת אשר נותנת למוצרים הנושאים את שמה את ערכם, בזכות פעולה זו "הלקוחות מוכניס לקנות" (תוצאת השיווק), מתוך ידיעה כי היא עומדת מאחורי המוצר שרכשו, בניגוד לפרונטור אשר מפרסם את המוצר אך אינו מייצג את מקורו.

לאור האמור אני סבורה כי די בפעולותיה של בעלת הסימן כדי לענות על דרישת השימוש המינימלי שנקבעה בפסיקה. אציין כי אין ממש בטענת מבקשת הביטול כי הפרסום נעשה בשפה האנגלית כדי לשלול את השימוש שנעשה בסימן בישראל.

יתרה מכך, אף אס לא ניתן היה לייחס לבעלת הסימן שימוש בסימן אני סבורה כמפורט להלן, כי המקרה שלפני אינו מצדיק את ביטולו.

נסיבות המקרה ושיקול הדעת שניתן לרשום אינס מצדיקיס ביטול הסימן הרשום

כאמור, אין מחלוקת כי בעלת הסימן התירה לחברת ארדן את השימוש בסימן וכי חברת ארדן עשתה שימוש בסימן בתקופה הקובעת. כשהתיר בעל סימן רשום לאחר את השימוש בסימן, סייג המחוקק את ההיתר בכך שהרשות תרישם כחוק (סעיף 50 (א) (ב) לפקודה). רשות זו כאמור לא נרשמה בתקופה הקובעת.

מטרת הרישום היא להבטיח את כשרות ההרשאה כך תתאים לדרישות שונות המנויות בסעיף 1 (א) לפקודה ושתניח את דעת הרשם שהשימוש אינו נוגד את תקנת הציבור ואין בו כדי להטעות את הצרכנים (סעיף 50 (ד) לפקודה). דיון מורחב בתכליות סעיפים אלה והשוואה לדין הור, ראה עניין טויוטה סעיפים 43-49.

ביטול הסימן בטענה כי ההרשאה לשימוש בו לא נרשמה, חותרת תחת התכליות של דרישת הרישום. ברי כי אילו הייתה בעלת הסימן מבקשת לרשום את רשות השימוש שניתנה בפועל לארדן הרי סביר ביותר כי רשות זו הייתה נרשמת, ואכן זו נרשמה לאחר הגשת בקשת הביטול. שכן, קשה לעלות על הדעת שהיא נוגדת את תקנת הציבור או שיש בה כדי להטעות. ובוודאי שאיני יכולה לקבל את טענת מבקשת הביטול כי הרישום המאוחר הוגש ללא כל כוונה לשימוש בו תוס לב.

בנסיבות המיוחדות בעניינו, אינן המקרה הרגילמילא לבעלת הסימנים שמורה הזכות הבלעדית לשימוש בו, מחיקתו אינה משרתת את מטרת סעיף 41 לפקודה.

כמו כן איני סבורה כי ניתן ליחס לבעלת הסימן רשום התנהלות פגומה של רישום סימן מסחר ללא כל כוונה להשתמש בו. אם כי מוטב היה, למען הסדר הטוב, אילו בעלת הסימן הייתה רושמת בזמן כמצופה את רשות השימוש בסימן שנתנה לחברת ארדן.

לפני סיום, ארצה בקצרה לטענת מבקשת הביטול כי יש למחוק את רישום הסימן בשל חוסר תום לב בהגשת המסמכים לרשות תוך הסתרת מידע מהרשות בעניין העדר הכשירות של בעלת הסימן והסטטוס הבריאותי והמשפטי שלה בעת הגשת הסימן לרישום. מקובלת עלי טענת בעלת הסימן לפיה חזקה שבעלת הסימן אשר ביקשה לרשום את הסימן באמצעות נאמניה - הסכימה לרישום הסימן. נאמניה של בעלת הסימן אשר מונו כדין מוסמכים לבצע בשמה פעולות, לרבות רישום סימני מסחר ומתן רישיון לשימוש. כך או כך, למצבה הרפואי של בעלת הסימן אין כל נגיעה לרישום הסימן. לפיכך, נדחות גס טענות מבקשת הביטול בדבר חוסר תום לב בעלת הסימן בעת הגשתו של הסימן לרישום.

סוף דבר

אני סבורה אם כן, כי בעלת הסימן עשתה שימוש בסימנה, כמו כן נעשה שימוש בסימן הרשום בתקופה הקובעת על ידי חברת ארדן אשר לא הייתה רשומה כבעלת רשות בתקופה זו ונרשמה בשלב מאוחר יותר. לאור באמור, בהפעלת את שיקול דעתי בבקשה למחיקת הסימן, השכל הישר, הרציונל של הטעית הציבור והגנה על סימן מסחר מוכר היטב מביאני למסקנה כי אין למחוק את הסימן. לפיכך, בקשת הביטול נידחת בזאת.

לאור כל האמור, מבקשת הביטול תישא בהוצאות בעלת הסימן ושכר טרחת עורכי דינה בסך כולל של 20,000 ₪ בלבד הכולל מע"מ כדין. וסכום יישלם בתוך חודש ימים מתן ההחלטה ואחר מועד זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום בפועל.

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

ד"ר רויה ישראלי

פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושלים ביום כ"א חשון תשפ"ב 7 אוקטובר 2021