סימן מסחר 2255

ההחלטה:

רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר

התנגדות לסיימן מסחר 2255

המתנגדת: 65 ,105 /\ 110 ההז ע"י ב"כ: עדין - ליס, עו"ד

המבקשת: ניו נוטרישן בע"מ

ע"י ב"כ: מיכל אביאלי, עו"ד

התנגדות

ביוס 13.11.2019, עבור משקאות אנרגיה בסוג 32, וקובל לרישוס ביוס 6.7.2020.

ביוס 2.10.2020 הגישה חברת 1.1.6 ,0105ת76' תסוהטסתמ1 (להלן: "המתנגדת") את התנגדותה לרישוס הסימן המבוקש. בבסיס ההתנגדות עומדת הטענה כי הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימן הרשום של המתנגדת מספר 223922 צנ)ת את 11008 - 5 (לא מעוצב) (להלן: "הסימן הרשום").

לאחר השלמת כתבי הטענות, הגישה המתנגדת את ראיותיה אשר כללו את תצהירו של מר 6 ז001)6) סמנכ"ל הכספים אצל המתנגדת (להלן: "תצהיר ג'ופרי"). ראיות המבקשת

כללו את תצהירה של הגב' רויטל ברס, הבעלים של המבקשת (להלן: "תצהיר ברס"). משחלף המועד להגשת הראיות בתשובה ואלה לא הוגשו הוריתי בהחלטתי מיוס 23.8.2021 על קיבוע חקירות המצהירים במועד שיתואם בין הצדדים.

ביוס 19.9.2021 הודיעה המתנגדת כי המצהיר מטעמה עזב את עבודתו אצל המתנגדת וכי היא עושה מאמצים לאתר מצהיר חלופי מטעמה. משלא עלה בידי המתנגדת למצוא מצהיר חלופי

ולנוכח התנגדות המבקשת לאורכות נוספות, בחנתי את כלל החומרים בתיק ובהחלטתי מיוס 1 הוריתי כדלקמן:

אור הימשכות ההליכים ומבלי שיש צפי ברור מתי ימצא המחליף למצהיר המתנגדת אין מי רואה הצדקה לדחיות נוספות של ההכרעה בתיק.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים וראיותיהם נראה כי עילת ההתנגדות העיקרית היא אי כשירות הסימן בהתאם להוראות סעיף 9(1) לפקודה כשבמרכזה הדמיון בין הסימן המבוקש לסימן הרשום והחשש להטעיה. היות שלא הובא סקר צרכנים על ידי מי מהצדדים שאלת הדמיון וההטעיה האפשרית של הצרכן נותרה שאלה משפטית שתוכרע על פי המבחנים הידועים ולא מדרשת לכך חקירת המצהירים.

המתנגדת לא עמדה בסף הראייתי להוכיח כי סימנה מוכר היטב בישראל ולכן גם בנקודה זו אין צורך במצהיר וחקירתו.

באשר לטענת המבקשת על היעדר השימוש על ידי המתנגדת בסימנה, טענה זו נתמכה בראיות אולם מקומה בבקשה לביטול הסימן לפי סעיף 41 לפקודה ואינה רלבנטית להתנגדות בפני.

לאור האמור ובטרם תינתן החלטה על סמך החומרים שבפני הצדדים

*ופיעו בפני ביוס 2021 20.12 בשעה 12:00 לסיכום טענותיהם בע"פ'

הצדדים התייצבו לדיון בפני ביוס 20.12.2021 במסגרתו סוכמו טענותיהם. כל ההדגשות בהחלטה זו הוספו אלא אם צוין אחרת.

תמצית טענות המתנגדת

המתנגדת הינה חברה אמריקאית המאוגדת על פי דיני מדינת מישיגן, ארה"ב, ומנהלת עסקים ברחבי העולם. בשנת 2004 השיקה המתנגדת בארה"ב מוצר של משקה אנרגיה מרוכז - "שוט אנרגיה" תחת סימן המסחר צנ)תתאז 110178 - 5. כפי שטענה, המשקה משווק בבקבוקוניס קטניס במגוון צבעים בהתאם לטעמו של המשקה והינו בעל חוצי ייחודי (נספח 6 לתצהיר ג'ופרי) כמוצג בטבלה להלן:

עוד הוסיפה כי המוצר תחת הסימן הרשום משווק באופן נרחב בארה"ב ברשתות מובילות והמתנגדת משקיעה מאמצים רבים בפרסום שיווק וקידום המכירות. בין השאר הרחיבה את פעילותה למדינות גדולות באירופה וקנדה. לפיכך לשיטתה, הסימן הרשום הוא סימן מוכר היטב בישראל כמשמעות המונח בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה"). לטענת המתנגדת, אין כל ספק כי צרכנים שיראו משקאות אנרגיה תחת הסימן המבוקש, הדומה כל כך לסימן המפורסם של המתנגדת, עלולים לסבור בטעות כי יש קשר בין המתנגדת למבקשת, ועל כן הסימן המבוקש איננו כשיר לרישום על פי סעיפים 13(1) ו- 14(1) לפקודה.

עוד טוענת המתנגדת לקיומו של דמיון מטעה בין הסימניס בהתאם ל-"מבחן המשולש". ואף משום שמדובר במוצרים חופפים, צרכנים זהים, וצינורות שיווק דומים. לטענת המתנגדת מדובר במוצרי מדף וולים הנרכשים ללא "מעורבות נפשית" ולכן הסיכוי להטעיה לנוכח "זּכרונו הבלתי מושלס של הצרכן" גדול. על כן טוענת המתנגדת כי הסימן אינו כשיר לרישום לפי סעיף 9(1) לפקודה.

בנוסף טוענת המתנגדת כי השימוש בסימן המבוקש עבור הסחורות המבוקשות יעודד תחרות בלתי הוגנת במסחר ויגרום, כאמור, להטעיה נרחבת של צרכנים ולדילול הערך המבחין של סימן המסחר המפורסם, ועל כן הסימן המבוקש איננו כשיר לרישום גם נוכח סעיף 6(1) לפקודה.

תמצית טענות המבקשת

לטענת המבקשת, המתנגדת נוהגת בחוסר תום לב ואינה מציינת במסגרת טענותיה כי המוצר תחת הסימן המבוקש כלל לא אושר לשיווק בישראל.

1. המבקשת טוענת כי על פי "המבחן המשולש" אין סכנת הטעייה בין הסימן המבוקש לסימן הרשום. נראה שהסימנים שונים: הסימן המבוקש כולל את המילה 2020251 בעוד זה הרשום כולל את המילה 586 5% במקוס. גס התצוגה הגרפית של המילים שונה. כמו כן נטעו כי צורת המוצרים שונה ואף צינורות השיווק שונים ואת משום שהמתנגדת כלל אינה מורשית לשווק בישראל בעוד המבקשת עתידה לשווק מוצריה בדוכניס. המבקשת חולקת על טענת המתנגדת לפיה המוצר הנדון "נרכש במצב נפשי של מעורבות נמוכה". לטענתה, דווקא מתעמלים ושומרי כושר, המהווים את קהל היעד של המוצר, מייחסים חשיבות למוצר אותו הס נוטליסם ואין מדובר ברכישה אגבית.

2. כמו כן נטען כי הסימן הרשום הינו סימן תיאורי לגבי הטובין וכי נעשה שימוש נרחב במילים 808 או 585801 בקרב יצרנים רבים בתחוס. לכן, לאור שוק רווי במוצרים דומים, המשתמשים במיליס או ספרות דומות, תוך אבחנה בין מוצר למוצר, אין סביר כי המתנגדת תוכל למנוע מהמבקשת את רישום הסימן. ואף בעיקר לאור ההבדלים הטעעניים בין מוצר המבקשת לזה של המתנגדת.

דיון והכרעה

3. טענה מרכזית של המתנגדת היא כי קיים דמיון מטעה בין סימנה הרשום לבין הסימן המבוקש. סעיף 9(1) לפקודה קובע כי לא יירשם סימן מסחר הדומה לסימן מסחר רשום באופן העלול להטעות וזאת כדלקמן:

"11, סימנים אלה אינם כשרים לרישום:

(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן

באמור עד בדי שיש בו להטעות;

4. קיומו של חשש הטעיה ייבחן על פי המבחן המשולש הכולל שלושה מבחני משנה והם: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות חוג הלקוחות וערוצי השיווק; מבחן יתר נסיבות העניין. למבחנים אלו נוסף מבחן ההיגיון והשכל הישר והמסר הרעיוני העולה מן הסימן (ראו לעניין ה

ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע "מ נ' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (1964) 275 (3)).

5. מבחן המראה והצליל הוא בדרך כלל המבחן המרכזי מבין מבחני המשנה, כאשר יש לתת את הדעת לכך שהסימנים אף עומדים בהכרת זה לצד זה ושזיכרונו של הצרכן אינו מושלס. כמו כו כבר נקבע בפסיקה כי ישנה חשיבות למראה הסימן בכללותו ולרושם הראשוני שנוצר בעיני הצרכן. במבחן המראה והצליל, ישנה במקרים רבים, משמעות רבה לתחילית הסימן ולמילה הראשונה בסימן, ואף משום שבהן, בדרך כלל יתמקד הצרכן. לעניין תחילית ומבחן הצליל ראה

גס בהתנגדות לרישום סימן מסחר 124969 1.110 ]6601 נ' 1.7 5אזג3] 16000 (פורסם בנבו, 25.04.2004)) (להלן: "עניין קנוולף").

כמו כן, כאשר בוחנים את החשש להטעיה, יש לזכור כי אין דין סחורה המונחת על מדף כדין סחורה הנמצאת מעבר לדלפק ונרכשת על פי בקשה מהלקוח בקריאה בשמה (ראה רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, (פורסם בנבו 4.2.2003) (להלן: "עניין טבע").

המבחן השלישי הוא מבחן יתר נסיבות העניין שאליו צורף מבחן ההיגיון והשכל והישר. במסגרת מבחן זה נבחנות הנסיבות הנוספות הקשורות בסימני המסחר הנדונים, תוך התחשבות במשמעות הסימנים, ראיות להטעיה בפועל עוד.

ההטעיה הנדונה תחת סעיף 9(1) לפקודה היא הטעיה תאורטית ומבוססת על ההנחה שהטובין של המבקשת והמתנגדת תחת הסימן המבוקש ישווקו בישראל. על רקע ונה נשאלת השאלה האם קיים חשש שהציבור ייחס את מקור הסחורה תחת הסימן המבוקש לבעלת הסימן הרשום.

היות שמבחן ההטעיה הוא תיאורטי, אין נפקות לטענת המבקשת כי מוצריה של המתנגדת כלל אינם משווקים בישראל (טענה שניתן היה לטעון בבקשה לביטול הסימן לפי סעיף 41 לפקודה, אולם איני נדרשת לה בהליך ההתנגדות בפני). כמו כן, אין רלבנטיות לטענת המתנגדת כי מוצרי המבקשת כלל אינם משווקים ושחיפוש באינטרנט במנוע החיפוש גוגל מעלה רק את מוצרי המתנגדת הנושאים את הסימן הרשום.

מבחן המראה והצליל

בענייננו, הסימן הרשום נרשם באופן מילולי, ללא עיצוב, דבר המקנה לבעליו, בהתאם לסעיף 6 לפקודה, זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי כל העיצובים האפשריים של הסימן, לגבי הטובין בהם נרשם. ככלל, השוואה בין סימן מילולי לבין סימן מעוצב תתבצע על ידי השוואת הרכיב המילולי והתעלמות מעיצובו. חריג לכלל זה יימצא כאשר עיצוב הרכיב המילולי הנו כה ייחודי עד שהוא מאפיל על הדמיון המילולי (ראה התנגדות לרישום סימן מסחר 574852 (מעוצב) "הזז זז ד5", ז\\\כ בהותסח\/ 5006080 נ' ה התזשזת תס פסזזו (פורסם בנבו, 23.1.2019)).

הסימן הרשום הינו צג)תת את 10123 - 5 בעוד שהסימן המבוקש הינו 000057 0118 - 5. שתי המילים הראשונות של הסימנים זהות. השוני הוא במילה השלישית צנ)תתצת לעומת

אני סבורה שאין בשוני וה כדי ליצור הבחנה מספקת בין הסימנים.

ראשית, אני סבורה כי תחילית שני הסימנים היא הרכיב הדומיננטי. כאמור לעיל, במקרים רבים יש לייחס לתחילית הסימן משמעות גדולה יותר (ראה עניין טבע ועניין קנוולף). בנוסף מקובלת עלי טענת המתנגדת כי המילה השלישית בשני הסימנים, הינה בעלת משמעות זהה

בהקשר הרלוונטי (פרוטוקול הדיון עמ' 14 ש' 10-13):

"המשמעות של לתת לגוף :0005 הינו משמעות דומה מאוד, זהה לחלוטין למעשה למשמעות של לתת לגוף אנרגיה, ץשיזסח6, ולפיכך,

הסימנים צ2)א א עטסם-5 ו-20050 1108 5 בכללותם יוצרים מסר קונספטואלי שהינו זהה לחלוטין".

כמו כן, היות שפירוש המילה ‏ 020251 הוא העלאה, דחיפה, תמריץ או וריקת עידוד,

משמעויות אלה ברמה הרעיונית אהות למשמעות המילה צ62א א בסימן הרשום.

באשר לעיצובו של הסימן המבוקש בענייננו, סבורה אני כי גס בחינת החלקים המעוצבים בסימן מלמדת כי חלק עיקרי בסימן הוא המילים וכי העיצוב הכולל, בהיותו מינורי יחסית, לא ישנה את תפיסת הצרכן כי הסימנים הינס דומיס.

בשל התחילית המשותפת גס במבחן הצליל קיים דמיון ברור בין הסימניס. לטעמי, סביר שהצרכן הממוצע ייטה לקצר את שס המוצר או לשיס דגש בעת שמיעת שס המוצר על התחלתתו.

מבחן סוג הסחורות חוג הלקוחות וערוצי השיווק

לא יכולה להיות מחלוקת כי סוג הסחורות זהה. כמו כן, הסחורות אינן מסוג הסחורות הנמכרות "מעבר לדלפק" (60)תט60 16 זשטס) והן מיועדות להימכר על מעמדים (סטנדים)

בחנויות או ברשתות (ראה פרוטוקול הדיון עמ' 13 שורות 15-19). מבחינת סוג הלקוחות הצדדים כלם מדובר בלקוחות שוחרי בריאות אשר בוחנים היטב את המוצר טרם רכישתו (כדברי המבקשת) או לקוחות אשר רוכשים את המוצר כלאחר יד וללא "מעורבות רגשית" (כדברי המתנגדת). אני מניחה כי קהל הלקוחות מעורב. כך או כך, מדובר במוצר מדף זול ואיני סבורה שרכישתו מלווה בהתעמקות רבה במקור הטובין ולכל היותר תהיה התעניינות ברכיבי המוצר.

מבחן יתר נסיבות העניין

המבקשת טוענת כי המתנגדת לא הביאה סקר צרכנים ולא עדויות על הטעיה בפועל (ראה למשל פרוטוקול הדיון עמ' 19 ש' 16-22). היות שמוצרי המבקשת אינם משווקים ונוכחות מוצרי המתנגדת בשוק בישראל היא מזערית ביותר אפילו, הרי שאין בסקר צרכנים כדי להועיל להכרעה בסוגיה. מסיבה זו בריגם כי לא ניתן יהיה להצביע על הטעיה בפועל. יתרה מכך, מלשון סעיף 9(1) לפקודה עולה כי לא נדרשת הוכחת הטעייה בפועל, אלא די בחשש להטעיה. כך גם

נקבע בעניין ע"א 5066/10 שלמה א' אנג'ל נ' י' את א' ברמן, סעיפים 24-25 (פורסם בנבו, 3))..

במסגרת סיכומי המבקשת הציג בא כוחה את מוצר המבקשת כפי שהוא עתיד להיות משווק בישראל (פרוטוקול הדיון עמ' 21 ש' 19-23) וזאת על מנת להשוות בין מוצרי המבקשת למוצרי המתנגדת, ובכדי להדגיש את ההבדלים בין המוצרים, אשר לשיטת המבקשת די בהם כדי למנוע הטעיה. אמנם נציג המבקשת טען בדיון כי העיצוב של הסימן שהוצג בדיון אינו סופי (פרוטוקול הדיון עמ' 26 ש' 10-11), אולם איני יכולה להתעלם מהמוצרים שהמבקשת בחרה להציג בפני, ואף לצרף כנספחים ה' ו-ג' לתצהיר ברס, כדי להפריך את החשש להטעיה.

ראשית, נראה כי פועל כלל לא נעשה שימוש בסימן המעוצב אשר התבקש בצבעי שחור ואדום. כידוע, הסימן המבוקש נתבקש כאשר הצבע הוא אחד ממרכיביו לפיכך רישומו מוגבל לצבעים אלה ללא צורך בהודעה או תיאור נוסף של הצבעים המרכיבים את הסימן (ראו סעיף 14 לחוק רישום סימני מסחר 33/2016-סימני מסחר "דגשיס בבחינת בקשות לרישום סימני מסחר" (מיוס 15.12.2016).

השימוש בפועל בסימן כפי שהציגה המבקשת שונה מהסימן כפי שהתבקש, אך דומה מאד לשימוש בפועל של המתנגדת בסימניה זאת בנוסף להבלטת הרכיב המשותף בין הסימניס הספרה-5. אופן השימוש שהוצג מגביר את החשש להטעיה במבחן המראה עליו עמדתי לעיל (לעניין השימוש בפועל והחשש להטעיה ראה סעיפים 24-27 בהתנגדות לרישום סימן מסחר

מספר 283359 283359 186 603 נ' קל אוטו שירותי מימון 1998 (פורסם בנבו, 29.01.2019))

לטענת המבקשת בסיכומיה (פרוטוקול הדיון עמ' 27 שורות 7-11) :

"מעבר לסימן עצמו שאומנם זה הנושא המדובר, אבל גם צורת השיווק עצמה היא שונה לחלוטין כאשר הבקבוק הוא שונה מבחינת הצורה, צר וארוך, מבחינת הכמות, במיוחד מבחינת הפקק, מבחינת הפקק, וכמובן גם מבחינת החומרים שהוא מיוצר בהם".

לטעמי ההבדלים שהוצגו במראה המוצרים הם זניחים. הצרכן אינו מבצע השוואה מדויקת בין המוצרים והסימנים, הצרכן הממוצע מתבסס על הרושם הראשוני שנוצר בעת השוואת הסימנים והמוצרים, ועל זכרונו הבלתי מושלס (ראה עניין טבע סעיף 13). לאור הדמיון הגדול באופן בו הוצג שיעשה שימוש בפועל בסימנים ובמוצרים (ראה השוואה להלן), נראה כי גם שוחרי בריאות אשר בוחנים ביתר הקפדה את המוצר טרם רכישתו עשו ייס לטעות ולרכוש את מוצרי המבקשת מתוך מחשבה שאלה מוצרי המתנגדת.

מוצר המבקשת (כפי שהוצג במהלך הדיון) מוצר המתנגדת (נספח 4 לתצהיר ג'ופרי)

הדמיון בחוזי המוצרים ובשימוש בפועל בסימן מעלה גם את החשש שבחירת הסימן לא נעשתה בתום לב. ואף, בסיס לטענת המבקשת כי הכירה את מוצרי המתנגדת ואף עשתה ניסיונות לייבא אותם (ראה סעיף 5 לכתב טענות המבקשת). משלא עלה הדבר בידיה החליטה על ייצור המוצר שלה תחת הסימן המבוקש.

לאור כל האמור הנני סבורה כי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לפי סעיף 9(1) לפקודה.

טענות נוספות

המתנגדת טוענת כי סימנה הינו בגדר סימן מסחר מוכר היטב כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה ולכן לשיטתה הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום גם בהתאם להוראות סעיף 14(1) לפקודה. בהחלטת הביניים מיוס 19.10.2021 קבעתי כי המתנגדת לא עמדה בסף הראייתי הדרוש כדי להוכיח שסימנה הינו מוכר היטב. להלן אודגש נקודה זו.

סימן המתנגדת נרשם לאחר הליך חד צדדי בפני כב' הרשום קלינג (בתוארו אז) בהחלטתו בבקשה לרישום סימן מסחר 223922 ( 6 = א ₪ ₪ 0 ה-5) 1.6 1 ,חס \ הסםטבּצסחה | פן מפורש מתצהיר ג'ופרי מטעס המתנגדת :

-5 116 ]6תטה] 0111618117 0) 160קרת16ה ז6ץ 01ם 085 0567קככ0) 6ב .16" 6 נתבה 1 ,61101655ת0צ1 .157861 ם1 615טסעק צנ)תמאת השס 6![תס בוט [15786 1 615ט0סעק 116 56הת6עטק ת68 פתסותטפתס6 זהוח₪

".ץ608 חמה הסקהרת\/ 85 [5₪6 18065כ6א%גרת

85 000567 116 ,תס ה6זתסס 5'זַת1163קקה 16 0ז ץזהיטתס) .37" צנ0ת א 5-18 זס1 [הטסעקקה 6018107 8 מובזסס 0ז 6160 1 ה6תט3] 116 51866 6ת00 מ066 ז6ץ זסם ₪85 71115 .157861 מו זסטססזק .8 2511655 107 0618760 206 185 [15786 הז 61ט0סזכ 6ום 1 5016 136 10 5ת18 60017616 185 20567קכ) 116 ,810765810 2.5 מו 00065זכ צנ)תת א 5-1018 01 ₪5ת01161 עס ע1ַת1006 6ום

157861 15 116 10765008016 16"

במועד הדיון, כשנשאל על כך ב"כ המתנגדת, לא היה בידו לסתור את התצהיר ולציין כי המתנגדת אכן החלה בשיווק מוצריה בישראל. גם ראיות המבקשת מחזקות את העובדה שמוצרי המתנגדת אינם מיוצרים או נמכריס בישראל (ראה סעיפים 24-25 לתצהיר ברס).

בהתאם לכל האמור ובשל כך שהראיות שבפני לא הוסיפו להוכחת היקף השימוש והפרסוס של הסימן בישראל ברי כי הסימן הרשוס אינו עונה להגדרת סימן מוכר היטב.

המבקשת טוענת כי הסימן הרשוס הינו תיאורי ומקובל במסחר ולכן אינו כשיר לרישוס. טענה מסוג זה מקומה בבקשה למחיקת סימן בהתאם לסעיף 39 לפקודה. בקשה שיש

להגיש בתוך חמש שניס מיוס מתן תעודת הרישוס. היות שהליך בפני אינו הליך למחיקת סימן וממילא חלף המועד להגשת בקשה מסוג זה איני נדרשת לטענה זו.

אני ערה לכך כי ההליך שבפני אינו הליך לביטול סימן ואיןו בסמכותי לבטל את הסימן הרשוס ללא בקשת ביטול ומבלי שניתן לבעלת הסימן יומה כדין. יחד עס זאת, נראה כי המשך רישומו של סימן מילולי אשר נקבע כי אינו עובר את המשוכה של סעיף 10(11) לפקודה בשעה שספק האס משקף הוא את המציאות המסחרית בישראל חוטאת לתכליתס של סימני המסחר.

סוף דבר, הסימן המבוקש לא יירשם. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ד"ר רויה ישראלי פוסקת בקניין רוחני

ניתן בירושליס ביוס כ"ב שבט תשפ"ב

סימוכין:

4 ינואר 2022