סימן מסחר 228232, 228233

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימני מסחר מס' 228233, 228232 (סימנים תלת ממדיים)

מבקשת הסימנים: 3 5אוסד אש באמצעות ב"כ גרשוני שלומוביצ, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לרישום שני סימני מסחר תלת ממדיים לגבי צורת קובייה משובצת. הבקשה הוגשה ביוס 9.3.2010 על ידי חברת .5 105 א 5 (להלן: "המבקשת"). הסימן האחד מס" 228232 בסוג 28 ביחס ל"תצריפים תלת ממדיים; הכלולים כולל בסוג 28", והשני מס' 228233 בסוג 35 ביחס ל"שירותי רישוי לפרסום וקידום מכירות של מוצרים ושירותים בדפוס, שלטי חוצות, טלוויזיה, רשת האינטרנט וכל אמצעי מדיה אחר; הכלולים כולל בסוג 35" (להלן: "הסימן המבוקש" או "הסימנים המבוקשים"). שני הסימנים זהים, בצורת קובייה בעלת שש פאות, כשכל פאה מסומנת במשבצות בדוגמא שונה והס נראה כך:

2. מחלקת סימני המסחר סירבה לרשום את שני הסימנים ופרטה את השגותיה במכתביה למבקשת מיוס 15.12.2010, בנימוק שהסימנים אינם משמשים או מיועדים לשמש לסימון סחורות, אלא דמות הסחורות עצמן ולכן אינם כשירים לרישום על פי סעיף 8(א) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה") ובהתאם לחוזר רשם מ.נ. 61 באשר לתנאי רישום סימנים תלת ממדיים (להלן: "חוזר הרשם").

3 ביום 15.8.2011 הגישה המבקשת את תשובתה להשגות מחלקת סימני המסחר וצרפה תצהיר מטעמה נציגת המבקשת גב' 11055611 ז60516//\ 1506זת:), ואת תצהירו של היבואן

הבלעדי של המבקשת בישראל, מר חגי שפיר.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

4 המבקשת חולקת על סירוב המחלקה וטוענת כי הסימנים רכשו אופי מבחין כתוצאה משימוש בעשרות שנים ועיצובו אינו נובע מצורך אסתטי או פונקציונלי, כך שעל פי ההלכה

שנקבעה בע"א 11487/03 :66 510+6% )פששש\/ נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ, 8 (פורסם בנבו) (להלן: "עניין טופיפי") לרישום.

5. המבקשת טוענת כי בנוסף על היותה דמות אחד ממוצריה, הקובייה עצמה משמשת בפועל כסימן המסחר שלה. להמחשת טענה זו הפנתה לדוגמאות שימוש בסימנים המבוקשים בצורת תדפיסי צילומים בהס מוצגת הקובייה כמחזיק מפתחות, כפנס וככדור משחק וכן על גבי בגדים וחולצות. המבקשת הוסיפה ופירטה גם דוגמאות לשימוש בסימנים המבוקשים בהדפסה על נייר מכתבים, חולצות, ומוצרים שנמששים המשמשים לקידום מכירות כמו הקובייה עצמה בצורת מטחנת פלפל, שעון מעורר, קופת חיסכון, קופסה לפתקיות משרדיות, ספל וכרית ישיבה.

6. לבסוף, נטען כי סימנים אלו נרשמו על שמה במספר מדינות בחו"ל לרבות כאלה אשר מדיניות הבחינה שלהן בנוגע לסימני מסחר תלת ממדיים דומה לזו של ישראל, כגון באיחוד האירופי, ארצות הברית, צרפת, יפן, סין, אוסטרליה וליטא, כשצילומי תעודות הרישום צורפו אף הן. המבקשת אף מפנה לקביעות בתי המשפט לערעורים בצרפת שנקבע כי צורת הקובייה המופיעה בגדרי הסימנים המבוקשים הינה בעלת ערך מבחין וייחודי בקשר לטובין ולשירותים אשר נתבקשו לרישום. עותקים מתורגמים של החלטות אלו צורפו על ידה.

7 גם לאחר קבלת התשובה והחומר הנלווה לה, עמדה מחלקת סימני המסחר על סירובה לרישום הסימנים והודיעה למבקשת ביוס 26.12.2011 כי עומדת לה הזכות להשמיע טענותיה בפני הרשם.

8 דיון בעניין נקבע והתקיים ביוס 13.6.2012.

9. להדגמת חוסר הייחוד הפונקציונלי של הסימן המבוקש הוצגו מטעמה המבקשת בשעת הדיון מוצרים שנמכרים שלה שאת התצרפים הנמכרים על מנגנון זהה לזה של הקובייה אשר דמותה מבוקשת לרישום, אך בעלי צורות שונות, כגון הדוגמאות שלהלן:

המבקשת אף הדגישה שגם על גבי אריזות מוצרים אלה מוטבע הסימן המבוקש.

0. ביוס 6.8.2012 הוגשו על ידי המבקשת סיכומים וטיעונים משלימים כפי שהוריתי בהחלטתי בדיון מיוס 13.6.2012. בפי המבקשת טענה חלופית על פיה הסימן כשיר לרישום לפי סעיף 16 לפקודה בשל היותו בעל "מידה כלשהי" של אופי מבחין.

דיון:

1. מטרתו של סימן המסחר כפולה היא. מחד, הצורך להגן על הציבור מפני הטעיה בדבר מקור הטובין וטיבם ומאידך, להוות אמצעי הגנה לסוחר או היצרן כנגד תחרות בלתי הוגנת ממתחריו (ר' למשל, א' ח' זליגסון, דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם (1972)).

2. המסגרת הנורמטיבית לבחינת כשירותו לרישום של סימן מסחר נדונה בפקודת סימני המסחר ובפסיקה. על פי סעיף 1 לפקודה, סימן מסחר תלת ממדי כשיר אף הוא לרישום, וזו לשונו:

"סימן" - אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;" (ההדגשות אינן במקור - א.ק.) 3. כפי שהדברים נדונו בעניין טופיפי ונותרו על מכונס גס לאחר דנ"א 4237/08 אלפא אינטואיט

מוצרי מזון בע"מ נ' :66 51016% ₪₪₪51\/ (נבו 2009), במסגרתו דחתה הנשיאה את הבקשה לדיון נוסף, בדרך כלל, נעשית הבחנה בין שלושה סוגי סימני מסחר תלת ממדיים: הסוג האחד מתייחס לצורת האריזה של מוצר, הסוג השני מתייחס לצורת המוצר עצמו, וסוג שלישי הוא הסימנים הנלווים למוצר או לאריזה. החשש לפגיעה בתחרות גבוה יותר כשמדובר בסימן מסחר המתייחס למוצר לבדו, כפי שהתייחס לכך כב' השופט גרוניס (כתוארו אז) בפסק הדין בעניין טופיפי, פסקה 11 :

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"תוצאת דישומו של סימן מסחר ביחס לצורת המוצר הינה מניעת אפשרות שימוש בצורה האמודה על ידי מתחריו של בעל הסימן. במילים אחדות, השחקנים האחדים בשוק הרלוונטי אינם יכולים לייצר את המוצר המתחרה באופן שצורתו תהא זהה או דומה עד כדי הטעיה לצורה נשאת סימן המסחר. בכך נמנעים מהם היתרונות הפונקציונליים והאסתטיים הגלומים בצורה הנזכרת. מצב דברים זה עלול להביא לידי פגיעה באפשדות להתחלות באופן יעיל בבעל הסימן."

4. בהתחשב בשיקולים האמוריס נקבעו בעניין טופיפי (פסקה 31) המבחנים המצטברים על פי שהיה לרישום סימן מסחר תלת ממדי המתייחס לצורתו של מוצר, ככשיר לרישום:

"הנענו אם כן לכלל מסקנה, כי צורתו התלת ממדית של מוצר אינה כשרה לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין אינהרנטי. עס זאת, כשדה היא לרישום על בסיס החלופה שעניינה אופי מבחין נרכש, ובלבד שמוכח האופי המבחין הנרכש וכן היעדרו של תפקיד אסתטי או פונקציונלי. נדגיש, כי ככל שצורת המוצר ממלאת תפקיד פונקציונלי או אסתטי (מעבר לתפקיד זניה), הדי שסימן המסחר *הא בלתי כשיר לרישום אף אם דכש אופי מבחין למעשה." (ההדגשות אינן במקור - א.ק.)

בעקבות פסק הדיו הדבריס עוגנו גס בהוראות חוזר רשם מ.נ. 61 לאורו נבחנו הבקשות דנן.

5. סימן מסחר פונקציונלי הוא כזה אשר צורתו משפיעה בהכרח על תפקודו, והוא הוגדר בעניין טופיפי (פסקה 10) כך:

"בדברינו על שיקולים פונקציונליים, מתכוונים אנו לכך שצורת המוצר מלועדת לאפשר את פעולתו התקינה של המוצר ולהשיג תוצאה טכנית או הנדסית מסוימת. לעתים, לא ניתן כלל לייצר את המוצר אלא בצורה תלת ממדית מסוימת. כך למשל, צמיג רכב לא *וכל למלא את *יעודו אלא אס צורתו תהא עגולה. במקדים אחרים ניתן אמנם לייצר את המוצר במספר צודות תלת ממדיות, אלא שאימוץ צורה מסוימת תאפשר ייצוד יעיל לותר של המוצר ביחס ליתר הצודות האפשד:ות."

6. סימן מסחר לצורתו ישנה עדיפות על פני צורות אפשריות אחרות בשל טעמים אסתטיים והעדפותיו של ציבור הצרכני הרלוונטי אף הוא לא ייחשב ככשיר לרישום (ר' עניין טופיפי,

סיפת פסקה 10). ועוד, בע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' 611166 /\ 65 ] מ20081) 5311 6, פ"ד מה(3) 224, 238 (1991) (להלן: "עניין פניציה") נקבע:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

"התווים הפונקציונליים של מוצר (65ז600] [סחסווסחוו]) אינם מתמצים באלה המאפשדים את התפקוד התועלתי שלו מהבחינה הטכנית או ההנדסית. תווים פונקציונליים הם (גם אלה המשפיעים על מטותו ופעולתו... גס תווים אסתטיים יכולים להיחשב כפונקציונליים, כשמדובל במוצר הנקנה בעיקר בשל עדכו האסתט:"

על פי החומריס שבפני השתכנעתי כי העיצוב של הסימנים המבוקשים אינו נגזר מתפקיד פונקציונלי ממשי.

המבקשת הוכיחה כי קיימים תצרפים רבים המבוססים כולם על מנגנון פונקציונלי וגהה ומתפקדיים בצורה והה, ללא קשר לעיצובו החיצוני של התצרף. כפי שהודגם בפני על ידי מר חגי שפיר בדיון (פרוטוקול 13.6.2012, בעמוד 11) המכניוּס המצוי בבסיס הקובייה נשאת הבקשה קיים גם בווריאציות אחרות שלה בצורות וממדים שונים. כך למשל, כפי שפורט לעיל קיימים תצרפים בצורת תפוח, בצורות גיאומטריות שונות או במימדי קוביות שנמכרים להבדיל ממימדי הקובייה בסימנים המבוקשים שהס 3א3א3, ובכולל המנגנון המפעיל אותם והה לזה של הקובייה בסימנים המבוקשים.

כך גם השתכנעתי כי העיצוב של הסימנים המבוקשים אינו נגזר מתפקיד אסתטי ממשי שכן אינה נגזרת מהעדפותיו של ציבור הצרכנים הרלוונטי. דוגמאות התצרפים בצורות השונות כמו גם דוגמאות אחרות בהן אומנסם מימדי הקוביות הס 3א3א3 אשר על גבי פאותיהם מוטבעת דמות לוח שנה או דוגמת דומינו שהוצגו על ידי המבקשת, מעידות על כך שהקובייה המבוקשת בסימנים הנדיס אינה מוכתבת מעיקרון אסתטי ייחודי. עולה שהצרכן אינו רוכש את התצרף דווקא בשל עיצובו בדמות הסטנדרטית של 3א3א3 בדוגמאות כפי שהן מופיעות בבקשות.

משמצאנו שאין לעיצוב הסימנים המבוקשים אופי פונקציונלי או עיצובי ממשי, יש לבחון את אופיים המבחין כדרישת סעיף 8 לפקודה. בחינת אופיו של סימן מסחר תיעשה על פי אמות המידה אשר נקבעו בפסיקה לגבי סימני מסחר בכלל (ללא קשר להיותן דו או תלת מימדיים - ר' לעניין זוה החלטת כבוד הפוסקת בקניין רוחני ז' ברכה בבקשה לרישום סימן מסחר 184325 (דמות של בקבוק), עמהּקו 6:0לא ניתן יהיה לדשום אותו."

כאמור לעיל, לא שוכנעתי שהסימן המבוקשים נעדרי מידה כלשהי של אופי מבחין. לפיכך, איני מוצא שניתן לסרב לבקשה להפעלת הוראות סעיף 16 לפקודה בהתקיים תנאיו.

לפיכך, אני מורה על רישומו של סימן מסחר בהתאם לבקשה מספר 228232 כפי שהוגש.

כמו כן, אני מורה על רישומו של סימן מסחר בהתאם לבקשה מספר 228233 אשר לאור הודעתה של המבקשת בסיכומיה ייעשה בכפוף למחיקת המילים "שירותי רישוי" ו-"של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר אחרים" מהפרטה אשר נוסחה יהא: "פרסוס וקידוס מכירות של מוצריס ושירותים, בדפוס, שלטי חוצות, רשת האינטרנט וכל אמצעי מדיה אחר".

אסא קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביוס | ט"ו כסלו, תשע"ג 9 נובמבר, 2012