סימן מסחר 230,271

ההחלטה:

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימן מסחר מספר 230,271 (הליך חד צדדי)

מבקש הסימן: אבי (ברטי) כהן באמצעות ב"כ עוז חיים, עו"ד

ה ח ל ט ה

1. בפני בקשה לרישום סימן מסחר מספר 230,271 "מוצץ לסרבנים" (לא מעוצב) ביחס ל"בקבוקי הזנה וגביעיס לתינוקות ואביזרי בקבוק לתינוק" כולם בסוג 10 (להלן: "הסימן המבוקש"). הבקשה הוגשה לרישום ביוס 8.4.2010 על שׁל אבי (ברטי) כהן (להלן: "המבקש"). לבקשתו נבחנה הבקשה על אתר בהתאם להוראות תקנה 22(ג) לתקנות סימני המסחר, 1940. במכתבה מיוס 5.10.2010 הודיעה מחלקת סימני המסחר על סירובה לרשום את הסימן משום שהוא חסר אופי מבחין לגבי הסחורה המבוקשת וכן מאחר והוא מקובל במסחר לתיאור של סחורות או סוגי סחורות בתחום המבוקש וזאת על פי הוראות סעיף 8א) ו- 10(11) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972 (להלן: "הפקודה").

2. תשובת המבקש למחלקת סימני המסחר הוגשה ביוס 31.5.2011, אך לא היה בה כדי לבטל את החלטתה של המחלקה לעניין הרישום ובמכתבה מיוס 20.6.2011 הודיעה לו הבוחנת כי למרות החומר שהומצא להוכחת אופיו המבחין של הסימן הוא אינו ניתן לרישום מהסיבות שנמנו לעיל. המבקש עמד על דעתו להעלות טענותיו בפני הרשם ובהודעתו מיוס 3.8.2011 וויתר על קיומו של דיון וביקש כי החלטת הרשם תינתן על סמך החומר הקיים בתיק.

3. החומר המצוי בפני הוא בעיקרו תשובת המבקש מ-31.5.2011 אשר נערכה מטעמו (להלן: "התשובה"). התשובה לא נתמכה בתצהיר אך צורפו לה נספחים וחומריס רבים.

4. המבקש הוא הבעלים והמנהל של עסק למכירת מוצרי תינוקות בשס 56'06, המייבא ומשווק באופן בלעדי למעלה מ- 4 שנים מוצצי סיליקון תוצרת ארה"ב. המוצציים מיועדים במקור לפגים בשל צורתם הייחודית. הם ממותגים כ"מוצץ לסרבנים" ונמכרים במספר צבעים וניחוחות בתוך אריזות ייחודיות שעוצבו על ידי המבקש. לטענת המבקש הושקעו משאביו האדירים בהחדרת המוצציים לשוק הישראלי על ידי פרסום ויצירת מוניטין והם נמכרים בהצלחה בכל רחבי הארץ, בבתי חולים, רשתות שיווק כדוגמת שילב, ניופארס, המשביר לצרכן ואף בקרב יועצות הנקה, דולות ואתרי אינטרנט. לתשובה צורפה רשימת חנויות מתוך

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

אתר המבקש בהן נמכרים המוצצים וכן צילומי "אינסרט" שהופצו בתוך עיתוני רשתות שילב וניופארס. בנוסף, המבקש טוען כי הוא המוצץ לסרבנים היחיד הנמצא בשוק וכל פרסום או אזכור של הסימן המבוקש מיוחס לו בלבד. לאור ההצלחה הרבה שנחל בשיווק המוצר, המבקש מפרט שקיבל מהיצרן בלעדיות גם במדינות נוספות.

5. לשיטת המבקש צירוף המילים "מוצץ לסרבנים" אינו ביטוי שגור בשפה העברית ואינו מונח מקצועי המתאר סחורה דומה כאשר אזכורן של המילים נעשה ביחס לסימן המבוקש בלבד. לחיזוק טענתו צרף תדפיס תוצאות חיפוש מאתר "גוגל". עוד נטען כי המוצץ נושא הסימן המבוקש פופולארי בפורומים בנושאי הורות כאשר אימהות רבות ממליצות עליו, לכך הוא צרף תדפיס עמוד המלצות מתוך האתר בבעלותו.

6. המבקש טוען עוד כי ביצע פעולות שיווקיות למן התחלת השימוש בסימן על מנת לרכוש מוניטין ואופי מבחין, ביניהן: קבלת תו תקן ישראלי על ידי מכון התקנים; עיצוב וייצור אריזה מיוחדת למוצר הנושאת את הסימן המבוקש ואשר עומדת ותלויה בגינה בקשה לרישומה כמדגם; פרסום ושיווק בהיקף של למעלה מ- 80,000 ₪ באמצעות תערוכות, עלונים, פוסטרים וכו' ואף בפלטפורמות מקוונות ופרסום בעיתונות וטלוויזיה. לתמיכה בטענות אלה צורפו אישורים ממכון התקנים, דוגמאות אריזות המוצץ, העתק אישור מרו"ח על הוצאות הפרסום, דוגמאות רבות לפרסומים של המוצר נושא הסימן המבוקש, תדפיס עמוד הפייסבוק של המבקש לסימן, דוגמאות למודעות ממומנות ב"גוגל" ובפייסבוק, דוגמאות לביתנים שהציג בתערוכות שונות, וכן דוגמאות לפרסומים בתקשורת הכתובה מתוך תיק

יחסי הציבור של המבקש ותקליט המכיל אזכורים בטלוויזיה ובאתר האינטרנט "סא8אות".

7. ממשיך וטוען המבקש כי בהתחשב בכך שהוא אינו מוכר מוצרים אחרים פרט למוצצים נושאי הסימן המבוקש, היקף המכירות שלו הוא מרשים, כאשר החל מ-2007 ועד לפברואר 1 נמכרו כ- 50,000 יחידות בהיקף של כ 1,200,000 ₪ ולטענתו נתונים אלה צפויים לגדול באופן משמעותי. העתק מכתב אישור רו"ח על מחזור המכירות צורף אף הוא.

8. לטענת המבקש, כל האמור לעיל מורה על כך כי הסימן אינו מתאר וכי הוא רכש במהלך השימוש בו אופי מבחין כמשמעותו בפקודה ולפיכך יש לרשום את הסימן המבוקש. עוד צוין על ידו כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוא מוכן לוותר על בלעדיות במילים "מוצץ" ו"סרבנים" אלא בהרכב הסימן בלבד.

דיון:

9. ככלל, שמות תיאוריים יכו לרמת הגנה נמוכה ביותר וגם ואת רק במקרים נדירים. חריג לכלל יהיה במקוס בו בעל העסק רכש במהלך עסקו אופי מבחין לשם הטובין, אופי המייחד אותו משאר הטובין בני-מינו. ראה עייא 5792/99 תקשורת וחינוך דתי יהודי משפחה

10

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

(1997) בע''מ - עיתון ''משפחה'' ני אס.בי.אס פרסום שיווק וקידום מכירות בע''מ - עיתון ''משפחה טובה'י, פייד נה (3) 933 (2001) (להלן: "עניין משפחה").

סימן מתאר, הכוונה היא בראש ובראשונה לכינוי הסחורה או לשמה (ר' א. ח. וליגסון דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם (1972) (להלן: "זליגסון"), בעמוד 35). גם אסו הסימן המבוקש אינו כינוי ישיר של הטובין או השירות עצמו, עדיין ייתכן ויהיה מתאר. כאשר הסימן כולל את שם חומר הסחורה, מעיד על טיב הטובין או כאשר הוא מתאר את סגולות הסחורה, הוא ייחשב תיאורי (ר' בקשה לרישום סימן מסחר 217316 על שם בנק לאומי למשכנתאות בע"מ (14.2.2012) (פורסם באתר רשות הפטנטים) (להלן: "עניין בנק לאומי למשכנתאות"); וגם: העקרונות אשר נקבעו המכבר ב-בג"צ 44/49, חברת קיי דאומיט נ' רשם סימני המסחר, פ"ד ד' 109).

הסימן המבוקש הוא "מוצץ לסרבנים", וכפי שציין והדגיש המבקש בעצמו, הוא "החליט, בדק ומצא כי מוצצים אלה יהיו יעילים באופן מדהים לתינוקות המסרבים ליטול מוצץ" (סעיף 5 לתשובת המבקש, ההדגשה אינה במקור). מכאן שהמבקש בעצמו עושה שימוש במילים הכלולות בסימן המבוקש, אמנם בהטיה קלה, על מנת לתאר את הסחורה עצמה ואת מטרת השימוש בה. בצירוף "מוצץ לסרבנים" גלוס תיאור המוצר ומטרתו הנוגע במישרין למהותם. הסימן המבוקש הוא צירוף מילים אשר משמעותו ידועה ומוכרת, ולא ייתכן כי לקנות ייחודיות למבקש על ידי השימוש בצירוף מילים השגורות בשימוש הציבור הרחב. צרכן אשר ישמע את צירוף המילים הנכללות בסימן המבוקש יקשר מיד בינו לבין הסחורה אותה הוא מתאר וזאת אפילו אם טרס נחשף למוצר נושא הסימן. נמצא איפה כי צירוף המילים המרכיב את הסימן המבוקש הוא מתאר.

חיזוק למסקנה ואולם ניתן למצוא גם בפרסומים השונים שהציג המבקש עצמו לגבי המוצצים. בפרסומים נעשה שימוש תדיר במילים "לתינוקות, לפגים, לסרבני מוצצים, ולמוצצי אצבע". שימושים אלה מתארים באותה מידה כמו הצירוף לגביו מבוקש הרישום "מוצץ לסרבנים".

לפיכך, לאחר עיון בטענות שהובאו על ידי המבקש עולה כי הסימן המבוקש מתאר את הטובין ונוגע במישרין למהות והמבקש לא הצביע על אופי מבחין אינהרנטי.

יחד עם זאת, במקרה בו המבקש ישכנע כי הסימן התיאורי רכש לעצמו אופי מבחין כמשמעות משנית המייחדת אותו והמקשרת אותו עם הטובין אותו הוא משווק, ייתכן כי שהמתאר יכול בכל זאת לזכות להגנה. משמעות משנית זו פירושה שציבור הצרכנים יכיר את צירוף המילים לא רק ככינוי או כתיאור אלא כסימן המזוהה עם העסק או הטובין של המבקש (ראה עניין משפחה המוזכר לעיל). על משמעות משנית יכולים ללמד, בין היתר, משך השימוש בשם, אופי הפרסום והיקפו ואמצעים אחרים שננקטו ליצירת קשר בתודעת הצרכנים בין השם התיאורי לבין הטובין המסוימים וראיות באשר ליצירת קשר תודעתי כאמור. (ר' למשל,

3

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בקשה לרישום סימן מסחר 231231 תרימה, תוצרי רפואה ישראליים, מעברות בע"מ, "גלולת ה?וסם שאחל? ", מיום 15 ביולי 2012 (פורסם באתר רשות הפטנטים).

לטענת המבקש, הסימן רכש אופי מבחין כתוצאה מן המוניטין שצבר עקב מאמצי השיווק. לחיזוק אף צרף נספחים רבים לבקשתו כפי שפורט לעיל. על פי מעון באותם הנספחים עולה כי ברוב המוחלט של המקרים אזכור הסימן המבוקש נעשה בצמוד לשם "606". למן תוצאות החיפוש של "גוגל", עבור בהודעות בפורומים לאמהות ופרסומות, וכלה באריזות שעוצבו במיוחד עבור המוצץ. על גבי האריזות מופיעה באופן דומיננטי המילה המעוצבת "3606" התופסת את עיקר שטח הפרסום, כאשר הכיתוב "מוצץ לסרבנים" כמעט נחבא מן העין. כך לדוגמא, בתיק יחסי הציבור של המבקש שצורף בנספח יד' לתשובה, הובאו כתבות בערוצי תקשורת שונים, על פי אזכורים אלה ברוב המוחלט באיס בצירוף השם "2606". למעלה מכך, לא תמיד מוזכר הסימן המבוקש בדוגמאות שצורפו בצירוף המילים המדויק ארש רישומו מבוקש; כך למשל, מודעה במקוםון פתח תקוה (בנספח ט' לתשובה) נכתב

"מוצץ "0606" - מוצץ לתינוקות, לסרבני מוצצים ולפגים" ; ועוד, במדור צרכנות של מסדה פורת המופיע אף הוא בתיק יחסי הציבור (נספח יד' לתשובה) לא מוזכר כלל הסימן המבוקש אלא "מוצץ 8606 לתינוקות". גם באישור משנת 2010 לגבי העמידה בתו התקן אשר צורף (נספח ו' לתשובה) מצויין כי הסימון על האריזה הוא "606". מכאן שכלל ועיקר החומריס שהוצגו על ידי המבקש יכולים היו להצביע, אם בכלל, על שימוש שנעשה בסימן 230,266 שבבעלותו של המבקש כסימן מעוצב לגבי "3606 מוצץ לסרבנים" (סימן לגביו נתבקשה בחינה על אתר יחד עם הבקשה דכאן).

כמו כן, מכתבי האישור שצורפו מאת רואה החשבון אודות הוצאות הפרסום כנספח ח' לתשובה אין בהם כדי ללמד על איזה מוצר הוצאו הסכומים ואף לא לקשר בהכרת בין ההוצאות לבין הסימן המבוקש. מהאישור האמור כל שניתן ללמוד שהוא שסכומים אלה אכן הוצאו על ידי המבקש. הדברים רלוונטיים אף לגבי אישורו של רואה החשבון לגבי המכירות שצורף כנספח טז' לתשובה, שם לא צוין האם המוצצים שנמכרו נשאו את הסימן המבוקש. כל שצויין הוא שלמיטב ידיעת רואה החשבון המכירות נבעו ממוצציים שנרכשו בארה"ב. מכאן שלאור החומריס שהוגשו ללא כל תצהיר - אשר ממילא איני מוצא שהיה בו כדי לשנות את התוצאה - לא ניתן להגיע למסקנה באשר לרכישת אופי מבחין לגבי הסימן המבוקש.

גם באשר לטענה בדבר היותו של המבקש גורם יחיד העושה שימוש בסימן המבוקש וכי זהו המוצץ לסרבנים היחיד הנמצא בשוק, אין כדי להועיל לו לרכישת משמעות שניה. לא אחת נקבע, כי בהיותו של המבקש גורם יחיד העושה שימוש בסימן בשוק אין די כדי להוכית רכישותו של אופי מבחין (ר' למשל, בנק לאומי למשכנתאות).

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

8. לנוכח כל האמור לעיל אני מוצא שקביעת מחלקת סימני מסחר היתה במקומה וכי הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום לאור הוראות סעיף 8(א) וסעיף 10(11) לפקודה. לפיכך, הבקשה לרישום סימן מספר 230,271 נדחית, והסימן לא ירשם בפנקס סימני המסחר.

אסף קלינג

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

ניתן בירושלים ביום | * אלול תשע"ב 8 אוגוסט, 2012 סימוכין: 2